Parte XII – Extinção de direitos / B) Pedidos de declaração de caducidade – Manual de aplicação do CPI, versão 7/2020
MdA / Parte XII – Extinção de direitos / B) Pedidos de declaração de caducidade
Regra 1 – Processo de declaração de caducidade – Legitimidade
Artigos relacionados – 36.º, 268.º e 269.º
1.O INPI só tem legitimidade para declarar oficiosamente a caducidade de direitos de propriedade industrial com fundamento na expiração do prazo da sua duração ou na falta do pagamento de taxas.
2.Os pedidos de caducidade com outros fundamentos dependem de um requerimento apresentado pelo respetivo interessado.
3.Os pedidos de declaração de caducidade, bem como todos os atos relativos a estes processos, só podem ser promovidos sob a responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial, advogado ou solicitador devidamente identificado e com procuração, nos casos em que esta for devida.
4.No pedido de caducidade deve o interessado providenciar:
a)A identificação do registo que se pretende ver caducado, com indicação do respetivo número e sinal;
b)O nome e o endereço do interessado do pedido de caducidade do registo, e do respetivo mandatário;
c)A narração da matéria de facto que fundamenta o pedido e a sua subsunção à matéria de Direito, com indicação das normas do CPI e/ou da legislação da União Europeia (ou ainda de acordos internacionais de que a União Europeia seja parte ou outros que vinculem Portugal) que o interessado considera violadas pelo registo caducando.
5.O INPI não procede à inquirição oral de testemunhas nem à audição de partes, devendo a prova que assente em declarações ser feita sob a forma escrita. Para o efeito, os interessados poderão apresentar juntamente com o pedido de caducidade, ou com a respetiva resposta, declarações escritas de terceiros. Nos casos em que, indevidamente, forem arroladas testemunhas, o INPI notificará a parte que as arrolou para apresentar, em alternativa, declarações escritas de terceiros, no prazo estabelecido pelo INPI. Uma vez decorrido este prazo, o INPI procederá à notificação, à parte contrária, do
pedido de declaração de caducidade, ou da respetiva resposta, com todos os elementos à data disponíveis.
Regra 2 - Fundamento e ónus da prova
Artigos relacionados – 36.º, 267.º, 268.º e 270.º
1.Nos pedidos de declaração de caducidade com fundamento na transformação da marca numa designação usual do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da (in)atividade do seu titular, cabe ao interessado fazer prova dessa transformação.
2.Nos pedidos de declaração de caducidade com fundamento na suscetibilidade de a marca induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica dos produtos e/ou serviços que protege, no seguimento do uso feito pelo seu titular, cabe ao interessado fazer prova dessa indução em erro.
3.Nos pedidos de declaração de caducidade com fundamento na falta de uso sério da marca, cabe ao titular do registo ou ao seu licenciado provar o uso sério, dentro do prazo que o INPI lhe conceder para o efeito, sob pena de declaração de caducidade do registo.
Regra 3 - Resposta ao pedido de caducidade
Artigos relacionados – 269.º
1.Do pedido de declaração de caducidade é o titular do registo impugnado notificado para responder, querendo, no prazo de um mês, o qual pode ser prorrogado, uma única vez, por mais um mês.
2.Cabe ao titular do registo objeto do pedido de caducidade, apresentar, na sua resposta, e de forma clara, os argumentos e respetivos elementos probatórios. O INPI, se o considerar oportuno, convidará o titular a apresentar um índice dos elementos de prova.
Regra 4 – Provas de uso
Artigos relacionados – 268.º
No que respeita à apreciação das provas de uso apresentadas em sede de pedido de caducidade, aplicam-se os critérios constantes da parte X do presente Manual designada por "Da apreciação das provas de uso".
Regra 5 - Provas de justo motivo
1.No contexto do n.º 1 do artigo 268.º do CPI, como justo motivo para a falta de uso entendem-se todos os casos de força maior e circunstâncias não imputáveis ao titular (por si imprevisíveis, não controláveis e exteriores à sua vontade).
2.Por casos de força maior, que inviabilizam o uso da marca entendem-se, nomeadamente, a impossibilidade de obtenção de matérias-primas, a destruição dos meios de produção, um embargo comercial que afete a importação dos produtos assinalados pela marca ou uma proibição estatal ao comércio destes produtos por razões de saúde pública ou defesa nacional.
3.Por circunstâncias não imputáveis ao titular, que inviabilizam o uso da marca, entendem-se, nomeadamente, situações provenientes de disposições legais, decisões administrativas ou judiciais. Não cabem no âmbito das circunstâncias ocorridas independentemente da vontade do titular, dificuldades económicas, financeiras e/ou comerciais associadas, entre outros, a períodos de recessão económica.
4.A simples ameaça de um procedimento administrativo ou judicial de impugnação da marca ou a pendência de uma ação de invalidade contra a mesma não constituem um justo motivo para a abstenção do seu uso.
5.O período durante o qual existir a causa ou a circunstância que justifica o não uso da marca não é tido em consideração na determinação do período relevante para aferição do uso da marca.
Pedido de caducidade apresentado em 01.02.2015 Período relevante – 01.02.2010 a 01.02.2015
Motivo justificado para o não uso – 01.02.2011 a 01.02.2014
Este período – 01.02.2011 a 01.02.2014 – não é considerado para aferição do período relevante
6.A transmissão do registo da marca durante o período relevante no âmbito do pedido de declaração de caducidade não constitui justo motivo para o não uso.