Urna eletrônica - Migalhas
No que se refere à nota de Migalhas no 1.111, acerca de pretender o Governo "resgatar" a patente da urna eletrônica, já que, como publicado no DOU "decorridos quase 10 anos da criação da URNA ELETRÔNICA, até a presente data o registro da patente ainda não se efetivou", é preciso fazer justiça.
A criação, nessas circunstâncias, pertence ao encomendante, o TSE, por força do artigo 88 da Lei 9279/96, "in verbis":
"Art. 88 - A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.
§ 2º- Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado ate 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício".
O pedido de patente, indevidamente depositado pelo réu naquela ação (PI - 9601961-1), encontra-se no INPI, com seu andamento sobrestado até a decisão final na ação referida.
Wilson Silveira, da Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas LTDA e do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados - Advogados
Quanto à questão exposta acima, o Prof. Newton Silveira, também integrante da Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas LTDA e do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados - Advogados, elaborou parecer, em 2002. Veja abaixo:
Na letra "g", item 15.1 do Edital da citada concorrência, constava a seguinte obrigação da vencedora da concorrência:
"ceder ao Tribunal Superior Eleitoral, em caráter definitivo, todos os direitos patrimoniais de autoria, seja de propriedade material ou imaterial dos CEVs, impressoras e urnas, que decorram da utilização direta ou indireta, pela Justiça Eleitoral, em qualquer parte do Território Brasileiro, dos equipamentos, programas e resultados produzidos em conseqüência desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, fluxogramas, listagens de programas de computadores (fonte ou executável), documentação didática e outros especificados no Anexo I."
A UNISYS, vencedora da concorrência, delegou ao Sr. Carlos César Moretzsohn Rocha a construção da urna eletrônica a ser apresentada à concorrência, o qual, por contrato datado de 22/03/96, cedeu à UNISYS "os direitos de comercializar, com exclusividade, conforme o EDITAL cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento, incluindo o disposto no item 15.g do EDITAL, mas não limitado a ele."
Ato contínuo, a UNISYS firmou com o Tribunal Superior Eleitoral "CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COLETORES ELETRÔNICOS DE VOTO", datado de 27/03/96.
Na cláusula 4ª, letra "h" de referido contrato, constou a obrigação, por parte da UNISYS, de "ceder ao Tribunal Superior Eleitoral, em caráter definitivo, todos os direitos patrimoniais de autoria, seja de propriedade material ou imaterial, dos CEVs, impressoras e urnas...".
O saudoso autoralista Carlos Alberto Bittar, em sua dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo a 19/11/75, tratou do tema do "Direito de autor na obra feita sob encomenda", editada pela Editora Revista dos Tribunais em 1977. Esse trabalho foi resumido pelo próprio autor na Enciclopédia Saraiva do Direito, sob o verbete CONTRATO DE ENCOMENDA DE OBRA INTELECTUAL.
No item 4.1 de referido texto, destaca o autor: "prevalece hoje a orientação geral de que o encomendante adquire, a título derivado, direitos patrimoniais relativos à utilização da obra na forma específica avençada, permanecendo na esfera do autor os direitos morais...".
Sílvio Rodrigues (Direito Civil - Dos contratos e das declarações unilaterais de vontade, 3ª edição, São Paulo, Max Limonad, p. 342) considera a encomenda, em face do CC, uma das modalidades previstas para a edição, mas assinala que o contrato de encomenda daquele difere pela iniciativa e pelos efeitos: na edição, a obra é apresentada pronta ao editor, enquanto na encomenda a iniciativa é deste, que contrata o autor para a realização da obra.
Fazendo menção ao texto já revogado do art. 36 da Lei n. 5988 de 1973, escreve Bittar no item 6.1 de seu texto sob exame: "Sugere esse artigo que existem três formas de encomenda: a funcional, a de prestação de serviços e a decorrente de relação de emprego. Mas, em verdade, há também a encomenda pura e simples, ligada a contrato específico de encomenda, como a própria lei admite."
"a) a iniciativa pertence sempre ao encomendante;
e) a remuneração é elemento necessário à encomenda em geral."
Ainda a respeito do tema, o também saudoso autor Eduardo Vieira Manso (in Contratos de Direito Autoral, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989, pp. 65 e segs.) escreveu o capítulo intitulado "Direitos autorais decorrentes da obra intelectual encomendada", capítulo esse que já havia sido anteriormente publicado, sob a forma de ensaio, pela Revista Arquivos do Ministério da Justiça, nº 136, edição de dezembro de 1975, pp. 44 a 75. Desse memorável texto, destacamos alguns trechos que muito bem se aplicam à questão sob exame.
Assim é que, logo à página 66, diz o autor: "o Direito Autoral ... também se curva às exigências da coletividade, tal como o próprio direito à propriedade e até mesmo os mais irrecusáveis direitos de personalidade."
Mais adiante, à página 74, acrescenta: "Quando a obra intelectual não é realizada pela iniciativa de seu autor, fala-se de obra encomendada (oeuvre de commande, opera per commissione, etc.). Ao autor se pede a criação de uma obra segundo um tema dado, um fato apontado, um argumento a ser desenvolvido, uma história a ser contada, um motivo a ser elaborado etc."
"Nos contratos de encomenda, no entanto, em que o encomendante se obriga a utilizar economicamente a obra encomendada, não há um contrato preliminar (pactum de contrahendo), mas verdadeiro contrato autoral, de consenso antecipado, que dispensa nova contratação para a licitude da futura utilização da obra intelectual". (p. 76)
"De fato, se um autor realiza uma obra, sob encomenda (portanto, sob a iniciativa de outrem), é porque aceitou a utilização de sua obra pelo encomendante."
"Já se viu que o contrato de encomenda não é um contrato de prestação de serviços, hipótese em que o prestador se empenha na realização de uma atividade, sem obrigar-se quanto aos resultados dessa atividade (obrigações de meio). É contrato pelo qual o autor se obriga a fazer determinadas obras (opus) para entregá-la ao encomendante, a quem cabe aprovar ou não o resultado obtido". (p. 84)
Acrescentando, mais adiante: "o contrato de encomenda existe, por si só, independentemente da existência de um contrato de trabalho assalariado, ou de um dever funcional, ou de um contrato de prestação de serviços, sempre que as partes contratantes visarem, exclusivamente, à criação de uma obra intelectual, cuja iniciativa parte do encomendante que recomenda ao autor-encomendado o tema, o fato, a idéia, o conteúdo etc." (p. 86)
"Quando o encomendante é uma pessoa cuja atividade tem como objetivo a exploração de obras intelectuais da mesma espécie que a da obra encomendada, a encomenda cumprida induz à presunção de que os direitos patrimoniais para a utilização na forma regular da atividade do encomendante foram transferidos simultaneamente, eis que não teria outra finalidade tal encomenda". (p. 87)
Ou, mais adiante: "o princípio geral é de que a titularidade dos direitos patrimoniais passa ao comitente, na medida em que essa transferência se faz indispensável para que p contrato possa efetivamente ser útil." (p. 88)
Finalmente, citando Henry Jessen (Direitos intelectuais, Rio de Janeiro, Ed. Itaipu, 1967, p. 51), transcreve: "em princípio, toda obra de autoria de pessoa ou pessoas remuneradas pelos cofres públicos para o fim expresso ou implícito de sua elaboração ex officio pertence de direito ao Estado."
"Assim, se uma pessoa concebe a criação de um novo produto ou processo privilegiável e, não dispondo de conhecimentos técnicos suficientes para a realização da idéia, incumbe um profissional dos trabalhos de pesquisas e experiências, nesse caso não há locação de serviços".
"Entre os autores que procuram justificar esse direito, encontra-se ALLART, que atribui ao empregador a propriedade da invenção realizada pelo empregado de acordo com as ordens e instruções que houver recebido, porque, aceitando a missão que lhe foi confiada, o empregado teria renunciado a qualquer direito sobre o resultado de seu trabalho, agindo na qualidade de mandatário." (p. 22)
Mais adiante, citando Borsi e Pergolesi, acrescenta: "A invenção é de propriedade de seu autor, mas, por força daquela obrigação, passa para a propriedade do empregador, como resultado do trabalho do empregado, a que ele tem direito". (p. 25)
"Duas hipóteses mais simples são previstas pelos autores, que geralmente se inspiram na jurisprudência dos Tribunais: a das invenções feitas pelo empregado em execução de ordens recebidas do empregador e de acordo com a orientação e instruções deste; e a das invenções que o empregado realizar fora de seu trabalho normal. No primeiro caso, a invenção deve pertencer ao empregador, que a concebeu e a orientou o empregado em sua realização, considerando-se o empregado mero executor da missão de que foi incumbido". (p. 27)
"Do mesmo modo, se a invenção é realizada por incumbência do empregador, de acordo com suas idéias e concepções e com os meios por ele fornecidos ao empregado para esse fim, a propriedade deveria pertencer exclusivamente ao primeiro." (p. 41)
"Não obstante referir-se o art. 65 a contrato de trabalho, deve-se entender essa expressão em sentido lato, abrangendo todas as relações de emprego e de locação de serviços e não, apenas, os casos em que há contrato escrito".
"As disposições do Código relativas às invenções de empregados aplicam-se às pessoas jurídicas de direito público e às autarquias administrativas em relação aos seus empregados e funcionários que exercerem suas funções em razão de nomeação ou de contrato." (p. 47)
"Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado."
"Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas."
"Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual e municipal."
"Em 15 de dezembro de 1995, foi tornado público pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, através de divulgação no Diário Oficial da União, o procedimento licitatório inserido na Concorrência Internacional nº 02/95, tipo técnica e preço, visando o fornecimento de equipamentos de informática denominados Coletor Eletrônico de Voto (CEV) - popularmente conhecido como urnas eletrônicas.
Referido certamente restou, integralmente, disciplinado pelas normas previstas no Edital nº 002/95 que dentre outras disposições, determinou em seu item 15.1, letra "g", que a licitante vencedora se obrigava a ceder, definitivamente, em benefício do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, todos os direitos patrimoniais de autoria, seja de propriedade material seja imaterial, no que se refer aos Coletores Eletrônicos de Votos (urnas eletrônicas), objeto do processo licitatório ali disciplinado.
Também restou determinado no item 2.1, do Edital n. 02/95, que os Coletores Eletrônicos de Votos (CEVs) deveriam seguir pormenorizadamente, na sua concepção e operacionalização, as especificações técnicas definidas por uma Comissão criada no Tribunal Superior Eleitoral - TSE, ou seja, a licitante vencedora, simplesmente, materializaria e instalaria um projeto com todas as especificações técnicas e procedimentais já previamente definidas pelo próprio TSE.
Insta esclarecer que, como não poderia deixar de ser, a empresa licitante vencedora, qual seja, a UNISYS BRASIL LTDA., apresentou a sua proposta exatamente em acordo e seguindo pormenorizadamente todos os aspectos técnicos previamente definidos pelo TSE, no que tange à concepção e operacionalização das urnas eletrônicas, conforme determinado pelo item 2.1 do Edital n. 02/95, bem como se obrigou, em face da Cláusula Quarta, letra "h", do Contrato nº 003/96, a ceder, definitivamente, ao TSE todos os direitos patrimoniais de autoria, seja de propriedade material seja imaterial, dos referidos CEVs (Contrato anexo - documento 03).
Destarte, após haver sido firmado o contrato acima mencionado, a UNISYS BRASIL LTDA., visando executar as suas obrigações contratuais consistentes na materialização e instalação das CEVs, na forma do projeto desenvolvido tecnicamente pela Comissão formada no âmbito do TSE, subcontratou a empresa TODA, da qual o requerido, Sr. Carlos César Moretzsohn Rocha, se afigura como uma dos sócios proprietários com o escopo de que essa pessoa jurídica desenvolvesse e materializasse o projeto, já previamente especificado em todos os seus termos pelo TSE, dos Coletores Eletrônicos de Voto - CEV.
Seguindo, detalhadamente, todas as características técnicas especificadas pelo TSE, desenvolveu a UNISYS BRASIL LTDA., através de sua subcontratada gerenciada pelo requerido, a tecnologia do Coletor Eletrônico de Voto - CEV, objeto do Contrato n. 003/96-TSE, valendo esclarecer que, conforme se verifica do Contrato de Cessão de Direitos anexo, em 22 de março de 1996, o Sr. CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, ora demandado, cedeu todos os direitos atinentes aos referidos Coletores Eletrônicos de Voto - CEV, em benefício da empresa contratante. (documento 04).
Feita essa cessão, a UNISYS BRASIL LTDA., em 27 de março de 1996, firmou junto ao TSE o acima mencionado Contrato n. 003/96, onde, repise-se, conforme a Cláusula Quarta, letra "h", de dita avença, cedeu a contratada, em caráter definitivo, ao TSE todos os direitos de propriedade materiais ou imateriais, referentes aos Coletores Eletrônicos de Voto - CEV.
Entretanto, para surpresa geral, o requerido, em absoluta e reprovável má-fé, em 17 de julho de 1996, ou seja, mais 04 (quatro) meses após a UNISYS haver transferido ao TSE os direitos patrimoniais do equipamento em foco, aviou perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, pedido de registro da patente do nominado Coletor Eletrônico de Voto - CEV (urnas eletrônicas), pleito esse que se encontra em fase de tramitação em referido instituto.
Note-se que o pedido de registro de patente, levado a cabo pelo requerido, restou apresentado em 17/07/96, data essa posterior à cessão, pelo demandado dos direitos referentes aos Coletores Eletrônicos de Voto - CEVs à UNISYS (22/03/96), bem como, após a data em que tal empresa transferiu, por meio do contrato nº 003/96, todos os direitos de propriedade materiais e imateriais de referido equipamento ao TSE (27/03/96).
Com efeito, tal conduta perpetrada pelo demandado se consubstancia como absolutamente ilegal e lesiva ao erário, e consequentemente ao direito subjetivo da acionante, vez que busca tal promovido registrar a patente de uma equipamento cujo direito de propriedade material e imaterial restou transferido à União, representada pelo TSE, (Cláusula Quarta, letra "h" do contrato anexo), exsurgindo daí o direito de a requerente ver, liminarmente, suspenso o pleito de registro em questão, como abaixo se demonstrará."
· primeiro porque, na cláusula 1.1 do contrato de cessão que o requerente da patente firmou com a UNISYS, há expressa referência ao acatamento do teor do EDITAL, "incluindo o disposto no item 15.g do EDITAL, mas não limitado a ele."
· segundo porque, tendo referido Edital, através de referida cláusula 15.1, "g", estabelecido a conseqüência necessária da cessão dos direitos patrimoniais relativos à urna eletrônica, é de aplicar-se o disposto nos arts. 1516 e 1517 do Código Civil Brasileiro:
"Art. 1516. Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, é condição essencial, para valerem, a fixação de um prazo, observadas também as disposições dos parágrafos seguintes:
Art. 1517. As obras premiadas nos concursos de que trata o artigo anterior só ficarão pertencendo ao promitente se tal cláusula se estipular na publicação da promessa."
Ora, a cláusula de cessão foi estipulada na publicação da promessa (licitação pública), sendo de conseqüência necessária que "a(s) obra(s) premiada(s) no(s) concurso(s) ... ficarão pertencendo ao promitente"!
Essa propriedade de circulação forçada dos direitos sobre o invento industrial acha-se bem delineada por Tullio Ascarelli, em sua famosa obra "Teoria da concorrência e dos bens imateriais" (Ed. Bosch, Barcelona, 1970, pp. 584/5):
"El problema de la circulación de los derechos sobre el invento industrial está relacionado con las características que ya más de una vez hemos examinado como propias de la disciplina.
Los derechos patrimoniales en materia de patentes de invenciones industriales (o más exactamente, a mi entender, las invenciones patentadas) son susceptibles de ejección forzosa (artículo 87 L. P.) y (como veremos en el próximo número) de expropiación por utilidad pública. La ejecución forzosa tiene por objeto el invento patentado y, precisamente, el invento patentado en un determinado Estado (y no me parecen logrados los intentos encaminados a permitir una ejecución forzosa que surta efectos en todos los estados, como si concerniese al invento en sí mismo considerado), el bien inmaterial allí constituido."