(解説つき)この記事のまとめ改正特許法(2020年4月1日施行)に対応した特許ライセンス契約のレビューポイントを解説!!特許法の改正に伴い、特許ライセンス契約のレビューを見直してみましょう。見直すポイントは、2つです。それぞれのポイントを分かりやすく解説します。ポイント1ライセンシー(実施権者)による特許の実施行為が、第三者の特許権を侵害した場合、自社に不利益にならないか?ポイント2第三者が、ライセンサー(特許権者)の特許権を侵害した場合、自社に不利益にならないか?この記事では、特許ライセンス契約の基本的な事項も解説しています。先生、特許法が改正されるみたいですね。特許ライセンス契約をレビューするときは、今までどおりにレビューして大丈夫でしょうか?ムートン改正(2020年4月施行)では、特許権侵害に基づく損害賠償額の算定方法が見直されました。これに伴い、特許権を侵害した場合、特許権者は、従来よりも高額の損害賠償を求めることができます。特許権侵害に関する契約条項については、改正前よりも、さらに注意してレビューしたほうがよいでしょう。改正をふまえて注意すべきレビューポイントを理解しておきましょう!特許法の改正点について、もっと詳細を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。ポイントを解説!※この記事は、2020年6月1日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。※この記事では、法令名を次のように記載しています。特許ライセンス契約(特許実施許諾契約)とは?特許ライセンス契約(特許実施許諾契約)とは、ライセンサー(特許権者)が、ライセンシー(実施権者)に対して、特許発明の実施を許諾し、ライセンシー(実施権者)がライセンサー(特許権者)に対して、一定の対価を支払うことを約束する契約をいいます。特許ライセンスの対象は、主に2種類あります。これらの他に、特許発明に関連するノウハウを対象とする場合もあります。・権利として登録されている特許発明ライセンサー(特許権者)は、ライセンシー(実施権者)に対して、これを実施することができる権利(実施権)を設定します。使用などをいいます(特許法2条3項)。この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。(1)物(プログラム等を含む。(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。イーガブ実施権には、「専用実施権(同法77条2項)」と「通常実施権(同法78条2項)」の2種類があります。いずれかの実施権を他人に許諾することができます(同法68条1項但書、78条1項)。特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。第73条の規定は、専用実施権に準用する。特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。イーガブそれぞれの内容と違いは次のとおりです。設定したものとみなされる権利をいいます(特許法34条の2、34条の3)。特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。イーガブこの規定は、2008年の特許法改正の際に、特許の登録をまたずに、出願段階において、早期にライセンスの対象とするニーズに応えて制定されたものです。設定するときは、出願番号で権利を特定します。改正ポイントまず、今回の特許法の改正点をおさえましょう。改正のポイント(2つ)・ポイント1特許権侵害の被害者(特許権者)は、自らの生産・販売能力を超えた部分を賠償請求できる(特許法102条1項の改正)・ポイント2特許権侵害の被害者(特許権者)は、特許権侵害があったことを前提とした「ライセンス料」の相当額を賠償請求できる(特許法102条4項の新設)いずれの改正も、特許権侵害訴訟において、今までよりも、広い範囲で損害額が認定されうる内容です。そのため、今後は、特許権侵害の被害者(特許権者)は、侵害者に対して、より高額の損害賠償を請求することが期待されます。?改正点を解説!(新旧対照表つき)特許法改正(2020年4月施行)で気を付けるべき特許ライセンス契約のレビューポイントそれでは、今回の改正をふまえて、気を付けるべきレビューポイントを解説します。2020年4月1日以降、特許ライセンス契約を締結するときは、次の2つのレビューポイントを確認しましょう。中(自社に有利にするための対応)※重要度について・高(対応必須)...気を付けないと、法令違反となるおそれがあります。・中(自社に有利にするための対応)...気を付けなくても法令違反となるおそれはありません。自社に有利な契約内容とするために理解しておくとよいものです。・低(確認的規定)とは?...改正された法令の定めを、契約でも確認的に定めるものです。定めなくても法令違反となるおそれはなく、法令の規定が適用されます。契約で定めることにより、改正された法令に違反しないための注意喚起となります。これらのレビューポイントを見逃したからといって、法令違反となるおそれはありません。法務担当者としては、自社にとって、大きな不利益を被ることがないように理解しておくべきポイントです。今回の改正をうけて、特許権侵害の被害者(特許権者)は、特許権の侵害者に対して、従来よりも高額の賠償を請求することが想定されます。特許ライセンス契約においては、特許権侵害が問題となりうる場面として、1ライセンシー(実施権者)による特許の実施行為が、第三者の特許権を侵害した場合と2第三者が、ライセンサー(特許権者)の特許権を侵害した場合の2つの場面が想定されます。契約書をレビューするときには、これらの場面を想定したうえで、ライセンサー(特許権者)とライセンシー(実施権者)のそれぞれの立場において、どのように有利にしたらよいのか、不利益を回避したらよいのか、といった点を検討します。レビューポイント1│ライセンシー(実施権者)による特許の実施行為が、第三者の特許権を侵害した場合、自社に不利益にならないか?ライセンサー(特許権者)とライセンシー(実施権者)のそれぞれの立場から、レビューポイントを解説します。ライセンサー(特許権者)の立場でレビューするときライセンシー(実施権者)からは、契約に、次のような「特許保証条項」を定めることを求められるでしょう。ライセンサーは、ライセンシーに対し、本件特許権の実施により第三者の権利を侵害しないことを保証する。本件特許権の実施が第三者の権利を侵害していたため、ライセンシーが損害を被った場合、ライセンサーはライセンシーが被った全ての損害を賠償するものとする。ライセンサー(特許権者)としては、このような「特許保証条項」は、基本的には受容すべきではありません。ライセンシー(実施権者)が特許発明を実施したところ、パテントトロール(特許権を保有しながら、自らは実施せずに、大企業からライセンス料や賠償金を回収する企業)などから訴訟提起されることが想定されます。この場合、ライセンシー(実施権者)は、相手方から巨額の賠償金の支払いを求められるおそれがあります。今回の特許法改正を受けて、認定される賠償額も高額となりかねません。ムートンライセンシー(実施権者)から受け取っているロイヤリティ(ライセンス料)よりも、巨額な賠償金となることもあります。ライセンサー(特許権者)にとって、受け取るロイヤリティ(ライセンス料)に比して、高額な賠償金を背負うリスクを受容することを内容とするものであり大変不利益なものなのです。削除を求めることが有益です。削除に応じてもらえないときは、せめて、責任を負うことになる賠償金の額を限定することができないかを交渉します。「ロイヤリティ(ライセンス料)を上限として損害を賠償する」という文言に変更してもらうようにします。ライセンサーは、ライセンシーに対し、本件特許権の実施により第三者の権利を侵害しないことを保証する。本件特許権の実施が第三者の権利を侵害していたため、ライセンシーが損害を被った場合、ライセンサーはライセンシーが被った全ての損害損害のうち、ライセンサーから受け取ったライセンス料の範囲で、当該損害を賠償するものとする。ライセンサー(特許権者)への被害の拡大を防ぐためには、いちはやく侵害の事実を知っておくことが重要です。そこで、次のように、ライセンシー(実施権者)の通知義務を定めておくのもよいでしょう。修正例(ライセンサーの場合)(第三者の権利侵害時の通知義務)ライセンシーは、第三者から本件特許権の実施が第三者の権利を侵害する旨の通知を受けた場合は、直ちにライセンサーにその旨を通知し、対応を協議するものとする。ライセンシー(実施権者)の立場でレビューするときライセンシー(実施権者)としては、特許発明を実施したところ、パテントトロール(特許権を保有しながら、自らは実施せずに、大企業からライセンス料や賠償金を回収する企業)などから訴訟提起されることが想定されます。この場合、ライセンシー(実施権者)は、相手方から巨額の賠償金の支払いを求められるおそれがあります。今回の特許法改正を受けて、認定される賠償額も高額となりかねません。そこで、ライセンシー(実施権者)としては、契約に、次のような「特許保証条項」を定めておくのが有利です。ライセンサーは、ライセンシーに対し、本件特許権の実施により第三者の権利を侵害しないことを保証する。本件特許権の実施が第三者の権利を侵害していたため、ライセンシーが損害を被った場合、ライセンサーはライセンシーが被った全ての損害を賠償するものとする。このような条項は、ライセンサー(特許権者)にとって不利益な定めとなりますので、受容してもらえない可能性が高いといえます。そのような場合は、ライセンサー(特許権者)に、賠償金の一部だけでも負担してもらえないか、交渉するのが有益です。レビューポイント2│第三者が、ライセンサー(特許権者)の特許権を侵害した場合、自社に不利益にならないか?ライセンサー(特許権者)とライセンシー(実施権者)のそれぞれの立場から、レビューポイントを解説します。ライセンサー(特許権者)の立場でレビューするときライセンサー(特許権者)としては、今回の改正により、自分の特許権が侵害された場合、従来よりも、多額の損害賠償を請求することが期待できます。そのため、従来よりも、特許権の侵害訴訟を提起するメリットは大きいでしょう。そこで、このような訴訟提起に備えて、契約に、ライセンシー(実施権者)に協力を求めることができるように定めてるのが有益です。次のように、ライセンシー(実施権者)に対して、侵害の事実を報告する義務や、証拠となりうる情報の提出義務を課することが考えられます。ライセンシーは、本件特許権が第三者により侵害されている事実を発見し又はそのおそれがある場合は、直ちにその旨をライセンサーに報告し、かつ、入手した証拠資料があればライセンサーに提供する。前項の場合、ライセンサー及びライセンシーは、当該侵害に関する対策について協議する。ライセンサーが本件特許権を侵害し又は侵害するおそれがある者に対して差止請求訴訟等を提起する場合、ライセンシーは、これに協力しなければならない。ヒーライセンシー(実施権者)には、特許権の侵害の事実を見つけたら、すぐに知らせてもらうのがよいのですね。特許権が侵害されている事実をいちはやく把握すれば、それだけ、訴訟の提起にむけてスピーディに準備を進めることができますね。ライセンシー(実施権者)の立場でレビューするとき第三者が、ライセンサー(特許権者)の特許を無断で使ったことにより、市場にライセンシー(実施権者)の競合品が出回るといった事態が発生することが予想されます。そのため、ライセンシー(実施権者)としては、このような第三者による特許権の侵害が発生したときは、いちはやく、ライセンサー(特許権者)に差止め請求や損害賠償を請求してもらうことが重要です。そこで、次のように、ライセンサー(特許権者)に対して、権利侵害を排除する義務を定めるのが有利です。修正例(ライセンシーの場合)(第三者による特許権の侵害)ライセンサーは、本件特許権が第三者により侵害されている事実を発見した場合、又はライセンシーにより当該侵害を報告された場合は、直ちにライセンサーの費用及び責任で当該侵害を排除し、又は解決するための一切の措置を講じるものとする。ヒーそこで、次のように、ライセンサー(特許権者)に対して、権利侵害を排除する義務を定めるのが有利です。特許権を侵害する人は、ライセンシーの事業にとって、競合となりえますからね。上述のとおり、今回の改正を受けて、ライセンサー(特許権者)にとっては、従来よりも、多額の損害賠償を請求することが期待できます。そのため、ライセンサー(特許権者)に対して、第三者による権利侵害を排除するよう要請しやすくなったといえます。まとめ改正特許法(2020年4月1日施行)に対応した契約書のレビューは以上です。実際の業務でお役立ちいただけると嬉しいです。改正点について、解説つきの新旧対照表もご用意しました。特許法の改正点について、もっと詳細を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。契約•法務にまつわる資料Download契約・法務にまつわる資料や新旧対照表などの資料を無料でダウンロードいただけます。無料ダウンロード資料の一覧を見る特集Features契約ウォッチ編集部が厳選してお届けする、特集コーナーです。keiyaku-watch.。