(以下CAFC)は、特許審判部(PTABまたはBoard)による、Teleflexのカテーテル特許の係争クレームが特許不成立であることをMedtronicが証明できなかったとの判断を支持した。116号特許は、ガイド延長カテーテルをガイドカテーテルと併用する方法に関するものである。その特許の代表的な方法クレームの主要部分は以下の通りである:25.方法であって、内腔を有するガイドカテーテルの遠位端を主血管を通して冠動脈のオスチウムまで前進させる工程;...を含む、方法。メドトロニック社は'116特許の当事者間審査(IPR)を2件申請した。特許の一部のクレームは先行技術に照らして予期されたもの、あるいは自明なものであると主張した。法廷での争点は、「イトウ」と呼ばれる先行技術特許文献に関するものであった:実際の練習に還元するために生体内テストが必要かどうか、そして特許権者が、構成的実施に至るまで合理的に継続的な注意を払ったかどうか。テレフレックスはこう主張した。クレームされた発明は、(1)2005年9月23日のイトウの出願日(すなわち、臨界日)より前に着想されたものであり、(2)イトウの出願日(すなわち、臨界日)より前に発明されたものであるため、イトウは先行技術ではないとした。(a)臨界日前に実際に実務に復帰した場合。(b)2006年5月の有効出願による建設的な実務への移行まで、熱心に追求した。裁判所は次のように指摘しています。vivo試験が実際の実用化に必要であったか否かが問われる。裁判所は次のように説明しています。§102(e)に基づく先行技術に該当するか否かを検討する際には、「その発明が、特許出願人による発明よりも前に米国で出願された、他の者による特許出願に対して付与された特許に記載されていたか否か」を考慮しなければならない。特許権者は、クレームされた発明を臨界日前に着想し、文献の臨界日前に実際に実施に移したか、または発明の有効出願日まで実施に移した「合理的に継続した勤勉さ」のいずれかを示すことにより、主張された先行技術特許を先取りすることができる。vivoでの実施を要求するいかなる判例も特定できなかった」とした。裁判所は次のように指摘しています。主張された先行技術文献は、(1)主張された文献の出願日前の着想、および(2)主張された文献が出願された日の直前から特許権者が優先権出願を行う日まで合理的に継続した精進を示すことにより、推定的実施短縮に基づき前倒しすることができる。裁判所は、メドトロニック社は冒頭準備書面において、勤勉さに関する発展的な主張を盛り込まないことを積極的に選択したため、勤勉さに関する主張を放棄したと判断した。裁判所はこう結論づけた。我々は、Itouが先行技術として適格でないことに同意するので、同様に、Medtronicは、'116特許の争われたクレームが特許不可能であることを証拠の優越性によって証明しなかったという...審査会の判断を支持する。website.保存して。