  Une jardinière, une chaise, une poussette, une télécommande, un interrupteur, etc…sont susceptibles d’être protégés par le droit des dessins et modèles eu égard à leur apparence et par le droit des brevets eu égard à leur technicité. Le choix de la protection n’est pas anodin car la portée de protection d’un brevet ou d’un modèle diffère : protection de l’invention dans ses variantes par brevet et protection de l’apparence d’un produit mettant en œuvre l’invention par modèle.   Bien souvent le choix de la protection s’impose.   En effet, toutes les apparences ne sont pas protégeables par modèle. Lorsque la fonction impose la forme, une protection par modèle est exclue et la voie du brevet doit être privilégiée. Ainsi, l’article 8, paragraphe 1, du RDC dispose qu’« un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ».   Quel critère appliquer ? Si la forme choisie est la seule à pouvoir remplir la fonction technique considérée, la voie du modèle doit être écartée mais l’inverse, c’est-à-dire la multiplicité des formes permet-elle de conclure à une protection par modèle. Ce critère de la « multiplicité des formes » est contesté au motif notamment qu’il favoriserait la protection de formes dépourvues de tout aspect esthétique. Le caractère esthétique d’une forme n’est toutefois pas une condition de protection d’un modèle. La Directive 98/71, en son considérant 14, dispose que si « l’innovation technologique ne doit pas être entravée par l’octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique (…) il est entendu qu’il n’en résulte pas qu’un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique ». Pour l’EUIPO, lorsque « seule la fonction du produit importe, le droit des dessins et modèles n’a pas lieu d’être », et ce en dépit d’autres formes possibles.   Le critère de la multiplicité des formes continuent à séduire. Ainsi, dans un jugement du 6 octobre 2016, le TGI de Paris a rejeté une action en annulation d’un modèle communautaire de stylet sur le fondement de l’article 8 au motif que « il apparaît que le design particulier recherché est celui de la forme du stylo encre et l'ajout des deux boutons apparents sur le dessus n'est qu'esthétique, alors que d'autres stylets avec la même fonction technique ont été commercialisés sous des formes différentes tel que cela apparaît de l'examen des pièces versées aux débats. » Certes, le tribunal note que l’ajout des boutons est esthétique mais il fait également référence aux autres formes possibles...   Dans un jugement du 15 septembre 2016, le TGI de Paris rappelle avec pédagogie que : « le seul fait que les formes prises par le produit incorporant le modèle répondent à des contraintes techniques liées à son utilité et à sa fonctionnalité ou que celui-ci fasse par ailleurs l'objet d'une demande de brevet (…) n'implique pas en soi que ces contraintes techniques dictent exclusivement le choix de la forme et de l'apparence retenues. » L'adverbe "exclusivement" implique que le motif de nullité ne peut être retenu que si la forme est commandée par la seule fonction. Sur le critère de multiplicité des formes, les magistrats prennent une position claire : « Pour apprécier ce caractère fonctionnel, rien n'interdit de tenir compte de la multiplicité des formes existantes dans l'art antérieur qui peuvent constituer un indice, certes non suffisant, des variations formelles autorisées par la contrainte technique ».  Ainsi, lorsqu’une seule forme est possible pour obtenir une fonction, une protection par modèle doit être exclue et une protection par brevet recherchée. En revanche, lorsque plusieurs formes sont possibles pour atteindre une fonction donnée, une protection par modèle est envisageable sous réserve que « toutes les caractéristiques essentielles de l’apparence du produit ne soient pas uniquement dictées par sa fonction technique ».   Pour une protection par modèle, la fonction ne doit pas imposer la forme. Brevet et/ou modèle, une synergie des droits, plus complémentaires qu’antinomiques qui impose une réflexion avant toute divulgation afin d’optimiser la protection de vos actifs immatériels.  Contact : David MILLET 