 La réalisation d’un achat par un stagiaire d’avocat en vue d’un constat d’achat   Cour de Cassation – 1ère Chambre civile – 25 janvier 2017, pourvoi n°15-25210, G-Star Raw c/ H&M Hennes & Mauritz    La société de mode G STAR RAW estimait que la société H&M HENNES & MAURITZ commercialisait des produits contrefaisants et a notamment fait réaliser un constat d’achat afin de prouver ses allégations.   L’huissier, qui ne peut lui même réaliser l’acte d’achat était assisté pour cette opération d’un stagiaire du cabinet d’avocat représentant G STAR.   Suite à cela G STAR RAW a assigné H&M en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire. Au cours de cette action H&M a demandé la nullité du procès-verbal de constat d’achat au motif que l’acte d’achat dans un magasin effectué par un stagiaire du cabinet d’avocat de la société requérante constituait une violation du principe d’égalité des armes au sein d’un procès équitable.   La Cour d’Appel de Paris saisie de l’affaire a considéré que la qualité de stagiaire d’avocat ne nuisait pas au procès équitable car aucun stratagème déloyal qui aurait permis de procéder à l’achat n’a été démontré, de fait les grands principes directeurs du procès n’étaient pas atteints.   La Cour de Cassation, dans son présent arrêt, considère au contraire que la qualité de stagiaire au sein du cabinet d’avocat de la requérante de la personne qui a été effectué l’achat aux fins du constat d’achat n’était pas indifférente et que ce dernier doit être considéré comme étant un avocat de la société requérante. À cet égard, le procès-verbal de constat doit être écarté des débats dans la mesure où il a été « effectué avec le concours actif d’un avocat de la société G STAR RAW CV ayant requis le constat » violant ainsi le principe de loyauté dans l’administration de la preuve.   Cette décision inédite étend d’avantage la liste des personnes qui ne sont pas habilitées à pénétrer dans un magasin sans autorisation d’un juge pour effectuer un constat d’achat. En effet, ni l’huissier ou son clerc, ni l’avocat ou son stagiaire ne peuvent effectuer cette action.   À moins de faire intervenir un tiers parfaitement neutre au dossier, cette décision obligera en pratique à recourir aux procédures de saisie-contrefaçon afin de ne pas se risquer à voir ses preuves invalidées.         Le moment de l’appréciation du l’acquisition du caractère distinctif d’une marque dans l’action en nullité   Cour de Cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, pourvoi n°15-19048, SHOWROOMPRIVE c/ VENTE-PRIVEE.COM    La société VENTE-PRIVEE.COM spécialisé dans la vente en ligne de produits déstockés est titulaire de nombreuses marques dont la marque verbale française vente-privee.com déposée le 16 janvier 2009.   Le 5 septembre 2012 la société SHOWROOMPRIVE, qui est active dans le même domaine d’activité, assigne en nullité la marque précitée pour défaut de caractère distinctif.   Devant l’instance nous intéressant, la société SHOWROOMPRIVE a deux griefs principaux : Sur le premier grief, et en premier lieu, la Cour de Cassation rappelle que la France a usé de la possibilité qui lui était offerte par la directive européenne 2008/95 lui permettant d’apprécier l’acquisition du caractère distinctif d’une marque tant avant que après son enregistrement. À cet égard la Cour énonce que la partie adverse ne peut donc pas se prévaloir d’une décision de la CJUE relative à un litige survenant sur le territoire d’un état membre qui n’avait pas fait usage de cette faculté et pour lequel l’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif doit se faire avant l’enregistrement.   En conséquence la Cour dit qu’il convient de :   Sur le second grief, la Cour considère que les éléments soumis par la société VENTE-PRIVEE.COM, à savoir apposition de la mention « prix vente-privée.com » à côté des produits proposés à la vente, usage dans des courriers électroniques pour informer les clients des ventes, présentation des services dans la presse et citation orale dans les médias permettait bien de démontrer un usage à titre de marque de sa marque contestée au regard des « services de promotion des ventes pour le compte de tiers, de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site Web marchand ».   Cette décision nous enseigne que dans le cadre d’une action en nullité pour défaut de caractère distinctif les règles d’appréciation de son acquisition sont susceptibles de varier d’un pays à un autre, rendant ainsi l’issue du litige totalement différent.         L’usage d’une marque en tant que label de qualité constitue-t-il un usage à titre de marques ?    Cour de Justice de l’Union Européenne, 1er décembre 2016, conclusions de l’avocat général WATHELET, affaire C-689/15, GOZZE FROTTIERWEBEREI GmbH c/ VEREIN BREMER BAUMWOLLBORSE (VBB)     La société VBB, spécialisée dans le commerce du coton, est titulaire de la marque de l’Union européenne  notamment enregistrée pour des produits textiles. Cette société a conclu des contrats de licences autorisant l’usage de cette marque uniquement pour des produits fabriqués à partir de fibres de coton de haute qualité.   La société GOZZE est également active dans le domaine textile et n’est pas un licencié de VBB, toutefois elle appose l’étiquette suivante sur ses serviettes fabriquées en coton :    La société VBB a donc engagé une action contre GOZZE devant une cour compétente en Allemagne. À titre reconventionnel GOZZE demande la nullité de la marque en cause au motif que celle-ci n’est pas distinctive et qu’elle ne remplit pas sa fonction d’indication d’origine.   La Cour considère soit que ce symbole de fleur de coton pourrait être perçu par le public comme une indication sur la qualité des produits et donc ne pas remplir sa fonction d’indication d’origine, ou alors que son usage pourrait être analogue à celui d’une marque collective où le public associe la marque en cause avec un contrôle de qualité effectué par le titulaire.   Dans ces conditions la Cour décide de surseoir à statuer et d’interroger la CJUE à titre préjudiciel :   L’avocat général considère que « l’utilisation d’un signe, en tant que label de qualité, est susceptible de constituer un usage à titre de marque propre à assurer à son titulaire le maintien des droits que lui confère sa marque (…) à condition que l’utilisation de ce signe remplisse simultanément la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque ».   L’avocat général considère que « un label de qualité doit nécessairement – et uniquement – répondre à la fonction d’indication d’origine de la marque ».   La possibilité de contrôler la qualité des produits revêtus de la marque en cause, afin de rattacher le produit à un fabricant et aux entreprises qui lui sont économiquement liées est offerte au titulaire de la marque. Toutefois l’avocat général considère que « l’effectivité dudit contrôle n’est pas exigée »et que « l’important n’est pas la réalité du contrôle mais l’imputabilité de la qualité à une entreprise déterminée et la possibilité de contrôle qui lui est associée ». Au vu de ce qui précède, une marque ’’de label’’ ne peut donc être annulée pour le seul défaut du contrôle de la qualité des produits qui lui sont associés.   Les conclusions de l’avocat général Wathelet viennent donc préciser les contours juridiques des marques dites de ’’label’’ qui sont soumises aux mêmes exigences que les marques que nous pourrions qualifier de classiques. Contacts : Marion LAPERRIERE et Béatrice DAUBIN 