En défense, le déposant peut, lorsque la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq années, demander à ce que l’opposant prouve que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et/ou services couverts par son enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. A défaut de prouver un tel usage pour les produits et/ou services invoqués par l’opposant, l’opposition sera rejetée et une demande en déchéance de la marque opposée risque d’être intentée.En vue du dépôt d’une opposition, il est donc recommandé de préparer des preuves d’usage en tenant compte des impératifs édictés par le règlement sur la marque de l’Union Européenne et la jurisprudence des instances communautaires.La preuve de l’usage de la marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui montrent de manière non équivoque une utilisation objective et suffisante de la marque par son titulaire - ou avec le consentement de celui-ci - sur le marché pendant la période pertinente au regard des produits et/ou services couverts par son enregistrement.A cet égard, L’EUIPO et les Tribunaux vérifient la vraisemblance et la véracité des informations en tenant compte de l’origine des documents fournis, des circonstances de leur élaboration et de leurs destinataires. A ce titre, une preuve peut être réfutée en cas de divergence entre les éléments de preuve.  Il est donc primordial d’attacher un soin particulier à la préparation d’un dossier de preuves d’usage.      1. Usage du signe déposé à titre de marque        1.1. Le signe déposé doit être utilisé à titre de marque   Si la marque est enregistrée pour désigner des produits, elle doit figurer sur les produits eux-mêmes, leurs emballages ou les catalogues et étiquettes de produits. En revanche, un usage à titre d’enseigne de magasin ou de nom commercial sur le papier à entête de la société titulaire n’est pas acceptable.    Si la marque couvre des services, l’usage à titre de nom commercial et d’enseigne ne se distingue pas d’un usage de marque de service.       1.2. Le signe doit être utilisé auprès du public et dans la vie des affaires    Un usage à titre privé ou interne au sein d’une entreprise ne constitue pas un usage sérieux. L’usage doit être effectué dans le cadre d’une activité commerciale en vue d’obtenir un avantage économique du fait de la vente, directe ou indirecte, des produits ou services. De simples préparatifs (impression d’étiquettes, de catalogues) ne constituent pas un usage dans la vie des affaires.      1.3. La marque doit être utilisée telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif    L’usage modifié est accepté quand la marque utilisée diffère de la marque enregistrée uniquement par des éléments négligeables de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents.   Il faut pouvoir reconnaitre la marque (reprise de ses éléments verbaux, figuratifs et de sa structure), et il ne faut pas que l’apparence visuelle et phonétique de la marque ait changé de manière substantielle.    Une comparaison systématique entre les documents montrant le signe utilisé et la marque enregistrée doit être opérée pour déterminer la preuve d’un usage sérieux.    Plus en amont, cela revient à limiter l’usage de la marque à la seule représentation de celle-ci telle qu’elle figure dans son enregistrement ou à ne tolérer que des modifications mineures, ou à déposer toute marque utilisée qui serait différente du dépôt d’origine.       2. Usage pour les produits et services couverts par l’enregistrement    Dans le cadre d’une procédure d’opposition, la marque est réputée enregistrée uniquement pour les produits et services pour lesquels un usage a été démontré. Ainsi, plusieurs situations peuvent apparaître :     Lorsque la marque désigne une catégorie générale de produits ou services et qu’un usage est démontré uniquement pour une des sous-catégories de celle-ci, l’opposition ne sera examinée qu’au regard de la sous-catégorie dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.   Pour illustration, une marque désignant les « produits pharmaceutiques » a pu être limitée aux  « produits pharmaceutiques pour les voies respiratoires » selon l’usage démontré par le titulaire.   Il est donc recommandé de vérifier régulièrement, pour chaque territoire, si les produits ou services pour lesquels votre marque est utilisée sont visés spécifiquement dans le dépôt, ou à tout le moins, s’ils relèvent d’une catégorie générale de produits ou services visée par celui-ci.           3. Usage par le titulaire ou avec son consentement         3.1. Pour être acceptés à titre de preuve non équivoque, les documents destinés à prouver un usage sérieux pendant la période pertinente doivent comporter le nom et l’adresse du titulaire de la marque enregistrée ou de son licencié.   Il est donc recommandé d’inscrire auprès des registres des marques tout changement de nom et d’adresse et tout contrat de licence afin de faciliter la preuve de l’usage de la marque, ou à tout le moins, de présenter pendant la procédure d’opposition un dossier montrant ces différents changements.          3.2. Si l’usage a été réalisé avec le consentement du titulaire, il est nécessaire de prouver que :     La preuve de l’usage de la marque pour la période pertinente doit être établie de manière non équivoque.   La preuve de l’octroi d’un consentement peut être réalisée par la fourniture de copies des contrats de licence ou de distribution, ou de listes des sociétés autorisées à utiliser la marque, lesquelles devront être mises à jour régulièrement afin que les éléments de preuve coïncident les uns avec les autres.         4. Usage sur le territoire où la marque est enregistrée      Le territoire à prendre en considération peut être :   4.1. Celui d’un seul pays membre lorsque la marque invoquée est une marque nationale enregistrée dans ce pays ou une marque internationale désignant ce pays.   4.2. L’ensemble du territoire de l’Union Européenne lorsque la marque invoquée est une marque de l’Union Européenne.   L’un des principaux indices pour établir la provenance de l’usage de la marque sera la langue du pays dans laquelle les documents sont rédigés, les noms et adresses des entreprises figurant dans les factures, bons de livraison et catalogues, et l’indication du lieu sur les courriers et factures.   Pour apprécier l’existence d’un usage sérieux d’une marque de l’Union Européenne il doit être fait abstraction des frontières des Etats membres de l’Union Européenne.    L’usage d’une marque de l’UE doit être réalisé sur un territoire plus vaste que celui d’un seul Etat membre pour qu’il puisse être qualifié d’usage sérieux.   Toutefois, il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou services pour lesquels la marque de l’UE a été enregistrée soit cantonné au territoire d’un seul Etat membre, lorsque par exemple, les produits présentent une spécificité territoriale justifiant que leur usage soit limité à un seul territoire national.   Il sera tenu compte lors de l’examen de preuves d’usage, de la langue des documents, des adresses postales et internet mentionnées sur celles-ci (un site internet en .it est interprété comme prouvant un usage sur le seul territoire italien), et de la nature des produits et services.    La simple présence d’un drapeau anglais sur la page d’accueil d’un site web ne saurait suffire à lui seul pour prouver que le contenu est en anglais. Il est nécessaire de produire des copies d’autres pages du site coïncidant avec d’autres documents afin de prouver un usage dans un pays anglophone de l’UE.   De même, la simple accessibilité du site en anglais ne permet pas d’apprécier si la marque a fait l’objet d’un usage sérieux ou purement symbolique pour l’ensemble de l’UE ; des preuves concrètes et objectives sont demandées.   Ne constitue pas non plus une preuve de l’usage pour l’ensemble de l’UE la participation à une foire internationale en l’absence d’autres éléments de preuve de l’usage à un public ressortissant de plusieurs pays de l’UE.           5. La période de référence (5 ans)   Dans le cadre d’une procédure d’opposition, il sera nécessaire d’apporter la preuve de l’usage de la marque durant les cinq années qui précèdent le dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement de marque à l’encontre de laquelle l’opposition est formée.    Dans le cadre d’une action en déchéance, il sera nécessaire d’apporter la preuve de l’usage de la marque durant les cinq années précédant la demande de preuve d’usage.          6. L’importance de l’usage    Il n’est pas possible de déterminer un seuil exact à atteindre pour que l’usage sérieux de la marque soit reconnu. Il convient de tenir compte de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes. L’usage peut varier notamment en fonction des produits ou services désignés par la marque et des conditions du marché dans le secteur spécifique concerné.   L’appréciation de l’usage effectif de la marque implique également une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.   Compte tenu de la période de cinq années, l’usage ne doit pas nécessairement avoir été continu, il peut suffire qu’il soit démontré un usage au tout début ou à la fin de la période de référence.    Illustration d’usages insuffisants :     Illustration d’usages suffisants :           7. Justification du non-usage    L’absence d’exploitation d’une marque pendant la période de référence peut éviter la déchéance des droits sur la marque si elle est justifiée par des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire qui constituent un obstacle à l’usage de celle-ci. Ces justifications peuvent être fondées sur des risques liés à l’activité du titulaire, une intervention des pouvoirs publics ou de la justice et plus généralement sur un cas de force majeure.   Le non-usage au cours de cette période a simplement pour effet de suspendre le délai de cinq ans. En outre, la durée d’existence des justes motifs peut être un facteur important. Lorsque les motifs justifiant le non-usage n’ont existé qu’au cours d’une partie de la période de cinq ans concernée, il n’est pas toujours légitime d’écarter l’exigence de la preuve de l’usage. Dans ce cas, la période pendant laquelle ces motifs étaient valables ainsi que le délai écoulé depuis qu’ils ne le sont plus, revêtent une importance particulière.         8. Délai   L’Office impartit au titulaire un délai de deux mois pour apporter la preuve de l’usage aussi bien dans le cadre d’une procédure d’opposition que dans celui d’une action en déchéance.   Une prorogation de ce délai pourra être accordée par l’Office sur demande motivée du titulaire à condition que celle-ci soit présentée avant l’expiration du délai en question. L’Office peut, en outre, subordonner cette extension de délai à l’accord des autres parties.   En cas de non-respect de ce délai pour fournir la preuve de l’usage, l’Office soit rejettera la procédure d’opposition initialement engagée par le titulaire, soit prononcera la déchéance des droits du titulaire sur le signe dans le cadre d’une action en déchéance.        9. Langue de procédure   Lorsque les documents soumis ne sont pas dans cette langue, il est indispensable de traduire au minima les parties significatives des documents dans la langue de la procédure.   Conclusion   En conséquence, face aux risques encourus par le titulaire d’une marque aussi bien lors d’une procédure d’opposition que d’une action en déchéance, nous ne pouvons que recommander aux titulaires de marques d’anticiper ces risques et de constituer au fur et à mesure des dossiers regroupant les preuves d’usage datées et triées avec des mises à jour régulières.    A ce titre, il convient de rassembler des documents représentant la marque en relation avec les produits, ayant une date certaine et comportant une indication quant au pays d’exploitation tels que catalogues, emballages de produits, photographies de produits, pages internet représentant les produits de la marque mis en vente, factures, signes à l’intérieur du point de vente, prospectus, étiquettes.   A ce titre, il vous est possible de transférer à LAVOIX ces documents par le biais de l'outil IP Data².                 