Cour d’Appel de Paris – 25 avril 2017 – affaire n°16/08758SAS MAISON DU MONDE FRANCE c/ SA GIFI   La société MAISONS DU MONDE est titulaire de la marque française  n° 99792285 du 5 octobre 1999 enregistrée pour de très nombreux produits et largement exploitée dans les 179 magasins faisant partie de son réseau en France et en Europe.   La société GIFI a quant à elle déposé le marque française  n° 033220902 le 15 avril 2003 en classe 35 pour désigner des services de regroupement, mise à disposition et présentation aux consommateurs de produits en vue de leur vente et de leur achat de très nombreux produits. Des panneaux publicitaires reproduisant cette marque ont été fixés sur les façades de nombreux magasins ou installés le long de voies de circulation. La société MAISONS DU MONDE considérant que cette marque reprenait les caractéristiques de son enseigne et de ses marques a assigné le 19 novembre 2008 la société GIFI en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire et sollicitant également la nullité de la marque précitée.   Après avoir vu sa demande rejetée en première instance, et en appel MAISONS DU MONDE a formé un pourvoi en cassation. Le 9 juillet 2013, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article L713-5 du CPI et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Bordeaux. Le 12 avril 2016, après un second pourvoi formé par MAISONS DU MONDE, la Cour de cassation a, à nouveau, cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux en ce qu’il a rejeté la demande formé par MAISONS DU MONDE, et renvoi les parties devant la Cour d’appel de Paris qui va rendre cet arrêt du 25 avril 2017.   Le point central de ce litige réside dans la question de savoir si l’exploitation de la marque  constitue ou non une atteinte à la marque renommée    En l’espèce, les juges relèvent que, si la marque  a été déposée sur un fond de couleur jaune/ocre, il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci a été exploitée sur un fond de couleur orangée se rapprochant de la couleur de fond de la marque  « alors que les couleurs de la marque emblématique GIFI sont le rouge et le jaune ». Cet argument retenu par les juges est discutable dans la mesure où les autres marques exploitées par la société prétendue contrefactrice ne devraient en aucun cas être pris en compte afin de déterminer l’atteinte invoquée concernant une autre marque que celle-ci exploite. De plus, les juges soulignent également que MAISON DU MONDE a souvent utilisé depuis 2010 la seule représentation schématique de la maison sur ses produits. Or à nouveau cet argument apparait discutable du fait que c’est la marque telle que déposée par celui qui se dit victime d’une contrefaçon de marque et pas telle qu’il l’exploite qui doit être prise en compte. En effet, prendre en compte la marque telle qu’exploitée pour évaluer la contrefaçon, élargirait sensiblement le droit exclusif du titulaire, et empêcherait aux tiers de savoir de manière claire et précise sur quoi porte le droit de ce titulaire à la simple lecture du dépôt de la marque. Pour autant, les juges déduisent de ces éléments que la société GIFI, en exploitant sa marque  a repris des éléments caractéristiques de l’identité propre à la marque renommée .   La Cour procède ensuite à l’appréciation globale de tous ces facteurs pertinents au cas d’espèce et en déduit un certain degré de similitude entre les marques en cause, conduisant le public concerné à établir un lien entre ces deux marques, alors même qu’il ne les confond pas. D’autant plus que la société GIFI vends des produits discount, de faible qualité, quand la société Maison du Monde vends des produits plus haut de gamme, tirant ainsi indûment profit de l’attractivité et de la renommée de cette marque selon les juges.   Ainsi, la Cour prononce notamment l’annulation de l’enregistrement de la marque , dont il est jugé qu’elle porte atteinte à la marque renommée . Elle fait interdiction à GIFI de faire usage de ce signe sous astreinte, et la condamne à verser à la MAISONS DU MONDE la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts.   Cette décision, et plus particulièrement le fait que les juges se soient basés sur les marques telles qu’elles sont exploitées, et non telles que déposées pour établir la contrefaçon de marque est inédit dans la mesure où cela élargi la portée des droits en cause. Il n’est pas à exclure que la société GIFI forme un pourvoi pour contester cette décision.     CJUE – 11 mai 2017Yoshida Metal Industry Co. Ltd c. EUIPO   Bednarski est le titulaire d’un modèle communautaire désignant les « véhicules (jouets) » et notamment composé des vues ci-dessous. En l’espèce, les 3 et 5 novembre 1999, la société Yoshida Metal Industry Co. Ltd (Yoshida) a présenté des demandes d’enregistrement de marque à l’EUIPO pour une représentation bidimensionnelle de la forme d’un produit, à savoir un manche de couteau avec des pois noirs revendiquant notamment de la coutellerie en classe 8 et des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine en classe 21 dont les représentations sont les suivantes :                             Ces marques ont été initialement refusées à l’enregistrement au motif que les signes en cause étaient dépourvus de tout caractère distinctif, mais la société titulaire est tout de même parvenue à en obtenir l’enregistrement suite à une décision de la deuxième chambre des recours de l’EUIPO. Le 10 juillet 2007, une société concurrente a demandé que la nullité de ces marques soit déclarée invoquant d’une part qu’elles étaient constituées par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, d’autre part qu’elles étaient dépourvues de caractère distinctif.   Après de nombreuses décisions, notamment devant le TUE après renvoi de la CJUE, la société Yoshida a formé un pourvoi devant la CJUE afin que soit annulée cette décision rendue par le TUE dans la mesure où il l’avait débouté de toutes ses demandes.   La question centrale de cet arrêt est de savoir si un signe constitué par la représentation bidimensionnelle d’un manche de couteau à pois noirs, est apte à être enregistré à titre de marque.   La société Yoshida invoquait au soutien de son argumentation que les signes en cause comportaient des pois noirs, éléments décoratifs et distinctifs importants, de telle sorte qu’ils ne constituaient donc pas un signe purement fonctionnel. Cet argument sera rejeté par la Cour, qui a confirmé l’analyse opérée par le Tribunal ayant vérifié si la configuration spécifique de l’ensemble des pois noirs constituait un élément non fonctionnel significatif des signes litigieux. L’article 7 paragraphe 1 sous e) ii) a été, selon la Cour, appliqué à bon droit.   De plus, la Cour rappelle que cet article s’applique quand bien même le signe litigieux serait susceptible de remplir la fonction de garantie d’identité d’origine, et ce afin d’éviter que les entreprises ne tentent de s’arroger des droits exclusifs perpétuels sur des solutions techniques.   Cette décision nous rappelle que si l’enregistrement d’une marque bidimensionnelle reproduisant la partie d’un produit s’avère complexe, son obtention n’est pas garantie dans le temps, à a fortiori dans des secteurs d’activité très concurrentiels comme les arts de la table. L’action en nullité est un levier souvent employé par les concurrents pour tenter de faire annuler des marques dont la portée pourrait être préjudiciable aux autres acteurs du secteur.   Contacts : Marion LAPERRIERE and Béatrice DAUBIN 