  « Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu’elles ne surviennent », disait Sun Tzu dans l’« Art de la Guerre ».   Protéger votre marque par un dépôt est une condition nécessaire à sa jouissance paisible mais loin d’être une condition suffisante.   La contrefaçon et autres utilisations abusives des signes distinctifs constituent une menace toujours plus présente pour les titulaires de droits privatifs. Le danger est réel pour les investissements, l’avance concurrentielle, la crédibilité et la notoriété des entreprises victimes de la contrefaçon et de la dilution de leurs marques.   Ces atteintes non surveillées, non connues et donc non contrôlées risquent en outre d’affaiblir considérablement la valeur vénale des marques dont les enregistrements seront d’une moindre utilité face à la coexistence devenue non attaquable d’enregistrements et d’utilisations de marques concurrentes.   N’attendez pas le moment où votre fournisseur ou distributeur vous fait part de sa confusion, où le consommateur s’oriente vers la marque que votre concurrent a usurpée, ou de constater que votre marque a été volée et que le nom de domaine correspondant n’est plus disponible pour agir !   1/ Surveillance des marques déposées   Agissez le plus tôt possible an amont pour empêcher l’enregistrement et l’utilisation de marques contrefaisantes avant que les difficultés ne surviennent.   La plupart des pays prévoient dans leur législation une procédure d'opposition permettant au titulaire d'une marque de bloquer l'enregistrement d'une marque contrefaisante.   Le délai d'opposition est généralement assez court : il est de deux mois devant l'INPI pour les marques françaises et de trois mois devant l'OHMI pour les marques communautaires. Ensuite, il est nécessaire d’engager des procédures contentieuses ou administratives plus coûteuses (taxe d’une action en invalidation devant l’OHMI : 800 euros au lieu de 300 euros pour une opposition, coût moyen d’un procès en annulation en France : 8000 euros HT au lieu de 1500 euros HT pour une opposition administrative), sans compter les risques inhérents à de telles actions : la marque adverse étant déjà bien installée sur le marché, son titulaire la défendra beaucoup plus ardemment en ayant recours si besoin à des moyens de rétorsion ou de contre-attaque (actions en déchéance , action reconventionnelle en nullité) qui risquent de mettre en péril les droits antérieurs.   Par ailleurs les réglementations de la plupart des pays en particulier française et communautaire fixent un délai de cinq ans pour agir à l'encontre de l'utilisation d'une marque enregistrée, si bien qu'il peut s'avérer extrêmement difficile d'empêcher la poursuite de l'exploitation d'une marque dont l'usage aura été toléré pendant cinq ans.   Par conséquent, il est fortement conseillé de surveiller les demandes d'enregistrement déposées par des tiers de façon à être informé des contrefaçons et à être en mesure d’adresser une lettre de mise en demeure au déposant afin qu’il retire son dépôt encore non exploité ou le limite à son activité exacte, avec un engagement de ne pas l’utiliser dans le même domaine que le vôtre. En cas d’échec des négociations, il faudra engager, en temps utile, une procédure d'opposition sans besoin d’aller devant les Tribunaux.   Les bases de données de surveillance sont mondiales et il vous est loisible de choisir le périmètre de cette surveillance:   a) large ou limitée à un ou plusieurs territoires, à une ou plusieurs marques b) pour un ou plusieurs produits ou services, sachant que les marques identiques dans les classes non surveillées sont révélées par la surveillance dans une seule classe, c) limitée aux dépôts de marques identiques ou également similaires, d) limitée aux marques ou étendue aux noms de sociétés et/ou noms de domaine du réseau Internet, en France et/ou à l'étranger.   2/ Surveillance par nom de déposant   Une autre surveillance stratégique consiste à mettre en place une veille sur toutes les marques/ ou autres signes déposés au nom d'une seule société, ce qui permet d'avoir connaissance des projets de vos principaux concurrents. Ce type de veille est particulièrement utile en matière de modèles déposés car les nouveaux produits des concurrents sont ainsi identifiés avant qu’ils ne sortent sur le marché.   3/ Surveillance des usages abusifs   Aujourd’hui, le développement des usages d’Internet et des outils de communication permettant d’accéder au réseau amplifient, pour les entreprises, les risques d’utilisations abusives ou illégales de leurs noms ou de leurs marques : vente de produits contrefaits, détournement de clientèle via l’utilisation d’adwords, usurpation d’identité sur les réseaux sociaux, banalisation des usages de la marque entrainant sa dégénérescence, etc…   Afin de vous prémunir contre ces atteintes, et garantir la pérennité de votre entreprise et de ses marques, il est grandement recommandé de mettre en place une surveillance Presse & Web : en identifiant les mauvais usages de vos marques ou autres signes distinctifs vous pourrez :    Cette veille peut être effectuée parmi les :   La stratégie de recherche doit être définie en amont avec vous afin de sélectionner les mots-clefs, les variations de la marque surveillée, les concurrents habituels, les principaux sites Internet à surveiller, l’identification du réseau client/licenciés, etc…   4/ Surveillance des noms de domaines   Une surveillance identique peut être mise en place sur vos noms de domaine afin de pouvoir agir le plus tôt possible au moyen d’actions amiables ou de procédures d’arbitrage.   Cette surveillance donne accès aux informations principales sur les noms de domaine identiques ou similaires relevés et comprend une capture d’écran du site Internet correspondant.   Une surveillance spécifique sur un nom de domaine particulier via un Registrar, tel qu’ORDIPAT, est parfois nécessaire afin de récupérer un nom de domaine usurpé s’il venait à ne pas être renouvelé ou pour négocier son rachat dans le cadre d’enchères éventuelles.   L’anticipation étant le nerf de la guerre… vos signes distinctifs sont à surveiller de près !   Contact : Catherine LEVALET 