판결 전문 대법원 2005 후 3017 
 사건 번호 2005 후 3017 
 사 건명 등록 무효 ( 특 ) 
 [ 1 ] 구 특허법 제 36 조 의 적용 에 있 어 두 발명 이 물건 의 발명 과 방법 의 발명 으로 서로 발명 의 범주 가 다르 다고 하 여 ‘ 동일 한 발명 ’ 이 아니 라고 단정 할 수 있 는지 여부 ( 소극 ) [ 2 ] 구 특허법 제 36 조 제 3 항 등 의 적용 에 있 어 출원 이 경합 된 상태 에서 사후 권리 자 가 등록 된 특허 권 이나 실용신안권 중 하나 를 포기 하 였 다고 하 여 경합 출원 으로 인한 하자 가 치유 되 는지 여부 ( 소극 ) 
 [ 2 ] 구 특허법 제 36 조 제 3 항 등 의 적용 에 있 어 출원 이 경합 된 상태 에서 사후 권리 자 가 등록 된 특허 권 이나 실용신안권 중 하나 를 포기 하 였 다고 하 여 경합 출원 으로 인한 하자 가 치유 되 는지 여부 ( 소극 ) 
 [ 1 ] 구 특허법 ( 2001 . 2 . 3 . 법률 제 6411 호 로 개정 되 기 전 의 것 ) 제 36 조 를 적용 하 기 위한 전제 로서 두 발명 이 서로 동일 한 발명 인지 여부 는 대비 되 는 두 발명 의 실체 를 파악 하 여 따져 보 아야 할 것 이 지 표현 양식 에 따른 차이 에 따라 판단 할 것 은 아니 므로 , 대비 되 는 두 발명 이 각각 물건 의 발명 과 방법 의 발명 으로 서로 발명 의 범주 가 다르 다고 하 여 곧바로 동일 한 발명 이 아니 라고 단정 할 수 없 다 . [ 2 ] 구 특허법 ( 2001 . 2 . 3 . 법률 제 6411 호 로 개정 되 기 전 의 것 ) 제 36 조 제 3 항 등 의 적용 에 있 어 특허 권 이나 실용신안 권 의 포기 에 의하 여 경합 출원 의 하자 가 치유 되 어 제 3 자 에 대한 관계 에서 특허 권 의 효력 을 주장 할 수 있 다고 보 는 것 은 명문 의 근거 가 없 을 뿐 만 아니 라 권리 자 가 포기 의 대상 과 시기 를 임의 로 선택 할 수 있 어 권리관계 가 불 확정 한 상태 에 놓이 게 되 는 등 법 적 안정 성 을 해칠 우려 가 있 는 점 , 특허 권 이나 실용신안 권 의 포기 는 그 출원 의 포기 와 는 달리 소급효 가 없 음 에 도 결과 적 으로 그 포기 에 소급효 를 인정 하 는 셈 이 되 어 부당 하 며 , 나아가 특허 권 등 의 포기 는 등록 만 으로 이루어져 대외 적 인 공시 방법 으로 는 충분 하 지 아니한 점 등 을 종합 하 여 보 면 , 출원 이 경합 된 상태 에서 등록 된 특허 권 이나 실용신안권 중 어느 하나 에 대하 여 사후 권리 자 가 그 권리 를 포기 하 였 다고 하 더라도 경합 출원 으로 인한 하자 가 치유 된다고 보 기 는 어렵 다 . 
 [ 2 ] 구 특허법 ( 2001 . 2 . 3 . 법률 제 6411 호 로 개정 되 기 전 의 것 ) 제 36 조 제 3 항 등 의 적용 에 있 어 특허 권 이나 실용신안 권 의 포기 에 의하 여 경합 출원 의 하자 가 치유 되 어 제 3 자 에 대한 관계 에서 특허 권 의 효력 을 주장 할 수 있 다고 보 는 것 은 명문 의 근거 가 없 을 뿐 만 아니 라 권리 자 가 포기 의 대상 과 시기 를 임의 로 선택 할 수 있 어 권리관계 가 불 확정 한 상태 에 놓이 게 되 는 등 법 적 안정 성 을 해칠 우려 가 있 는 점 , 특허 권 이나 실용신안 권 의 포기 는 그 출원 의 포기 와 는 달리 소급효 가 없 음 에 도 결과 적 으로 그 포기 에 소급효 를 인정 하 는 셈 이 되 어 부당 하 며 , 나아가 특허 권 등 의 포기 는 등록 만 으로 이루어져 대외 적 인 공시 방법 으로 는 충분 하 지 아니한 점 등 을 종합 하 여 보 면 , 출원 이 경합 된 상태 에서 등록 된 특허 권 이나 실용신안권 중 어느 하나 에 대하 여 사후 권리 자 가 그 권리 를 포기 하 였 다고 하 더라도 경합 출원 으로 인한 하자 가 치유 된다고 보 기 는 어렵 다 . 
 [ 1 ] 구 특허법 ( 2001 . 2 . 3 . 법률 제 6411 호 로 개정 되 기 전 의 것 ) 제 36 조 
 [ 2 ] 구 특허법 ( 2001 . 2 . 3 . 법률 제 6411 호 로 개정 되 기 전 의 것 ) 제 36 조 , 제 120 조 , 제 133 조 제 1 항 제 1 호 
 [ 1 ] 대 법원 1990 . 2 . 27 . 선고 89 후 148 판결 ( 공 1990 , 776 ) 
 원고 , 피상 고인 : 김기 빈 외 1 인 ( 소송대리인 유미 특허법 인 담당 변리사 송만호 외 3 인 ) 
 피 고 , 상고인 : 주식회사 아이케 이화성 ( 소송대리인 변호사 조광형 ) 
 특허 법원 2005 . 9 . 30 . 선고 2004 허 7005 판결 
 상고 이유 에 대하 여 본다 . 1 . 상고 이유 제 1 점 에 대하 여 
 1 . 상고 이유 제 1 점 에 대하 여 구 특허법 ( 2001 . 2 . 3 . 법률 제 6411 호 로 개정 되 기 전 의 것 , 이하 같 다 ) 제 36 조 를 적용 하 기 위한 전제 로서 두 발명 이 서로 동일 한 발명 인지 여부 를 판 단함 에 있 어서 는 대비 되 는 두 발명 의 실체 를 파악 하 여 따져 보 아야 할 것 이 지 표현 양식 에 따른 차이 가 있 는지 여부 에 따라 판단 할 것 은 아니 므로 , 대비 되 는 두 발명 이 각각 물건 의 발명 과 방법 의 발명 으로 서로 발명 의 범주 가 다르 다는 사정 만 으로 곧바로 동일 한 발명 이 아니 라고 단정 할 수 는 없 다 할 것 이 다 ( 대법원 1990 . 2 . 27 . 선고 89 후 148 판결 참조 ) . 
 구 특허법 ( 2001 . 2 . 3 . 법률 제 6411 호 로 개정 되 기 전 의 것 , 이하 같 다 ) 제 36 조 를 적용 하 기 위한 전제 로서 두 발명 이 서로 동일 한 발명 인지 여부 를 판 단함 에 있 어서 는 대비 되 는 두 발명 의 실체 를 파악 하 여 따져 보 아야 할 것 이 지 표현 양식 에 따른 차이 가 있 는지 여부 에 따라 판단 할 것 은 아니 므로 , 대비 되 는 두 발명 이 각각 물건 의 발명 과 방법 의 발명 으로 서로 발명 의 범주 가 다르 다는 사정 만 으로 곧바로 동일 한 발명 이 아니 라고 단정 할 수 는 없 다 할 것 이 다 ( 대법원 1990 . 2 . 27 . 선고 89 후 148 판결 참조 ) . 기록 에 비추 어 살펴보 면 , 이 사건 특허 발명 제 1 , 2 항 은 방법 의 발명 이 고 , 비교 대상 발명 제 1 , 2 항 은 물건 의 발명 ( 고안 ) 이 지만 , 그 기술 사상 의 실체 를 파악 하 여 이 에 터 잡 아 대비 하 여 보 면 위 각 대비 되 는 발명 들 은 동일 한 기술 사상 에 대하 여 단지 표현 양식 에 차이 가 있 는 것 에 불과 하 다고 보일 뿐 이 므로 , 두 발명 은 동일 한 발명 으로 봄 이 상당 하 다 . 
 기록 에 비추 어 살펴보 면 , 이 사건 특허 발명 제 1 , 2 항 은 방법 의 발명 이 고 , 비교 대상 발명 제 1 , 2 항 은 물건 의 발명 ( 고안 ) 이 지만 , 그 기술 사상 의 실체 를 파악 하 여 이 에 터 잡 아 대비 하 여 보 면 위 각 대비 되 는 발명 들 은 동일 한 기술 사상 에 대하 여 단지 표현 양식 에 차이 가 있 는 것 에 불과 하 다고 보일 뿐 이 므로 , 두 발명 은 동일 한 발명 으로 봄 이 상당 하 다 . 같 은 취지 인 원심 의 판단 은 정당 한 것 으로 수긍 이 가 고 , 거기 에 상고 이유 로 주장 하 는 바 와 같 은 발명 의 동일 성 에 관한 법리 오해 등 의 위법 이 없 다 . 
 같 은 취지 인 원심 의 판단 은 정당 한 것 으로 수긍 이 가 고 , 거기 에 상고 이유 로 주장 하 는 바 와 같 은 발명 의 동일 성 에 관한 법리 오해 등 의 위법 이 없 다 . 2 . 상고 이유 제 2 점 에 대하 여 
 2 . 상고 이유 제 2 점 에 대하 여 원심 은 그 채용 증거 들 에 의하 여 동일 한 발명인 이 사건 특허 발명 과 비교 대상 발명 이 모두 같 은 날 피고 에 의하 여 출원 되 어 각각 특허 권 과 실용신안 권 으로 등록 된 사실 을 인정 한 다음 , 비록 피고 가 이 사건 무효 심판 제기 전 에 비교 대상 발명 에 대한 실용신안 권 을 포기 했 다 하 더라도 이 사건 특허 발명 은 구 특허법 제 36 조 제 3 항 , 제 2 항 에 위반 되 어 등록 된 것 으로서 같 은 법 제 133 조 제 1 항 제 1 호 에 의하 여 그 특허 등록 은 무효 라고 판단 하 였 다 . 
 원심 은 그 채용 증거 들 에 의하 여 동일 한 발명인 이 사건 특허 발명 과 비교 대상 발명 이 모두 같 은 날 피고 에 의하 여 출원 되 어 각각 특허 권 과 실용신안 권 으로 등록 된 사실 을 인정 한 다음 , 비록 피고 가 이 사건 무효 심판 제기 전 에 비교 대상 발명 에 대한 실용신안 권 을 포기 했 다 하 더라도 이 사건 특허 발명 은 구 특허법 제 36 조 제 3 항 , 제 2 항 에 위반 되 어 등록 된 것 으로서 같 은 법 제 133 조 제 1 항 제 1 호 에 의하 여 그 특허 등록 은 무효 라고 판단 하 였 다 . 구 특허법 제 36 조 는 제 2 항 은 “ 동일 한 발명 에 대하 여 같 은 날 에 2 이상 의 특허 출원 이 있 는 때 에 는 특허 출원인 의 협의 에 의하 여 정하 여진 하나 의 특허 출원인 만 이 그 발명 에 대하 여 특허 를 받 을 수 있 다 . 협의 가 성립 하 지 아니하 거나 협의 를 할 수 없 는 때 에 는 어느 특허 출원인 도 그 발명 에 대하 여 특허 를 받 을 수 없 다 . ” , 같 은 조 제 3 항 은 “ 특허 출원 에 대한 발명 과 실용신안 등록 출원 에 대한 고안 이 동일 한 경우 그 특허 출원 과 실용신안 등록 출원 이 같 은 날 에 출원 된 것 일 때 에 는 제 2 항 의 규정 을 준용 한다 . ” , 같 은 조 제 4 항 은 “ 특허 출원 또는 실용신안 등록 출원 이 무효 또는 취하 되 거나 실용신안 등록 출원 이 각하 된 때 에 는 그 특허 출원 또는 실용신안 등록 출원 은 제 1 항 내지 제 3 항 의 규정 을 적용 함 에 있 어서 는 처음 부터 없 었 던 것 으로 본다 . ” 고 규정 하 고 있 으며 , 한편 제 133 조 제 1 항 제 1 호 는 제 36 조 제 1 항 내지 제 3 항 에 위반 된 경우 이해관계인 은 특허 의 무효 심판 을 청구 할 수 있 도록 규정 하 고 있 다 . 
 구 특허법 제 36 조 는 제 2 항 은 “ 동일 한 발명 에 대하 여 같 은 날 에 2 이상 의 특허 출원 이 있 는 때 에 는 특허 출원인 의 협의 에 의하 여 정하 여진 하나 의 특허 출원인 만 이 그 발명 에 대하 여 특허 를 받 을 수 있 다 . 협의 가 성립 하 지 아니하 거나 협의 를 할 수 없 는 때 에 는 어느 특허 출원인 도 그 발명 에 대하 여 특허 를 받 을 수 없 다 . ” , 같 은 조 제 3 항 은 “ 특허 출원 에 대한 발명 과 실용신안 등록 출원 에 대한 고안 이 동일 한 경우 그 특허 출원 과 실용신안 등록 출원 이 같 은 날 에 출원 된 것 일 때 에 는 제 2 항 의 규정 을 준용 한다 . ” , 같 은 조 제 4 항 은 “ 특허 출원 또는 실용신안 등록 출원 이 무효 또는 취하 되 거나 실용신안 등록 출원 이 각하 된 때 에 는 그 특허 출원 또는 실용신안 등록 출원 은 제 1 항 내지 제 3 항 의 규정 을 적용 함 에 있 어서 는 처음 부터 없 었 던 것 으로 본다 . ” 고 규정 하 고 있 으며 , 한편 제 133 조 제 1 항 제 1 호 는 제 36 조 제 1 항 내지 제 3 항 에 위반 된 경우 이해관계인 은 특허 의 무효 심판 을 청구 할 수 있 도록 규정 하 고 있 다 . 이 와 같이 구 특허법 은 동일 한 발명 에 대하 여 같 은 날 2 이상 의 특허 출원 이 있 는 경우 ( 이하 ‘ 경합 출원 ’ 이라고 한다 ) 이 를 등록 무효 사유 로 규정 하 면서 , 다만 특허 출원인 의 협의 가 있 거나 특허 출원 이 무효 또는 취하 된 때 에 한하 여 예외 적 으로 특허 를 받 을 수 있 도록 규정 하 고 있 을 뿐 , 특허 권 이나 실용신안 권 의 포기 를 그 예외 사유 로 규정 하 고 있 지 는 아니 한 점 , 따라서 그 포기 에 의하 여 경합 출원 의 하자 가 치유 되 어 제 3 자 에 대한 관계 에서 특허 권 의 효력 을 주장 할 수 있 다고 보 는 것 은 우선 명문 의 근거 가 없 을 뿐 만 아니 라 , 권리 자 가 포기 의 대상 과 시기 를 임의 로 선택 할 수 있 어 권리관계 가 불 확정 한 상태 에 놓이 게 되 는 등 법 적 안정 성 을 해칠 우려 가 있 는 점 , 특허 권 이나 실용신안 권 의 포기 는 그 출원 의 포기 와 는 달리 소급효 가 없 음에도 ( 구 특허법 제 120 조 참조 ) 결과 적 으로 그 포기 에 소급효 를 인정 하 는 셈 이 되 어 부당 하 며 , 나아가 특허 권 등 의 포기 는 등록 만 으로 이루어져 대외 적 인 공시 방법 으로 는 충분 하 지 아니한 점 등 을 종합 하 여 보 면 , 출원 이 경합 된 상태 에서 등록 된 특허 권 이나 실용신안권 중 어느 하나 에 대하 여 사후 권리 자 가 그 권리 를 포기 했 다 하 더라도 경합 출원 으로 인한 하자 가 치유 된다고 보 기 는 어렵 다 할 것 이 다 . 
 이 와 같이 구 특허법 은 동일 한 발명 에 대하 여 같 은 날 2 이상 의 특허 출원 이 있 는 경우 ( 이하 ‘ 경합 출원 ’ 이라고 한다 ) 이 를 등록 무효 사유 로 규정 하 면서 , 다만 특허 출원인 의 협의 가 있 거나 특허 출원 이 무효 또는 취하 된 때 에 한하 여 예외 적 으로 특허 를 받 을 수 있 도록 규정 하 고 있 을 뿐 , 특허 권 이나 실용신안 권 의 포기 를 그 예외 사유 로 규정 하 고 있 지 는 아니 한 점 , 따라서 그 포기 에 의하 여 경합 출원 의 하자 가 치유 되 어 제 3 자 에 대한 관계 에서 특허 권 의 효력 을 주장 할 수 있 다고 보 는 것 은 우선 명문 의 근거 가 없 을 뿐 만 아니 라 , 권리 자 가 포기 의 대상 과 시기 를 임의 로 선택 할 수 있 어 권리관계 가 불 확정 한 상태 에 놓이 게 되 는 등 법 적 안정 성 을 해칠 우려 가 있 는 점 , 특허 권 이나 실용신안 권 의 포기 는 그 출원 의 포기 와 는 달리 소급효 가 없 음에도 ( 구 특허법 제 120 조 참조 ) 결과 적 으로 그 포기 에 소급효 를 인정 하 는 셈 이 되 어 부당 하 며 , 나아가 특허 권 등 의 포기 는 등록 만 으로 이루어져 대외 적 인 공시 방법 으로 는 충분 하 지 아니한 점 등 을 종합 하 여 보 면 , 출원 이 경합 된 상태 에서 등록 된 특허 권 이나 실용신안권 중 어느 하나 에 대하 여 사후 권리 자 가 그 권리 를 포기 했 다 하 더라도 경합 출원 으로 인한 하자 가 치유 된다고 보 기 는 어렵 다 할 것 이 다 . 같 은 취지 인 원심 의 판단 은 정당 하 고 , 거기 에 상고 이유 로 주장 하 는 바 와 같 은 구 특허법 제 36 조 에 관한 법리 오해 등 의 위법 이 있 다고 할 수 없 다 . 
 같 은 취지 인 원심 의 판단 은 정당 하 고 , 거기 에 상고 이유 로 주장 하 는 바 와 같 은 구 특허법 제 36 조 에 관한 법리 오해 등 의 위법 이 있 다고 할 수 없 다 . 3 . 그러므로 상고 를 모두 기각 하 고 , 상고 비용 은 패소자 가 부담 하 기 로 하 여 , 관여 대법관 의 일치 된 의견 으로 주문 과 같이 판결 한다 . 
 3 . 그러므로 상고 를 모두 기각 하 고 , 상고 비용 은 패소자 가 부담 하 기 로 하 여 , 관여 대법관 의 일치 된 의견 으로 주문 과 같이 판결 한다 .