text:
                      højesterets kendelse
                          afsagt onsdag den 22. august 2018
sag 14/2018
x a/s under konkurs
(advokat boris frederiksen)
mod
a
og
b
(advokat marianne sørensen, beskikket for begge)
i tidligere instanser er afsagt kendelse af sø- og handelsretten den 30. januar 2017 og af østre
landsrets 3. afdeling den 28. juni 2017.
i påkendelsen har deltaget fem dommere: vibeke rønne, michael rekling, lars hjortnæs,
kurt rasmussen og jens kruse mikkelsen.
påstande
kærende, x a/s under konkurs, har nedlagt påstand om, at de indkærede, a og b, pålægges
konkurskarantæne i 3 år.
a og b har principalt nedlagt påstand om stadfæstelse, subsidiært at der pålægges
konkurskarantæne for en kortere periode end 3 år.
anbringender
kurator for x a/s under konkurs har anført navnlig, at der er fire forhold, som medfører, at a
og b grundet deres forretningsførelse skal pålægges konkurskarantæne.
                                                  - 2 -
a og b har for det første kontinuerligt og konsekvent ikke betalt skatter og afgifter rettidigt.
det fremgår af selskabets årsrapporter for 2013 og 2014, at der burde have været afregnet
moms løbende, idet der var en betydelig momspligtig aktivitet i selskabet. der burde ligeledes
have været indeholdt og afregnet a-skat og am-bidrag, da der var betydelige
personaleomkostninger. der er i perioden på ca. 2½ år alene foretaget 4 ”drypvise”
indbetalinger til skat på sammenlagt 159.732 kr., og i perioden senere end et år før
fristdagen har selskabet alene foretaget to indbetalinger til skat på sammenlagt 48.445 kr.
skat er som tvangskreditor blevet anvendt som en kreditfacilitet, og har som følge heraf lidt
et betydeligt tab på ca. 1,5 mio. kr. det bør ikke anses som en formildende omstændighed, at
selskabet har undladt at betale skatter og afgifter som følge af likviditetsmæssige problemer.
a og bs forretningsførelse er for det andet foregået efter håbløshedstidspunktet. a og b burde
senest på tidspunktet for godkendelsen af årsrapporten for 2013 have indset, at en
videreførelse af driften ville medføre yderligere væsentlige tab for selskabets kreditorer, som
samlet har tabt ca. 6,4 mio. kr. det fremgår af årsrapporten for 2013, at selskabet havde tabt
hele egenkapitalen, at der var usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, og at der
kunne opstå finansieringsproblemer, hvis kreditorer foretog skridt til at inddrive forfalden
gæld. selskabet kunne således allerede på dette tidspunkt ikke betale sin forfaldne gæld og var
uden fri likviditet, og forudsætningerne for fortsat drift var ikke længere til stede, hvorfor a
og b senest på dette tidspunkt burde have indstillet eller tilpasset driften i selskabet.
a og b har for det tredje ikke fulgt selskabets økonomiske udvikling tilstrækkeligt tæt,
herunder iagttaget deres ledelsesmæssige forpligtelser efter selskabslovens § 115, nr. 5, og §
118, stk. 2, til bl.a. at sikre et forsvarligt kapitalberedskab i selskabet.
a og b har for det fjerde som ledelse disponeret således, at b løbende har anvendt selskabets
midler til private formål på bekostning af selskabets kreditorer, hvilket er i strid med
selskabslovens § 210. samlet set har b anvendt 1.322.704,67 kr. ekskl. renter af selskabets
midler til privatforbrug, heraf 483.606,72 kr. i perioden et år før fristdagen og frem til
konkursdekretets afsigelse. de lån, der er optaget tidligere end 1 år før fristdagen, skal indgå i
vurderingen, da b ikke har tilbagebetalt de lånte midler og dermed ikke har gjort op med det
retsstridige forhold forud for 1-års perioden. b og a vidste, eller burde have vidst, at
overførslerne til b var i strid med selskabslovens § 210, og det er et skærpende moment, at
                                                - 3 -
selskabets revisor i årsrapporterne for 2013 og 2014 erklærede, at der var ydet et ulovligt
ledelseslån.
der er ingen særlige grunde, der taler for at pålægge b og a konkurskarantæne i en kortere
periode end 3 år.
a og b har anført navnlig, at deres handlinger efter en samlet vurdering ikke har den grovhed
eller karakter af misbrug, som er en betingelse for konkurskarantæne, ligesom det efter en
samlet vurdering ikke vil være rimeligt at pålægge konkurskarantæne.
den manglende rettidige betaling til skat skyldtes likviditetsmæssige årsager, idet der var
hindringer for at skaffe ny kapital fra investorer til selskabet. hindringerne skyldes den ude-
frakommende begivenhed, at lønmodtagernes garantifond havde rettet et krav mod selskabet
vedrørende løntilgodehavender i det selskab, som x a/s havde købt aktiver fra. ledelsen
havde en berettiget forventning om, at gælden til skat og øvrige kreditorer ville kunne
betales, når tvisten med lønmodtagernes garantifond var løst, og investorerne var på plads.
selskabet ledelse havde et ønske om at betale skat og arbejdede aktivt for at skabe
mulighed for dette, hvilket understøttes af dialogen med skat. den manglende betaling var
således ikke udtryk for en bevidst og misbrugslignende anvendelse af skat som
kreditfacilitet, og det bestrides, at selve opbyggelsen af gæld til skat i sig selv og uden for
misbrugstilfælde kan medføre konkurskarantæne.
det bestrides, at der er drevet virksomhed efter håbløshedstidspunktet, herunder allerede fordi
dette tidspunkt ikke var indtrådt ved konkursens indtræden. virksomheden arbejdede med
store projekter og udsigt til store indtægter, der ville blive realiseret i fremtiden. herudover
var selskabet på tidspunktet for afsigelsen af konkursdekret tæt på en afklaring af tvisten med
lønmodtagernes garantifond, og der var seriøse forhandlinger med investorer. a og b har
ikke haft anledning til at stoppe driften, og fortsættelse af driften havde ikke karakter af
misbrug. det var tværtimod en fornuftig beslutning at fortsætte driften, selv om likviditeten
var presset med henblik på, at kreditorerne skulle have betaling. det understøttes af selskabets
positive udvikling fra 2013 til 2014, hvor bruttofortjenesten steg fra 744.203 kr. til 2.580.257
kr., og der var et overskud i 2014 på 775.515 kr.
                                               - 4 -
det bestrides, at ledelsen ikke har fulgt selskabets økonomi tæt. der blev holdt bestyrelses-
møder månedligt, og økonomien blev løbende drøftet. der var endvidere løbende dialog med
potentielle og interesserede investorer, hvilket også understøtter, at der var fokus på økonomi-
en. endelig viser dialogen med skat, at der var fokus på økonomien og ikke mindst på
gældsposterne.
det bestrides, at a og b har handlet groft uagtsomt på en misbrugslignende måde i
forbindelse med selskabets mellemregning med b. de beløb, der har været hævet, har reelt
været løn, hvilket også er anerkendt af skat. b var efter direktørkontrakten berettiget til en
månedsløn på 125.000 kr., men han fik ikke løbende lønudbetalinger. b reagerede, da han
konstaterede, hvordan mellemregningen var ført i regnskaberne, hvilket fremgår af, at
mellemregningen efter posteringerne af 31. december 2014 og 2. januar 2015 var i bs favør.
hvis der træffes afgørelse om konkurskarantæne, foreligger der særlige grunde, der taler for,
at der pålægges konkurskarantæne i en kortere tid end 3 år, da der er gået over 1 år fra dekre-
tets afsigelse, og dette forhold ikke skyldes a og bs forhold.
højesterets begrundelse og resultat
indledning
spørgsmålet i sagen er, om betingelserne i konkurslovens § 157, stk. 1, for at pålægge a og b
konkurskarantæne er opfyldt, herunder navnlig, om der foreligger groft uforsvarlig
forretningsførelse i bestemmelsens forstand.
grundlaget for vurderingen
efter konkurslovens § 157, stk. 1, er det bl.a. en betingelse for konkurskarantæne, at den på-
gældende senere end et år før fristdagen har deltaget i ledelsen af den senere konkursramte
virksomhed og på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse må antages at være uegnet til
at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.
som det fremgår af højesterets kendelser af 13. januar 2016 (ufr 2016.1473) og 11. januar
2018 (ufr 2018.1435), skal der foretages en helhedsvurdering af forretningsførelsen i den
periode, hvor de pågældende har indgået i ledelsen, således at der ved vurderingen af, om der
                                                - 5 -
er udvist groft uforsvarlig adfærd i perioden mindre end et år før fristdagen, også lægges vægt
på, om ledelsen har undladt at rette op på groft uforsvarlige forhold, der er udvist på et tidlige-
re tidspunkt.
manglende angivelse og afregning af moms og a-skat mv.
højesteret lægger til grund som ubestridt, at a og b i perioden fra august 2013 og frem til
selskabets konkurs den 8. juli 2015 forsømte deres pligt efter skatte- og afgiftslovgivningen til
at afregne moms, a-skat og arbejdsmarkedsbidrag, og at skat som følge heraf har lidt et
betydeligt tab på ca. 1,5 mio. kr.
højesteret tiltræder, at det som anført af landsrettens flertal ikke kan lægges til grund, at sel-
skabet har tilsidesat bogføringslovens og årsregnskabslovens regler om bl.a. tilrettelæggelse
af bogføring med registrering af alle transaktioner samt opbevaring af regnskabsmateriale og
udarbejdelse af årsregnskab mv., og at de mindre overskridelser af tidsfristen for aflæggelse af
regnskab ikke kan tillægges betydning i den sammenhæng.
højesteret tiltræder endvidere, at det som anført af flertallet kan lægges til grund, at de mang-
lende betalinger af moms, skat og arbejdsmarkedsbidrag skyldes likviditetsmæssige proble-
mer og ikke manglende betalingsvilje, og at selskabet var i dialog med skat herom i forbin-
delse med skats inddrivelse af kravet.
ledelseslånet
af årsrapport for x a/s for 2013, som er underskrevet af a og b, fremgår, at der var ydet lån
til selskabets kapitalejer/direktion i strid med lovgivningens bestemmelser herom, og at
tilgodehavendet udgjorde 597.772 kr. også af årsrapporten for 2014, som a og b ligeledes
har underskrevet, fremgår, at der i strid med selskabslovens § 210 var ydet et lån på 536.676
kr. til selskabets ledelse. højesteret lægger derfor til grund, at der i strid med
selskabslovgivningen har været ydet lån fra x til b, og at der ikke var rettet op på dette
forhold, da konkursen indtrådte. grovheden af dette forhold må imidlertid vurderes i lyset af,
at skat har anerkendt, at de hævede beløb reelt var løn til b, at han ikke i øvrigt fik udbetalt
den løn, som han havde krav på i henhold til direktørkontrakten, og at de hævede beløb ikke
oversteg hans samlede krav på løn.
                                              - 6 -
den fortsatte drift af x
efter en samlet vurdering af navnlig selskabets økonomiske vækst fra 2013 til 2014, ledelsens
finansieringsplan med hensyn til at skaffe investorer og det forhold, at der var tale om en ny-
etableret virksomhed, tiltræder højesteret, at det ikke kan lægges til grund, at driften i selska-
bet fortsatte længere, end det kunne anses forsvarligt. højesteret finder dog, at det væsentlige
tab på ubestridt ca. 6,4 mio. kr., som kreditorerne i konkursboet efter x har lidt, skal indgå i
den samlede vurdering efter konkurslovens § 157.
samlet vurdering
højesteret tiltræder efter en helhedsvurdering, at a og b ikke kan antages at være uegnede til
at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed som følge af groft uforsvarlig
forretningsførelse i perioden frem til konkursen, og tiltræder derfor, at de ikke er pålagt
konkurskarantæne efter konkurslovens § 157.
højesteret har ved vurderingen navnlig lagt vægt på, at opbygningen af gæld til skat under
de konkrete omstændigheder ikke i sig selv kan karakteriseres som groft uforsvarlig, og at der
efter en samlet vurdering af navnlig overholdelsen af bogførings- og årsregnskabslovens reg-
ler, regnskabsoplysningerne, dialogen med skat og kravet fra lønmodtagernes garantifond,
som efter det oplyste skabte problemer med hensyn til at opnå ny kapital fra investorer, ikke
er grundlag for at betegne den manglende afregning af moms og a-skat som misbrug af reg-
lerne.
herefter, og da optagelsen af ledelseslån under de givne omstændigheder hverken i sig selv
eller i kombination med kreditorernes tab er tilstrækkeligt til at medføre konkurskarantæne,
stadfæster højesteret landsrettens kendelse.
                                       thi bestemmes:
landsrettens kendelse stadfæstes.
statskassen betaler sagens omkostninger for alle tre instanser.


text:
- kj
                                     udskrift
                                         af
                      sø- & handelsrettens dombog
                                    ____________
den 31. marts 2008 blev af retten i sagerne
v‐39‐02
1) merck & co. inc.
2) merck sharp & dohme b.v.
3) merck sharp & dohme
(filial af merck sharp & dohme b.v.)
(alle tre sagsøgere ved advokat thomas weincke)
mod
adciterede paranova danmark a/s
(advokat kim jensen)
og
v‐87‐03
1) merck & co. inc.
2) merck sharp & dohme b.v.
3) merck sharp & dohme
(filial af merck sharp & dohme b.v.)
(alle tre sagsøgere ved advokat thomas weincke)
mod
paranova pack a/s
(advokat kim jensen)
                                       - 2 -
afsagt sålydende
                                      d o m:
indledning og påstande
i det følgende omtales merck & co. inc., merck sharp & dohme b.v. og merck
sharp & dohme under ét som merck, mens paranova danmark a/s og paranova
pack a/s omtales under ét som paranova og hver for sig som henholdsvis paranova
danmark og paranova pack.
      sagen drejer sig om 24 af mercks lægemiddelprodukter, som paranova pack
har parallelimporteret, ompakket og videresolgt til paranova danmark, og som
paranova danmark derefter har markedsført i danmark. spørgsmålene i sagen er,
hvorvidt paranova har foretaget ulovlig co‐branding ved på mercks emballage til
lægemiddelprodukterne at have anbragt sine forretningskendetegn (herunder
firmaets logo og navn i logotypes i kombination med grafiske striber på
emballagerne) sammen med mercks varemærke og kendetegn. endvidere vedrører
sagen, om paranova har anført korrekt ompakker på yderpakningerne, om
paranova har notificeret merck forud for paranovas markedsføring af produkterne,
og om paranova kunne have sampakket visse af produkterne i stedet for at
ompakke. endelig skal der tages stilling til, om merck er berettiget til
vederlag/erstatning.
merck har nedlagt følgende påstande:
    1. paranova tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i mercks ret til
        varemærkerne mevacor, proscar, sinemet, zocor og timpilo ved at anbringe
        paranovas forretningskendetegn på de følgende af paranova udbudte
        produkter, ligesom paranova tilpligtes at ophøre hermed:
        1.  mevacor 40 mg 112 tabl.                  v.nr.: 07 60 26
        2.  mevacor 20 mg 112 tabl.                  v.nr.: 07 60 18
        3.  proscar 5 mg 90 tabl.                    v.nr.: 12 27 21
                                             - 3 -
       4.   proscar 5 mg 98 tabl.                         v.nr.: 13 61 35
       5.   proscar 5 mg 105 tabl.                        vnr.: 12 28 12
       6.   proscar 5 mg 120 tabl.                        v.nr.: 00 69 79
       7.   proscar 5 mg 28 tabl.                         v.nr.: 13 60 44
       8.   sinemet 10 mg 100 tabl.                       v.nr.: 17 86 08
       9.   sinemet 25 mg 100 tabl.                       v.nr.: 00 24 19
       10. zocor 20 mg 28 tabl.                           v.nr.: 56 28 35
       11. zocor 20 mg 84 tabl.                           v.nr.: 16 14 48
       12. zocor 20 mg 100 tabl.                          v.nr.: 03 30 27
       13. zocor 10 mg 98 tabl.                           v.nr.: 10 28 06
       14. timpilo forte 15 ml dråber (3x5)               v.nr.: 43 18 25
       15. timpilo 15 ml (3x5)                            v.nr.: 43 17 91
       16. timpilo forte 5 ml                             v.nr.: 10 02 63
       17. timpilo 5 ml                                   v.nr.: 10 02 55
       18. simvastatin ”paranova” 20 mg 98 tabl.          v.nr.: 00 44 36
       19. simvastatin ”paranova” 10 mg 28 tabl.          v.nr.: 00 43 77
       20. simvastatin ”paranova” 10 mg 98 tabl.          v.nr.: 00 44 67
       21. simvastatin ”paranova” 20 mg 28 tabl.          v.nr.: 00 44 35
       22. simvastatin ”paranova” 20 mg 112 tabl. v.nr.: 00 74 69
       23. simvastatin ”paranova” 10 mg 112 tabl. v.nr.: 00 71 27
       24. sinemet depot mite 100 tabl.                   v.nr.: 00 10 68
       subsidiært nedlægges samme påstand for de under 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12,
       13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24 anførte produkter.
    2. paranova      pack     a/s    tilpligtes   at   betale   merck     4.612.067 kr. i
       vederlag/erstatning for krænkelse af de i påstand 1 nævnte varemærker med
       procesrente fra den 18. juli 2003.
    3. paranova danmark a/s tilpligtes at hæfte in solidum med paranova pack
       a/s for betaling af 3.725.670 kr. af påstandsbeløbet i påstand 2.
paranova har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre
beløb end krævet af merck i påstandene 2 og 3.
                                        - 4 -
sagen blev domsforhandlet den 12. og 14. december 2007, men blev efter begæring
genoptaget, for at parterne kunne få mulighed for at inddrage en foreløbig afgørelse
af 21. februar 2008 fra court of appeal, london. den endelige afgørelse afventer
parternes bemærkninger til en forelæggelsessag fra østrig om, hvorvidt
proportionalitetsprincippet finder anvendelse ved ompakning.
sagens faktum
parterne
det amerikanske selskab, merck & co. inc., er indehaver af ordmærkerne mevacor,
zocor, proscar, timpilo og sinemet og det eu‐registrerede figurmærke bestående af
to, henholdsvis mørkegrå og grøn, parallelle striber, som merck anvender i
danmark på sine egne produkter. merck, sharp & dohme, der er en filial af merck,
sharp & dohme b.v., anvender varemærkerne og figurmærket i henhold til
samtykke fra varemærkeindehaveren, merck & co. inc. derudover anvender
mercks licenshaver, lacer s.a., navnet simvastatin i sin markedsføring.
      sagen v 39/02 blev anlagt den 13. marts 2002 mod paranova a/s (senere a/s
11.   juni   2003   under     konkurs),  der   var     indehaver  af    de   danske
markedsføringstilladelser til de af sagen omhandlede lægemiddelprodukter, indtil
disse tilladelser den 15. oktober 1999 blev overdraget til paranova danmark.
paranova a/s anmeldte betalingsstandsning den 12. juni 2003 og blev erklæret
konkurs den 26. september 2003. konkursboet meddelte den 29. oktober 2003, at
konkursboet ikke ønskede at indtræde i sagen. der blev derfor den 15. februar 2005
afsagt udeblivelsesdom over paranova a/s, som herefter ikke er en del af denne sag.
      ved adcitationsstævning af 18. juli 2003 blev paranova danmark adciteret i
sagen samtidig med, at paranova pack blev sagsøgt i sagen v 87/03. paranova pack
importerer lægemidlerne og foretager ompakning samt er ansvarlig for design og
produktion af emballage til de parallelimporterede lægemidler.
produkterne
de af sagen omfattede produkter er importeret fra henholdsvis spanien, italien,
frankrig, holland og grækenland. mevacor anvendes til behandling af forhøjet
kolesterol, mens proscar anvendes til behandling af forstørret blærehalskirtel
                                         - 5 -
(prostata). zocor, der har det generiske navn simvastatin, er til behandling af
patienter, der har haft en blodprop i hjertet, og som samtidig har forhøjet kolesterol.
timpilo og timpilo forte er øjendråber til behandling af patienter med grøn stær,
mens sinemet anvendes af patienter med parkinson’s sygdom. de enkelte
præparater fås i forskellige styrker og mængder.
yderpakningerne
nedenfor er de enkelte produkter anført skematisk med angivelse af de forhold på
yderpakningerne, som merck har påtalt under denne sag. som eksempler på
yderpakninger ses mevacor 40 mg 112 tabl. (produkt nr. 1), mevacor 20 mg 112 tabl.
(produkt nr. 2) og simvastatin ”paranova” 20 mg 98 tabl. (produkt nr. 18). på
emballagen ses pentagonlogo, paranova skrevet med logotypes, ”langt” p (mevacor
20 mg 112 tabl.), dansk pilleflag, mørkegrå og grønne kantstriber, angivelse af
importør og ompakker samt et eksempel på et produkt, hvor varemærket er fjernet
og erstattet af en angivelse af det generiske navn (det virksomme stof) samt
”paranova” (simvastatin ”paranova” 20 mg 98 tabl.).
                                        bilag 1
 - 6 -
bilag 2
bilag 18
                                                        - 7 -
                                                                                fjernet varemærke => anført
                                                                                kantstriber i ”mercks farver”
                                                                                "grå rude" med paranova-
                                                                                paranova med logotypes
                                                                                import og ompakning:
                                                                                import og ompakning:
                                                       ometiketteret   pentagonlogo                                        dansk "pilleflag"                                                                                tekst                      paranova + virksomt stof
                                            ompakket                                                           "langt" p                                                       paranova a/s           paranova danmark a/s
1. mevacor 40 mg 112 tabl                   x                          x              x                                    x                   x                                      x                                               x
2. mevacor 20 mg 112 tabl                   x                                         x                        x                               x                                      x
3. proscar 5 mg 90 tabl                     x                          x              x                                    x                   x                                      x
4. proscar 5 mg 98 tabl                     x                          x              x                                    x                   x                                      x
5. proscar 5 mg 105 tabl                    x                          x              x                                    x                   x                                      x
6. proscar 5 mg 120 tabl                    x                          x              x                                    x                   x                                                             x
7. proscar 5 mg 28 tabl                                x                                                                                x
8. sinemet 10 mg 100 tabl                   x                          x              x                                    x                   x                                      x
9. sinemet 25 mg 100 tabl                              x                              x                                                                                x
10. zocor 20 mg 28 tabl                                x                                                                                x
11. zocor 20 mg 84 tabl                     x                          x              x                                    x                   x                                      x
12. zocor 20 mg 100 tabl                    x                          x              x                                    x                   x                                                             x
13. zocor 10 mg 98 tabl                                x                              x                                                                                x
14. timpilo forte 15 ml (3x5)               x                          x              x                                    x                   x                                                             x
15. timpilo 15 ml (3x5)                     x                          x              x                                    x                   x                                      x
16. timpilo forte 5 ml                                 x                              x                                                                                x
17. timpilo 5 ml                                       x                              x                                                                                x
18. simvastatin "paranova" 20 mg 98 tabl    x                          x              x                                    x                   x                                                             x                                                    x
19. simvastatin "paranova" 10 mg 28 tabl    x                          x              x                                    x                   x                                                             x                                                    x
20 simvastatin "paranova" 10 mg 98 tabl     x                          x              x                                    x                   x                                                             x                                                    x
21. simvastatin "paranova" 20 mg 28 tabl    x                          x              x                                    x                   x                                                             x                                                    x
22. simvastatin "paranova" 20 mg 112 tabl   x                          x              x                                    x                   x                                                             x                                                    x
23. simvastatin "paranova" 10 mg 112 tabl   x                          x              x                                    x                   x                                                             x                                                    x
24. sinemet depot mite 100 tabl             x                          x              x                                    x                   x                                                             x
       paranova har oplyst, at paranovas registreringsafdeling udarbejder en
hovedforskrift for hvert enkelt varenummer, hvorefter hovedforskriften overgives
til produktionen. hovedforskriften fastsætter arbejdsgangen fra tidspunktet for
import, indtil det enkelte produkt er færdigt. registreringsafdelingen skal således
give produktionen besked om eventuelle ændringer i hovedforskriften. der arbejdes
endvidere ud fra en etiketreferencejournal, hvoraf man kan se, hvornår der for hvert
enkelt produkt er givet besked om ændring af emballagen, herunder ophør med
anvendelse af emballage med logoer på. produkterne uden logo på emballagen gik
efter det af paranova oplyste på markedet en til to måneder efter ændringen af
etiketreferencejournalen. paranova er af den opfattelse, at der er fremlagt
dokumentation for, at man har fjernet logoer fra emballagerne til produkterne 1‐4, 6,
                                       - 8 -
11‐12, 14 og 24 i foråret 2002. merck har bestridt, at der er sket ændring på dette
tidspunkt, og krævet vederlag også efter dette tidspunkt.
beholderne
for så vidt angår øjendråberne timpilo og timpilo forte er der inden i
yderemballagen en eller tre beholdere, som indeholder dråberne. paranova har
påført beholderne en særlig etiket, hvorpå paranova er skrevet med logotypes
sammen med mercks varemærke. på timpilo fortes etiket fremgår det endvidere, at
paranova danmark har importeret og ompakket, mens det på etiketten til timpilo
fremgår, at paranova a/s har importeret og ompakket.
                                      bilag 15
sampakning (bundling) af lægemidler
merck har gjort gældende, at produkterne 1 og 2 (mevacor) i stedet for at være
blevet ompakket, kunne have været sampakket med 4 pakker à 28 stk. ligeledes
kunne produkt 11 (zocor) og produkt 14 (timpilo forte) og 15 (timpilo) være
sampakket med 3 pakker.
                                        - 9 -
       lægemiddelstyrelsen har udtalt sig i en række sager. af disse udtalelser
fremgår, at reglerne i mærkningsbekendtgørelsen ikke er til hinder for, at
parallelimporterede lægemidler bundtes i deres originale emballage med henblik på
salg i danmark, men at det er en betingelse, at den ydre folie, der er at ligestille med
den ydre emballage, mærkes i overensstemmelse med reglerne for mærkning af
ydre emballage. det beror således på en konkret vurdering, om et sampakket
lægemiddel opfylder kravene i mærkningsbekendtgørelsen.
indlægssedler
for alle produkterne gælder det, at der inde i yderemballagen ligger en
indlægsseddel med deklaration og oplysning om markedsføringsansvarlig,
anvendelsesområde, dosering, bivirkninger m.v. på indlægssedlerne har paranova
sammen med mercks varemærke anført sit pentagonlogo samt skrevet paranova
med logotypes. for præparaterne nr. 1‐5, 8, 11, 15 er det anført, at paranova a/s er
importør og ompakker, mens det for præparaterne nr. 6‐7, 9‐10, 12‐14, 16‐24 er
anført, at paranova danmark er importør og ompakker. bortset fra præparaterne
med nr. 10 og 13 svarer dette til, hvad der er angivet på yderemballagerne, idet der
på yderemballagerne for disse to præparater er angivet, at import og ompakning er
foretaget af paranova a/s, ikke paranova danmark som angivet på indlægssedlerne.
          - 10 -
indlægsseddel for produkt 1
                                                - 11 -
paranovas notifikationer til merck
                                                                                paranova sendt prøvepakning
                                                markedsført første gang         notifikation fra paranova
                                                                                merck anmodet om
                                                                                prøvepakning
1. mevacor 40 mg 112 tabl                   okt.1996
2. mevacor 20 mg 112 tabl                   okt. 1996                                                       28. maj 2001           12. juni 2001
3. proscar 5 mg 90 tabl                     maj 1997
4. proscar 5 mg 98 tabl                     dec. 1997                     26. nov. 1997
5. proscar 5 mg 105 tabl                    okt. 1996
6. proscar 5 mg 120 tabl                    aug. 2001                     25. sept. 2001                    29. aug. 2001          3. sept. 2001
7. proscar 5 mg 28 tabl                     juni 1997
8. sinemet 10 mg 100 tabl                   okt. 1996
9. sinemet 25 mg 100 tabl                   juni 2000
10. zocor 20 mg 28 tabl                     okt. 1996
11. zocor 20 mg 84 tabl                     marts 1999
12. zocor 20 mg 100 tabl                    okt. 1996                                                       1. aug. 2001
13. zocor 10 mg 98 tabl                     feb. 1998                     26. nov. 1997
14. timpilo forte 15 ml (3x5)               juli 1997                                                       23. okt. 2001          25. okt. 2001
15. timpilo 15 ml (3x5)                     juli 1997
16. timpilo forte 5 ml                      okt. 1996
17. timpilo 5 ml                            april 1997                    16. april 1997
18. simvastatin "paranova" 20 mg 98 tabl    jan. 2001                                                        3. jan. 2001          24. jan. 2001
19. simvastatin "paranova" 10 mg 28 tabl    jan. 2001                                                        3. jan. 2001          24. jan. 2001
20 simvastatin "paranova" 10 mg 98 tabl     jan. 2001                                                        3. jan. 2001          24. jan. 2001
21. simvastatin "paranova" 20 mg 28 tabl    jan. 2001                                                        3. jan. 2001          24. jan. 2001
22. simvastatin "paranova" 20 mg 112 tabl   juli 2001                     25. sept. 2001                     1. aug. 2001          10. aug. 2001
23. simvastatin "paranova" 10 mg 112 tabl   juli 2001                     25. sept. 2001                     1. aug. 2001          10. aug. 2001
24. sinemet depot mite 100 tabl             nov. 2000
passivitets‐ og forældelsesbetragtninger
der har mellem merck og paranova været ført flere retssager i udlandet, hvorfor
paranova mener, at paranovas markedsføring og paranova packs eksistens længe
har været kendt for merck, således at der er indtrådt forældelse/passivitet.
       den 17. oktober 1995 afsagde asker og bærums herredsrett forbudskendelse i
en sag om præparatet sinemet, hvor det norske paranova as var sagsøgt af merck.
sinemet blev markedsført i en hvid karton mærket sinemet og med striber med
samme farve, som merck anvender.
                                        - 12 -
      merck og paranova har også haft en sag i østrig om ompakning. paranovas
pakning svarede til originalpakningen. af kendelse af 30. august 2000 fra
oberlandesgericht i wien fremgår, at ompakningen var foretaget af paranova pack.
      ved brev af 21. december 2000 klagede merck til det daværende salgsselskab,
paranova a/s, idet merck fandt, at paranova ved sin parallelimport, ompakning og
markedsføring krænkede mercks rettigheder vedrørende 14 af de produkter, som er
omfattet af denne sag.
mercks opgørelse af sit krav
merck har opgjort sit krav overfor paranova pack på grundlag af paranovas
offentliggjorte omsætningstal for perioden januar 1998 til 30. september 2003, idet
merck har begrænset sit krav til denne periode. kravet er beregnet som 5 % af
grossisternes indkøbspriser(gip) svarende til apotekernes indkøbspriser(aip)
fratrukket 7,2 %. kravet overfor paranova danmark er begrænset til perioden
november 1999 til 30. september 2003, idet paranova danmark først fik
markedsføringstilladelse fra den 15. oktober 1999. paranova har bestridt at have
anvendt den omstridte emballage i hele den periode, som merck har opgjort sit krav
for, navnlig har paranova gjort gældende, at pentagonlogoerne og paranova skrevet
med logotypes blev fjernet fra emballagerne i marts/april 2002.
      der er fremlagt oversigt over salgstallene for hvert produkt for de enkelte
måneder i hele perioden.
parternes argumenter
merck har anført, at samtlige 5 betingelser nævnt i præmis 32 i sag c 348/04 mellem
boehringer ingelheim kg m.fl. og swingward m.fl (boehringer ii) skal være opfyldt
for, at paranova lovligt kan markedsføre de parallelimporterede lægemidler.
boehringer ii præmis 46 fastlægger dernæst, at spørgsmål, om der foreligger
krænkelse, skal afgøres efter national ret.
      i relation til anvendelsen af mercks varemærke sammen med paranovas
kendetegn (co‐branding) gøres gældende, at paranova konsekvent anvender et
design (pentagonlogo, pilleflag, paranova skrevet med logotypes og farvede
kantstriber),  som    dels  markerer    og  fastslår  en  fælles   reference til  og
identifikation/genkendelse     af  paranovas    virksomhed,     dels   anvender   en
                                      - 13 -
farvekombination i det pågældende design som på det relevante marked er en nøje
kopi af den farvekombination, merck anvender i sine varemærker og logoer på
produkterne til det danske marked. det af paranova anvendte design er meget
markant og fremtrædende. dette er udtryk for en sådan profilering af paranova, at
det giver et indtryk af, at produkterne er udviklet og udformet af paranova selv,
eller at der er en kommerciel forbindelse mellem mercks varemærker og kendetegn
og    paranovas    kendetegn,  henholdsvis   mercks  virksomhed     og  paranovas
virksomhed. paranovas præsentation og anvendelse af sit design er unødvendig og
uproportional for at sikre paranova adgang til markedet for de omhandlede
produkter. den af court of appeal trufne afgørelse ændrer ikke herpå. sagen
vedrørte andre parter og andre pakninger, paranovas co‐branding i denne sag er
langt mere vidtgående end eksemplerne i den engelske sag. court of appeal
udtaler, at det er en konkret vurdering fra sag til sag, om der foreligger en
varemærkekrænkelse.
       bedømmelsen af paranovas præsentation skal ikke begrænses til alene at angå
den ydre emballage, men bør også udstrækkes til indlægssedlen, idet der må være
tale om en samlet bedømmelse af, hvordan produktet præsenteres over for dets
aftagere.
       de ometiketterede produkter krænker mercks varemærke ved, at der
anvendes paranova skrevet med logotypes, hvilket må se i sammenhæng med
anvendelsen af indlægssedlen. dernæst fremtræder de ometiketterede timpilo og
timpilo forte beholdere sjuskede og ufærdige. merck har således rimelig grund til
at modsætte sig paranovas markedsføring.
       de seks ompakkede produkter 18‐23, hvor paranova har anvendt sit eget navn
sammen med det virksomme stofs generiske navn (de‐branding) udgør ligeledes en
krænkelse af mercks rettigheder, idet paranova anvender logotypes og mercks
farvekombination. i den engelske sag lægger court of appeal vægt på, at
varemærkeindehaverne havde tilladt en licenstager at bruge varemærket sammen
med licenstagerens eget logo. merck giver ikke licens til andre til at anvende sit
varemærke. også i dette tilfælde må det bero på en konkret vurdering, om de‐
branding er tilladt.
       paranovas præsentation af produkterne – yderemballage, ometikettering og
indlægsseddel ‐ skader værdien og omdømmet af mercks varemærker og dermed
                                       - 14 -
mercks virksomhed, idet enhver form for ompakning og ometikettering skader
varemærket, hvis det giver et ukorrekt indtryk af forholdet mellem producent og
importør. merck har derfor rimelig grund til at modsætte sig paranovas
markedsføring af produkterne, jf. varemærkelovens § 6, stk. 2. paranova krænker
mercks varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4. paranova skal betale
rimeligt vederlag i henhold til varemærkelovens § 43 i overensstemmelse med
mercks påstande. vederlaget bør fastsættes til 5 % af gip‐priserne, uanset om retten
skulle    komme       frem  til, at   alene    indlægssedlerne   krænker     mercks
varemærkerettigheder, idet der under alle omstændigheder skabes en uberettiget
forbindelse fra paranova til merck.
      i forhold til spørgsmålet om manglende anførsel af ompakker har merck gjort
gældende, at paranova ikke opfylder den af ef‐domstolen fastsatte betingelse om
korrekt angivelse af ompakker på yderpakningerne, jf. c 427/93 (bristol‐myers
squibb) præmis 79. merck har en retmæssig og værnet interesse i, at den korrekte
ompakker klart anføres på ompakningen som betingelse for, at merck ikke kan
modsætte sig ompakning og håndhæve sine varemærkerettigheder. det er alene
paranova pack, og ikke paranova danmark, som besidder den fornødne tilladelse i
henhold til lægemiddellovens § 39 til at foretage ompakning. det er paranova pack,
der i henhold til lægemiddelstyrelsens opfattelse er ansvarlig for frigivelse af
lægemidler til salg, ligesom paranova pack af lægemiddelstyrelsen er blevet pålagt
at være anført på indlægssedlerne som den, der er ansvarlig for ompakningen, jf.
blandt andet sø‐ og handelsrettens dom af 15. august 2007 i sag v 140/04. paranova
pack er importør af produkterne og det selskab i paranova gruppen, der håndterer
ompakning og genanbringelse af mercks varemærker, ligesom dette selskab
videresælger produkterne til paranova danmark, hvorfor det er paranova pack, der
skal angives som ompakker på yderpakningerne i overensstemmelse med de
faktiske forhold. det er uden betydning, at ompakker handler efter instruks fra et
salgsselskab. idet paranova ikke har anført korrekt ompakker, har merck rimelig
grund til at modsætte sig paranovas markedsføring af produkterne, jf.
varemærkelovens § 6, stk. 2. paranova krænker mercks varemærkerettigheder, jf.
varemærkelovens § 4. paranova skal betale rimeligt vederlag i henhold til
varemærkelovens § 43 i overensstemmelse med mercks påstande.
                                         - 15 -
       for så vidt angår spørgsmålet om forudgående underretning har merck gjort
gældende, at paranova ikke har foretaget behørig forudgående notifikation til
merck om ændringen af layout for de af sagen omhandlede produkter og heller ikke
forud for paranovas markedsføring af de af produkterne, som er ompakket (bilag 1‐
6, 8, 11‐12, 14‐15 og 18‐23). det følger af ef‐domstolens praksis, at paranova skal
overholde betingelsen om forudgående underretning for retmæssigt at kunne
ompakke lægemidler, og at merck, når paranova ikke overholder denne betingelse,
kan modsætte sig markedsføring af de ompakkede produkter. formålet med
underretning er at give varemærkeindehaveren kendskab til og et grundlag for at
bedømme et nyt pakningsdesign. det har formodningen imod sig, at paranova
skulle have anvendt neutralt pakningsdesign som anført af paranova på et tidligere
tidspunkt, end hvad der er fremlagt dokumentation for. af sø‐ og handelsrettens
dom i v 25/03 fremgår det, at paranova ikke overfor boehringer havde valgt at
ændre pakningsdesign før 2003, hvorfor det må lægges til grund, at paranova heller
ikke før da har ændret design på mercks produkter. paranovas manglende
forhåndsunderretning af merck udgør en selvstændig krænkelse af mercks
varemærker, jf. varemærkelovens § 4. merck har også af denne årsag rimelig grund
til at modsætte sig paranovas markedsføring af produkterne, jf. varemærkelovens §
6, stk. 2. paranova skal betale rimeligt vederlag i henhold til varemærkelovens § 43 i
overensstemmelse med mercks påstande.
       i forhold til sampakning (bundling) har merck anført, at paranova ikke har
godtgjort, at paranova ikke har kunnet foretage sampakning af de under 1, 2, 3, 11,
14 og 15 nævnte produkter. paranova har dermed ikke godtgjort, at det har været
objektivt nødvendigt at foretage ompakning. ompakningen har været i strid med
proportionalitetsgrundsætningen. sampakning er ikke i sig selv udelukket.
paranova har ikke gjort sig bestræbelser på at udarbejde bundtede pakninger, som
lægemiddelstyrelsen kunne have godkendt. bevisbyrden for, at bundtning ikke er
mulig, og at ompakning derfor har været nødvendig, påhviler paranova. denne
bevisbyrde er ikke løftet. den foretagne ompakning af de pågældende produkter
udgør      også   af   denne    selvstændige    grund   en    krænkelse   af  mercks
varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4. merck har derfor rimelig grund til
at modsætte sig paranovas markedsføring af produkterne, jf. varemærkelovens § 6,
                                        - 16 -
stk. 2. paranova skal betale et rimeligt vederlag i henhold til varemærkelovens § 43
svarende til 5 % af paranovas omsætning i gip‐priser for disse produkter.
      paranova pack er ansvarlig for perioden fra januar 1998 til 30. september 2003,
mens paranova danmark alene gøres ansvarlig for perioden fra november 1999 til
30. september 2003, og således at begge selskaber hæfter solidarisk for den sidste
periode.
      for så vidt angår forældelse og passivitet har merck gjort gældende, at mercks
krav ikke er forældet og, at merck ikke har udvist rettighedsfortabende passivitet.
forældelsesfristen efter forældelsesloven af 1908 er suspenderet i henhold til lovens
§ 3 på grund af mercks undskyldende uvidenhed om paranovas krænkende adfærd.
det bemærkes, at paranova har anført ukorrekte oplysninger på produkternes
pakninger og indlægssedler med hensyn til, hvem der forestår import og
ompakning. når paranova afgiver oplysninger om et forhold, må merck som
udgangspunkt kunne lægge disse oplysninger til grund i forhold til paranova uden
at behøve at anstille selvstændige undersøgelser. det oprindeligt sagsøgte selskab,
paranova a/s, har ikke fundet anledning til i svarskriftet af 19. juli 2002 eller
efterfølgende, før end paranova danmark og paranova pack blev medinddraget i
sagen den 18. juli 2003, at henlede mercks eller rettens opmærksomhed på, at
paranova danmark og ikke paranova siden november 1999 har været indehaver af
markedsføringstilladelsen og derfor har været den enhed, der siden dette tidspunkt
har markedsført de af sagen omfattede produkter. hertil kommer, at det er
paranova pack, der importerer, ompakker og videresælger de af sagen omhandlede
produkter til og med oktober 1999 til paranova a/s og derefter til paranova
danmark. paranova foretog ikke behørig underretning af merck om ændring af
layout for produkterne forud for paranovas markedsføring af de af produkterne,
som er ompakket (bilagene 1‐6, 8, 11‐12, 14‐15 og 18‐23). allerede den 28. juni 2000 i
sag v‐102/99 gjorde merck indsigelse mod paranovas pakningsudformning. sø‐ og
handelsretten har i sag v‐88/03, som stadfæstet af højesteret ved dom af 12.
september 2006 (u 2006.3323 h), afvist, at mercks krav over for paranova pack var
bortfaldet ved forældelse eller passivitet i en sag, som omhandlede paranovas salg
af produkter i perioden fra 1996 til 1999, og hvor merck udtog stævning mod
paranova pack den 22. juli 2003, altså senere end den 18. juli 2003, hvor merck udtog
                                         - 17 -
stævning mod de sagsøgte i denne sag og i relation til produkter, som er solgt i
perioden fra 1998.
       der bør pålægges paranova betydelige sagsomkostninger, herunder 30.000 kr.
til dækning af udgifterne ved udarbejdelse af ekstrakt og materialesamling.
paranova      har   gjort   gældende,   at paranova    ikke   har  krænket   mercks
varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens § 4. merck har derfor ikke rimelig
grund til at modsætte sig paranovas markedsføring af produkterne, jf.
varemærkelovens § 6, stk. 2.
       for    så   vidt    angår   yderpakningerne    og    spørgsmålene    omkring
forretningskendetegn og genpåførte varemærker (co‐branding) har paranova gjort
gældende, at ef‐domstolen behandler co‐branding og de‐branding ens. højesteret
har således i dommen af 3. december 2007 taget stilling til co‐branding. i denne sag
var paranovas egne varemærker ikke til skade for astras omdømme. heller ikke i
den tyske forbundsdomstols dom af 14. juni 2007 i kohlpharma‐sagen fandtes
kohlpharmas kendetegn at skade bayers varemærke og omdømme; da emballagen
opfyldte kravene om angivelse af producent og ompakker, var dette tilstrækkeligt
til ikke at vildlede forbrugerne. court of appeal har i den foreløbige afgørelse fra
21. februar 2008 i sagen mellem boehringer og dowelhurst m.fl. udtalt, at såfremt
betingelsen om angivelse af producent og ompakker er opfyldt, kan ingen få den
opfattelse, at der er en kommerciel forbindelse mellem producent og ompakker.
ligeledes fremgår det af denne afgørelse, at varemærkeindehaveren skal føre bevis
for en konkret skade, og at dette bevis ikke kan føres. boehringer ii‐dommen
fastslår, at national ret skal finde anvendelse ved vurderingen af, om varemærkets
eller indehaverens omdømme havde lidt skade. da dansk lovgivning hviler på eu‐
retten, må dansk ret fortolkes eu‐konform, hvorfor retspraksis i andre eu‐lande har
betydning.
       paranova anvender altid de samme farver som på originalpakningen for at
beskytte forbrugerne mod forveksling mellem flere forskellige medicinske
præparater med en deraf følgende sundhedsrisiko. merck har ikke eneret til at
anvende de omtvistede farver, idet der alene er registreret et figurmærke med en
særlig placering af striberne. ef‐domstolen fastlagde i bristol‐myers squibb‐
dommen de generelle principper for vurderingen og fastlæggelsen af skade på
                                       - 18 -
varemærkets omdømme efter at have set en række eksempler på ompakkede
lægemiddelpakninger. det af merck påberåbte kriterium om nødvendighed gælder
ikke for pakningsdesign, ligesom nødvendighedskriteriet i det hele taget ikke finder
anvendelse i nyere retspraksis. proportionalitetsbetragtningen kan ikke gøres
gældende for så vidt angår pakningsdesign og vil ikke kunne erstatte
nødvendighedskriteriet. i dommen gengivet i u 1999.952 h var der ikke grundlag
for at fastslå, at paranovas pakningsudformning gjorde skade på varemærkets eller
varemærkeindehaverens omdømme. pakningerne i nærværende sag er ikke mere
distinktive i deres design end det design, som højesteret da havde til bedømmelse.
paranova har dermed bevist, at de ompakkede produkters præsentationsmåde ikke
er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller mercks
omdømme, når der tages hensyn til, at ef‐domstolen i boehringer ii‐dommen kun
pålagde parallelimportøren en meget lille del af bevisbyrden. merck har den
væsentligste del af bevisbyrden for, at den af paranova foretagne ompakning er
skadelig for varemærkets eller mercks omdømme, og denne bevisbyrde er ikke
løftet.
       for så vidt angår spørgsmålet om omdøbning til præparatets generiske navn
på yderpakningerne (de‐branding) har paranova anført, at fjernelse af mercks
varemærker ikke udgør nogen varemærkekrænkelse. en varemærkeindehaver kan
ikke kræve, at varemærket bibeholdes på varen, efter at varemærket er konsumeret,
jf. varemærkelovens § 6, stk. 1. for produkterne 18 ‐ 23 har paranova ikke anbragt
sine forretningskendetegn sammen med noget varemærke tilhørende merck.
anvendelse af paranovas forretningskendetegn og samme farve striber som på
originalproduktet sammen med det generiske navn krænker ikke mercks
varemærkerettigheder, og der er ikke tale om vildledning af forbrugeren.
       vedrørende spørgsmålet om sampakning (bundling) har paranova gjort
gældende, at den af paranova foretagne ompakning til anden pakningsstørrelse er
nødvendig for at opnå effektiv adgang til markedet for de respektive
pakningsstørrelser. paranova opnår ikke effektiv markedsadgang ved sampakning.
paranova skal ikke tilpligtes at foretage sampakning i stedet for at ompakke,
herunder gøres det navnlig gældende, at et krav om sampakning ikke i alle tilfælde
vil være foreneligt med kravene i mærkningsbekendtgørelsen, at resultatet af en
sampakning vil kunne blive en pakning, der fremstår som en rodet, uhomogen og
                                          - 19 -
inadækvat      præsentation     af   produktet,  herunder   at  det    på   grund   af
mærkningsetikettens placering på bundtningsmediet vil kunne være vanskeligt for
en forbruger at benytte produktet, og at et ikke nærmere specificeret krav om
bundtning vil kunne medføre, at parallelimportøren for disse produkters
vedkommende ikke kan opnå effektiv adgang til markedet. lægemiddelstyrelsens
brev af 24. januar 2006 giver ikke grundlag for at ændre den retspraksis, der er
fastslået ved sø‐ og handelsrettens dom af 24. januar 2005. paranova skal ikke
pålægges bevisbyrden for, at der ikke findes en bundtet pakning, som
lægemiddelstyrelsen kan godkende, når det kan lægges til grund, at betingelserne
for ompakning med genpåføring af varemærket i øvrigt er opfyldt, jf. ef‐
domstolens retspraksis, herunder navnlig bristol‐myers squibb‐dommen, idet en
sådan bevisbyrde går væsentligt længere end krævet af ef‐domstolen, jf.
boehringer ii‐dommen. paranovas virksomhed med etikettering eller ompakning
med genpåføring af varemærket på hundredvis af produkter er tilrettelagt på
baggrund af den retspraksis, som over en årrække er udviklet af ef‐domstolen og
danske domstole. mercks pludseligt opståede krav om sampakning bør ikke kunne
ændre denne veletablerede praksis.
       i forhold til etikettering af beholderne har paranova anført, at de af paranova
etiketterede beholdere ikke fremtræder sjuskede og ufærdige. merck har ikke
godtgjort, at beholderne ‐ blot ved at fremlægge enkelte eksemplarer ‐ fremtræder
sjuskede og ufærdige. såfremt retten måtte finde, at etiketteringen af beholderne
udgør en krænkelse af mercks rettigheder, bør der alene tilkendes et beskedent
vederlag henset til problemstillingens omfang.
      paranovas anvendelse af pentagonlogo og paranova skrevet med logotypes på
indlægssedlerne       sammen      med    mercks   varemærker    udgør     ikke   nogen
varemærkekrænkelse, jf. højesterets dom gengivet i u 2003.630. varemærket lider
ikke nogen skade, idet det tydeligt fremgår af indlægssedlen, at præparatet er
importeret og ompakket af paranova.
       paranova har opfyldt betingelsen i c 427/93 bristol‐myers squibb præmis 74
om oplysning om ompakker. på emballagen er oplyst, at merck er producent, og at
paranova er ansvarlig for import og ompakning. dette svarer endvidere til den
tyske forbundsdomstols afgørelse af 14. juni 2007 i kohlpharma‐sagen. kravet om
anførsel af ompakker skal ikke forstås så bogstaveligt, at det er det selskab, der
                                        - 20 -
fysisk har forestået ompakningen, som skal anføres. paranova pack er alene
”lønpakker”. paranova har valgt at anføre salgsselskabet, da dette selskab er den
ansvarlige for udvælgelsen og markedsføringen af produkterne. forbrugerne skal
blot ikke kunne komme i tvivl om, at det ikke er varemærkeindehaveren, men en
anden, der har foretaget ompakningen. den foretagne ompakning giver ikke
indtryk af, at produkterne er udviklet og udformet af paranova, eller at der
eksisterer en kommerciel forbindelse mellem merck og paranova. formålet med
kravet er opfyldt ved angivelse af salgsselskabet. merck har ikke ført det krævede
bevis for, at den af paranova foretagne ompakning og pakningsdesignet er skadelig
for varemærkets eller mercks omdømme.
      for langt de fleste produkter har paranova fremlagt dokumentation for, at
paranova har foretaget behørig notifikation over for merck. på de tidspunkter, hvor
paranova notificerede merck, fremsatte merck ikke protester mod paranovas
markedsføring. dette er først sket langt senere. ifølge ef‐domstolens dom i c 102/77
hoffman‐la roche‐sagen skal der ikke notificeres hver gang, der introduceres et nyt
pakningsdesign. der skal alene ske underretning af varemærkeindehaveren, når der
markedsføres et nyt produkt.        desuden er designet med tiden gjort mindre
indgribende over for varemærkeindehaveren end det design, som man oprindeligt
notificerede for, og også af den grund kan der ikke kræves fornyet notifikation ved
anvendelse af nyt pakningsdesign.
      hvad angår spørgsmålet om vederlag har paranova gjort gældende, at
paranova ikke har pådraget sig erstatningsansvar, idet der hverken er handlet
forsætligt eller uagtsomt. merck har ikke godtgjort at have lidt noget tab. paranova
har ikke opnået nogen uberettiget berigelse. vederlaget for en eventuel
varemærkekrænkelse kan ikke overstige 5 % af det pågældende produkts gip‐
omsætning. ved en eventuel krænkelse af mercks varemærkeret ved etikettering,
udformning af indlægssedler eller angivelse af ompakker skal der foretages en
proportionalitetsbedømmelse, således at der kun udløses et mindre vederlag end
ved en krænkelse af varemærkeretten ved udformning af ydre pakninger. paranova
har ikke anvendt de som bilag 1‐24 fremlagte pakninger i hele den periode, som
merck    kræver    vederlag/erstatning   for. en     gennemgang   af  de    fremlagte
hovedforskrifter for de enkelte produkter viser, at paranova for en række produkter
ophørte hermed allerede i foråret 2002.
                                        - 21 -
      mercks eventuelle vederlag skal bortfalde eller nedsættes på grund af
forældelse, subsidiært passivitet. merck har siden 1995 været bekendt med, at
paranova pack foretog ompakning, men har først reageret i 2003. et evt. krav over
paranova pack er derfor bortfaldet på grund af forældelse/passivitet.
      et beløb på 30.000 kr. til dækning af udgifter ved udarbejdelse af ekstrakt og
materialesamling forekommer meget højt. der bør ikke tilkendes merck mere end
højst 7.200 kr. svarende til udgifterne til seks eksemplarer beregnet efter en udgift
på 2 kr. pr. side.
sø‐ og handelsrettens afgørelse
ef‐domstolen har i en række afgørelser gennem årene fastlagt de betingelser, der
skal være opfyldt for, at parallelimportører kan tillades at ompakke og
tillægsetikettere lægemidler, senest i boehringer ii‐dommen. det fremgår af denne
afgørelse blandt andet, at nødvendighedskriteriet alene finder anvendelse på selve
den omstændighed, at der foretages ompakning, ikke fremgangsmåden eller
formen, der benyttes ved gennemførelsen af denne ompakning (præmis 38), at co‐
branding i princippet kan være til skade for varemærkets omdømme, og at det
tilkommer den nationale domstol at tage stilling hertil (præmis 45 og 46). sø‐ og
handelsretten skal herefter tage stilling til, om paranova efter de almindelige
danske varemærkeretlige regler har krænket varemærkernes eller mercks
omdømme og dermed handlet retsstridigt ved at anvende sine egne kendetegn
sammen med mercks varemærker.
      paranovas har på de ompakkede produkter anbragt sit pentagonlogo,
paranova skrevet med logotypes og dansk pilleflag sammen med mercks
varemærke og i et enkelt tilfælde ‐ produkt 2 ‐ skrevet paranova med ”langt” p og
paranova med logotypes. der er således tale om co‐branding. det er ubestridt, at
pakninger er industrikonforme, og produkternes præstationsmåde ikke har en
sådan     karakter,   at  den     kan   være     skadelig  for    varemærkets   eller
varemærkeindehaverens omdømme. det er herefter varemærkeindehaveren, der
har   bevisbyrden    for,  at  ompakningen      er  skadelig   for  varemærkets   og
varemærkeindehaverens omdømme. en konkret skade er for produkter af denne art
særdeles vanskelig at bevise. retten finder, at denne bevisbyrde er løftet alene ved
fremlæggelse af paranovas pakningsdesign. paranovas markante anvendelse af
                                          - 22 -
egne logoer m.v. sammen med mercks varemærker giver forbrugerne et indtryk af,
at der er en sammenhæng mellem merck og paranova, idet paranovas kendetegn
omslutter og læner sig op ad mercks varemærke. når der endvidere henses til den
fremtrædende måde, som paranova er påført yderemballagen sammenholdt med
den måde, hvorpå producentnavnet er anført, findes paranovas pakningsdesign for
produkterne nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, og 24 at kunne være til skade
varemærkernes og mercks omdømme. merck har derfor haft rimelig grund til at
modsætte sig paranovas markedsføring, jf. varemærkelovens § 6, stk. 2. mercks
påstand 1 tages derfor til følge for så vidt angår disse produkter.
      derimod finder retten ikke, at paranovas anvendelse af kantstriber i samme
farver som mercks eu‐registrerede figurmærke udgør en krænkelse i sig selv, idet
kantstriberne er væsentligt forskellige fra figurmærket, og idet der gennem
registrering    af   figurmærket    ikke    er  opnået    eneret  til   anvendelse    af
farvekombinationen for medicinalprodukter.
      for produkterne nr. 18, 19, 20, 21, 22 og 23 har paranova i forbindelse med en
ompakning fjernet mercks varemærke zocor og i stedet anvendt det generiske navn
(de‐branding).     det   forhold,  at   paranova    anvender    kantstriber  i   samme
farvekombination som mercks registrerede figurmærke indebærer ikke som ovenfor
anført    en    varemærkeretlig     krænkelse.     paranovas    anvendelse     af   sine
forretningskendetegn æn‐drer ikke herpå. ef‐domstolen opstiller som betingelse for
ompakning, at det klart på yderemballagen kan ses, hvem der har foretaget
ompakning. dette skal ses i sammenhæng med, at ompakning i sig selv er et
indgreb i varemærkerettens genstand. på alle produkter er anført paranova
danmark og ikke paranova pack, som er den rette ompakker. paranova har alene af
denne grund krænket mercks varemærkeret. paranova frifindes imidlertid ‐ således
som påstand 1 er udformet ‐ for denne påstand for så vidt angår produkterne nr. 18,
19, 20, 21, 22 og 23, men merck krav på vederlag/erstatning for den skete krænkelse.
      for to af de ometiketterede produkter, nr. 7 og 10 er der ikke på emballagerne
anvendt pentagon‐logo, pilleflag eller skrevet paranova med logotypes, hvorfor der
alene er spørgsmål om co‐branding for så vidt angår indlægssedlen, hvor der er
anført pentagonlogo og skrevet paranova med logotypes på siden med mercks
varemærke. da parallelimportøren er ansvarlig for, hvad der står på indlægssedlen,
må der ifølge højesterets praksis gerne påføres logo m.v. producentens navn er ikke
                                        - 23 -
nævnt i indlægssedlen, men navnet fremgår af yderpakningen. produkt nr. 7 blev
første gang bragt på markedet i juni 1997, mens produkt nr. 10 første gang blev
bragt på markedet i oktober 1996. på indlægssedlen for produkt nr. 7 står der, at
ompakkeren er paranova danmark, men det er rettelig paranova pack, der
ompakker produktet. tilsvarende gør det sig gældende for produkt nr. 10, at
paranova står som ompakker på yderemballagen og paranova danmark på
indlægssedlen, mens det rettelig er paranova pack, der ompakker produktet. da der
ikke er anført korrekt ompakker, finder retten, at der er tale om en krænkelse af
mercks rettigheder alene under henvisning til ukorrekt angivelse af ompakker.
paranova frifindes ‐ således som påstand 1 er udformet ‐ for denne påstand for så
vidt angår produkterne nr. 7 og 10, men merck har imidlertid krav på
vederlag/erstatning for den skete krænkelse.
      i relation til de øvrige ometiketterede produkter, produkterne nr. 9, 13, 16 og
17, er der skrevet paranova med logotypes på bagsiden af emballagen, men ikke på
de sider, hvoraf mercks varemærke fremgår. retten finder ikke, at der i disse
tilfælde er tale om en krænkelse af mercks varemærke, idet man ikke ser paranova
med logotypes inden for den samme synsflade som mercks varemærke. heller ikke
de grå felter på produkterne nr. 9 og 13 findes at udgøre en krænkelse af mercks
varemærkeret, idet disse felter alene er synlige for apotekerne, der overklæber feltet
med doseringsetiketten. retten lægger i denne forbindelse til grund, at apotekerne
er professionelle aktører, der har kendskab til, at der ikke er nogen erhvervsmæssig
sammenhæng mellem merck og paranova. derimod finder retten, at der er tale om
en krænkelse af mercks rettigheder for produkterne 9, 13, 16 og 17, idet der som
ompakker er anført enten paranova a/s eller paranova danmark, og ikke den
korrekte ompakker paranova pack. paranova frifindes derfor ‐ således som påstand
1 er udformet ‐ for denne påstand for så vidt angår produkterne nr. 9, 13, 16 og 17,
men merck har krav på vederlag/erstatning for den skete krænkelse.
      for så vidt angår ometiketteringen af beholderne med timpilo og timpilo
forte produkterne 16 og 17 finder retten, at paranovas anbringelse af sit navn
skrevet med logotypes i umiddelbar tilknytning til mercks varemærke er med til at
forstærke indtrykket af en sammenhæng mellem merck og paranova. merck har
gjort gældende, at ometiketteringen fremtræder sjusket og ufærdigt. efter ef‐
domstolens praksis skal parallelimportøren med rimelighed godtgøre, om
                                        - 24 -
ometiketteringen ikke kan skade den originale tilstand af produktet, hvorefter
bevisbyrden vender om, således at varemærkeindehaveren derefter skal bevise, at
produktet herefter fremtræder sjusket og ufærdigt. merck har ikke fremlagt
dokumentation for, hvad der eventuelt er skjult under paranovas etiket. retten
finder efter det foreliggende ikke grundlag for at anse ometiketteringen som sjusket
og ufærdigt.
       merck har gjort gældende, at paranova skulle have sampakket produkterne nr.
1, 2, 3, 11, 14 og 15. bevisbyrden for, at ompakning har været nødvendig påhviler
efter ef‐domstolens praksis parallelimportøren. sampakning af produkterne – i
denne sag af 3 eller 4 æsker – skal imidlertid være foreneligt med
mærkningsbekendtgørelsen, hvorefter der på den ydre emballage skal anføres 10
nærmere angivne oplysninger. når den ydre emballage fjernes, vil der være en
betydelig risiko for, at disse oplysninger ikke bliver bevaret, og den oprindelige
emballage vil blive opfattet som yderemballagen, uden at den opfylder
mærkningsbekendtgørelsen. det vil være til skade for patientsikkerheden.
resultatet af en sampakning vil ofte medføre en uhomogen og inadækvat
præsentationsmåde, der i sig selv vil være i strid mod varemærkeindehaverens
rettigheder, ligesom det vil kunne medføre, at der ikke opnås en effektiv adgang til
markedet. under disse omstændigheder findes der ikke at kunne pålægges
paranova at godtgøre, at der ikke ville kunne findes en udformning, der opfylder
lægemiddelstyrelsens ikke nærmere konkretiserede krav til sampakning. paranova
findes derfor at have været berettiget til at foretage ompakning i stedet for
sampakning.
       paranova har fremlagt dokumentation for, at paranova har foretaget
notifikation for en række af produkterne. retten lægger til grund, at der ikke er sket
en forudgående underretning af merck i de tilfælde, hvor der ikke er fremlagt
dokumentation herfor. der er ikke dokumenteret behørig underretning i forbindelse
med paranovas lancering af nye emballager. hensynet bag notifikationsproceduren,
jf. boehringer ii præmis 20, gør, at det ikke er tilstrækkeligt at notificere første gang,
en parallelimportør sender et produkt på markedet, men der skal notificeres hver
gang, pakningsdesignet ændres. i modsat fald vil varemærkeindehaveren ikke have
tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser. retten er herefter enig med
                                       - 25 -
mercks i, at der ikke er foretaget behørig notifikation for produkterne 1‐6, 8, 11‐12,
14‐15 og 18‐23.
      retten finder ikke, at merck krav er bortfaldet som følge af forældelse eller
rettighedsfortabende passivitet. nogle af produkterne har ganske vist været
markedsført af paranova gennem en længere årrække. sagen er oprindeligt anlagt
mod paranova a/s, og først senere blev merck opmærksomme på, at det var
nødvendigt at inddrage paranova danmark a/s og paranova pack a/s, hvilket
skete i 2003. den viden, som merck eventuelt måtte være i besiddelse af fra andre
sager mod paranova pack i udlandet er ikke tilstrækkelig til at lade mercks krav
bortfalde.
       for så vidt angår fastsættelse af vederlag finder retten ikke, at det er
dokumenteret     alene    ved   fremlæggelse    af   hovedforskrifterne,   når   disse
sammenholdes med oplysninger i sø‐ og handelsrettens dom af 15. august 2007 i v
25/03, at paranova har ændret design før efter den periode, for hvilket der er rejst
krav om vederlag/erstatning. for produkterne 1‐6, 8, 11‐12, 14‐15 og 18‐24 foreligger
der krænkelse af mercks varemærker: ved ulovlig co‐branding i kombination med
ukorrekt angivelse af ompakker(produkt 24), ulovlig co‐branding i kombination
med manglende notifikation og ukorrekt angivelse af ompakker (produkterne 1‐6, 8,
11‐12 og 14‐15) og manglende notifikation i kombination med ukorrekt angivelse af
ompakker (produkterne 18‐23). vederlaget for disse krænkelser fastsættes i
overensstemmelse med praksis til 5 % af gip‐priserne.
      for de øvrige produkter 7, 9‐10, 13 og 16‐17 består krænkelsen alene i
angivelse af ukorrekt ompakker. af boehringer ii‐ dommen præmis 60 fremgår, at
den nationale ret fra sag til sag skal fastsætte beløbet for den økonomiske
godtgørelse under hensyntagen til bl.a. omfanget af den af varemærkeindehaveren
lidte skade som følge af parallelimportørens krænkelseshandling og under
overholdelse af proportionalitetsprincippet. under hensyntagen hertil finder retten,
at vederlaget for krænkelserne vedrørende de ometiketterede produkter nr. 7, 9, 10,
13, 16 og 17 kan fastsættes til 2 % af gip‐priserne, hvorfor der alene skal betales
302.000 kr. i vederlag for disse produkter for perioden januar 1998 til 30. september
2003.
      mercks samlede vederlagskrav nedsættes for så vidt angår paranova pack
således med 453.000 kr., og for så vidt angår paranova danmark med 407.905 kr.
                                         - 26 -
paranova pack skal herefter betale 4.159.067 kr. med renter fra 18. juli 2003.
paranova danmark skal in solidum med paranova pack betale 3.316.917 kr. med
renter fra samme dato.
      i sagsomkostninger skal paranova betale 180.000 kr., samt 150.000 kr. til
dækning af retsafgift og 7.200 kr. til dækning af afholdte udgifter.
                           thi kendes for ret
paranova tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i mercks ret til varemærkerne
mevacor, proscar, sinemet, zocor og timpilo ved at anbringe paranovas
forretningskendetegn på de følgende af paranova udbudte produkter, ligesom
paranova tilpligtes at ophøre hermed:
        1.   mevacor 40 mg 112 tabl.                  v.nr.: 07 60 26
        2.   mevacor 20 mg 112 tabl.                  v.nr.: 07 60 18
        3.   proscar 5 mg 90 tabl.                     v.nr.: 12 27 21
        4.   proscar 5 mg 98 tabl.                     v.nr.: 13 61 35
        5.   proscar 5 mg 105 tabl.                    v.nr.: 12 28 12
        6.   proscar 5 mg 120 tabl.                    v.nr.: 00 69 79
        8.   sinemet 10 mg 100 tabl.                  v.nr.: 17 86 08
        11. zocor 20 mg 84 tabl.                      v.nr.: 16 14 48
        12. zocor 20 mg 100 tabl.                     v.nr.: 03 30 27
        14. timpilo forte 15 ml dråber (3x5)          v.nr.: 43 18 25
        15. timpilo 15 ml (3x5)                       v.nr.: 43 17 91
        24. sinemet depot mite 100 tabl.               v.nr.: 00 10 68
paranova pack a/s skal inden 14 dage til merck & co. inc., merck sharp & dohme
b.v. og merck sharp & dohme (filial af merck sharp & dohme b.v.) betale 4.159.067
kr. med procesrente fra den 18. juli 2003.
paranova danmark a/s skal in solidum med paranova pack a/s inden 14 dage til
merck & co. inc., merck sharp & dohme b.v. og merck sharp & dohme (filial af
merck sharp & dohme b.v.) betale 3.316.917 kr. med procesrente fra den 18. juli
2003.
                                      - 27 -
paranova danmark a/s og paranova pack a/s skal inden 14 dage betale 337.200 kr. i
sagsomkostninger. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.
aksel gybel                     mette christensen             allan suhrke
                                      (sign.)
                                   ___ ___ ___
                        udskriftens rigtighed bekræftes
                        p.j.v. sø- og handelsretten, den

source: retspraksis

LICENSE:
Creative Commons Legal Code

CC0 1.0 Universal

type: caselaw

jurisdiction: Denkmark