text:
                                          udskrift
                                              af
                           sø- & handelsrettens dombog
                                         ____________
                                     afsagt den 9. juli 2004
sag v 97/02                 boligexperten administration a/s
                            (advokat christian levin nielsen)
                             mod
                            totalkredit a/s
                            (advokat dorte wahl)
                                           dom:
sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, boligexperten administration a/s, kan forbyde
sagsøgte, totalkredit a/s (i det følgende: totalkredit), at bruge sit registrerede figurmærke
”boligxperten”.
påstande
sagsøgeren har nedlagt påstand om, at totalkredits varemærkeregistrering nr. vr 1997
00159 udslettes, at det forbydes totalkredit at anvende dette varemærke, jf. vareklasse 36, og
at det pålægges totalkredit at betale vederlag og erstatning.
                                              - 2 -
totalkredit har påstået frifindelse, subsidiært mod at totalkredit forpligter sig til at foretage
en begrænsning i varemærkeregistrering nr. vr 1997 00156 af tjenesteydelser i klasse 36 i
overensstemmelse med totalkredits faktiske brug af figurmærket boligxperten for ydelse af
rådgivning til private i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom.
sagsøgeren
i 1990 blev ejendomsfirmaet boligexperten momsregistreret hos told og skat som enkelt-
mandsfirma. på et ikke oplyst tidspunkt stiftedes boligexperten administration i/s. i 1999
blev firmaet ved indskud af interessentskabet omdannet til og registreret som et aktieselskab
under navnet boligexperten administration a/s.
        sagsøgeren administrerer andels- og ejerboligforeninger med over 35 lejligheder, især
på christianshavn. administrationen består bl.a. i opkrævning af fællesbidrag og boligafgift,
betaling af offentlige udgifter, bogholderi, udsendelse af endeligt varmeregnskab samt afreg-
ning heraf, registrering af flytninger, afholdelse af generalforsamlinger, rådgivning i forbin-
delse med ændring af foreningers vedtægter, vurdering og udnyttelse af offentlige tilskuds-
ordninger og byfornyelsesprojekter. endvidere rådgiver sagsøgeren om omdannelse af lejebo-
liger til andelsboligforeninger og om omprioritering i andelsboligforeninger.
       siden 1991 har sagsøgeren i andels- og ejerforeningernes telefon & servicehåndbog
været optaget med en annonce under rubrikken ”administration/advokater”, i begyndelsen
med overskriften: ”boligexperten” og fra 1994 med overskriften: ”boligexperten admini-
stration”. i 1991 og 1992 havde annoncerne underteksten: ”aktiv og effektiv ejendomsadmini-
stration til 65% af markedsprisen, andelsboliger, ejerforeninger.” underteksten blev fra 1993
yderligere fyldig og virksomhedsbeskrivende.
       i fagbogen/de gule sider har sagsøgeren haft en annonce i rubrikken ”ejendomsadmi-
nistration”, i årgangene 1992-1994 med overskriften: ”boligexperten” og fra 1995 med over-
skriften: ”boligexperten administration”. annoncerne indeholdt i alle årene følgende frem-
hævede tekst: ”aktiv & effektiv, ejendomsadministration, andelsboligforeninger, ejerfore-
ninger”.
       sagsøgeren har i 1992-1994 udsendt i alt 4 nyhedsbreve til sine kunder, bl.a. med artik-
ler om fordele ved at foretage visse ændringer af andels- og ejerboligforeningers vedtægter,
om vedligeholdelse, renovering og byfornyelse, herunder finansieringen heraf, og om omprio-
ritering af lån i andelsboligforeninger og optagelse af fælleslån i ejerforeninger. ”ejendoms-
firmaet boligexperten” er angivet øverst på forsiden af nyhedsbrevene fra oktober 1992 og
                                              - 3 -
marts 1993, og ”boligexperten - administration” er angivet på forsiden af nyhedsbrevene fra
juli 1993 og december 1994. nederst på de følgende sider i nyhedsbrevene blev i 1992 angi-
vet ”ejendomsfirmaet boligexperten”. i 1993 og 1994 stod der: ”boligexperten” og nedenun-
der med mindre typer: ”ejendomsadministration, rådgivning og vurdering”.
       sagsøgeren har registreret domænenavnene: boligeksperten.dk, boligeksperten.com, bo-
ligexperten.dk, boligexperten.com og boligxperten.com. ved brug heraf ledes man til samme
hjemmeside. den har overskriften: boligexperten administration a/s.
totalkredit og boligxperten
totalkredit yder lån til køb af ejerboliger og fritidshuse gennem lokale og regionale pengein-
stitutter og sparekasser over hele landet. totalkredit var indtil 2003 ejet af disse banker. siden
2003 har totalkredit været en del af nykreditkoncernen.
       i begyndelsen af 1990’erne udviklede totalkredit et edb-boligrådgivningssystem til
brug for bankernes rådgivning af private. systemet udregner et budget på baggrund af indtæg-
ter, udgifter, skatteregler, særlige kommunale forhold mv.
       i 1996-1997 afholdt totalkredit en konkurrence, hvor bankerne i totalkredit-fælles-
skabet kunne komme med forslag til navne på rådgivningssystemet. som resultat heraf valgte
man navnet boligxperten, der i 1997 af patent- og varemærkestyrelsen blev registreret som
figurvaremærke i alle farver for klasse 36, og som ser således ud:
       i forlængelse af en kampagne i foråret 2001 om boligxlån kørte totalkredit en kam-
pagne for boligxperten med fremhævelse af det gule x som kendetegn. boligxpertens edb-
rådgivningsprogram blev nu personificeret i de bankansatte, som havde fået uddannelse i at
betjene programmet, og som kunden kunne tale med i banken.
       totalkredit har registreret domænenavnet boligxperten.dk, der ved brug leder frem til
totalkredits hjemmeside.
                                                - 4 -
forklaringer
administrerende direktør i boligexperten administration a/s, preben løth jensen, har for-
klaret, at sagsøgeren har 140 ejendomme i administration, hvilket svarer til omkring 7 % af de
private andelsforeninger.
       40 % af sagsøgerens omsætning hidrører fra rådgivning, mens resten hidrører fra admi-
nistration. der ydes rådgivning i forbindelse med byggesager, renoveringsprojekter, indlæg-
gelse af bredbånd og finansiering af projekterne. der rådgives i vidt omfang vedrørende om-
prioritering af ejer- og andelsboligforeningers lån.
       sagsøgerens kunder er andelsboligforeninger og ejerforeninger. rådgivningen er som
regel rettet mod bestyrelsen. i forbindelse med stiftelse af andelsboligforeninger skaber sag-
søgeren også kontakt til banker for enkelte beboere.
       sagsøgeren er i sin rådgivning ikke bundet til et bestemt realkreditinstitut. det er vig-
tigt, at sagsøgeren fremstår uafhængigt af realkreditinstitutter og banker, hvilket bl.a. besty-
relsesformanden for en stor andelsboligforening, som sagsøgeren administrerer, har givet klart
udtryk for. det er derfor et stort problem for sagsøgeren, hvis folk tror, at sagsøgeren ejes af
totalkredit eller et andet realkreditinstitut.
       inden for de sidste par år har sagsøgeren fået 75 % af sine kunder via internettet. total-
kredits domænenavn ligger generende tæt på de domænenavne, som sagsøgeren har registre-
ret.
       efter totalkredits kampagne fra 2002 har der været mange tilfælde af forvekslinger,
bl.a. fejlopkald.
projektchef hos boligexperten administration a/s, john hansen, har forklaret, at der sker
forveksling mellem sagsøgeren og totalkredit.
       forstædernes bank, som har sin egen boligxpert, har således skrevet et brev til en an-
delshaver i en andelsboligforening, som sagsøgeren administrerer, adresseret til boligxperten.
brevet er havnet det rigtige sted, men adressaten er stavet forkert.
       forvekslingen er et stort problem, idet man lægger stor vægt på, at sagsøgeren er uaf-
hængig. totalkredits boligxpert-kampagne har skabt en dårlig stemning på nogle generalfor-
samlinger i andelsboligforeninger, idet sagsøgeren har måttet begynde med at overbevise del-
tagerne om, at de stadig er troværdige og uafhængige.
                                              - 5 -
administrationschef i totalkredit, jens færgemand, har forklaret, at totalkredit udelukkende
yder lån til og med pant i private ejerboliger og sommerhuse, men derimod ikke til andelsbo-
ligforeninger, andelshavere eller erhvervskunder.
        bankerne er distributører for totalkredit, og alt papirarbejde og al vurdering af ejen-
dommene foregår ude i bankerne, dog således at ejendomme med en ejendomsværdi på over
3,2 mio. kr. vurderes af totalkredit selv. som led i boligxpert-konceptet uddanner totalkre-
dit udvalgte medarbejdere i lokalbankerne.
        boligxpert-programmet kan kun håndtere privatlån. systemet fungerer som en regne-
maskine, der kan beregne og fastlægge budget under hensyn til alle mulige poster ved budget-
lægningen, herunder valg af låntype, skatteberegninger, institutionsbetalinger mv.
        organisatorisk har han bl.a. ansvaret for service, og al uanbringelig post ender på hans
bord. han har aldrig konstateret fejlforsendelser til totalkredit af post til sagsøgeren.
merethe nilausen har forklaret, at hun er ansvarlig for totaltkredits uddannelse af pengeinsti-
tutternes medarbejdere i boligxpert-systemet og for markedsføringen heraf. man kan kun
komme ind i boligxpert-systemet, hvis man indtaster et cpr-nummer og systemet kan derfor
kun bruges til personer. der findes alene personskattesatser i systemet.
parternes synspunkter
sagsøgerens advokat har gjort gældende, at sagsøgeren har varemærkeret til ”boligexperten”,
der er blevet brugt som den dominerende del af firmaets navn og som identifikationsbetegnel-
se igennem de seneste 12 år.
        ”boligexperten” består af to almindelige ord, der hver for sig ikke har tilstrækkeligt
særpræg til at kunne nyde varemærkeretlig beskyttelse. sammensætningen af de to ord er til
gengæld usædvanlig og skaber et mangetydigt ord, hvilket giver ordet tilstrækkeligt særpræg
til, at det kan være beskyttet som varemærke, og det har været brugt intensivt.
        sagsøgeren administrerer andelsbolig- og ejerforeninger. hovedparten af omsætningen
stammer dog fra finansiel rådgivning ved renovering, omprioritering, optagelse af lån i og køb
af disse foreningers ejendomme. totalkredits boligxpert tilbyder lånerådgivning til privatper-
soner i forbindelse med køb af fast ejendom. sagsøgeren og totalkredits boligxpert yder
således begge finansiel rådgivning for til tider den samme kundekreds. der er således va-
reartslighed. dertil kommer, at sagsøgeren og totalkredit hører til i klasse 36. totalkredits
                                               - 6 -
brede registrering, også for områder, hvor totalkredit hverken har brugt eller ønsket at bruge
figurmærket, bevirker, at der er tale om en formel og registreringsmæssig vareartslighed.
       totalkredit bruger boligxperten som varemærke. der er navneidentitet eller dog lighed.
totalkredits brug af varemærket boligxperten for samme ydelser er derfor en krænkelse af
sagsøgerens næsten identiske varemærke.
       ved ikke at have undersøgt, om varemærket boligexperten allerede var taget i brug i
forbindelse med registreringen af boligxperten og ved at have fortsat brugen af boligxperten
efter sagsøgerens henvendelse, har totalkredit har handlet i ond tro og illoyalt overfor sagsø-
geren og skal derfor betale et rimeligt vederlag til sagsøgeren.
       sagsøgeren fik først kendskab til totalkredits brug af mærket i forbindelse med kam-
pagnen i 2002 og protesterede over for totalkredit et par dage senere. totalkredits interne
brug af boligxperten kan ikke bevirke, at sagsøgeren har forholdt sig passiv.
totalkredits advokat har gjort gældende, at den afgørende dato i sagen er den 10. december
1996, hvor totalkredits figurmærke blev anmeldt til og senere registreret af patent- og vare-
mærkestyrelsen. sagsøgeren kan alene forbyde totalkredits brug af sit registrerede varemær-
ke, hvis sagsøgeren forud for denne dato havde ret til et firmanavn eller et varemærke, som
var til hinder for, at totalkredit kunne stifte varemærkeret til figurmærket boligxperten gen-
nem registreringen.
       boligexperten administration a/s blev først registreret som selskabsnavn efter den
nævnte dato, nemlig i 1999, og dette selskabsnavn er derfor allerede af denne grund uden be-
tydning for, om totalkredit kunne stifte ret til sit figurmærket gennem anmeldelsen til regi-
strering i 1996.
       anmeldelsen til told og skat i 1990 af, at ejendomsfirmaet boligexperten var en
momspligtig virksomhed, var en rent skatte- og afgiftsmæssig foranstaltning uden kende-
tegnsretlig relevans.
       brugen af firmanavnet ”ejendomsfirmaet boligexperten” og på et uoplyst senere tids-
punkt firmanavnet ”boligexperten administration i/s” kan vel have skabt en ret til netop dis-
se firmanavne med den angivne ordsammensætning, men har ikke skabt nogen ret til kende-
tegnet ”boligexperten”. ordsammensætningen har i øvrigt intet særpræg. der er tale om en
ren beskrivelse af firmaets virksomhed, administration af ejendomme, og dette er særlig tyde-
ligt i ordsammensætningen ”boligexperten administration”, hvad enten denne ordsammen-
sætning efterfølges af angivelsen i/s eller a/s.
                                               - 7 -
       fremlæggelsen af 4 såkaldte nyhedsbreve fra 1992-1994 udsendt til en uoplyst kreds af
modtagere, opførelsen i telefonbøger og medtagelsen af firmanavnet på kontrakter, har ikke
gennem indarbejdelse givet ordsammensætningen, endsige udtrykket ”boligexperten” noget
særpræg eller adskillelsesevne.
       der er ikke navnelighed. ”boligxperten” er hverken identisk med eller ligner ”ejen-
domsfirmaet boligexperten”, henholdsvis ”boligexperten administration i/s”. der er heller
ikke identitet eller lighed mellem de udbudte tjenesteydelser. ”ejendomsfirmaet boligexper-
ten” og ”boligexperten administration i/s” udbød i december 1996, som navnet også angav,
almindelig administration af andels- og ejerforeninger med foreningerne som kunder. total-
kredits ”boligxperten” udbyder rådgivning til private, der ønsker at optage realkreditlån i
deres faste ejendomme. der er således tale om tjenesteydelser med forskelligt indhold rettet
mod forskellige kunder, hvilket enkelte og sjældne sammenfald af kunder ikke kan ændre
ved. der er ingen risiko for forveksling.
       totalkredit har siden 1997 i berettiget forventning om at kunne bruge sit varemærke
brugt betydelige ressourcer på at oparbejde en til mærket knyttet goodwill, bl.a. ved en ganske
ressourcekrævende kampagne. sagsøgeren har derfor under alle omstændigheder ved først at
reagere i 2002 udvist en sådan passivitet, at de to varemærker i givet fald må bestå ved siden
af hinanden, jf. varemærkelovens § 9.
       der er hverken dokumenteret eller sandsynliggjort noget tab.
sø- og handelsrettens afgørelse
totalkredit fik den 17. januar 1997 uden indsigelse figurmærket ”boligxperten” registreret
for klasse 36 i patent- og varemærkestyrelsen med virkning fra den 10. december 1996. to-
talkredit har senere taget varemærket i brug for rådgivning til private i forbindelse med køb af
fast ejendom ved bl.a. intensiv annoncering.
       totalkredit har derfor retten til at anvende dette mærke for de tjenesteydelser i klasse
36, for hvilke det er taget i brug inden fristen herfor i varemærkelovens § 25, medmindre sag-
søgeren kan godtgøre, at dette selskab eller dets forgængere, ejendomsfirmaet boligexperten
og boligexperten administration i/s, den 10. december 1996 havde ret til samme eller lig-
nende kendetegn, boligexperten, for samme eller lignende ydelser.
       det bemærkes herved, at der ikke kan drages nogen skarp grænse mellem brug af ken-
detegn som firmanavn og som varemærke ved tjenesteydelser som de foreliggende. brug af
                                              - 8 -
firmanavne i forbindelse med tjenesteydelser skaber således kun eneret til anvendelse af de
pågældende kendetegn under tilsvarende betingelser som dem, der gælder for varemærker.
       anmeldelsen i 1990 til told & skat af ejendomsfirmaet boligexperten som enkelt-
mandsfirma skabte ikke i sig selv nogen kendetegnsret for sagsøgeren. registreringen i er-
hvervs- og selskabsstyrelsen af selskabet boligexperten administration a/s skete i 1999 og
således efter totalkredits varemærkeregistrering.
       sagsøgeren har i årene 1990-1996 brugt firmanavnene ”ejendomsfirmaet boligexper-
ten” og ”boligexperten administration i/s”, dvs. i ordsammensætninger, hvor udtrykket ”bo-
ligexperten” er blevet uddybet ved tilføjelsen af ordet ”ejendomsfirmaet”, henholdsvis ordet
”administration”. denne ordsammensætning er beskrivende for sagsøgerens virksomhed, og
brugen af de sammensatte ord kan derfor ikke i sig selv skabe kendetegnsret, medmindre ord-
sammensætningen var således indarbejdet, at der herved var skabt særpræg og adskillelsesev-
ne.
       det lægges til grund, at sagsøgeren i tiden frem til den 10. december 1996 havde an-
vendt firmanavnene ”ejendomsfirmaet boligexperten”, henholdsvis ”boligexperten admini-
stration” øverst på forsiden af 4 nyhedsbreve, som sagsøgeren i 1992-1994 sendte til en uop-
lyst kreds af andelsbolig- og ejerforeninger. nederst på det første nyhedsbrev var anført
”ejendomsfirmaet boligexperten” og nederst på de seneste tre nyhedsbreve var anført ”boli-
gexperten” og med mindre typer underteksten: ”ejendomsadministration, rådgivning og vur-
dering”.
       endvidere har firmanavnene ”ejendomsfirmaet boligexperten” og ”boligexperten ad-
ministration i/s” og i et vist omfang tillige udtrykket ”boligexperten” uden sammensætning
med de beskrivende ord ”ejendomsfirmaet” og ”administration i/s”, været angivet i annon-
cer umiddelbart under rubrikken ejendomsadministration, henholdsvis rubrikken ”admini-
stration/advokater” i fagbøger og i særlige telefonbøger for andelsbolig- og ejerforeninger.
derudover har de skiftende firmanavne været anvendt i korrespondance.
       retten finder det ikke godtgjort, at denne skiftende brug af forskellige betegnelser for
sagsøgerens virksomhed og tjenesteydelser over en kortere årrække havde medført, at sagsø-
gerens firmanavne ”ejendomsfirmaet boligexperten” og ”boligexperten administration i/s”
den 10. december 1996 var indarbejdet som kendetegn for sagsøgerens virksomhed og tjene-
steydelser. de nævnte firmanavne og delmængden heraf, ”boligexperten”, var således ikke
den 10. december 1996 til hinder for totalkredits registrering for klasse 36 af det ovenfor
gengivne figurmærke.
                                               - 9 -
       totalkredit har siden registreringen, der i sin tid skete for hele klasse 36, alene taget fi-
gurmærket i brug for ydelse af rådgivning til private i forbindelse med erhvervelse af fast
ejendom, jf. affattelsen af totalkredits subsidiære påstand. totalkredit har derimod ikke i øv-
rigt taget figurmærket i brug for de tjenesteydelser, der er omfattet af klasse 36, navnlig ikke
for de ydelser, som sagsøgeren udbyder, og som i klassefortegnelsen bl.a. benævnes forvalt-
ning af fast ejendom og lejeopkrævning. totalkredits registrering går således videre end den
faktiske brug.
       sagsøgeren, der til stadighed har beskæftiget sig med ejendomsadministration, har siden
1996 fortsat sin brug af firmanavnet ”boligexperten administration i/s” og siden 1999 af
”boligexperten administration a/s”.
       da totalkredit ikke har opfyldt sin brugspligt for alle de tjenesteydelser, der omfattes af
klasse 36, jf. varemærkelovens § 25, og da sagsøgeren har registreret selskabsnavnet bolig-
experten administration a/s i erhvervs- og selskabsstyrelsen, har sagsøgeren ved udløbet af
fristen for ibrugtagning af det registrerede figurmærke erhvervet retten til kendetegnet bolig-
experten for så vidt angår tjenesteydelser, som sagsøgeren udbyder, og som totalkredit ikke
har taget mærket i brug for.
       påstanden om udslettelse af totalkredits figurmærke og om forbud mod, at totalkredit
bruger figurmærket, tages herefter delvis til følge som nedenfor nærmere fastsat.
       der er ikke grundlag for at tilkende sagsøgeren erstatning eller vederlag.
                            thi kendes for ret
totalkredit a/s skal begrænse varemærkeregistrering nr. vr 1997 00156 til klasse 36: ydelse
af rådgivning til private i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom.
       totalkredit forbydes at anvende varemærke nr. vr 1997 00156 for andet end klasse 36:
ydelse af rådgivning til private i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom.
       hver part bærer sine egne sagsomkostninger.
         aksel gybel                          elmer.                     jørn kristian jensen
              - 10 -
              (sign.)
           ___ ___ ___
udskriftens rigtighed bekræftes
p.j.v. sø- og handelsretten, den