text:
 -
                                 udskrift
                                       af
                     sø- og handelsrettens dombog
                                 ──────────
den 29. juni 2001 blev af retten i sagen
h-0168-92
1) c. h. boehringer sohn gmbh
   boehringer ingelheim kg
   (advokat karen dyekjær-hansen)
2) boehringer ingelheim a/s
   (advokat karen dyekjær-hansen)
   mod
   paranova a/s
   (advokat erik b. pfeiffer)
afsagt sålydende
                                     d o m:
under denne sag skal der tages stilling til, om sagsøgerne, c.h. boehringer sohn gmbh,
boehringer ingelheim kg og boehringer ingelheim danmark a/s som indehaver af en række
varemærker til medicinske produkter kan forbyde sagsøgte, paranova a/s, at ompakke
produkter indkøbt i en anden eu-medlemsstat til samme pakningsstørrelser som
varemærkeindehaveren har bragt produkterne på markedet i og genanbringe varemærket (én-
til-én ompakning), og om boehringer har krav på vederlag for uberettiget brug af
                                             - 2 -
varemærkerne.
parternes påstande
boehringer har endeligt nedlagt følgende påstande:
påstand 1:
sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgernes ret til varemærkerne
berodual og berotec ved at anbringe disse varemærker på de af sagsøgte udbudte
produkter
1.1.       berodual inhalationsaerosol 15 ml/300 doser v.nr. 091009 (bilag 8 og 30)
1.2.       berodual inhalations pulver, 100 stk. v.nr. 121699 (bilag 29)
1.3.       berotec/berotec 200 inhalationsaerosol 0,2 mg/dosis 15/ml 300 doser v.nr.
176560 (bilag 7,28 og 31),
ligesom sagsøgte tilpligtes at ophøre med den fortsatte anbringelse af nævnte varemærker på
produkter udbudt af sagsøgte i sagsøgtes pakninger, i det omfang disse produkter er indkøbt
eller kunne have været indkøbt i den samme pakningsstørrelse som de er solgt.
påstand 1.4 - supplerende til påstand 1.2:
sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgernes ret til varemærket
berodual ved at ompakke det i påstand 1.2 nævnte produkt med anvendelse af en rudeetiket
som vist på bilag 29 der næsten fuldstændig dækker den oprindelige pakning idet alene
varemærket lades synligt gennem en rude, ligesom sagsøgte tilpligtes at ophøre med den
fortsatte rudeetiketompakning af dette produkt.
påstand 2:
sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgernes ret til varemærket
persantin, mexitil, dixarit ved her i landet at udbyde produkterne i pakninger der
selvstændigt er forsynet med disse varemærker i følgende dispenseringsformer, i det omfang
disse produkter er indkøbt eller kunne have været indkøbt i den samme pakningsstørrelse som
de er solgt:
                                              - 3 -
2.1     persantin 100 mg tabletter 100 stk. v.nr. 565051
2.2     mexitil 200 mg kapsler, 100 stk. v.nr. 102210 og
2.3 dixarit 25 mg tabletter, 100 stk. v.nr. 126367.
påstand 3:
sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgernes ret til varemærket
atrovent ved at have anbragt dette varemærke på de af sagsøgte udbudte produkter
atrovent inhalationsaerosol 20 mkg/dosis, 300 doser v.nr. 549956 (bilag 16 og 28), ligesom
sagsøgte tilpligtes at ophøre med den fortsatte anbringelse af nævnte varemærker på
produkter udbudt af sagsøgte i sagsøgtes pakninger i det omfang disse produkter er indkøbt
eller kunne have været indkøbt i den samme pakningsstørrelse som de er solgt.
påstand 4:
sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgerne erstatning opgjort til kr. 1.000.000 med tillæg af
procesrente fra den 4. november 1992.
påstand 5:
5.1     sagsøgte tilpligtes senest med virkning fra domsafsigelsen at ophøre med at anvende
sagsøgernes varemærke boehringer ingelheim som producentangivelse og at anerkende at
sådan anvendelse udgør krænkelse af sagsøgernes varemærke boehringer ingelheim og
5.2     sagsøgte tilpligtes at anerkende at sagsøgte med virkning senest fra domsafsigelsen
ved markedsføring af produkter hidrørende fra sagsøgerne, herunder de af sagen omfattede
produkter:
-       berodual inhalationsaerosol 15 ml/300 doser v.nr. 091009 (bilag 8 og 30)
-       berodual inhalations pulver, 100 stk. v.nr. 121699 (bilag 29)
-       berotec/berotec 200 inhalationsaerosol 0,2 mg/dosis 15/ml 300 doser v.nr. 176560
(bilag 7,28 og 31),
-       berotec inhalationspulver 0,2 mg, 100 kapsler (v.nr. 381277)
-       persantin 100 mg tabletter 100 stk. v.nr. 565051
-       mexitil 200 mg kapsler, 100 stk. v.nr. 102210
                                             - 4 -
-       dixarit 25 mg tabletter, 100 stk. v.nr. 126367
-       buscopan 10 mg tabletter, 100 stk. v.nr. 106690
-       bisolvon 8 mg tabletter, 100 stk. v.nr. 193904 (bilag 32)
-       catapresan tabletter 0,15 mg, 100 stk. v.nr. 090266 (bilag 13)
-       atrovent inhalationsaerosol 20 mkg/dosis, 300 doser v.nr. 549956 (bilag 16 og 28)
-       atrovent inhalationspulver 40 mkg, 100 kapsler v.nr. 375725 (bilag 27)
som producent skal angive det selskab der på det importerede produkts originale pakning,
respektive dennes indlægsseddel er angivet som producent af de i pakningen indlagte
produkter samt at manglende behørig angivelse heraf indebærer krænkelse af sagsøgernes
varemærker.
paranova har nedlagt følgende påstande:
overfor påstand 1 - 3 har paranova nedlagt påstand om frifindelse.
overfor påstand 4 er der nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af
et mindre beløb med tillæg af rente fra dommens afsigelse.
overfor påstand 5 har paranova nedlagt påstand om frifindelse i det omfang eksakt
producentangivelse ikke fremgår af de hjemkøbte udenlandske produkters emballage eller
indlægsseddel.
sagsøgte anerkender at sagsøgte med virkning senest fra domsafsigelsen ved markedsføring af
produkter hidrørende fra sagsøgerne, herunder de i sagsøgers påstand 5.2. nævnte produkter,
som producent skal angive det selskab der på det importerede produkts originale pakning, re-
spektive dennes indlægsseddel, præcist og utvetydigt er angivet som producent af de i
pakningen indlagte produk ter og i fald sådan præcis og utvetydigt produktangivelse ikke
forefindes da at anføre følgende produktbetegnelse: "producent: boehringer ingelheim".
sagens gang
boehringer er lægemiddelproducent hjemmehørende i tyskland. paranova er en dansk
virksomhed som parallelimporterer lægemidler.
sagen blev anlagt ved stævning modtaget i sø- og handelsretten den 1. juli 1992. boehringer
                                                - 5 -
nedlagde påstand om at paranova skulle anerkende at have gjort indgreb i boehringers
varemærkeret og tilpligtes at ophøre hermed. i boehringers replik af 3. november 1992 blev
nedlagt påstand om erstatning på 1.000.000 kr. boehringer opfordrede endvidere paranova til
at oplyse antallet af pakninger af berotec, berodual og catapresan som var importeret og
videresolgt efter ompakning med genanbringelse af mærkerne samt til at oplyse den opnåede
grossistpris. i paranovas duplik angav man som svar på opfordringen bl.a. at paranova ikke
kunne se, hvilken legitim interesse boehringer havde i oplysningerne om paranovas
omsætning.
i boehringers processkrift ii 2. december 1996 blev den nedlagte påstand om betaling af
erstatning på 1.000.000 kr. tillige omtalt som et vederlagskrav i henhold til varemærkelovens §
43.
i henhold til rettens beslutning af 22. oktober 1993 blev følgende spørgsmål forelagt for ef-
domstolen:
1. skal artikel 7, stk. 1, i rådets direktiv 89/104/eøf af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse
af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at en varemærkeindehaver,
der har bragt en vare i omsætning i en medlemsstat under et varemærke, ikke kan modsætte
sig, at en tredjemand importerer varen til en anden medlemsstat, for der at markedsføre varen
under samme varemærke, selvom denne tredjemand har forsynet varens indre emballage med
mærkater, hvorpå varemærket er genanbragt og udskiftet den oprindelige yderemballage med
en ny, hvorpå varemærket er genanbragt, med mindre artikel 7, stk. 2, finder anvendelse?
det fremhæves, at der ikke med spørgsmålet ønskes en stillingtagen til de tilfælde, hvor
traktatens artikel 36, 2. led, måtte retfærdiggøre ompakning og gen- anbringelse i
overensstemmelse med de i sag 102/77 fastlagte principper, men alene om artikel 7, stk. 1,
skal læses således, at den udover at fastslå princippet om varemærkeretlig konsumption inden
for ef også indebærer en generel indskrænkning i de i øvrigt varemærkeindehaveren
tilkommende beføjelser over for brug af varemærket, som varemærkeindehaveren ikke har
givet sit samtykke til.
2. under forudsætning af en bekræftende besvarelse af spørgsmål 1 ønskes oplyst, om nævnte
artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104/eøf efter implementering vil indebære, at domstolens
praksis som udviklet ved og i fortsættelse af nævnte sag 102/77 bliver af subsidiær betydning,
                                                  - 6 -
idet retten til ompakning primært vil være at afgøre ved anvendelse af nationale bestemmelser
svarende til artikel 7, stk. 2, i ovennævnte direktiv?
3. såfremt det lægges til grund, at artikel 7, stk. 1, i ovennævnte direktiv tilsigter at tillade
parallelimportøren at genanbringe varemærket, forespørges, om det efter artikel 7, stk. 2, må
anses som "skellig grund", at varen er ompakket?
specielt forespørges, om det gør nogen forskel, at der alene er tale om ompakning og
ommærkning af den ydre pakning frem for den indre?
4. i relation til undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 36, stk. 2, og på baggrund af
domstolens udtalelser i sag 102/177 ønskes oplyst, hvad der for et konkret produkt kan
betegnes som en opdeling af markedet, specielt hvilke kvalificerende omstændigheder der
indgår ved bedømmelsen af, om der for et konkret produkt i forbindelse med det af
varemærkeindehaveren anvendte salgssystem kan siges at foreligge en "kunstig opdeling" af
markederne mellem medlemsstaterne?
ef-domstolen afsagde dom den 11. juni 1996 i denne sag, der var forenet med sager mellem
bristol-myers squibb inc og bristol-myers danmark mod paranova og bayer aktiengesellschaft
og bayer danmark a/s mod paranova (c- 427/93, c-429/93 og c-436/93):
1) det forhold, at en varemærkeindehaver påberåber sig sin varemærkeret for at forhindre, at
en importør markedsfører et produkt, der er bragt i omsætning i en anden medlemsstat af
varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, i tilfælde hvor importøren har ompakket
produktet og genanbragt varemærket på det uden varemærkeindehaverens samtykke, skal
bedømmes efter den nationale varemærkeret i samspil med artikel 7 i rådets første direktiv
89/104/eøf af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om varemærker, som fortolket på baggrund af traktatens artikel 36.
2) artikel 7, stk. 1 i direktiv 89/104 er til hinder for, at en varemærkeindehaver, bortset fra
tilfælde omfattet af artikel 7, stk. 2, påberåber sig sin varemærkeret for at forhindre, at en
importør markedsfører et produkt, der er bragt i omsætning i en anden medlemsstat af
varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, også selv om importøren har ompakket
produktet og genanbragt varemærket på det uden varemærkeindehaverens samtykke.
                                                 - 7 -
3) artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at en varemærkeindehaver lovligt
kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når importøren har ompakket
lægemidlet og genanbragt varemærket på det, medmindre det
- godtgøres, at varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig
markedsføring af de ompakkede produkter under varemærket bidrager til en kunstig opdeling
af markederne mellem medlemsstaterne. dette er navnlig tilfældet, når indehaveren har
markedsført samme lægemiddel i forskellige emballager i forskellige medlemsstater, og den
ompakning, importøren har foretaget, dels er nødvendig for at markedsføre produktet i
importmedlemsstaten, dels er foretaget under sådanne forhold, at den ikke kan berøre
produktets originale tilstand. denne betingelse indebærer imidlertid ikke, at det skal godtgøres,
at varemærkeindehaveren har haft til hensigt at foretage en opdeling af markederne mellem
medlemsstaterne,
- det påvises, at ompakningen ikke kan berøre det i emballagen indeholdte produkts originale
tilstand. dette er navnlig tilfældet, når importøren kun har foretaget handlinger, der ikke
indebærer nogen risiko for berøring af den originale tilstand, f.eks. udtaget blisterkort, flasker,
hætteglas, ampuller eller aerosoler fra den originale ydre emballage og anbragt dem i en ny
ydre emballage, anbragt selvklæbende mærkater på produktets indre emballage eller indlagt
en ny indlægsseddel eller en tillægsartikel i emballagen. det tilkommer den nationale
retsinstans at efterprøve, at det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand ikke direkte
er blevet berørt, bl.a. som følge af, at det ompakkede produkts ydre eller indre emballage eller
en ny indlægsseddel ikke indeholder visse vigtige oplysninger eller indeholder urigtige
oplysninger, eller fordi en tillægsartikel, som importøren har indlagt i emballagen, og som er
bestemt til brug i forbindelse med benyttelsen eller doseringen af produktet, ikke er i
overensstemmelse med den af producenten forudsatte anvendelsesmåde eller dosering,
- det klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet,
og producentens navn klart angives, idet disse angivelser skal være trykt på en sådan måde, at
en person med en normal synsevne, der udviser en normal grad af opmærksomhed, er i stand
til at forstå den. endvidere skal det, i tilfælde hvor der indlægges en tillægsartikel, som ikke
hidrører fra varemærkeindehaveren, angives, hvorfra artiklen stammer, på en sådan måde at
ethvert indtryk af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig herfor, undgås. det er derimod ikke
nødvendigt at angive, at ompakningen er foretaget uden varemærkeindehaverens samtykke,
                                               - 8 -
- det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan være
skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. emballagen må således
ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdigt, og
- importøren, forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underretter
varemærkeindehaveren her- om og efter dennes anmodning leverer en prøve af det
ompakkede produkt.
af præmisserne anføres:
46. varemærkerettens genstand er ikke at tillade indehaverne at opdele de nationale markeder
og derved medvirke til at opretholde de prisforskelle, der kan være mellem medlemsstaterne.
det er, især på markedet for lægemidler, rigtigt, at sådanne prisforskelle kan skyldes forhold,
som varemærkeindehaverne ikke har nogen kontrol over, især forskellige bestemmelser i
medlemsstaterne vedrørende fastsættelse af maksimal- priser, avance for
lægemiddelgrossister og for apotekere eller størstebeløb for godtgørelse af lægemiddeludgifter i
henhold til sygesikringsordningerne. fordrejninger som følge af, at en medlemsstat har en
anden prisregulering, skal imidlertid afhjælpes ved foranstaltninger truffet af
fællesskabsmyndighederne og ikke ved, at en anden medlemsstat indfører foranstaltninger, der
er uforenelige med reglerne vedrørende varernes frie bevægelighed (jf. bl.a. winthrop-dom-
men. a.st., præmis 16 og 17.
...
48. heraf følger, at den ret, der indrømmes varemærkeindehaveren til at modsætte sig enhver
anvendelse af mærket, som kan forvanske oprindelsesgarantien forstået på denne måde, hører
til varemærkerettens særlige genstand, hvis beskyttelse kan begrunde fravigelser fra det
grundlæggende princip om frie varebevægelser (jf. hoffmann-la roche-dommen, a.st., præmis
7, og pfizer-dommen, a.st., præmis 9).
...
kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne
52. det må i denne henseende konstateres, at en varemærkeindehavers brug af
varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring under varemærket af produkter, der er
ompakket af en tredjemand, vil kunne bidrage til en opdeling af markederne mellem medlems-
                                               - 9 -
staterne, navnlig når varemærkeindehaveren har markedsført samme lægemiddel i forskellige
pakninger i forskellige medlemsstater, og produktet ikke i den tilstand, hvori det af
varemærkeindehaveren er markedsført i en medlemsstat, kan importeres og markedsføres af
en parallelimportør i en anden medlemsstat.
53. heraf følger, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig ompakning af produktet i en
ny ydre emballage, når den pakningsstørrelse, varemærkeindehaveren har benyttet i den
medlemsstat, hvor importøren har købt produktet, ikke kan markedsføres i import-
medlemsstaten, især som følge af bestemmelser, som kun tillader pakninger af en bestemt
størrelse, en national praksis for brug af bestemte pakningsstørrelser, sygeforsikringsregler,
hvorefter godtgørelse af udgifter til lægemidler afhænger af pakningsstørrelsen, eller en fast
ordinationspraksis baseret eksempelvis på anbefalinger vedrørende pakningsstørrelser fra
faglige sammenslutninger eller sygesikringsinstitutioner.
54. i denne forbindelse må præciseres, at det, når varemærkeindehaveren benytter flere
forskellige pakningsstørrelser i importmedlemsstaten i overensstemmelse med de regler eller
den praksis, som gælder dér, ikke er tilstrækkeligt at konstatere, at en af disse
pakningsstørrelser også markedsføres i eksportmedlemsstaten, for at fastslå, at en ompakning
af produktet er unødvendig. der vil således foreligge en opdeling af markederne, hvis
importøren kun kan markedsføre produktet på en begrænset del af markedet herfor.
55. varemærkeindehaveren kan derimod modsætte sig ompakning af produktet i en ny ydre
emballage, når importøren er i stand til at opnå en emballage, som kan markedsføres i
importmedlemsstaten, ved f.eks. at anbringe nye mærkater affattet på importmedlemsstatens
sprog på den originale ydre eller indre emballage, at tilføje en ny indlægsseddel på
importmedlemsstatens sprog, eller at udskifte en tillægsartikel, som ikke kan godkendes i
importmedlemsstaten, med en lignende artikel, som har en sådan godkendelse.
56. beføjelsen, der tilkommer indehaveren af en i en medlemsstat beskyttet varemærkeret, til
at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter under brug af varemærket, må kun
begrænses i det omfang, hvori den ompakning, importøren har foretaget, er nødvendig for at
markedsføre produktet i importmedlemsstaten.
57. det må endelig præciseres, at domstolens brug af udtrykket "kunstig opdeling af
markederne", i modsætning til, hvad sagsøgerne i hovedsagerne har gjort gældende, ikke
                                               - 10 -
indebærer, at importøren skal påvise, at varemærkeindehaveren ved at bringe samme produkt
i omsætning i forskellige medlemsstater i forskellige emballager har haft til hensigt at opdele
markederne mellem medlemsstaterne. ved at fremhæve, at der skal være tale om en kunstig
opdeling, har domstolen villet understrege, at indehaveren altid kan påberåbe sig sin
varemærkeret for at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter, når dette er
begrundet i nødvendigheden af at sikre varemærkets hovedfunktion, idet den heraf følgende
opdeling ikke i dette tilfælde kan betragtes som kunstig.
efter ef-domstolens dom anførte paranova ved skrivelse af 6. september 1996, at paranova
vedrørende atrovent, berodual, berotec, dixarit, effortil og mexitil i fremtiden ville
ophøre med at ompakke og genanbringe varemærket, når produkterne var indkøbt i samme
pakningsstørrelse som de skulle markedsføres i danmark, dvs. undlade én-til-én ompakning
med henvisning til ef-domstolens afgørelse i nærværende sag præmis 52-56.
paranova er senere på ny begyndt at ompakke én-til-én.
denne sag er begrænset til alene at vedrøre én-til-én ompakning. boehringer har i
påstandsdokumentet angivet:
"den af sagsøgerne foretagne begrænsning af påstandene for sø- og handelsretten til kun at
omfatte én-til-én ompakning er imidlertid ikke ensbetydende med en generel accept af, at
ompakning til anden størrelse end den, hvori produktet indkøbes med henblik på at opnå
samme pakningsstørrelse som den, sagsøgerne markedsfører i danmark, er nødvendig,
hverken generelt eller i relation til de af nærværende sag omhandlede produkter.
det forbeholdes herved, såfremt sø- og handelsrettens dom i nærværende sag måtte blive
appelleret til højestret eller ved efterfølgende selvstændigt sagsanlæg, at gøre gældende, at
også ompakning til anden størrelse er unødvendig og indebærer krænkelse af sagsøgernes
varemærker."
internationale forhold
i en engelsk kendelse om præjudiciel forelæggelse for ef-domstolen af 28. februar 2000 fra
high court of justice i sagen glaxo group mod dowelhurst and swingward (boehringer var
også part) anførtes i præmis 94 at det havde været umuligt at udlede en gennemgående linie i
                                                   - 11 -
de indsigelser som producenter af lægemidler fremsætter overfor parallelimportører, ud over at
producen-terne ønsker at gøre det så besværligt som muligt for parallelimportørerne. det
anføres videre i kendelsen at dette fremgik af den forklaring som mr. romhild, der er ansat hos
boehringer, afgav under sagen. han forklarede at man protesterer mod tillægsetikettering hvis
etiketten er for stor eller for lille, eller hvis den sidder på forsiden af æsken eller har det
forkerte udseende. man protesterer over at etiketterne ser uordentlige ud, og man protesterer
hvis importøren ompakker til nye æsker.
oberlandesgericht wien har ved kendelse af 19. november 1999 foretaget præjudiciel
forelæggelse for de europæiske fællesskabers domstol. det angives bl.a. i forelæggel-
seskendelsen (i oversættelse):
"...østrigske lægemiddelforbrugere er ikke vant til, at blive tilbudt lægemidler, som synligt er
bragt i omsætning i en anden (fremmedsproget) medlemsstat. dette forhold kan næppe heller
skjules ved at anbringe selvklæbende mærkater på varen, hvilket navnlig i det foreliggende
tilfælde bliver synligt ved en sammenligning af originalemballagen og den af sagsøgte anvendte
emballage."..."dertil kommer også, at sagsøgerne overhovedet ikke har fremført saglige
argumenter mod sagsøgtes adfærd, som for så vidt blot udgør et formelt indgreb i dennes
varemærkeret."..."der er nu meget, der taler for, at det forbud, som sagsøgeren har nedlagt
påstand om, ikke har andet formål end at forhindre sagsøgtes parallelimport eller i det mindste
gøre det væsentligt mindre lukrativt."..." lige netop når det drejer sig om lægemidler, kan man
gå ind for det synspunkt, at - i hvert tilfælde i en medlemsstat, hvor forbrugere er mistroiske
over for fremmedsprogligt præsenterede varer - sagsøgers varemærkes gode omdømme ved
en helt ny ompakning er bedre bibeholdt end ved delvis tilklæbning med etiketter, som kun
lader originalmærket eller eventuelt dele af den fremmedsproglige tekst synlig."...
den finske lægemiddelstyrelse meddelte den 24. september 1996 som svar på en skrivelse fra
paranova at den finske lægemiddelstyrelse ikke vil acceptere at dele af den ydre pakning på
medicin bliver dækket ved tillægs-etikettering. som begrundelse herfor blev det bl.a. angivet
at medicin udgør specielle produkter for hvilke der må stilles særlige krav af
sikkerhedsmæssige årsager. på baggrund af de finske regler er det i alle tilfælde nødvendigt for
parallelimportører at ompakke og genanbringe varemærket ved markedsføring af parallelim-
porterede produkter i finland.
den norske lægemiddelkontrol meddelte ved skrivelse af 16. februar 2000 som et svar på en
                                            - 12 -
forespørgsel fra paranova at statens legemiddelkontroll ønsker at de lægemidler som
omsættes i norge er pakket og mærket på en måde som betyder at brugeren føler sig tryg ved
brugen af produktet. parallelimporterede lægemidler som er på ført selvklæbende etiketter for
at dække den originale pakke kan gøre patienten usikker og i værste fald føre til at patienten
ikke benytter lægemidlet som foreskrevet af lægen.
sagens nærmere omstændigheder
af budgetanalyse af medicinområdet udarbejdet af finansministeriet, sundhedsministeriet,
indenrigsministeriet og amtsrådsforeningen fra 1990 fremgik bl.a. at det danske prisniveau var
det næsthøjeste i det daværende ef. vesttyskland havde højeste prisniveau, mens holland,
irland og england var nummer 3-5.
ompakning, tillægsetikettering og rudeetikettering
i denne dom anvendes betegnelsen ompakning til beskrivelse af den fremgangsmåde at
produktet (pakket i en indre emballage) udtages af den æske, hvori produktet oprindeligt er
markedsført, og placeres i en ny emballage med dansk tekst, andet udseende end
originalemballagen, fremhævet navn på parallelimportør, og genanbringelse af varemærket.
betegnelsen tillægsetikettering anvendes, når parallelimportøren placerer et antal
selvklæbende etiketter på den originale emballage hvori produktet er bragt på markedet af
varemærkeindehaveren for at overholde de nationale regler om mærkning af medicin.
betegnelsen rudeetikettering anvendes hvor parallelimportøren omhyller den originale
emballage på alle sider samt top og bund med en selvklæbende etiket. etiketten dækker
herved hele den originale æske - dog ikke den originale æskes varemærke (navnet på
produktet) som således ikke genanbringes ved rudeetikettering.
forsegling
parterne er enige om at nogle af de pakninger som boehringer markedsfører med produktet
atrovent inhalationsaerosol 20 mg/dosis 15 ml., 300 doser og berotec, in halationsaerosol 0,2
mg/dosis, 15 ml er forsynet med en forsegling som den endelige forbruger af medicinen skal
bryde for at åbne pakken.
                                            - 13 -
der har under sagen været fremlagt eksempler på, at andre parallelimportører, såvel danske
som udenlandske, åbner forseglede æsker for at lægge ny indlægsseddel i pakken og
markedsfører produkterne med tillægsetikketering uden at foretage fuldstændig ompakning
eller rudeetikettering.
paranova har fremlagt eksempler på at originale pakninger med forsegling er blevet beskadiget
ved åbning af forseglingen eller ved åbning gennem bunden af pakken.
mundstykkeforlænger
i belgien markedsfører boehringer produktet atrovent, inhalationsaerosol 20 mg/dosis 15 ml.,
300 doser med en mundstykkeforlænger som ikke er godkendt som medicinsk udstyr i
danmark. inhalatoren og mundstykket er på de belgiske æsker afbilledet på en af æskens
flapper. flappen ses når æsken åbnes. billedet viser hvorledes inhalatoren fungerer med
mundstykkeforlænger.
producentangivelse
der har under sagen været fremlagt emballage hidrørende fra boehringer markedsført i
forskellige europæiske lande. som producent er angivet:
boehringer ingelheim international gmbh,
boehringer ingelheim s.a,
boehringer ingelheim italia s.p.a,
boehringer ingelheim ltd.,
fabrikant: boehringer ingelheim kg
boehringer ingelheim international gmbh
director técnico: m. rovira boehringer ingelheim, s.a.
boehringer ingelheim, france,
boehringer ingelheim a/s,
paranovas omsætning
                                                - 14 -
paranova har oplyst at omsætningstal for årene 1992-1994 er bortkommet.
for årene 1995-1999 har paranova oplyst at omsætningen for samtlige de i sagen omhandlede
varemærker udgjorde 19.263.830 kr. heraf vedrørte 15.494.808 kr. produkter omfattet af
påstand 1.1-1.4, og 838.258 kr. vedrørte produkter omfattet af påstand 2.1-2.3. vedrørende
påstand 1.1 og 1.2 har paranova importeret en del af produkterne fra spanien hvor
pakningsstørrelsen er en anden end den hvori produktet markedsføres i danmark. omsætning
på 2.930.764 kr. vedrørte varemærker omfattet af påstand 3.
der foreligger ikke oplysninger om paranovas omsætning for 2000.
om produkterne og markedsføring heraf
paranova har i sit processkrift iii af 18. september 2000 oplyst følgende om hvorfra og i hvilke
pakningsformer paranova importerer de af påstand 1-3 omfattede produkter, samt hvorledes
disse markedsføres af boehringer i 15 forskellige lande. produkterne ompakkes af paranova én-
til-én hvis det ikke er angivet at disse fra visse lande ompakkes fra anden pakningsstørrelse
eller er markedsført med rudeetikettering. parterne er enige om at oplysningerne kan lægges
til grund for afgørelsen:
påstand 1.1: varenr. 091009 berodual inhalationsaerosol 15 ml/300 doser
paranova parallelimporterer produktet fra spanien i forhold til sagsøgernes varenumre 000323
berodual inhalationsaerosol 15 ml. emballagen på det fra spanien importerede produkt er
forseglet.
produktet markedsføres i 9 europæiske lande, herunder danmark. i 5 af staterne anvendes
varemærket berodual, mens det i belgien, italien og england markedsføres som duovent og i
frankrig som bronchodual. produktet markedsføres i størrelsen 15 ml. i danmark og 5 andre
lande, mens der i 3 lande anvendes 10 ml-pakninger. priserne varierer inden for de lande hvori
produktet markedsføres. det er 13,5% dyrere i italien end i danmark. danmark er produktet
201% dyrere end i grækenland. der er ikke givet oplysninger vedrørende spanien.
prisen i danmark for boehringers produkt berodual inhalationsaerosol 15 ml v.nr. 000323
                                               - 15 -
udgjorde fra 29. juli 1996 til 19. oktober 1998 ca. 95 kr. pr. 30. november 1998 faldt prisen til
lige under 90 kr. og var 9. august 2000 ca. 89,50 kr.
påstand 1.2 og 1.4: varenr. 121699 berodual inhalationspulver 100 stk.
produktet er af sagsøgte parallelimporteret fra grækenland i forhold til sagsøgernes varenr.
488007 berodual inhalationspulver 100 kapsler med inhalator og sagsøgernes varenr. 487934
berodual inhalationspulver 100 kapsler (refill).
produktet har været markedsført af paranova ompakket i ny emballage samt i ca. 15.000
eksemplarer i 1996 med rudeetiket i original pakning uden genanbringelse af varemærket.
sagsøgte ophørte med at markedsføre det omhandlede produkt den 11. januar 1999.
produktet markedsføres i danmark, grækenland og østrig under navnet berodual i 100 stk.
pakninger. prisen i danmark var hhv. 35% dyrere og 21% dyrere end i de to andre lande.
prisen i danmark for boehringers produkt berodual inhalationspulver 100 kapsler v.nr.
487934 udgjorde fra 29. juli 1996 til 6. april 1998 ca. 141 kr. den 24. august 1998 var prisen
faldet til ca. 107 kr. denne pris fortsatte indtil 1. november 1999. den 27. december 1999 var
prisen steget til ca. 114 kr., og 9. august 2000 var prisen steget til ca. 129 kr.
prisen for berodual inhalationspulver 100 kapsler v nr. 488007 udgjorde fra 27. juli 1996 til 1.
november 1999 170 kr. den 9. august 2000 var prisen steget til ca. 185 kr.
påstand 1.3: varenr. 176560 - berotec 200 inhalationsaerosol 0,2 mg/dosis 15
ml/300 doser
paranova har parallelimporteret produktet fra grækenland, belgien og italien i forhold til
sagsøgernes varenr. 558882 berotec 200 inhalationsaerosol 0,2 mg/dosis 200 doser. de
importerede pakninger har været forseglede. produktet er udgået den 6. marts 2000.
produktet markedsføres af boehringer i 12 europæiske lande, herunder danmark, under navnet
berotec, dog anvendes i italien navnet dosberotec. pakningsstørrelsen er i 9 af staterne
(herunder danmark) 200 doser. i holland, italien og grækenland anvendes pakningsstørrelsen
                                               - 16 -
300 doser. produktet er dyrere i danmark end samtlige øvrige lande, bortset fra østrig. det er
således 35% dyrere end i frankrig, 50% dyrere end i belgien og 93% dyrere i danmark end i
grækenland.
prisen i danmark for boehringers produkt berotec 200 inhalator 0,2 mg/dosis 200 doser
v.nr. 558882 har i perioden 27. juli 1996 til 1. november 1999 været konstant knap 36 kr.
påstand 2.1: varenummer 565051 persantin tabletter 100 mg 100 stk.
paranova har parallelimporteret produktet fra england i pakninger indeholdende 100 stk. og fra
spanien i pakninger indeholdende 50 stk. i forhold til sagsøgernes varenr. 049395 persantin
tabletter 100 mg 100 stk. produktet er udgået den 10. februar 1997.
boehringer markedsfører produktet i 5 europæiske lande, herunder i danmark, under navnet
persantin. pakningsstørrelsen i 3 af landene, herunder danmark, er 100 stk., men 50 stk. i
spanien og 84 stk. i england. produktet er dyrere i sverige og norge end i danmark, men hhv.
61% og 32% dyrere i danmark end i spanien og england.
prisen i danmark på boehringers produkt persantin 100 mg. 100 stk. v.nr. 049395 har i hele
perioden 27. juli 1996 til 9. august 2000 været 89,50 kr.
påstand 2.2: varenr. 102210 mexitil kapsler 200 mg 100 stk.
paranova har parallelimporteret fra england i pakninger indeholdende 100 stk. og fra italien i
pakninger indeholdende 40 stk. i forhold til sagsøgernes varenr. 037713 mexitil 200 mg. 100
stk. produktet er udgået den 8. marts 1999.
produktet markedsføres i 12 europæiske lande, herunder i danmark, under samme navn,
mexitil. som pakningsstørrelse anvendes i danmark og 6 andre lande 100 stk. og hhv. 30, 40
og 60 i de resterende 5 lande. produktet er dyrere i holland og i finland end i danmark, men
produktet er hhv. 27% og 22% dyrere i danmark end i italien og england, og produktet er
hhv. 113% og 131% dyrere i danmark end i spanien og england.
prisen i danmark for boehringers produkt mexitil kapsler 200 mg 100 stk., v.nr. 037713
udgjorde i hele perioden 29. juli 1996 til 9. august 2000 175 kr.
                                              - 17 -
påstand 2.3: varenr. 126367 dixarit tabletter 25 micg 100 stk.
paranova har parallelimporteret produktet fra belgien i pakninger indeholdende 100 stk. i
forhold til sagsøgernes varenr. 143610 catapresan tabletter 25 micg 100 stk. produktet er
udgået den 5. april 1999.
boehringer markedsfører produktet i 7 europæiske lande. i danmark og 3 andre lande
anvendes navnet catapresan, men i belgien, holland og england anvendes navnet dixarit. der
anvendes samme 100 stk. pakning i danmark og 4 andre lande, mens der anvendes hhv. 50
stk. og 112 stk. i holland og england. produktet er 16% dyrere i danmark end i belgien, men
billigere i danmark end holland og england.
prisen i danmark for boehringers produkt catapresan tab. 0,15 mg 100 stk. v.nr. 149484
udgjorde i perioden 29. juli 1996 til 19. oktober 1998 ca. 94 kr., men faldt til ca. 63 kr. i
perioden 30. november 1998 til 9. august 2000.
påstand 3: varenr. 549956 atrovent inhalationsaerosol 20 micg pr. dosis 300 doser
produktet er parallelimporteret fra belgien og spanien i forhold til sagsøgernes varenr. 152026
atrovent inhalationsaerosol 20 micg/dosis 300 doser. de fra belgien importerede produkter
indeholdt en i danmark ikke godkendt mundstykkeforlænger og herudover har de fra såvel
belgien som fra spanien importerede produkter været forseglede. produktet er udgået den 22.
februar 1999.
produktet markedsføres af boehringer i 15 europæiske lande, herunder danmark, under navnet
atrovent. der anvendes pakningsstørrelse 300 doser, bortset fra i frankrig, portugal og
england hvor pakningsstørrelsen er 200 doser. produktet er dyrere i sverige, finland og
england end i danmark, men er hhv. 23% og 97% dyrere i danmark end i belgien og spanien.
prisen i danmark for boehringers produkt atrovent inhalationsaerosoler 20 mg/dosis 300
doser v.nr. 152986 udgjorde i perioden 29. juli 1996 til 6. april 1998 64 kr. den 24. august
1998 var prisen faldet til 50 kr. den 27. december 1999 var prisen steget til 55 kr., og den 31.
august 2000 var prisen steget til 65 kr.
gallupundersøgelsen
                                            - 18 -
paranova har under sagen fremlagt en gallupundersøgelse foretaget på foranledning af
parallelimportørforeningen af lægemidler, som paranova er medlem af. undersøgelsen
vedrører "ompakkede og ometiketterede emballage æsker, apoteksundersøgelse 2000".
boehringer protesterede under sagens forberedelse mod fremlæggelse af undersøgelsen som
ensidigt indhentet erklæring uden bevisværdi. under et forberedende retsmøde den 11.
september 2000 frafaldt boehringer protesten, men angav at man forbeholdt sig under
domsforhandlingen at gøre gældende at bilaget er uden bevisværdi og derfor som sådan udtryk
for overflødig bevisførelse.
med undersøgelsen ønskede parallelimportørforeningen klarlagt hvilke holdninger der er til
ompakkede, henholdsvis ometiketterede lægemidler parallelimporteret til danmark fra andre
europæiske lande hos personer på apotekerne. på samtlige danske apoteker blev apotekeren,
informationsfarmaceuten og en farmakonom/apoteksassistent der arbejder i skranken
interviewet. undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews. der blev stillet følgende
spørgsmål:
"...
1. i hvilken form foretrækker du at sælge farmaceutiske produkter med oprindelse fra andre
lande inden for eu?
-i ometiketteret udenlandsk emballage
-ompakket i dansk emballage
-ved ikke
-begrundelser for præferencer
2. hvordan foretrækker patienter at købe farmaceutiske produkter med oprindelse fra eu?
-i ometiketteret udenlandsk emballage
-ompakket i dansk emballage
-ved ikke
-begrundelser for præferencer
3. hvis alle produkter med europæisk oprindelse var ompakket i stedet for ometiketteret ville
du så
-sælge mere?
-sælge mindre?
                                              - 19 -
-sælge det samme?
-ved ikke"?
undersøgelsen viste vedrørende spørgsmål 1 at 5,6% i alt af de adspurgte foretrak at sælge
ometiketterede lægemidler. 85,3% af de adspurgte foretrak at sælge ompakkede lægemidler,
mens 9,1% svarede "ved ikke".
vedrørende spørgsmål 2 viste undersøgelsen at 5,5% af de adspurgte mente at patienterne
foretrækker at købe ometiketteret medicin. 69,2% af de adspurgte mente at patienterne
foretrækker at købe ompakket medicin, mens 25,4% svarede "ved ikke".
svarene til spørgsmål 3 viste at 12,1% af de adspurgte mente at de ville sælge mere medicin
hvis alle produkter med europæisk oprindelse var ompakkede. 0,3% mente at de ville sælge
mindre, mens 80,1% mente at de ville sælge det samme. 7,5% svarede "ved ikke".
østrigsk undersøgelse
der har under sagen tillige været fremlagt en rapport udarbejdet af en østrigsk
universitetsprofessor dr. fritz karmasin der er fast antaget skønsmand ved en domstol.
undersøgelsen er benævnt (i oversættelse): demoskopisk erklæring om virkningen af
lægemiddelpakninger. en række læger, apotekere og brugere blev forevist 3 pakker: en
original fra varemærkeindehaveren, en parallelimporteret med tillægsetikettering og en
ompakket parallelimporteret æske. ved den tillægsetiketterede var den spontane reaktion bl.a.
at pakken så ufærdig ud, useriøs, uoverskuelig og efterfølgende manipuleret. den ompakkede
pakke blev beskrevet af de adspurgte som overskuelig, moderne, klar udformning mv.
forklaring
finn mølgaard har bl.a. forklaret at han er informationschef hos boehringer. han var været
ansat i 30 år, i de fleste af årene som medicinsk chef.
beroudual som er boehringers største produkt i danmark, anvendes mod rygerlunger, berotec
anvendes mod astma i bronkierne. begge produkter er inhalationsaerosoler. berodual hjælper
mod symptomerne ved rygerlunger. berotec anvendes ved akutte astma-anfald.
                                                - 20 -
det er ikke vidnets opfattelse at det ville virke hæmmende på paranovas adgang til markedet
hvis den mund stykkeforlænger som berodual-inhalationsaerosollen sælges med i belgien,
fjernes uden at ompakke produktet. f.eks. kunne man blot fylde pakken ud med et paprør
hvilket også kendes fra andre produkter hvis man ikke bryder sig om at pakken rasler lidt.
mundstykkeforlængeren, kaldet en spacer, skal sørge for at præparatet får et bedre flow ved
inhalation således at medicinen ikke rammer inde i mundhulen, men når helt ned til
bronkierne. spaceren sælges separat i danmark i en bedre kvalitet end den som ligger i
pakken i belgien. men den belgiske spacer ville sandsynligvis kunne godkendes i danmark.
persantin anvendes mod apopleksi svarende til anvendel- sen af hjertemagnyl, mens mexitil
anvendes mod hjertearytmi. catapresan/dixarit anvendes mod migræne og hedestigninger.
atrovent anvendes ligeledes mod rygerlunger.
om produkterne i almindelighed kan det siges at det er vigtigt at patienten har tiltro til
produktet, og at det tages i overensstemmelse med lægens anvisninger, det der i fagsproget
kaldes compliance.
det er boehringers opfattelse at parallelimportørerne muligheder for at komme ind på
markedet ikke er afhængig af om der kan foretages ompakning. det er muligt at de kunne
sælge mere hvis de fik lov til at ompakke. faktisk mener vidnet at orifarm, som ikke ompakker
én-til-én, klarer sig bedre efter de er holdt op med at ompakke produkterne.
der kan i de forskellige lande hvor boehringer markedsfører sine produkter, være forskellige
krav til paknin- gernes udformning. boehringer har også mange underleverandører. det kan
også være tillidsvækkende for forbrugeren at en forsegling brydes når pakken lukkes op. dette
er begrundelsen for at nogle produkter markedsføres i pakninger med perforering.
hvis man giver et produkt i lovlig mærkevarelicens, vil der typisk skulle svares omkring 40-
45% af prisen i li cens. vidnet kan ikke forestille sig at licens kunne være på 1%. ingen af de i
sagen omhandlede produkter har været givet i licens.
formålet med mærkningsreglerne er bl.a. at give patienten sikkerhed bl.a. ved oplysning om
bivirkninger, men det er ikke vidnets opfattelse at mærkningsreglerne er indført for at sikre høj
grad af compliance hos patienterne.
                                               - 21 -
boehringer er interesseret i at parallelimporterede varer sælges i æsker der er ændret så lidt
som muligt i forhold til de originale for at beskytte varemærkeretten. tillægsettikettering skal
kun anvendes når det er nødvendigt at sætte dansk tekst på. dette betyder også at man ikke
ønsker at hvide flader dækkes. æsken er en del af det originale produkt. hvis en æske er forsy-
net med udenlandsk varenummer, bør dette dækkes med et dansk varenummer.
procedure
boehringer har til støtte for de nedlagte påstande gjort gældende at det er ulovligt for
paranova at foretage én- til-én ompakning og rudeetiketompakning, og at sådan ompakning
derfor skal forbydes. både ef-domstolens praksis og national praksis viser at én-til-én
ompakning ikke er tilladt, senest ved sø- og handelsrettens dom af 10. a- pril 2001 i sagen h
163/92 bristol-myers squibb mod paranova. det blev her fastslået at ompakning af parallel-
importerede lægemidler der markedsføres i samme pakningsstørrelse i eksportlandet som i
importlandet med genanbringelse af producentens varemærke i almindelighed ikke er
nødvendig og dermed ikke tilladt. der blev ved dommen alene lagt vægt på
nødvendighedsbetingelsen som således er eneste kriterium for hvornår ompakning er tilladt.
boehringer gør ikke indsigelse imod at parallelimport generelt er lovligt. det blev oprindelig
fastslået i hofmann la roche-dommen fra ef-domstolen, dom af 23. maj 1978 (sag e 102/78).
ompakning af lægemidler er tilladt i det omfang det er objektivt nødvendigt for at sikre
importøren effektiv adgang til markedet i importmedlemsstaten. nødvendighedsbetingelsen er
ikke opfyldt såfremt udskiftning af mærket udelukkende kan forklares med at parallelimpor-
tøren søger en kommerciel fordel, jf. ef-domstolens dom af 12. oktober 1999 (sag c 379/97),
pharmacia & upjohn, præmis 39-43.
det er ikke nødvendigt for paranova at foretage fuldstændig ompakning med genanbringelse af
boehringers varermærker når produkterne er indkøbt eller kunne være indkøbt i samme
pakningsstørrelse, hvori de markedsføres i danmark (én-til-én ompakning) hvorfor boehringer
kan modsætte sig en sådan ompakning, jf. u 1999.952 h og u 1999.1679 h samt kendelse af
5. september 1996 fra østre landsret (sag b 3007/95, 10. afd.).
efter udenlandsk praksis er det heller ikke tilladt at ompakke parallelimporterede lægemidler
                                                - 22 -
én-til-én, jf. dom fra asker og bærum herredsrett af 22. marts 2001.
gallupundersøgelsen dokumenterer ikke at paranova ikke har generel adgang til markedet
uden ompakning af produkterne og genanbringelse af varemærkerne. en vis skepsis overfor
tillægsetikettering viser ikke at der ikke er adgang til markedet. det forhold at ompakkede
varer måske ville sælge lidt bedre, er ikke tilstrækkelig begrundelse for at tillade ompakning,
da kommerciel interesse alene ikke er tilstrækkelig, jf. ef-domstolens dom af 12. oktober 1999
(sag c 379/97), pharmacia & upjohn mod paranova. undersøgelsen viser også ved besvarelsen
af spørgsmål 3 at ca. 80% af de adspurgte mente at de ville sælge det samme selv om al
medicin var ompakket.
undersøgelsen har endvidere ringe bevisværdi, da den er ensidigt indhentet af
parallelimportørforeningen som paranova er medlem af. boehringer eller andre producenter har
ikke haft lejlighed til at gøre deres indflydelse gældende overfor udformningen af
undersøgelsen. i sø- og handelsrettens dom af 10. april 2001 var undersøgelsen ikke
tilstrækkeligt bevis for manglende effektiv adgang til markedet. højesteret har ved kendelse af
6. februar 2001 besluttet ikke at tillade fremlæggelse af samme undersøgelse i en anden sag.
undersøgelsen viser ikke at der skulle være risiko for manglende compliance ved
tillægsetiketterede produktersom det er gjort gældende af paranova. det er apotekernes
opgave at vejlede patienterne. at der måske skal forklares lidt mere, kan ikke føre til at
ompakning tillades. danske forbrugere er vant til parallelimporterede produkter med
tillægsetikettering og dansk indlægsseddel. af ef-domstolens dom af 31. oktober 1974 sterling
drug, (sag 15/74), saml. 1974 s. 1147, følger at alene hensynet til varernes frie bevægelighed
kan føre til brud på varemærkeretten. hensynet til patienterne kan derfor ikke føre til, at
ompakning skal tillades.
hvis der alene skulle tages hensyn til patienterne, ville parallelimport slet ikke skulle tillades,
for parallelimport øger risikoen for fejl, herunder risikoen for forfalskede varer. jo mere varerne
udtages af pakkerne, desto større er risikoen for fejl. mulighederne for at spore
fejlproduktioner mistes ved fuldstændig ompakning. endelig er det myndighedernes opgave at
varetage patienthensyn.
på baggrund af det anførte om patienthensyn har paranova ikke ret til at krænke boehringers
varemærkeret til de i sagen omhandlede varemærker ved at ompakke produkterne med
                                                - 23 -
genanbringelse af varemærkerne.
parallelimportører har en stærk stilling på det danske medicinmarked. de danske
receptudleveringsregler favoriserer parallelimportørerne. alene dette forhold dokumenterer at
paranova har effektiv adgang til markedet, jf. bekendtgørelse om recepter nr. 308 af 6. maj
1997 § 26 hvorefter apotekeren skal orientere kunden såfremt ordinationen omfatter såvel
direkte forhandlede som parallelimporterede lægemidler, om at der er mulighed for at vælge
mellem lægemidlerne og om prisforskellen. endvide re henvises til § 36 der bl.a. bestemmer at
apotekeren skal udlevere det billigeste lægemiddel som er synonymt eller terapeutisk identisk
(direkte forhandlet eller parallelimporteret), med det ordinerede lægemiddel.
det afgørende ved vurderingen af nærværende sag er paranovas effektive adgang til det
danske medicinmarked. af denne grund kan hverken skrivelserne fra de finske og norske
lægemiddelmyndigheder eller den østrigske undersøgelse, udført for eurim-pharm der også er
parallelimportør, tillægges betydning.
én-til-én ompakning skal forbydes, da det ikke er nødvendigt for paranovas adgang til
markedet. ved én-til-én ompakning vil paranova kunne opbygge sin egen branding for
producenternes varemærker hvilket boehringer som indehaver af varemærkeretten ikke er
forpligtet til at tåle, jf. sø- og handelsrettens dom af 20. januar 2000 (sag h 63/96) astra mod
orifarm, og østre landsrets kendelse af 14. januar 2000 (sag b 2698/97 og b 1957/98) ucb
mod orifarm.
paranovas indsigelse om at det er bedre for boehringers varemærkeret hvis
parallelimporterede produkter sælges i ny emballage i stedet for overklistrede originale pak-
ninger, er barok. det er op til varemærkeindehaveren at gøre sig disse overvejelser. dette
stemmer med kommissionens opfattelse, jf. kommissionens indlæg af 9. marts 2000
vedrørende den østrigske forelæggelse, pkt. 31. kommissionen anfører tillige at det synes
tvivlsomt om forelæggelsesrettens overvejelser om bedømmelsen af det indtryk,
tillægsetiketterede produkter kan give, er af betydning. på baggrund af kommissionens indlæg
er det ikke sandsynligt at ef-domstolen vil ændre praksis som følge af den engelske og østrig-
ske forespørgsel. ifølge hidtidig praksis er én-til-én ompakning ikke nødvendig og derfor skal
det forbydes.
paranova har ikke dokumenteret at det er umuligt eller så besværligt at åbne forseglede æsker
                                              - 24 -
for at lægge dansk indlægsseddel i, at det er nødvendigt at foretage fuldstændig ompakning.
bevis herfor kunne have været ført ved oplysninger om uforholdsmæssige omkostninger ved
åbning af sådanne æsker eller uforholdsmæssig stor spildprocent. alene det forhold at der kan
forevises ødelagte pakker, er ikke tilstrækkeligt til at dokumentere nødvendigheden af
fuldstændig ompakning. andre parallelimportører har kunnet åbne pakkerne og indlægge ny
indlægsseddel og markedsføre dem med tillægsetikettering. rent samfundsøkonomisk er
fuldstændig ompakning uhensigtsmæssig på grund af spild af emballage.
det forhold at en del af boehringers produkter sælges i forseglede pakker, kan derfor ikke føre
til at en fuldstændig ompakning af produkterne én-til-én tillades.
indsigelsen om at berotec og atrovent i belgien markedsføres med en mundstykkeforlænger
som ikke er tilladt i danmark, og som derfor skal fjernes, blev først fremsat i processkrift af 18.
september 2000. det forhold at pakken fremtræder lidt mindre fiks fordi den kan synes for stor
efter fjernelse af mundstykkeforlængeren, eller fordi den rasler, dokumenterer ikke at
parallelimportøren ikke har effektiv adgang til markedet. problemet kunne løses ved at lægge
noget fyld i pakken og sætte en etiket over tegningen på flappen.
rudeompakning svarer i realiteten til fuldstændig én- til-én ompakning. i ef-domstolens dom
af 11. juli 1996 eurim-pharm (sag c 71+72+73/94) blev rudeompakning og fuldstændig
ompakning også sidestillet, jf. præmis 12 og 38-39.
ved omhylning af hele pakken med undtagelse af produktets navn, varemærket, har
parallelimportøren mulighed for at give producentens produkter og varemærker paral-
lelimportørens farveholdning mv. enhver ændring af den originale pakning skal være så
nænsom og så lidet indgribende som muligt, dette gælder også for etiketteringen. ru-
deompakning går videre end nødvendigt for at kunne bringe produkterne lovligt på markedet
og opnå en effektiv adgang til det.
efter ef-domstolens praksis er det ikke tilladt at an vende tillægsetikettering til at fremme eget
mærke, co- branding. paranova skal tage midler i brug som gør parallelhandlen gennemførlig,
men samtidig mindst muligt gør indgreb i varemærkerettens særlige genstand, jf. ef-
domstolens dom af 11. november 1997, loendersloot mod ballantine, præmis 46 (sag 349/95).
jf. også ef-domstolens dom af 11. juli 1996 vedrørende nærværende sag (forenede sager
c427+429+436/97), præmis 55 og 56, hvorefter boehringer kan modsætte sig ompakning af
                                               - 25 -
produktet i en ny ydre emballage når paranova er i stand til at opnå en emballage som kan
markedsføres i danmark f.eks. ved at anbringe mærkater på den originale emballage.
paranova er forpligtet til at handle på en måde der er loyal i forhold til varemærkeindehaveren,
boehringers, legitime interesser, jf. ef-domstolens dom af 23. februar 1999 bmw, præmis 52
(sag c 63/97).
da rudeetikettering er mere vidtgående end nødvendigt og giver paranova uretmæssig
mulighed for at markedsføre sit navn på produkter skal rudetikettering forbydes, jf. sø- og
handelsrettens dom af 22. december 1997 (sag v 130/96).
boehringers vederlagskrav støttes på varemærkelovens § 43, stk. 1, subsidiært stk. 2. selvom
der ikke nedlægges påstand om erstatning, skal der ved vurderingen af vederlagets størrelse
tages hensyn til den varemærkeødelæggelse som ompakningen har forårsaget siden
1991/1992.
da paranova har været bekendt med de faktiske forhold omkring boehringers varemærkeret,
må varemærkekrænkelsen karakteriseres som forsætlig eller uagtsom, hvorfor boehringer har
krav på vederlag i henhold til varemærkelovens § 43, stk. 1. jf. betænkning om nordisk
patentlovgivning 1963:6, side 334, venstre spalte forneden. fejlbedømmelse af retstilstanden
virker ikke diskulperende, heller ikke hvor retstilstanden kan have været tvivlsom.
det forhold at boehringer oprindeligt har bragt de importerede varer på markedet og derved
fået den fortjeneste som der er ved alle produkter som bringes på mar kedet i det pågældende
land, betyder ikke noget i forhold til vurderingen af vederlagets størrelse. vederlagskravet
udgør betaling for uberettiget brug af boehringers varemærkeret og ikke et krav om erstatning
af fortjeneste.
kravet blev oprindeligt betegnet som et erstatningskrav, men fra 1996 er kravet af boehringer
omtalt som vederlagskrav. det anvendte ord bør ikke have afgørende betydning.
vederlagskravet bør fastsættes i størrelsesordenen 5-15% af omsætningen i overensstemmelse
med tidligere praksis. 1% er for lidt, da sagen vedrører veletablerede og værdifulde
varemærker som paranova har tilegnet sig, mens boehringer har afholdt udgifterne til
markedsføringen. et vederlagskrav på 1% vil ikke virke præventivt mod andre
varemærkekrænkelser.
                                             - 26 -
grundlaget for vederlagskravets beregning er paranovas egne oplysninger om omsætning mv.
det må bevismæssigt komme paranova til skade at oplysningerne er fremkommet relativt sent
i forløbet og med forbehold. endvidere må det komme paranova til skade at der ikke kan
oplyses omsætningstal for perioden 1991-1994. til de oplyste beløb må lægges et skønnet
omsætningsbeløb for 2000.
boehringer skal have medhold i sin påstand om korrekt angivelse af producent på
parallelimporterede produkter. dette krav er i overensstemmelse med ef-domstolens dom
i nærværende sag præmis 74. det kræves at det klart er angivet på den ydre emballage hvem
der har fremstillet produktet, da producenten kan have en interesse i at forbrugeren eller den
endelige bruger ikke bibringes opfattelsen af at importøren er indehaver af varemærket, og at
produktet er fremstillet under importørens kontrol. jf. tillige dom af 11. december 1996 fra sø-
og handelsretten (h 283/92 og h 196/93) side 46.
det er misvisende hvis paranova alene anfører boehringer ingelheim som producent.
boehringer ingelheim er et varemærke - ikke en producent. hvis der ikke er angivet den reelle
producent som angivet på de originale pakker og indlægssedler, kan det give problemer med
sporbarheden. på boehringers originale pakker angives det fysiske selskab som har produceret
produktet. det forekommer ofte at dette er en licenstager hvis navn i så fald skal anføres af
paranova. det forhold at boehringer ingel- heim-navnet er påtrykt den originale pakning for at
"brande" produktet, giver ikke paranova ret til at anvende navnet som producentangivelse.
for at overholde krav om producentangivelse, vil boehringers originale produkter altid være
forsynet med producentangivelse, jf. rådets direktiv 92/27 af 31. marts 1992, art. 7a, sidste
pind, hvorefter indlægssedlen skal indeholde oplysninger om navn og adresse på indehaveren
af markedsføringstilladelsen samt på fremstilleren. de dan-ske regler er i overensstemmelse
hermed, jf. bekendtgø-relse nr. 314 af 18. maj 1993, kapitel 4.
ved tilkendelse af renter skal der tages hensyn til at paranova siden 1991-1992 har haft
løbende indtægter fra salg af ulovlige pakker med boehringers varemærker. derfor har
boehringer krav på renter fra sagens anlæg 4. november 1992. subsidiært skal der tilkendes
renter fra 2. december 1996, hvor kravet omtales som vederlagskrav i sagsøgernes
processkrift ii.
                                                 - 27 -
boehringers påstande har i alt væsentligt været ens igennem hele sagen, idet der dog er
foretaget en vis tilretning i overensstemmelse med den udviklede praksis inden for området.
ved tilkendelse af sagsomkostninger skal det tillægges betydning, at sagen har været forelagt
for ef-domstolen.
paranova har til støtte for de nedlagte påstande gjort gældende at boehringers varemærkeret
til de i sagen omhandlede produkter skal vige af hensyn til varernes frie bevægelighed inden
for eu, jf. ef-traktatens art. 28, jf. art. 30. dette er begrundelsen for at paranova har ret til at
parallelimportere og markedsføre produkterne.
det fremgår af en meddelelse fra kommissionen "vedrørende parallelimport af medicinske
specialiteter for hvilke der allerede foreligger markedsføringstilladelse", at den lovgivning som
af medlemsstaterne anvendes på parallelimport af lægemidler skal være strengt nødvendig ud
fra et sundhedsmæssigt synspunkt og hindre samhandlen mindst muligt.
ved vurderingen af om ompakning bør tillades også i én- til-én tilfældene, skal der lægges
afgørende vægt på sundheden og mindre vægt på varemærkerettigheder. jf. ef-domstolens
dom af 20. maj 1976 pijper (sag c 104/76) hvorefter en national lovgivning eller praksis har
eller kan have restriktiv virkning på import af farmaceutiske produkter og kun er forenelig med
traktaten for så vidt den er nødvendig for en effektiv beskyttelse af menneskers liv og
sundhed.
paranova ønsker at benytte reglerne om de frie varebevægelser på en måde som ikke sætter
patienternes sikkerhed over styr. da en fuldstændig ompakket vare sikrer imod at patienterne
bliver forvirrede eller utrygge ved produktet, skal ompakning og rudeetikettering tillades
vedrørende de produkter der er omhandlet af nærværende sag.
det er ubestridt og ubestrideligt at parallelimport generelt er tilladt. spørgsmålet er alene
hvordan emballagen skal se ud på parallelimporteret medicin.
boehringer har hverken gjort gældende eller dokumenteret, at paranovas ompakning skader
varemærket eller dets omdømme, eller at boehringer har lidt tab pga. ompakningen. det er
heller ikke gjort gældende at ompakning tilsidesætter oprindelsesfunktionen. sagen føres kun
for at bevare regional prisdifferenciering. men det er ikke varemærkerettens formål at tillade
                                               - 28 -
varemærkeindehaverne at opdele nationale markeder og derved medvirke til at opretholde
prisforskelle mellem medlemsstaterne, jf. ef- domstolens dom i nærværende sag, præmis 46.
boehringer kan ikke få medhold i påstand 1-3 således som disse er formulerede, da de ikke
tager hensyn til om produkterne kan indkøbes i eksportmedlemsstaten i samme størrelse som
de markedsføres i i danmark. da der kan være faktiske forhold som gør at visse
pakningsstørrelser vel findes, men ikke kan indkøbes, f.eks. fordi den kun er tilgængelig på et
sygehusapotek, skal retten ved afgørelsen alene tage hensyn til pakningsstørrelser ved
paranovas oplysninger om faktiske indkøb.
de tilfælde som anføres i dommen i nærværende sag fra ef-domstolen, præmis 52-53, er ikke
en udtømmende opregning af tilfælde hvor ompakning er tilladt. ompakning er nødvendig når
objektive grunde godtgør nødvendighed, og importøren som følge heraf ikke har effektiv
adgang til markedet uden ompakning. angivelsen i pharmacia upjohn- dommen af at en
kommerciel fordel ikke er tilstrækkelig til opfyldelse af nødvendighedskriteriet, kan ikke til-
lægges den vidtgående betydning som sagsøgernes holdning er udtryk for. enhver
markedsføring er udtryk for en kommerciel interesse. paranova angiver i øvrigt også pa-
tienthensyn som begrundelse for nødvendigheden af ompakning og dette kan ikke rubriceres
som alene kommercielt.
både lægemidlet og parallelimportøren skal godkendes før et parallelimporteret lægemiddel kan
markedsføres i danmark, jf. sundhedsstyrelsens vejledning nr. 43 af 28. marts 2000 om
parallelimport. det fremgår af vejledningens pkt. 2.5 at det er tilladt at overklæbe udenlandsk
pakningsmateriale med dansk etiket. der stilles krav om at teksten på emballagen er let
læselig af hensyn til patienterne. de danske lægemiddelregler stiller en lang række krav til for
at parallelimporterede lægemidler kan bringes på markedet ud fra hensynet til patienterne.
disse krav opfyldes bedst ved at forsyne produktet med en ny ydre dansksproget pakning uden
forstyrrende udenlandsk tekst og adskillige påklæbede etiketter.
i dommen afsagt den 11. december 1996 af sø- og handelsretten (astra mod paranova, h
283+196/93) hvor paranova blev frifundet, var patienthensyn nævnt under vidnefor-
klaringerne. højesterets afgørelse i sagen (dom afsagt den 2. juli 1999 i sagen i 545/1996) er
konkret begrun det. der henvistes til at det ikke var bevist at det var nødvendigt at ompakke
de produkter som sagen vedrørte. afgørelsen viser ikke at én-til-én ompakning aldrig kan være
tilladt. emballagen i nævnte sag var ikke forseglet.
                                                  - 29 -
skrivelserne fra de finske og norske lægemiddelmyndigheder viser at disse landes myndigheder
ikke føler sig forpligtet af ef-praksis til at tillade salg af tillægsetiketteret medicin.
det fremgår af den østrigske forelæggelseskendelse at varemærkeindehaveren ikke havde
godtgjort at der var sket nogen skade på varemærkeretten. den østrigske dom- stol var af den
opfattelse at tillægsetikettering kan skade parallelimportørens adgang til markedet. dette un-
derstøttes af undersøgelsen foretaget af eurim-pharm. den engelske forelæggelseskendelse
viser også at der er substantiel modstand mod tillægsetiketterede produkter og mod brug af
varemærkeretten til uvedkommende formål.
dette støttes også af gallupundersøgelsen som viser at ca. 85% af apotekerne ikke kan
acceptere tillægsetikettering, da det skaber utryghed hos forbrugerne. finn mølgaard
forklarede netop at patienternes tryghed har stor betydning for de produkter som nærværende
sag handler om. de produkter som blev behandlet i sø- og handelsrettens dom af 10. april
2001 (bristol-myers squibb mod paranova) adskiller sig fra produkterne i denne sag, idet
pågældende sag vedrørte produkter til hospitalsbrug. produkterne omfattet af denne sag
sælges direkte til patienterne på apotek hvorfor der må stilles højere krav til emballagens
udseende, for at patienterne kan have tillid til produktet. dette følger af ef-domstolens dom i
nærværende sag, præmis 77.
forsegling anvendes ifølge finn mølgaard pga. patientsikkerhed. men de danske regler om
indlægssedler kræver at pakningen åbnes. derved vil pakken uvægerligt blive beskadiget. i de
tilfælde hvor de importerede pakker er forseglede, er det derfor nødvendigt at ompakke
produkterne før de bringes på markedet i danmark.
mundstykkeforlængeren skal ubestridt fjernes fra visse pakker med berotec og atrovent
inhalationsaerosol. patienten vil herefter kunne få en fornemmelse af, at der mangler noget i
pakken. patienten kan blive i tvivl om der mangler noget som skulle indgå i behandlingen, og
æsken vil komme til at rasle.
boehringer har hverken gjort gældende eller dokumenteret at rudeetiketten på berodual
inhalationspulver skader varemærket eller dets omdømme, eller at man har lidt tab. boehringer
kan ikke give konkrete anvisninger på, efter hvilke retningslinier man ønsker tillægsetikette-
ringen foretaget. de importerede pakker kan ikke markedsføres i danmark med det originale
                                              - 30 -
udseende pga. de danske lægemiddelregler. en vis tillægsetikettering er derfor nødvendig.
boehringer har ikke gjort indsigelse mod etikettens design. anbringendet om co-branding er
først fremsat under domsforhandlingen og bør som følge heraf ikke tages i betragtning ved
sagens afgørelse. da varemærket ikke genanbringes ved rudeetikettering, krænker dette ikke
boehringers varemærkeret.
ef-domstolens dom af 11. juli 1996, eurim-pharm (sag c 71+72+73/94 saml. side 3603),
vedrørte et tilfælde hvor pakningerne ikke var pæne nok og derfor skadede varemærket. dette
er ikke gjort gældende i nærværende sag.
i henhold til de danske lægemiddelregler skal der gives nye oplysninger på æskerne til
patienterne. det betyder, at det er nødvendigt at ometikettere, jf. princippet i ef-domstolens
dom af 11. november 1997, loendersloot mod ballantine, (sag c 349/95, præmis 45) hvor det
anføres, at hvis angivelserne på de originale etiketter er til hinder for at sælge de pågældende
produkter i bestemmelsesstaten fordi angivelserne ikke er i overensstemmelse med reglerne i
bestemmelsesstaten, er ometikettering nødvendig for at afsætte produktet i medlemsstaten.
hvis hverken én-til-én ompakning med genanbringelse af varemærket eller rudeetikettering
uden genanbringelse af det oprindelige varemærke tillades, vil parallelimportø rerne altid kunne
blive mødt med at etiketterne burde have været mindre og placeret anderledes. det er ikke
kun parallelimportørerne, men også patienterne der kommer til at lide tab såfremt
parallelimport bliver reelt umulig da priserne vil stige igen.
når retten skal vurdere samtlige momenter som taler for fuldstændig ompakning af
produkterne, hensynet til at patienterne ikke skal blive forvirrede af omfattende
tillægsetikettering og æsker med udenlandsk tekst, som i visse tilfælde yderligere er anbrudte
og/eller med manglende indhold efter at noget er fjernet fra den originale æske og af hensyn til
prisniveauet, må det karakteriseres som nødvendigt at de samtlige de i sagen omhandlede
produkter tillades ompakket ved én-til-én ompakning og rudeetikettering.
det skal også tages i betragtning at der på markedet findes fuldstændigt ompakkede
produkter, idet der foretages ompakning fra anden pakningsstørrelse.
det fremgår af ef-domstolens dom i nærværende sag, præmis 74, at producentens navn skal
fremgå ved salg af parallelimporteret medicin. der kan ikke herudfra stilles krav om angivelse
                                              - 31 -
af, hvem der har fremstillet medicinen. det er tilstrækkeligt at anføre boehringer ingelheim
som producent. man skal blot vide hvem der skal rettes henvendelse til i tilfælde af fejl og
mangler. mulighed for fejlfinding skal ikke indgå i vurderingen af om det er tilstrækkeligt at
anføre boehringer ingelheim som producent, da reglerne om batchnr. sikrer at produktionssted
kan findes. da de originale pakker undertiden har angivelse af den licenstager som har produ-
ceret produktet, ville en oplysning om denne som producent ikke give forbrugerne den
oplysning som det var ef- domstolens hensigt at give. en sådan licenstager vil formentlig blive
opfattet som fremstiller for paranova.
da boehringer efter egne oplysninger ikke har lidt skade ved de foretagne ompakninger og
rudeetikettering, er der ikke grundlag for at tilkende noget vederlag.
såfremt retten kommer frem til at boehringer skal tilkendes vederlag, er der ikke grundlag for
at tilkende vederlag i henhold til varemærkelovens § 43, stk. 1, idet der hverken foreligger
forsætlig eller uagtsom krænkelse. i sø- og handelsrettens dommen af 20. januar 2000 (v
63/96, astra mod orifarm) blev astra tilkendt et skønsmæssigt vederlag svarende til 1,92% af
omsætningen efter varemærkelovens § 43, stk. 2. retten bør i givet fald tilkende samme
størrelse vederlag i nærværende sag. ompakning af lægemidler omfattet af en varemærkeret
kan ikke sammenlignes med patentrettigheder, da der ikke er tale om produktion i strid med
en rettighed, hvorfor der ikke kan drages slutninger herfra.
et eventuelt vederlag skal være mindre end påstået af boehringer. sø- og handelsrettens dom
af 22. december 1997 (v 130/96 boehringer mod orifarm) kan ikke tillægges betydning ved
vurderingen af størrelsen af vederlaget, da det er en "allerede fordi-afgørelse" om pakkernes
udseende.
i østre landsrets dom af 23. marts 1999 (b 3218/95 løvens kemiske fabrik mod paranova)
blev parternes krav imod hinanden udlignet, hvilket svarede til et vederlag på omkring 3-5%.
sø- og handelsretten fastsatte ved dom af 23. november 1999 (v 125/97 eli lilly mod
paranova) vederlaget til 10.000 kr.
boehringer skal tidligst have et evt. vederlagskrav forrentet fra dommens afsigelse, da sagen
har skiftet karakter undervejs. der kan tidligst blive tale om forrentning fra den 16. maj 2000
hvor kravet første gang blev omtalt som et vederlagskrav. det vil være forkert at tilkende
                                             - 32 -
renter fra sagens anlæg, da der på dette tidspunkt var tale om en udokumenteret
erstatningspåstand.
det skal tillægges betydning ved omkostningsfastsættelsen at sagen har ændret karakter fra
den blev anlagt. paranova har ageret i forhold til fast retspraksis frem til 1996. paranova fik i
det væsentligste medhold i forelæggelsen for ef-domstolen.
rettens begrundelse og resultat
det er ved såvel ef-domstolens som i national praksis fastslået at kriteriet for hvornår
ompakning af parallelimporterede produkter med genanbringelse af producentens varemærke
er tilladt, er om ompakning er nødvendig af hensyn til at sikre importøren effektiv adgang til
markedet.
den under sagen fremlagte gallupundersøgelse dokumenterer ikke at paranova ikke har
effektiv adgang til markedet. undersøgelsen viser endog at over 80% af de adspurgte
forventede at ville sælge det samme såfremt alt parallelimporteret medicin som blev solgt på
det danske marked, var ompakket.
ved det under sagen fremkomne finder retten det ikke godtgjort at paranovas adgang til
markedet ikke er effektiv såfremt produkterne tillægsetiketteres uden gen- anbringelse af
varemærket ved én-til-én ompakning. da paranova er forpligtet til at anvende den mindst
indgribende ændring i varemærkerettens særlige genstand, jf. ef-domstolens dom af 11.
november 1997 i sag c 349/95, loendersloot mod ballantine, præmis 46, kan én-til-én
ompakning ikke anses for nødvendig, idet tillægsetikettering må anses som tilstrækkeligt til at
opfylde lægemiddellovgivningens krav til produkternes emballage, og idet paranova som følge
af receptudleveringsreglerne kan antages at have effektiv adgang til markedet.
paranova har ikke dokumenteret at det forhold at virksomheden forinden markedsføring af
berotec og atrovent aerosolinhalator fra belgien er nødsaget til at udtage en
mundstykkeforlænger som ikke er godkendt som medicinsk udstyr i danmark, betyder at
ompakning er nødvendig af hensyn til at sikre paranovas effektive adgang til markedet.
der er under sagen ikke dokumenteret at indlæggelse af dansk indlægsseddel i pakker der er
udformet således, at forbrugeren skal bryde en forsegling for at åbne pakken, ikke er praktisk
                                               - 33 -
mulig eller fører til et væsentligt mindre salg og at ompakning af denne grund skulle være
tilladt.
uanset at varemærket ikke rent teknisk genanbringes på emballagen ved
rudeetiketompakning, er denne form for fuldstændig omhylning af den originale pakning mere
vidtgående end nødvendigt for at bringe berodual inhalationspulver lovligt på markedet i
danmark. derfor er også ompakning ved rudeetikettering i strid med boehringers
varemærkeret.
på baggrund af ovennævnte vil retten give boehringer medhold i påstandene 1-3. det er dog
en forudsætning herfor at produkterne i den pakningsstørrelse hvori de markedsføres i
danmark, er reelt tilgængelige for paranova i eksportstaterne.
da paranova har været bekendt med de faktiske forhold som udgør varemærkekrænkelsen, er
krænkelsen af boehringers varemærkeret forsætlig hvorfor boehringer har krav på vederlag i
henhold til varemærkelovens § 43, stk. 1.
efter det oplyste om paranovas omsætning ved de af sagen omhandlede varemærker og et
samlet skøn over de år som paranova ikke har kunnet fremkomme med oplysninger om, findes
vederlaget i overensstemmelse med højesterets dom referet i u 99.1678 h at kunne
fastsætttes i overensstemmelse med boehringers påstand 4 til 1.000.000 kr.
da påstand om vederlag først er fremsat i processkrift ii af 2. december 1996, er
retsforfølgning først på dette tidspunkt påbegyndt for så vidt angår vederlagskravet. derfor
kan kravet alene kræves forrentet fra den 2. december 1996, jf. rentelovens § 3, stk. 4.
som producent skal angives den som er ansvarlig for at have bragt produktet på markedet.
under henvisning hertil er paranova forpligtet til at angive det selskab som fremgår af det
importerede produkts originale pakning og/eller indlægsseddel. såfremt flere producenter er
angivet på den originale pakke skal samtlige disse nævnes. med denne korrektion giver retten
boehringer medhold i påstand 5.
           thi kendes for ret
sagsøgte, paranova a/s, tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgernes, c.h.
                                              - 34 -
boehringer sohn gmbh, boehringer ingelheim kg og boehringer ingelheim danmark a/s, ret
til varemærkerne berodual og berotec ved at anbringe disse varemærker på de af sagsøgte
udbudte produkter, berodual inhalationsaerosol 15 ml/300 doser v.nr. 091009, berodual
inhalations pulver, 100 stk. v.nr. 121699, berotec/berotec 200 inhalationsaerosol 0,2
mg/dosis 15/ml 300 doser v.nr. 176560.
sagsøgte tilpligtes at ophøre med at anbringe nævnte varemærker på produkter udbudt af
sagsøgte i sagsøgtes pakninger, i det omfang disse produkter er indkøbt eller kunne have
været indkøbt i den samme pakningsstørrelse som de er solgt.
sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgernes ret til varemærket
berodual ved at ompakke med anvendelse af en rudeetiket der alene lader varemærket
synligt gennem en rude. sagsøgte tilpligtes at ophøre med rudeetiketompakning af dette
produkt.
sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgernes ret til varemærket
persantin, mexitil, dixarit ved her i landet at udbyde produkterne i pakninger der
selvstændigt er forsynet med disse varemærker i følgende dispenseringsformer, i det omfang
disse produkter er indkøbt eller kunne have været indkøbt i den samme pakningsstørrelse, som
de er solgt:
persantin 100 mg tabletter 100 stk. v.nr. 565051, mexitil 200 mg kapsler, 100 stk. v.nr.
102210 og dixarit 25 mg tabletter, 100 stk. v.nr. 126367.
sagsøgte tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i sagsøgernes ret til varemærket
atrovent ved at have anbragt dette varemærke på de af sagsøgte udbudte produkter
atrovent inhalationsaerosol 20 mkg/dosis, 300 doser v.nr. 549956. sagsøgte tilpligtes at
ophøre med anbringelse af nævnte varemærker på produkter udbudt af sagsøgte i sagsøgtes
pakninger i det omfang disse produkter er indkøbt eller kunne have været indkøbt i den samme
pakningsstørrelse som de er solgt.
sagsøgte tilpligtes at betale til sagsøgerne, c.h. boehringer sohn gmbh, boehringer ingelheim
kg og boehringer ingelheim danmark a/s, kr. 1.000.000 med tillæg af procesrente fra den 2.
december 1996.
                                                - 35 -
sagsøgte tilpligtes at ophøre med at anvende sagsøgernes varemærke boehringer
ingelheim som producentangivelse og at anerkende at sådan anvendelse udgør krænkelse af
sagsøgernes varemærke boehringer ingelheim.
sagsøgte tilpligtes at anerkende at sagsøgte ved markedsføring af produkter hidrørende fra
sagsøgerne, som producent skal angive det eller de selskaber, der på det importerede produkts
originale pakning, respektive den- nes indlægsseddel er angivet som producent af de i pak-
ningen indlagte produkter samt at manglende behørig an- givelse heraf indebærer krænkelse
af sagsøgernes vare- mærker.
i sagsomkostninger skal sagsøgte til sagsøgerne betale 100.000 kr.
det idømte skal opfyldes senest 14 dage efter dommens afsigelse.
                jens feilberg
bent kierkegaard                         klavs olsen
per scheel-larsen                      uffe thustrup
                                       (sign.)
                          udskriftens rigtighed bekræftes
                         p. j. v. sø- og handelsretten, den


text:
                                          udskrift
                                              af
                        sø- & handelsrettens dombog
                                         ____________
                                           dom
                                  afsagt den 27. august 2009.
                                  logistic consult aps
                                  (advokat tobias vieth)
                                  mod
h‐64‐06                           transport brødrene v/rune raaschou
h‐65‐06                           transport brødrene v/michael raaschou
h‐66‐06                           andy trans v/georg a.t. hulstrøm
h‐67‐06                           orbit service v/bill volche
h‐68‐06                           j. l. transport v/johnny m. larsen
h‐77‐06                           b´s handel & transport v/berit meisner
                                  (advokat jakob forman)
indledning og påstande
under anbringende af, at de sagsøgte har overtrådt en konkurrenceklausul i deres
vognmandskontrakt med logistic consult aps (i det følgende: logistic), har logistic nedlagt
påstand om, at de hver skal betale 250.000 med procesrente fra den 11. maj 2006.
     de sagsøgte har påstået frifindelse.
                                                   ‐2‐
oplysningerne i sagen
logistic ejes af christine schou og driver kurervirksomhed. logistic havde med henblik på
opfyldelse af en kontrakt med ups med de sagsøgte indgået kontrakter, som var affattet af
logistic, og som, bortset fra de individuelle vederlagsbestemmelser, bl.a. indeholdt følgende
enslydende bestemmelser:
       ”…
       §4
       samarbejdets ophør
       stk. 1. nærværende kontrakt kan til enhver tid fra begge parters side opsiges skriftligt med 1
       måneds varsel.
       stk. 2. indenfor den første måned – der betragtes som prøveperiode – efter nærværende
       kontrakts ikrafttræden, kan samarbejdet stoppes fra dag til dag, enten som følge af, 1) at
       vognmand og selskab [logistic] er enige herom, 2) at vognmanden gør sig skyldig i gentagne
       forsømmelser i henhold til kontrakten, 3) at der fra selskabets kunder, eller fra kunder med
       tilknytning til selskabet, indløber gentagne og berettigede klager over vognmanden, 4) at
       selskabet ikke længere har kontrakt med ups danmark a/s i det pågældende område.
       stk. 3. selskabet kan efter udløbet af prøveperioden på 1 måned, jvt. § 4, stk. 2, opsige
       nærværende kontrakt med øjeblikkelig virkning, såfremt vognmanden gør sig skyldig i
       gentagne forsømmelser i henhold til kontrakten, eller at der fra selskabets kunder indløber
       gentagne og berettigede klager over vognmanden. eller hvis selskabet vurdere i grove tilfælde
       at vognmanden i den grad modarbejder selskabet så meget, at det kan skade selskabet eller
       selskabets kunder.
       opsiger selskabet kontrakten efter nærværende bestemmelse, og efter eventuel afregning for de
       af vognmanden indkørte ture, har selskab og vognmand ikke yderligere økonomiske krav på
       hinanden …”
i juli måned 2005 underskrev parterne følgende enslydende ligeledes af logistic affattede
tillæg til kontrakten:
       ”…
       konkurrenceklausul med samarbejdspartnere
       logistic … og ovenstående partner samt ansatte …, benævnes som op, er indforståede med, at
       de begge er forpligtede til såvel under samarbejdet som i en periode på 2 år efter samarbejdets
       ophør at afstå fra enhver handling, der kan indebære illoyal konkurrence over for samarbejdet.
       som illoyal konkurrence betragtes navnlig, men ikke begrænset til, misbrug af oplysninger eller
       viden erhvervet under samarbejdet vedrørende forretningskoncept, kunder, produkter samt
       goodwill‐snylteri.
       særligt forpligter op sig med nærværende aftale, [til] at afstå fra under nogen form at tage
       kontakt til og udføre opgaver for ups – united parcel service. op forpligter sig endvidere til
       ikke at have nogen direkte eller indirekte økonomiske samarbejde med ups eller virksomheder
       eller personer, som konkurrerer med denne. det er derfor op forbudt i en periode på 2 år efter
                                                    ‐3‐
      samarbejdets ophør at udføre arbejde for eller på anden måde bistå ups, som op har haft en
      forretningsmæssig forbindelse med i kraft af samarbejdet med logistic ….
      overtrædelse af dette forbud kan af logistic … forhindres ved nedlæggelse af fogedforbud
      (uden sikkerhedsstillelse).
      op er forpligtet til i tilfælde af overtrædelse af forbuddet at betale en konventionalbod stor kr.
      250.000. i stedet for konventionalbod er logistic … berettiget til at kræve erstatning for det tab,
      overtrædelsen medfører.
      …”
rune og michael raaschou opsagde samarbejdet den 11. oktober 2005 til fratræden den 11.
november 2005. rune raaschou genoptog samarbejdet.
      logistic opsagde ved skrivelse af 28. december 2005 de sagsøgte, bortset fra michael
raaschou, med virkning fra den 30. december 2005 under henvisning til, at logistic ikke
længere havde kontrakt med ups.
      den 14. januar 2006 deltog de sagsøgte i et møde hos ts transport‐service a/s (i det
følgende: ts), som havde indgået kontrakt med ups, og som tilbød dem at udføre denne
kørsel. de sagsøgte begyndte alle at køre for ts i løbet af januar måned 2006.
      ved skrivelse af 24. januar 2006 skrev logistics advokat til de sagsøgte, at de overtrådte
konkurrenceklausulen ved på ny at køre for ups, og påbød dem at ophøre hermed og hver
betale 250.000 kr. for overtrædelse af klausulen.
      rune raaschou arbejder i dag som lagerarbejder. michael raaschou arbejder deltids
som vagt. georg andy t. hulstrøm kører fortsat med en bil for ts. bill volche er i lære som
automekaniker. johnny m. larsen kører transport af reservedele. berit meisner er under
konkursbehandling.
forklaringer
christine schou har forklaret, at hun i år 2000 gik ind i sin mands vognmandsfirma, avadis
aps, hvor hun stod for ups. da avadis aps lukkede, stiftede de logistic, som overtog
kontrakten med ups. de havde udført opgaver for ups i 9 år i de to selskaber, da
samarbejdet ophørte. der var i alt omkring 25 vognmænd, der kørte ups for logistic.
      hun lavede konkurrenceklausulen i juli 2005, efter at 7 andre vognmænd end de
sagsøgte havde kontaktet ups i et forsøg på at overtage kontrakten. hun fortalte alle
                                                 ‐4‐
vognmændene            om    denne     episode, da    hun    forelagde tillægsaftalerne med
konkurrenceklausulen for dem. konkurrenceklausulen havde hun fået udarbejdet af sin
advokat, idet den alene skulle omfatte ups. hun ville have afbrudt samarbejdet med
vognmænd, der ikke underskrev, og det sagde hun til dem.
      kontrakten med ups havde altid en løbetid på et år, og i slutningen af oktober
begyndte forhandlingerne om næste års kontrakt. i 2005 ville ups have nye hårde krav til
bøder til chaufførerne, hvis de begik fejl. den 23. december 2005 blev hun ringet op af ups,
der oplyste, at ups ikke ville fortsætte samarbejdet. før da var hun ikke klar over, at ups
overvejede at stoppe samarbejdet. hun ringede til alle vognmændene og oplyste, at hun ikke
kunne sikre dem nogen indtægt fra og med januar måned 2006, og hun tilbød dem derfor at
blive fritstillet i stedet for at opsige dem med 30 dages varsel.
      hun prøvede at ”sælge” teamet videre til andre i branchen, ligesom hun tilbød ups en
ændring af hendes rolle, idet det jo var hende og ups, der var blevet uenige. mens disse
forsøg stod på, opdagede hun den 20. januar 2006, at de sagsøgte kørte for ups.
      hun havde et møde med vognmændene i starten af januar, hvor de blev orienteret om,
at hun fortsat håbede på at få kontrakten tilbage med ups.
rune raaschou har forklaret, at han kom i kontakt med logistic sagsøger gennem en bekendt,
og var til samtale den 8. december 2004. han startede på prøve den næste dag for egen
regning. den følgende dag begyndte han uden at have nogen skriftlig kontrakt at køre for
avadis aps med sin egen bil, som han havde købt til formålet for 60.000 kr. + moms.
      midt i 2005 blev der indgået en skriftlig kontrakt, som var udarbejdet af christine
schou. i juli måned ville christine schou have aftalen om en konkurrenceklausul. papirerne
blev lagt på et bord, og de skulle skrive under. de kunne tage papirerne med hjem, inden de
skrev under, men de fik ingen gennemgang af klausulen.
      på opfordring af christine schou købte han en større bil til 175.000 kr. + moms. han
lånte pengene af sin far.
      en typisk dag startede ved 7‐8 tiden i glostrup. pakkerne blev lagt på bilen i
rækkefølge, og derefter kørte han ud og leverede. undervejs får han oplysninger om
opsamling han skal foretage. så returnerer han til ups sidst på dagen efter typisk 10 timer.
indtægtsmæssigt løb det rundt, men han kunne ikke betale afdrag på bilen.
                                                 ‐5‐
      han opsagde kontrakten, fordi det var for hårdt. hans bil skulle ofte køre så mange
pakker, at der ikke var plads hertil, således at han måtte hente pakker to gange. han
begyndte dog igen, da han ikke havde fundet andet arbejde.
      christine schou bragte kontrakterne til ophør med den begrundelse, at der ikke var
noget at køre, og de fik herefter ingen betaling. han havde regnet med at køre for logistic i
mange år.
      omkring den 14. januar spurgte berit meisner ham, om han ville med til et møde hos
ts. alle de sagsøgte deltog i mødet. de drøftede konkurrenceklausulen på mødet, og alle
mente, at den var for hård, idet de blev nægtet at køre overhovedet. det var først hos ts, det
gik op for ham, hvor vidtgående konkurrenceklausulen var. han startede hos ts den 16.
januar 2006, og hans indtjening steg voldsomt.
parternes synspunkter
sagsøgers advokat har gjort gældende, at de sagsøgte er bundet af konkurrenceklausulen i
tillægsaftalen af juli 2005, idet klausulerne ikke var urimelige, og idet de sagsøgte overtrådte
klausulerne ved at påtage sig arbejde for ups
      logistic arbejdede på at få ny kontrakt med ups og på at få anden beskæftigelse til de
sagsøgte, men de sagsøgte fjernede logistics muligheder herfor ved at tage arbejde hos ts
med henblik på kørsel for ups.
      logistic har ikke misligholdt kontrakten, idet sagsøger loyalt har oplyst til de sagsøgte,
at der ikke var noget arbejde, da de ikke havde fået forlænget kontrakten med ups. de
sagsøgte havde ikke krav på arbejde eller betaling, når der ikke var arbejde.
      da klausulen er overtrådt, skal hver af de sagsøgte betale den aftalte bod på 250.000 kr.
de sagsøgtes advokat har gjort gældende, at konkurrenceklausulen ikke er bindende for de
sagsøgte, idet den er ensidigt udarbejdet af logistic og ikke var genstand for forhandling,
ligesom de belastende vilkår i klausulen ikke blev gennemgået og fremhævet for de
sagsøgte, der er almindelige vognmænd uden særlig uddannelse.
      logistic har endvidere selv ensidigt annulleret og dermed misligholdt kontrakten og
kan derfor ikke længere påberåbe sig klausulen. logistics opsigelse af kontrakten med de
                                               ‐6‐
sagsøgte til ophør et par dage sendere med udgangen af december måned 2006 var i strid
med kontraktens § 4 om en måneds opsigelse. den pågældende opsigelsesvarsel ville have
givet de sagsøgte mulighed for at finde arbejde, der ikke krænkede konkurrenceklausulen.
      konkurrenceklausulen er endvidere urimelig både ved sin indskrænkning af de
sagsøgtes adgang til erhverv og ved sin bredde, idet den nærmest omfatter hele de sagsøgtes
branche. klausulen må derfor tilsidesættes som urimelig, jf. aftalelovens § 36, hvilket
yderligere støttes af de sagsøgtes sociale situation og af, at der ikke blev betalt de sagsøgte
nogen form for vederlag for at påtage sig klausulen, som blev forelagt dem ”take it or leave
it”.
      hertil kommer, at det er logistics egne forhold, der har bevirket, at samarbejdet
ophørte, idet logistic havde mistet sin kontrakt med ups. det er udokumenteret, at logistic
fortsatte forhandlinger med ups, og da ups allerede havde indgået aftale med ts
forekommer det heller ikke troværdigt, at ups skulle have indladt sig i yderligere
forhandlinger med logistic, der derfor ikke har nogen reel interesse i at gøre klausulen
gældende over for de sagsøgte vognmænd. logistic har da heller ikke gennem fogedforbud
søgt at håndhæve klausulen. også af denne grund må kravet om konventionalbod
tilsidesættes.
sø‐ og handelsrettens afgørelse
efter modtagelsen af ups’ meddelelse af 23. december 2005 om, at kontrakten ikke ville blive
fornyet, opsagde logistic den 28. december 2005 kontrakten med de sagsøgte vognmænd til
ophør den 30. december 2005, dvs. med blot 2 dages varsel og ikke som aftalt i kontrakten
med et varsel på mindst en måned. baggrunden herfor var, at logistic efter at have mistet
kontrakten med ups ikke længere kunne anvise vognmændene det aftalte indtægtsgivende
arbejde for ups. herved misligholdt logistic imidlertid sin kontrakt med de sagsøgte
vognmænd.
       de sagsøgte vognmænd stod således i den opsigelsesperiode, hvor de ved kontrakten
var sikret et udkomme, mens de ledte efter andet arbejde, uden indtægtsgrundlag, og det
lægges til grund, at de blot søgte at opretholde deres levevej ved i januar måned 2006 – de
fleste sagsøgte først efter et møde foranlediget af ts den 16. januar 2006 – at levere de
                                                 ‐7‐
tjenesteydelser, som de hidtil havde leveret til logistic, til ts, som i det kommende år havde
fået kontrakten med ups, og som derfor havde behov for bistand af vognmænd med udstyr
til og erfaring i kurertjeneste.
       det lægges endvidere til grund, at logistic i januar måned 2006 ikke havde nogen
udsigt til at få forlænget den kontrakt med ups, som var baggrunden for, at logistic havde
krævet, at vognmændene påtog sig konkurrenceklausulen.
       herefter, og idet det er ubestridt, at de sagsøgte ikke havde medansvar for, at logistic
mistede kontrakten med ups, findes de sagsøgte vognmænds adfærd under de således
foreliggende omstændigheder ikke at kunne anses som illoyal konkurrence i forhold til
logistic. det bemærkes herved, at konkurrenceklausulen ved en umiddelbar læsning vel kan
forekomme særdeles vidtgående ved at forbyde enhver form for samarbejde mellem
vognmænd og personer eller virksomheder, der samarbejder eller konkurrerer med ups,
men at den dog ved en indskrænkende fortolkning mod affatteren og til gunst for den
bebyrdede må antages alene at forbyde sådanne handlinger, hvis de indebærer illoyal
konkurrence, jf. herved den sammenhæng mellem stk. 2, 2. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 1, som
fremgår af klausulens opbygning, og som understreges ved anvendelsen af ordene ”særligt”
og ”derfor”.
       ved vurderingen må der tillige lægges vægt på, at de sagsøgte vognmænd ikke
modtog nogen form for betaling for at påtage sig konkurrenceklausulen, at den blev forelagt
dem til underskrift uden, at de fik uvildig rådgivning om indholdet af de forpligtelser, de
herved påtog sig, at der ikke fandt nogen form for forhandling sted, og at de sagsøgte
vognmænd af logistic blev sat i en ”take it or leave it” situation, hvor de fik valget mellem at
acceptere klausulen i den udformning, som logistic på egen hånd havde givet den, eller at
miste hele deres indtægtsgrundlag. klausulen var endvidere usædvanligt langvarig og
indeholdt ingen geografisk begrænsning, ligesom den konventionalbod, der skulle betales
ved overtrædelse, forekommer ganske uproportional. logistic har da heller ikke søgt at
håndhæve konkurrenceklausulen ved at begære nedlæggelse af fogedforbud.
       herefter findes det, i hvert fald under de foreliggende omstændigheder, urimeligt og i
strid med redelig handlemåde at gøre konkurrenceklausulen gældende over for de sagsøgte
vognmænd, der således frifindes.
                                               ‐8‐
      logistic skal i sagsomkostninger betale 10.000 kr. til hver af de sagsøgte til dækning af
udgift til advokatbistand.
                            thi kendes for ret
transport brødrene v/rune raaschou, transport‐brødrene v/michael raaschou,
andy trans v/georg a.t. hulstrøm, orbit service v/bill volche, j. l. transport
v/johnny m. larsen og b´s handel & transport v/berit meisner frifindes, og logistic
consult aps skal betale hver af dem 10.000 kr. i sagsomkostninger.
      lars krobæk                    michael b. elmer       ove andersen
                                      (retsformand)
                                            (sign.)
                                         ___ ___ ___
                              udskriftens rigtighed bekræftes
                              p.j.v. sø- og handelsretten, den

source: retspraksis

LICENSE:
Creative Commons Legal Code

CC0 1.0 Universal

type: caselaw

jurisdiction: Denkmark