text:
- kam
                                         udskrift
                                              af
                          sø- & handelsrettens dombog
                                        ____________
                                            dom
afsagt den 28. august 2017
v-20-16
                                   aagaard/kranz & ziegler a/s
                                   (advokat dan bjerg geary)
                                   mod
                                   mads ziegler a/s
                                   (advokat mikkel kleis)
sagens baggrund og parternes påstande
denne sag, der er anlagt den 27. april 2016, handler navnlig om, hvorvidt sagsøgte, mads
ziegler a/s’, brug af varemærket ”mads ziegler” strider imod sagsøger, aagaard/kranz
& ziegler a/s’, påberåbte varemærkerettigheder til ”kranz & ziegler” og ”ziegler”,
samt om selskabsnavnet er registreret i strid med aagaard/kranz & ziegler a/s’ rettigheder.
det er under sagen ubestridt, at aagaard/kranz & ziegler a/s har varemærkerettigheder til
blandt andet følgende ordmærker: ”kranz & ziegler”, ”story by kranz & ziegler”, ”by
kranz & ziegler” samt ”ziegler” (ansøgt den 13. marts 2015 og registreret den 6. juli 2015).
                                                -2-
mads ziegler a/s har heroverfor benyttet og foreløbigt registreret ordmærket: ”mads
ziegler”.
aagaard/kranz & ziegler a/s har under sagen nedlagt følgende påstande:
1. mads ziegler a/s skal anerkende, at mads ziegler a/s’ brug af ”mads ziegler” stri-
   der imod sagsøgers varemærkerettigheder og markedsføringsloven.
2. mads ziegler a/s forbydes at bruge ”mads ziegler” som kendetegn i forbindelse
   med produktion, markedsføring, import, eksport og salg af smykker i eu, subsidiært
   danmark.
3. mads ziegler a/s skal tilbagetage dansk varemærkeansøgning ”mads ziegler”, va
   2015 02796, i sin helhed, subsidiært slette klasse 14.
4. mads ziegler a/s skal anerkende, at selskabsnavnet mads ziegler a/s, samt binavnene
   ziegler a/s og ziegler jewellery a/s er registreret i strid med sagsøgers varemærkeret-
   tigheder og selskabsloven.
5. mads ziegler a/s skal slette ”ziegler” fra selskabets hoved- og binavne.
6. mads ziegler a/s skal betale 50.000 kr. til aagaard/kranz & ziegler a/s.
mads ziegler a/s har over for aagaard/kranz & ziegler a/s’ påstand 1 påstået afvisning,
subsidiært frifindelse, over for påstand 2 – 5 frifindelse, og over for påstand 6 frifindelse,
subsidiært mod betaling af et mindre beløb efter rettens skøn.
oplysningerne i sagen
nærmere om parterne
kranz & ziegler aps (senere a/s) blev stiftet i 2003, og direktionen bestod da af martin
kranz og mads ziegler nielsen, som i dag er bestyrelsesmedlem i mads ziegler a/s. kranz
& ziegler a/s blev i 2011 opkøbt af smykkekoncernen jens j. aagaard a/s, dog således at
kranz & ziegler a/s fortsat bevarede sin egen identitet. herefter svigtede indtjeningen, og
kranz & ziegler a/s og jens j. aagaard a/s indgav egne konkursbegæringer til skifteretten i
svendborg, som afsagde konkursdekreter den 23. februar 2015.
                                               -3-
aagaard/kranz & ziegler a/s er et dansk aktieselskab stiftet den 20. februar 2015 med det
formål at drive handels- og investeringsvirksomhed samt anden virksomhed, der efter besty-
relsens skøn er forbundet dermed. selskabet er registreret under branchekoden 464800 – en-
groshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer.
mads ziegler nielsen har været registreret som direktør for kranz & ziegler a/s i perioden
fra 2003 – 2011, ligesom han har været medlem af bestyrelsen i perioden fra 2006 – 2011. efter
jens j. aagaard a/s’ opkøb af kranz & ziegler a/s bestred mads ziegler nielsen en stilling
som kreativ direktør frem til tidspunktet for konkursdekreternes afsigelse.
mads ziegler a/s er et dansk aktieselskab stiftet den 26. januar 2015 under navnet yellow g
aps, hvilket den 9. marts 2015 i forbindelse med en kapitalforhøjelse blev ændret til ziegler
jewellery a/s. selskabet skiftede herefter igen den 19. august 2015 navn til mads ziegler a/s
og optog binavnene ziegler a/s og ziegler jewellery a/s. selskabet er registreret med det
formål at drive engrosvirksomhed. selskabet er registreret under branchekoden 464800 – en-
groshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer.
aagaard/kranz & ziegler a/s’ varemærkerettigheder:
aagaard/kranz & ziegler a/s erhvervede ved aftale indgået den 24. februar 2015 aktiverne
ud af konkursboerne efter henholdsvis kranz & ziegler a/s og jens j. aagaard a/s, herun-
der varemærker samt øvrige immaterielle aktiver, der i aftalen blev prissat til 3 mio. kr.
mads ziegler m.fl. havde forinden også afgivet tilbud til konkursboerne om køb af samtlige
aktiver i boerne, herunder immaterielle aktiver, for en samlet pris på 31 mio. kr.
det er under sagen ubestridt, at aagaard/kranz & ziegler a/s i dag har varemærkerettighe-
der til ordmærkerne: ”kranz & ziegler”, ”story by kranz & ziegler”, ”by kranz & ziegler”,
”ziegler” samt ”kranz”, hvoraf ”story by kranz & ziegler” samt ”kranz & ziegler” tillige
indgår i følgende figurmærker:
                                                -4-
de nævnte varemærkerettigheder blev købt af konkursboerne efter henholdsvis kranz &
ziegler a/s og jens j. aagaard a/s med undtagelse af ordmærkerne ”ziegler” og ”kranz”
(begge eu-varemærker ansøgt den 13. marts 2015 og registreret den 6. juli 2015) samt sidst-
nævnte figurmærke (eu-varemærke ansøgt den 10. november 2015 og registret den 2. marts
2016).
aagaard/kranz & ziegler a/s’ markedsføring:
der er gennem en årrække afholdt betydelige omkostninger til markedsføring af kranz &
ziegler a/s’ produkter samt varemærker. de anvendte beløb varierer fra 4,189 mio. kr. i 2010
til 11,595 mio. kr. i regnskabsåret 2013-14, som dækker perioden 1. juni 2013 – 31. maj 2014.
kranz & ziegler a/s indgik i 2012 et samarbejde med popstjernen medina, som optrådte som
selskabets frontfigur i årskataloget forår/sommer 2013 samt efterår/vinter 2013.
kranz & ziegler a/s udarbejdede i 2014 materiale til en investorpræsentation, hvor medina
atter lagde navn og billeder til. af præsentationen fremgik blandt andet, at kranz & ziegler
brandet havde udvist imponerende vækstrater, og at brandet havde et signifikant internatio-
nalt potentiale, som endnu ikke var udnyttet.
spørgsmålet om velkendthed:
trine thorning, direktør i danske guldsmede og urmagere, har i en mail af 10. august 2016
til morten skou fra aagaard/kranz & ziegler a/s bekræftet, at brandet kranz & ziegler er
velkendt blandt guldsmedebranchens forhandlere i danmark.
aagaard/kranz & ziegler a/s har under sagen indhentet en markedsundersøgelse foretaget
af yougov. det fremgår af denne undersøgelse blandt andet, at 35 % af respondenterne ken-
der eller har hørt om kranz & ziegler.
                                                 -5-
af et indlæg på en blog om mode og smykker dateret den 6. september 2013 fremgår, at
kranz & ziegler på en top 10 liste over danske smykkesites indtager en syvendeplads.
der har i perioden fra 2008 – 2016 været skrevet et par hundrede artikler i forskellige medier,
hvor kranz & ziegler har været omtalt.
mads ziegler a/s’ brug af kendetegn:
ziegler jewellery a/s og efterfølgende mads ziegler a/s havde ingen registrerede kendetegn
frem til den foreløbige registrering af ordmærket ”mads ziegler” den 5. november 2015,
hvilken registrering er blevet mødt med indsigelse fra aagaad/kranz & ziegler, som er sat i
bero på udfaldet af nærværende sag. om tiden forud for denne foreløbige registrering frem-
går følgende:
mads ziegler meddelte den 9. februar 2015 netværket på sin personlige linkedin-profil, at
han havde startet den konkurrerende virksomhed ”ziegler jewellery” op.
den 27. marts 2015 postede mads ziegler på instagram et billede af sig selv ledsaget af en
tekst, hvoraf det på engelsk blandt andet fremgik, at han arbejdede hårdt på den nye og før-
ste kollektion fra ziegler jewellery, som han glædede sig til at kunne vise frem.
af et udateret opslag på facebook fremgår, at der hos smykkeforhandleren p. hertz på et
nærmere angivet tidspunkt var mulighed for at møde mads ziegler, som står bag flere
smykkesuccesser, blandt andet story og kranz & ziegler. af opslaget ses mærket ”mads
ziegler”.
i perioden omkring den 5. april 2015 havde mads ziegler på linkedin en korrespondance
med en olof maximillian pape, hvoraf blandt andet fremgår, at mads ziegler var i færd med
at designe en kollektion til sit nye smykkefirma ziegler jewellery a/s, som skulle være klar
lige efter sommerferien. det fremgår endvidere, at han ikke kunne forbyde kranz og ziegler
a/s at benytte sit navn, da han for fire år siden havde solgt brandet. olof maximillian pape
                                                -6-
svarede i forlængelse heraf, at det var lidt noget rod, og at der nok blev kamp om pladserne
på google, når mads ziegler gik live.
den 14. juli 2015 gav mads ziegler på instagram efter eget udsagn et smugkig på billeder af
forskellige smykker kaldet ”ziegler gold label” og ”black sun”.
i løbet af juli måned 2015 sendte ziegler jewellery a/s et brev til stort set alle smykkefor-
handlere i danmark, hvori selskabet informerede om det nye smykkefirma og om, at de
kunne træffes på messen copenhagen jewellery & watch show, som blev afholdt i køben-
havn den følgende måned.
omkring den 1. august 2015 producerede og udsendte ziegler jewellery a/s vedrørende fire
produktserier fire forskellige produktkataloger med brug af kendetegnet ”ziegler” til cir-
ka 250 smykkeforhandlere. af følgebrevet til katalogerne fremgik det, at afsenderen var
”ziegler jewellery”, og igen blev det oplyst, at man kunne møde dem på messen copenha-
gen jewellery & watch show.
på messen copenhagen jewellery & watch show, som blev afholdt på et tidspunkt i august
2015, anvendte ziegler jewellery a/s igen ”ziegler” -mærket på deres messestand, som
var placeret ikke langt fra aagaard/kranz & ziegler a/s’ messestand.
mads ziegler a/s begyndte umiddelbart efter messen produktion af smykker til afsætning
via selskabets forhandlernetværk.
i produktkataloger for de fire produktserier for efterår/vinterperioden 2015/16 begyndte
mads ziegler a/s at benytte ”mads ziegler” som kendetegn. der benyttedes omkring
dette tidspunkt såvel ”ziegler” som ”mads ziegler” som kendetegn. i det nuværende
produktkatalog anvendes alene ”mads ziegler” som kendetegn.
                                                  -7-
den 5. november 2015 ansøgte mads ziegler a/s patent- og varemærkestyrelsen om vare-
mærkeret til ordmærket ”mads ziegler” i blandt andet klasse 14. varemærkeansøgnin-
gen blev den 21. december 2015 foreløbigt registreret.
aagaard/kranz & ziegler a/s gjorde ved e-mail af 15. februar 2016 indsigelse mod denne re-
gistrering. behandlingen af varemærkeansøgningen blev derefter sat i bero på nærværende
retssag.
spørgsmålet om forvekslelighed mellem mærkerne:
af den af yougov foretagne markedsundersøgelse fremgår, at 31 % af respondenterne på
spørgsmålet: ”forbinder du dette mærke med nogle af følgende danske smykkevirksomhe-
der?”, forbandt mærket ”mads ziegler” med kranz & ziegler.
mads ziegler a/s er registreret som indehaver af domænenavnet www.madsziegler.dk, som
blev oprettet den 12. januar 2015.
af en artikel på internetsitet www.fashionforum.dk dateret den 18. februar 2016 fremgår
blandt andet, at:
      ”siden blev varemærket kranz & ziegler opkøbt af en tredjepart, mens mads ziegler og-
      så startede ny virksomhed i eget navn. så der findes faktisk i dag både et smykkemærke,
      der hedder kranz, et der hedder mads ziegler og så minsandten også et, der hedder
      kranz & ziegler.”
af menuerne på forskellige hjemmesider, som forhandler smykker mv., fremgår, at mærker-
ne ”kranz & ziegler” samt ”mads ziegler” – og på enkelte hjemmesider også de respektive
figurmærker – figurerer i forbindelse med hinanden og på flere hjemmesider lige ved siden
af hinanden.
af forskellige søgninger på google indeholdende ordet ”ziegler” og derefter et beskrivende
ord som f.eks. halskæde eller smykker fremgår, at søgeresultaterne er jævnt fordelt mellem
kranz & ziegler og mads ziegler.
                                                 -8-
forklaringer
der er under sagen afgivet forklaring af morten skou, mads ziegler, jens heimburger, sofie
grøndal samt mette dige.
morten skou har forklaret blandt andet, at han er direktør i aagaard/kranz & ziegler a/s,
hvor han blev ansat den 15. februar 2016. det er hans første job inden for smykkebranchen.
han har tidligere været i tøj- og livsstilsbranchen og beskæftiget sig med salg, branding og
markedsføring på internationalt plan. han brugte inden for det første år efter sin tiltrædelse
100 dage på at besøge næsten alle selskabets kunder i form af guldsmede og smykkeforhand-
lere med henblik på at øge sit kendskab til branchen, konkurrenterne samt kunderne.
forevist oversigten over ordrer indgået hos mads ziegler a/s forklarede han, at der er tale
om kunder, som også er kunder hos aagaard/kranz & ziegler a/s, og som han har aflagt be-
søg.
målgruppen for aagaard/kranz & zieglers produkter er middelklassen, og de sælger deres
produkter under tre brandnavne. alle deres produkter er udviklet af mads ziegler. deres
primære konkurrenter er christina watches, pandora, troldkugler og mads ziegler a/s, hvis
produkter sælges i de samme butikker som deres produkter.
han hørte første gang om mads ziegler a/s og om denne tvist på sin anden arbejdsdag. han
tog samme dag på besøg hos en lokal guldsmed i svendborg, hvor han kunne konstatere, at
selskaberne havde produktlinjer, der var præsenteret lige ved siden af hinanden. produkter-
ne ligner hinanden, og logoerne ligner hinanden. han troede derfor, at mads ziegler var et
subbrand til kranz & ziegler, som han ikke som sådan kendte forud for sin ansættelse. han
kendte ikke brandet mads ziegler. da han kom hjem på kontoret, spurgte han i sine salgsled
ind i huset, hvem mads ziegler var, og hvordan det hang sammen. han spurgte også ejeren
af en anden butik ved navn vibholm, som var forundret og jokede lidt med det grundet den
store lighed. de har seks mennesker ansat i kundeservice, som tager imod telefonopkald fra
butikspersonale med forespørgsler og bestillinger fra forhandlere. der blev spurgt nærmere
                                                -9-
ind også via denne kanal. der bliver jævnligt ringet ind til dem med henblik på bestilling af
mads ziegler-produkter. der bliver også sendt mads ziegler-produkter ind til dem som re-
klamationer. han har ikke været ansat længe nok til at kunne vurdere, hvorvidt problemets
omfang er aftagende eller tiltagende, men det eksisterer fortsat.
de sælger primært deres produkter gennem forhandlere, men slutbrugerne har en mulighed
for at handle direkte via deres onlineplatform. forhandlerne har åbenbart vanskeligt ved or-
dentligt at kende forskel, og de får stadig forespørgsler på, hvad forskellen mellem navnene
er, ligesom der hos forhandlerne er en undren og forvirring omkring dette. mads ziegler a/s
er repræsenteret hos 80 % af de forhandlere, hvor aagaard/kranz & ziegler a/s’ varer for-
handles.
smykkebranchen er ikke i en positiv udvikling. de har været udfordrede på deres omsæt-
ning, og den udfordring er ikke blevet mindre af, at mads ziegler a/s er kommet ind på
markedet med et forveksleligt brand, som knytter sig til de samme produkttyper i samme
prisleje som deres egne produkter, og som nu som en direkte konkurrent kæmper om de
samme kunder og slutbrugere som dem selv.
mads ziegler har forklaret blandt andet, at han for knap 27 år siden kom ind i smykkebran-
chen som rejsende for en frivillig indkøbskæde. han har altid beskæftiget sig med design og
udvikling af ting og sager. han havde et job i det daværende jens j. aagaard a/s, hvor han
var salgschef og indkøbschef. han mødte siden hen martin kranz, med hvem han i 2013 stif-
tede selskabet kranz & ziegler a/s, hvori han arbejdede som kreativ direktør og beskæftige-
de sig med markedsføring og produktudvikling.
efter hans opfattelse er varemærket kranz & ziegler ikke velkendt. lige inden han ophørte i
kranz & ziegler a/s, blev der sammen med sofie grøndal, som var daværende marketing-
chef, foretaget en kendskabsgradsanalyse til varemærket kranz & ziegler. det viste sig, at
kendskabsgraden var helt nede på omkring 2-3 %, hvilket steg eksplosivt, når der blev stillet
spørgsmål med hjulpet kendskab.
                                                 - 10 -
der blev i hans tid i kranz & ziegler a/s aldrig over for smykkevirksomheder eller forbruge-
re gjort brug af varemærket ”ziegler”, uden at ”kranz &” var tilknyttet. siden voksede
brandet ”story” sig stort, og kranz & ziegler trådte i baggrunden.
han sagde i marts 2014 sit job i kranz & ziegler a/s op. han havde en opsigelsesperiode på
10 måneder med sidste arbejdsdag den 28. januar 2015. han oprettede den 12. januar 2015
domænenavnene www.madsziegler.dk og www.madsziegler.com, fordi hans e-mailadresse
gennem de sidste cirka tolv år var en adresse tilhørende kranz & ziegler. derfor oprettede
han to nye domænenavne for at skabe sig en ny adresse. han tog ikke domænenavnene i
brug med henblik på markedsføring af nye produkter på det tidspunkt. de blev først benyt-
tet, da det blev besluttet, at selskabet skulle hedde mads ziegler a/s, efter at selskabet som et
røgslør havde fået navnet yellow g aps og siden ziegler jewellery a/s.
i et opslag den 9. februar 2015 skrev han til sit netværk på linkedin, at han sammen med sin
tidligere kompagnon havde startet ziegler jewellery op. han indtrådte i selskabet den 9.
marts 2015, men han skrev det allerede forud for sin indtræden, fordi han vidste, at det var
det, han ville komme til at arbejde med fremadrettet. navneændringen i august 2015 til sel-
skabets nuværende navn var foranlediget af, at de på det tidspunkt havde været på messe og
gerne ville distancere sig endnu længere fra aagaard/kranz & ziegler a/s og markedsføre
sig under det nuværende navn. de havde forinden dette tidspunkt ingen forvirring oplevet i
markedet, men var på daværende tidspunkt endnu heller ikke begyndt at afsætte produkter
til slutbrugere.
smykkebranchen er lille, og alle kender alle. der er kun cirka 200 - 250 detaillister, som er
værd at handle med. der er helt vildt mange producenter. det er de små forhandlere, der er
ude bredest i markedet, hvorimod de større brands holder sig til færre kunder, ligesom de
også har egne forretninger. mads ziegler a/s er kommet godt ind på markedet. de måler sig
ikke op mod andre i branchen, men ser mere geografisk på, hvor de mangler en forhandler,
hvilke samarbejdspartnere de kender, og hvem de gerne vil ind at samarbejde med.
                                                - 11 -
der skal meget til for at komme ind på markedet, og det er omkostningskrævende. mads
ziegler a/s har lavet kataloger til husstandsomdeling, og de er meget aktive på de sociale
medier. de har også været ude ved forhandlerne masser af gange, og han har selv brugt me-
get tid på forhandlerne. over for slutbrugeren har navnet på det enkelte smykkebrand efter
hans opfattelse ikke den store betydning, men det er alligevel ikke bare sådan lige at skifte
navn. ved navneskifte starter man mere eller mindre forfra, og det medfører betydelige om-
kostninger. der er skønsmæssigt over de sidste par sæsoner anvendt cirka fire mio. kr. til
markedsføring. det er en meget stor del af budgettet, og det er en klart større andel, når man
er et nystiftet selskab. det vil påføre dem højere omkostninger at skifte navn i dag, end hvis
det var gjort for to år siden.
efter hans opfattelse var det med sikkerhed hans opslag på linkedin den 9. februar 2015, der
bevirkede, at det tidligere kranz & ziegler a/s den 13. februar 2015 oprettede domænenav-
nene www.zieglerjewellery.dk og www.zieglerjewellery.com. det blev han ikke opmærksom
på før noget senere, måske i april eller maj måned 2015. han blev skuffet og vred over det.
han kontaktede aagaard/kranz & ziegler a/s’ it-person ved navn kim og sagde, at de ikke
kunne være det bekendt.
under messen i august måned 2015 talte folk fra hans selskab også med personer på
aagaard/kranz & ziegler a/s’ messestand, og blandt andet talte de to selskabers respektive
ceo’s sammen under messen. der blev ikke påtalt noget omkring hans brug af varemærker.
de har ikke snyltet på andres varemærkerettigheder eller design, hverken bevidst eller ube-
vidst. det har de ikke haft nogen interesse i, og det har ikke været en intention. deres inte-
resse er derimod at adskille sig, men det er klart, at der altid er visse strømninger inden for
moden i branchen.
han har ikke på noget tidspunkt fra begyndelsen og indtil i dag oplevet nogen forvirring hos
forhandlerne, som hele tiden har formået at skelne de to mærker fra hinanden. hvis mær-
kerne lignede hinanden, ville deres mærke formentlig slet ikke været taget ind, for så havde
forhandlerne jo allerede det, der lignede. hans telefonekspedition har heller ikke oplevet no-
get problem angående forveksling af mærker. der har måske været en enkelt eller to kunder,
                                                - 12 -
der har sendt eller ringet forkert, men dette sker jævnligt i branchen, og de har også modta-
get fejlekspeditioner fra georg jensen, spinning m.fl.
første gang, han blev opmærksom på, at aagaard/kranz & ziegler a/s gjorde indsigelse
over for deres brug af varemærket ”mads ziegler”, var da de rettede henvendelse i janu-
ar eller februar 2016. det kom som et lyn fra en klar himmel. han blev meget overrasket, idet
henvendelsen kom meget sent. det ville han nok selv have håndteret en del tidligere. han
kan kun gætte på, hvorfor de først gjorde indsigelse på det tidspunkt. der var fire gode
medarbejdere, der skiftede med over til hans selskab, og det kan måske være en del af for-
klaringen.
i relation til den investorpræsentation, der blev udarbejdet i 2014, forklarede han, at han ale-
ne ejede cirka 3-4 % af aktierne, og at han som mindretalsaktionær derfor ingen indflydelse
havde på udarbejdelsen af præsentationen. han har set den tidligere, og indholdet kan godt
lægges til grund, men det hører med, at der var tale om et salgsmateriale. præsentationen var
måske også medvirkende til, at de afgav købstilbud i konkursboet, idet de syntes, at det var
en spændende case. de bød 31 mio. kr. der lå en omsætning i selskabet, og de kendte virk-
somheden fra tidligere.
jens heimburger har forklaret blandt andet, at han er bestyrelsesformand i aagaard/kranz &
ziegler a/s, hvilket han har været siden overtagelsen af selskabet i februar måned 2015, i
hvilken forbindelse thomas nielsen samtidig blev ansat som direktør. han er uddannet in-
den for shipping hos a.p. møller, og han har også arbejdet i blandt andet reklamebranchen
og som selvstændig. igennem de sidste tolv år har han investeret i private virksomheder, og
han har fulgt med i smykkebranchen i flere år. det vigtigste for at opbygge et godt brand er
at have et godt produkt, de rigtige distributionskanaler samt den rigtige storytelling.
første gang han stiftede bekendtskab med kranz & ziegler, var på et møde i marts 2014 med
blandt andre mads ziegler. investorpræsentationen blev forelagt på mødet, og denne præ-
sentation medførte, at de afgav deres tilbud på at overtage selskabet. han har set mange in-
vestorpræsentationer, og det er klart, at det et dokument med salg for øje, men i bund og
                                                - 13 -
grund krævede det blot at besøge fem guldsmede for at konstatere, at kranz & ziegler var til
stede på markedet som et godt brand. han gik en runde i rosengårdcentret i odense og
kunne sagtens gennemskue, at mærket havde en signifikant plads i markedet. handlen blev
ikke gennemført.
i den købsaftale, hvor aagaard/kranz & ziegler a/s erhvervede aktiverne ud af konkursbo-
erne, forsøgte de at få de immaterielle aktiver til at være beskedne af hensyn til den eksterne
finansiering, navnlig nordea og vækstfonden. de anførte tre mio. kr. er bestemt ikke for højt
sat. deres analyse var, at aagaard var fortid, men at det var en god platform at bygge videre
på, men at de absolut også skulle have kranz & ziegler med for at drage fordel af nogle sy-
nergier, som efter deres opfattelse ikke var udnyttede på daværende tidspunkt. de ville der-
for slå de to driftsselskaber sammen til ét selskab.
efter overtagelsen var der et stort arbejde forbundet med at ringe rundt til leverandører, som
havde tabt penge på konkurserne, for at spørge, om de ville levere produkter fremadrettet.
det andet hovedfokus var medarbejderstaben, som blev beskåret fra cirka 98 til 42-43. der
var tale om en væsentlig opbremsning. de har en solid virksomhed i dag. de var klar over, at
mads ziegler ikke fulgte med som medarbejder i forbindelse med overtagelsen. de har i hele
perioden holdt øje med mads ziegler samt andre konkurrenter i branchen, men det var ikke
deres hovedfokus til at begynde med, idet deres hovedfokus var at slukke de føromtalte il-
debrande.
han er givetvis blevet præsenteret for nogle opslag på de sociale medier med mads ziegler
som afsender. han var ikke overrasket over, at mads ziegler fortsatte i branchen, for det er jo
netop det, han er god til. mads ziegler fandt desværre ikke et sidespor, men samme spor
som dem selv. hans opfattelse var, at der blev snyltet på deres varemærkerettigheder, men
at det forretningsmæssigt og ud fra en kommerciel vurdering ikke var rentabelt at forfølge
kravet, før de havde konstateret effekten og konsekvenserne af mads ziegler a/s’ indtog på
markedet, hvilket de vurderede først kunne ske efter julesalget i 2015, hvor cirka 40 % af
årets omsætning typisk finder sted. de kunne derefter konstatere, at der blev taget markeds-
andele.
                                               - 14 -
kranz & ziegler brandet består af tre produktspor, som i høj grad bærer mads zieglers sig-
natur. kranz & ziegler brandet er meget stærkt, når man ringer til guldsmedene. mads zieg-
ler har arbejdet i tolv år med kranz & ziegler, hvilket han kan konstatere, ikke har været
spildt.
han er vant til at beskæftige sig med markedsundersøgelser. han blev meget, meget glad for
at se resultatet om, at 35 % havde kendskab til kranz & ziegler, idet man ikke opnår sådan
en position uden mange års investering. de har afholdt meget, meget store omkostninger til
markedsføring i forhold til den omsætning, der har været i selskabet. de bruger i dag knap
fem mio. kr. årligt på markedsføring.
varemærkerne ligner efter hans opfattelse hinanden til forveksling for den almindelige for-
bruger, der derfor meget let kan få den opfattelse, at mads ziegler er et subbrand til kranz &
ziegler.
sofie grøndal har forklaret blandt andet, at hun blev ansat hos kranz & ziegler a/s i juli
måned 2012 som ansvarlig for marketing og e-commerce. før det har hun været ansat for-
skellige steder, men ikke tidligere indenfor smykkebranchen. hendes ansættelsesforhold op-
hørte på dekretdagen den 23. februar 2015. i dag er hun ansat i et møbelfirma.
hendes arbejdsopgaver hos kranz & ziegler a/s bestod nærmere i at udarbejde aktivitets-
planer, marketingplaner, marketingstrategi, have et tæt samarbejde med salgsafdelingen,
udarbejdelse af budgetter, domæner og lignende. de websites, der blev anvendt, var
aagaard og kranz & ziegler. overvågning af varemærker og domæner lå også i hendes af-
deling, herunder navnlig varemærkerne aagaard og kranz & ziegler, men også story. va-
remærket mads ziegler blev ikke anvendt, heller ikke ziegler enkeltstående, så vidt hun hu-
sker.
                                                - 15 -
der blev med cirka to års mellemrum lavet to markedsanalyser, hvor de målte sig op mod
lynggaard, georg jensen samt andre brands. hun kan ikke huske, hvad de rykkede sig fra
og til i procent, men kendskabet var lavere med uhjulpne spørgsmål end med hjulpne.
mads zieglers opslag på linkedin den 9. februar 2015 blev drøftet internt i ledelsesgruppen,
herunder hvordan de skulle forholde sig til det. de købte som konsekvens af drøftelserne
rigtig mange domæner, herunder www.zieglerjewellery.dk og www.zieglerjewellery.com,
som efterfølgende blev registreret. de opdagede, at mads ziegler havde registreret
www.madsziegler.dk, men de købte så vist nok www.madsziegler.com. hun og kim, som
var deres it-person, lavede en liste over relevante domænenavne, som de leverede til direk-
tøren, som godkendte listen og iværksatte købene. det var hendes opfattelse, at de oplevede
mads zieglers nye selskab som en krænkelse af kranz & ziegler a/s’ rettigheder. hun synes
dog, at de tog det meget roligt, og efter hendes opfattelse kunne de med fordel have været
mere aggressive. hende bekendt blev der ikke rettet henvendelse til mads ziegler, og der
blev ikke iværksat andre tiltag for at forsøge at få standset krænkelsen.
mette dige har forklaret blandt andet, at hun i 2002 begyndte som salgsassistent i en guld-
smed. i 2008 blev hun ansat som udkørende sælger hos kranz & ziegler a/s, hvor hun har
haft hele jylland og halvdelen af fyn som sit ansvarsområde. hun har været sælger i bran-
chen siden.
hun var ansat på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse, og hun var en af de medarbej-
dere, der blev overtaget af det nye selskab. hun husker ikke antallet af medarbejdere, der
fulgte med over, men hun mener, det var størstedelen. deres it-person, kim, kom i hvert fald
også med over. hun blev i det nye selskab ansat til at skulle overtage nogle af de opgaver,
som mads ziegler tidligere havde varetaget. hun var lige kommet tilbage fra barsel den 1.
januar 2015, og det var en vanskelig og kaotisk periode.
det var via et opslag på linkedin engang i februar måned 2015, at de blev opmærksomme
på, at mads ziegler var gået solo. det var samme dag som et salgsmøde. inden mødet gik i
gang, nævnte en af sælgerne, at hun havde set dette opslag, hvilket blev drøftet i et godt
                                                        - 16 -
stykke tid. direktøren bad om at blive påmindet om emnet den følgende dag. hun var ikke
involveret i og ved ikke, hvorvidt der blev sendt en skrivelse til mads ziegler i denne anled-
ning. hun tænker helt sikkert, at virksomheden og dermed også den daværende direktør har
kendt til dette, da rygtet spredte sig hastigt.
hun sagde op i slutningen af april måned 2015 for at starte hos ziegler jewellery a/s, hvilket
kranz & ziegler a/s blev gjort opmærksom på. hun blev ikke fritstillet og tænkte derfor, at
ziegler jewellery a/s nok ikke var en krænkelse af nogens rettigheder. der blev så vidt hun
husker ikke sagt, at mads ziegler ikke måtte kalde selskabet for ziegler jewellery a/s eller
lignende.
det er ikke hendes opfattelse, at der er stor forvirring med de forskellige brands.
parternes synspunkter
for sagsøger, aagaard/kranz & ziegler a/s, er der i det væsentlige procederet i overens-
stemmelse med påstandsdokumentet af 12. juni 2017, hvoraf fremgår blandt andet:
”
1.1        sagsøgers varemærkerretlige beskyttelse
1.1.2      velkendthed, varemærkelovens § 4, stk. 2
sagsøger gør gældende, at varemærket ”kranz & ziegler” <w> er velkendt her i landet, og der-
med nyder udvidet beskyttelse imod tredjemands brug af varemærker, som medfører en utilbørlig
udnyttelse af varemærket ”kranz & ziegler”, herunder særpræget eller renommeet, samt skader
dette.
til støtte for synspunktet om velkendthed af sagsøgers varemærker henvises til bilag 24/e502, som er
en brancheerklæring underskrevet af direktøren for brancheforeningen danske guldsmede og urma-
gere, trine thorning. det fremgår heraf, at danske guldsmede og urmagere betragter ”kranz &
ziegler” som velkendt.
styrken af varemærket varemærket ”kranz & ziegler” fremgår også med tydlighed af en inve-
storpræsentation, udarbejdet af blandt andet mads ziegler, med henblik på at tiltrække investorer til
selskabet i 2014, jf. bilag 25/e199-236:
           af bilagets side 26 fremgår det bl.a. at ”kranz & ziegler has a unique market position in den-
           mark where it is one of the most sold jewelery products on the market”.
                                                  - 17 -
sagsøger har desuden ladet analysevirksomheden yougov a/s gennemføre en kendskabsgradsanaly-
se (bilag 35/e503-507 og 36/e508-509).
undersøgelsen viser, at der til varemærket kranz & ziegler er en samlet kendskabsgrad på 35 % -
heri medtaget de respondenter uden kendskab til en eneste dansk smykkevirksomhed. det bemærkes,
at kendskabet er fordelt på henholdsvis 51 % af kvinderne og 19 % af mændene.
hvis man kun inddrager respondenter med kendskab til en eller flere smykkevirksomheder ser kend-
skabsgraden således ud:
 kvinder                                                mænd
 alle respondenter                                      alle respondenter
 kendskabsgrad                              51%         kendskabsgrad               19%
 kvinder                                                mænd
 korrigeret                                             korrigeret
 kendskabsgrad                              55%         kendskabsgrad               24%
 samlet kendskab (kvinder + mænd)       korrigeret
 kendskabsgrad kranz & ziegler             41 %
på baggrund af ovenstående gøres det gældende, at kendskabet til kranz & ziegler reelt er mini-
mum 41 %.
det gøres dog supplerende gældende, at den relevante omsætningskreds reelt må defineres som
kvinder, hvorfor kendskabsgraden bør fastsættes til 55 %.
det gøres derfor samlet gældende, at sagsøgers varemærke, ”kranz & ziegler” er velkendt, jf. va-
remærkelovens § 4, stk. 2 og ef-varemærkeforordningen artikel 9, og derfor nyder udvidet beskyttelse
imod tredjemands brug af identiske eller lignende varemærker, hvis brugen medfører utilbørlig ud-
nyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skader særpræget eller renommeet. her henvi-
ses til den omfattende markedsføring for sagsøgers varemærker (bilag 26-29/e125-198), udtalelsen fra
brancheforeningen (bilag 24/e502), investorpræsentationen (bilag 25/e199-236, og markedsundersø-
gelsen, der viste en kendskabsgrad på 55 % for kvinder, der udgør den relevante omsætningskreds
(bilag 35 og 36/e503-509).
1.1.3      utilbørlig udnyttelse
det gøres gældende, at sagsøgtes brug og registrering af varemærket ”mads ziegler”, samt regi-
streringen af selskabet mads ziegler a/s medfører utilbørlig udnyttelse og skade på sagsøgers va-
remærker.
effekten af den utilbørlige udnyttelse ses tydeligt i bilag 19/e579. med underoverskriften ”kranz,
mads ziegler og kranz & ziegler” fortælles historien om, at både martin kranz og mads ziegler niel-
sens nye selskaber – rent varemærkeretligt – skaber genkendelighed og associationer til ”kranz &
ziegler” varemærket, og at der ”minsandten også stadig findes et varemærke der hedder ”kranz
& ziegler”.
                                                    - 18 -
der er ikke tvivl om, at mads zieglers kendskab til sagsøgers virksomhed, herunder særligt hans vi-
den om kendskabsgraden af varemærket, gør mads ziegler a/s i stand til at få del i den goodwill, som
stadig er knyttet til varemærket.
såfremt sagsøgte tillades at fortsætte med anvendelsen af varemærket ”mads ziegler”, så vil dette
på sigt medføre en udvanding af sagsøgers varemærke, idet varerne forhandles samme steder, og for-
brugerne ikke vil være i stand til at skelne mellem dem.
der henvises desuden til bilagene 35-49/e503-509, e581-598, e613-627, som illustrerer hvordan parter-
nes varemærker i praksis figurerer hos smykkeforhandlere og ved internetsøgninger, og hvor associa-
tion er nærliggende.
1.2        varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1 og 2.
for det tilfælde, at retten måtte finde, at ”kranz & ziegler” ikke er velkendt, gøres det gældende,
at sagsøgtes varemærke er forveksleligt med ét eller flere af sagsøgers varemærker.
risikoen for forvekslelighed skal vurderes på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj
grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn frem-
kalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydel-
ser. der skal altså foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle
de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. jf. c-251/95 sabel bv vs. puma ag, rudolf dassier
sport (ms s. 223-235).
det er desuden et fast og accepteret princip i forvekslelighedsvurderingen, at mindre forskelle mellem
varemærkerne kan opvejes af identitet mellem varerne og vice versa, jf., c-39/97 - canon kabushiki
kaisha v metro-goldwyn-mayer inc (ms s. 211-222).
1.2.2      forvekslelighedsvurdering
1.2.2.1    mærkelighed
                         ziegler
                                 3.                  vs.          mads ziegler
                     kranz & ziegler
sagsøgers varemærker består henholdsvis af enten ”ziegler” eller sammensætningen ”kranz & zieg-
ler”, hvorimod sagsøgtes varemærke består af elementerne ”mads” og ”ziegler”. der er næppe
tvivl om, at ”ziegler” er det mest særprægede og genkendelige i sagsøgtes varemærke, hvilket sag-
søgte formentlig er enig i, idet dette element har indgået i samtlige sagsøgtes selskabs- og binavne, si-
den mads ziegler nielsen indtrådte.
visuelt
idet meget få danske navne begynder med bogstavet ”z”, er det uundgåeligt at forbrugerne instink-
tivt og visuelt vil bemærke dette og opfatte dette ord som den dominerende og særprægede del af
sagsøgtes varemærke. dette gælder særligt, når den anden del af sagsøgtes varemærke består af et
helt almindeligt fornavn (mads).
når forbrugerne med overvejende sandsynlighed vil opfatte sagsøgtes varemærke, som hovedsageligt
bestående af ”ziegler”, vil der være fuldstændig visuel lighed mellem sagsøgers ene varemærke,
                                                     - 19 -
”ziegler”, og forbrugernes visuelle opfattelse af sagsøgtes varemærke. sagsøgers varemærke
”ziegler” er fuldstændigt indeholdt i sagsøgtes varemærke ”mads ziegler”.
ordet ”ziegler” med tilføjelse af ikke særprægede eller ikke iøjnefaldende elementer over for
”ziegler” fører til, at der er en høj grad af visuel lighed mellem varemærkerne. varemærkerne giver
således samme visuelle indtryk, hvilket bekræfter kundekredsen i, at der er en forbindelse mellem
”mads ziegler” og ”ziegler”.
ovenstående gør sig særligt gældende, når begge varemærker forhandles samme steder og for de
samme varer, og problemstillingen illustreres ved bilagene 40-49/e581-598+625-627), som viser vare-
mærkernes brug hos smykkeforhandlere.
fonetisk
det gøres gældende, at der ligeledes er fonetisk identitet mellem ”ziegler”-elementerne, og at for-
brugerne generelt antages at forkorte varemærker til deres mest distinktive elementer. sidstnævnte
princip er fastslået i t-43/05 camper mod ohmi vs. jc (brothers by camper) hvor retten i præ-
mis 75 udtaler:
“a mark which includes several words will generally be abbreviated orally…”
det er særdeles sandsynligt, at forbrugerne vil forkorte ”mads zielger” til blot ”ziegler”, hvor-
for den udtalelemæssige lighed giver anledning til forveksling.
samlet set medfører ovenstående, at der trods forskellen i de øvrige konsonanter, stadig er vis fonetisk
lighed mellem varemærkernes første led, hvilket i en købssituation, let kunne føre til forvekslelighed.
konceptuelt
der er næppe tvivl om, at selvom varemærkerne ikke har nogen egentlig konceptuel betydning, så vil
deres kommercielle ophav opfattes identisk.
dette skyldes primært, at langt de fleste forbrugere formentlig ikke er klar over, at der er sket ændrin-
ger i ejerkredsen hos kranz & ziegler a/s som følge af konkursen.
det er således overordentlig en væsentlig risiko for, at varemærket ”mads zielger” vil blive opfat-
tet som en ny kollektion eller et subbrand fra sagsøger, præcis ligesom sagsøgers tidligere kollektion,
”story” fra ”kranz & ziegler”.
det er ofte forekommende, at varemærkeindehavere skaber subbrands, som enten er dyrere eller billi-
gere, for at markedsføre sig overfor et bestemt kundesegment. det er ej heller hverken usandsynligt
eller ualmindeligt, at kollektioner navnegives efter deres designer, hvorfor forbrugerne i denne situa-
tion ikke kan tror andet, end at varemærket ”mads ziegler” har en forbindelse til det velkendte
”kranz & ziegler”.
konklusion
samlet set gøres det ovenstående gældende, at sagsøgtes brug og registrering af varemærket ”mads
ziegler”, samt registreringen af selskabet mads ziegler a/s udgør en krænkelse af sagsøgers
rettigheder, da disse er forvekslelige hermed både visuelt, fonetisk og konceptuelt, samt anvendes for
identiske varer, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1 og 2 ef-varemærkeforordningen artikel 9. her
henvises eksempelvis til v-104-15 (nellemann v. lysdahl simonsen & nellemann a/s (ms s. 99-104).
                                                    - 20 -
2.4.2      sammenligning af varer
sagsøgers henholdsvis sagsøgtes varemærker er registreret, henholdsvis ansøgt, for identiske varer i
klasse 14, nemlig primært juvelerarbejde, smykker, ædelstene og urer.
ovenstående ses desuden af en gennemgang af henholdsvis http://k-z.dk (bilag 21/e629) og
http://madsziegler.dk (bilag 22/e630) som tydeligt viser, at de varer der primært udbydes af begge, li-
geledes findes i nice klassifikationens klasse 14.
begge varemærker anvendes således indenfor modesegmentet i bred forstand, og selvom sagsøgtes
varemærke tillige er registreret for bl.a. forskellige typer briller i klasse 9, er der formodning om, at
forbrugerne vil tro, at der er sammenfald mellem de kommercielle oprindelser, da både briller og
smykker betragtes som modegenstande, og begge følger udviklingen og tendenserne her indenfor.
konklusion
henset til at der i nærværende tvist foreligger vareidentitet mellem parternes varemærker indebærer
dette, at kravene til varemærkeligheden, for at kunne fastslå forvekslelighed, svækkes, jf. principperne
i c-39/97 canon kabushiki kaisha vs. metro-goldwyn-mayer inc (ms s. 211-222).
hertil kommer, at der ikke blot er varelighed i juridisk forstand, men også at varerne rent faktisk lig-
ner hinanden så meget, at det kan være svært at skelne dem.
2.5        retten til brug af eget navn
af varemærkelovens § 5 følger det, at indehaveren af en varemærkeret ikke kan forbyde, at andre i
overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af bl.a. eget navn.
bestemmelsen, som udgør en klar undtagelse til den almindelige varemærkeret, indeholder 2 betin-
gelser, som skal være opfyldt for, at bestemmelsen finder anvendelse. dels er det indehaveren af navnet
der må gøre erhvervsmæssig brug heraf, og dels skal denne brug være i overensstemmelse med god mar-
kedsføringsskik.
navneindehaveren
som fastslået af højesteret i u.2014.3658h (ms s. 92-98), sker der ikke identifikation mellem et kapital-
selskab og stifteren, ejeren eller andre ledende medarbejder, uanset om ejerandelen er 100 %. dette in-
debærer, at den undtagelse, som findes i varemærkelovens § 5, ikke udstrækkes til også at omfatte et
kapitalselskabs navn.
det er med andre ord uden betydning for undtagelsen, om stifteren, ejeren, designeren eller lign. be-
sidder nogle eller samtlige kapitalandele i selskabet, da selskabet som selvstændig juridisk enhed ikke
af den grund må anvende varemærker, som strider imod tredjemands rettigheder.
undtagelsen i varemærkelovens § 5 har til formål at sikre, at en fysisk person kan præsentere sig selv i
kommercielle sammenhænge, uden derved at risikere at krænke tredjemands rettigheder.
sagsøgte kan derfor ikke støtte sin ret til det omstridte varemærke, ”mads ziegler” på hverken
stifter, aktionær eller designer, mads ziegler nielsen.
                                                      - 21 -
brug i overensstemmelse med god markedsføringsskik
derudover er sagsøgtes af ”mads ziegler” ikke i overensstemmelse med god markedsføringsskik,
hverken i forhold til varemærkelovens § 5 eller markedsføringslovens § 1 eller 18.
mads ziegler nielsen var medstifter, bestyrelsesmedlem og kreativ direktør i det selskab, som sagsø-
ger erhvervede aktiverne fra efter konkursen. det må derfor antages, at han havde – og har – et særde-
les indgående kendskab til den forretningsmæssige del af sagsøgers virksomhed, herunder forhandle-
re, producenter, designere og ikke mindst hvilke dele af sagsøgers forretning, som kunderne modtog
bedst.
sagsøgtes onde tro og brug i strid med god markedsføringsskik bestyrkes desuden af, at sagsøgte, sel-
skabet yellow g aps, blev stiftet den 26. januar 2015, knap en måned før konkursen, samt stiftet af et
tidligere bestyrelsesmedlem af kranz & ziegler a/s. umiddelbart efter konkursen, den 9. marts, blev
”ziegler” inddraget i sagsøgtes selskabsnavn.
det gøres derfor samlet gældende, at sagsøgtes brug af varemærket ”mads ziegler”, samt registre-
ringen af selskabet mads ziegler a/s ikke er omfattet af undtagelsen i varemærkelovens § 5 og ef-
varemærkeforordningen artikel 12, jf. også højesterets dom af 20. december 2016 i sag 262/2015 (be-
nedikte utzon) (ms s. 55-76), u.2014.3683 (jp farver v. ninnas farvehandel) (ms s. 77-91) og
u.2014.3658 h (jensen’s bøfhus) (ms s. 92-98).
2.6       sagsøgtes påståede rettigheder som følge af brug
det bestrides dels af sagsøgte har dokumenteret at have stiftet kendetegnsret ved brug, dels at even-
tuelle rettigheder er bortfaldet som følge af sagsøgtes skift i varemærke i den relevante periode.
som angivet i svarskriftet offentliggjorde mads ziegler den 9. februar 2015 på linkedin, at han havde
startet en ny virksomhed under navnet ziegler jewellery. sagsøgte hævder, at der henover sommeren
ligeledes gjort forskellige tiltag i retning af etableringen af det ny brand, herunder udsendelse af ny-
hedsbrev, udarbejdelse af kataloger, planlægning af deltagelse i copenhagen jewellery & watch show
og oprettelse af facebook-side.
sidstnævnte tiltag er det eneste af sagsøgtes bilag, hvoraf der fremgår et produkt, nemlig et armbånd.
de øvrige tiltag er udokumenterede.
de indledende skridt er således enten slet ikke foretaget af sagsøgte som selskab eller også er de fore-
taget af sagsøgte selskab under navnet ’yellow g aps’. disse handlinger er endvidere for en dels
vedkommende ikke foretaget af sagsøgte i en periode, hvor selskabet har båret navnet ’ziegler jewel-
lery a/s’ eller ’mads ziegler a/s’. endelig har sagsøgte i den relevante periode ændret varemærke, og
de samlede handlinger, som i perioden er udført for flere forskellige varemærker kan ikke slås sam-
men.
selv såfremt retten måtte finde, at sagsøgte havde etableret et selskab, offentliggjort dette på linkedin,
udsendt et nyhedsbrev eller tilmeldt sig copenhagen jewellery & watch show, dokumenterer på in-
gen måde varemærkerettigheder til hverken mads ziegler eller ziegler for varer i klasse 14, idet
der ikke er tale om markedsføring af de relevante varer.
forløbet indebærer, at selv hvis sagsøgte selskab måtte have opnået rettigheder gennem ibrugtagnin-
gen af ”ziegler jewelry”, eller det senere ”ziegler” bortfalder disse, da der træffes beslutning om
at ophøre med brugen heraf og benytte ”mads ziegler”.
                                                     - 22 -
det er derfor uden betydning for sagsøgtes ret til at anvende ” mads ziegler”, at ”ziegler” har
været ibrugtaget siden stiftelsen af yellow g aps, da der aktivt er truffet beslutning om, ikke fortsætte
med dette varemærke.
tidspunktet for etableringen af sagsøgtes eventuelle rettigheder til ”mads ziegler”, som følge af
ibrugtagning, skal derfor regnes fra tidspunktet for ibrugtagningen af netop dette varemærke.
første gang sagsøgte tidligst kan siges at have markedsført varer i klasse 14 må således antages at væ-
re 19. august 2015 på facebook, jf. sagsøgtes bilag e/e390. dette er også tidspunkt, hvor sagsøgte skif-
ter navn fra ziegler jewellery a/s til mads ziegler a/s, og dermed det tidsligste tidspunkt, hvor sag-
søgte kan hævde ret på baggrund af navnet mads ziegler, som er det nuværende omstridte varemær-
ke.
det gøres dog gældende, at ej heller dette må anses for at være tilstrækkeligt til at dokumentere vare-
mærkerettigheder som følge af ibrugtagning, idet bilaget blot viser ét enkelt armbånd.
sagsøgers ansøgning om registrering af varemærket ziegler <ord> (ctm 013824826) blev, indgivet
den 13. marts 2015 (bilag 8), og henset til at sagsøgte ikke kan dokumentere en tilstrækkelig ibrugtag-
ning forud herfor, kan sagsøgte ikke støtte ret på hverken ziegler, ziegler jewellery eller
mads ziegler som følge af ibrugtagning for varer i klasse 14.
det gøres på baggrund af ovenstående gældende, at sagsøgte ikke har opnået rettigheder til varemær-
ker indeholdende ”ziegler” som følge af ibrugtagning, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.
2.7         sagsøgers påståede passivitet
det er korrekt, at både sagsøger og sagsøgte deltog i copenhagen jewellery & watch show messen,
som foregik den 19. – 21. august 2015, og hvor samtlige smykkeproducenter og forhandlere forbereder
sig til det julesalg, som udgør over 60 % af året omsætning.
sagsøgers ledende medarbejdere bliver imidlertid først opmærksomme på, i hvor stor grad brugen af
sagsøgtes varemærke skaber forvirring blandt forbrugerne efter julehandlen, da denne evalueres i
samarbejde med sagsøgers forhandlere.
herefter tager sagsøger umiddelbart de nødvendige skridt til at hindre sagsøgtes brug.
i forhold til passivitetsvurderingen skal det tages i betragtning, at sagsøgte har ændret va-remærke i
sagsforløbet. sagsøgers påståede passivitet skal således utvivlsomt bedømmes i forhold til sagsøgtes
nuværende varemærke, mads ziegler, som er genstand for nærværende sag. passivitetsvurderin-
gen skal ikke bedømmes i forhold til varemærker, som sagsøgte muligvis måtte have anvendt i en kor-
tere periode, men selv har opgivet.
på baggrund af ovenstående gøres det gældende, at vurdering af om sagsøger har udvist retsforta-
bende passivitet, i forhold til sagsøgers brug af selskabsnavnet mads ziegler a/s og varemærket
mads ziegler, skal bedømmes ud fra perioden 19. august 2015 og til ultimo 2015 hvor sagsøger
bliver opmærksom på, at sagsøgte ansøger om varemærket mads ziegler.
det er således sagsøgers opfattelse, at det ovenfor bekrevne tidsrum ikke medfører retsfortabende
passivitet, særligt idet sagsøgte har været bekendt med eksistensen af sagsøgers rettigheder og ibrug-
tagningen og ansøgningen om varemærket dermed åbenbart sker i ond tro.
                                                      - 23 -
sagsøgtes onde tro
det følger af retspraksis, at der i tilfælde af ond tro, i forbindelse med ibrugtagningen af det yngre va-
remærke, ikke indtræder retsfortabende passivitet, hvorfor indehaveren af det ældre varemærke, selv
efter lange perioder med viden og manglende reaktion, fortsat kan gøre forbudsretten gældende.
i u.2014.3658h (jensens bøfhus) (ms s. 92-98) lagde højesteret til grund, at indehaveren af det yngre
varemærke måtte have haft kendskab til det ældre, velkendte varemærke, hvilket
medførte at passivitet ikke var indtrådt, selv 11 år efter ibrugtagningen var påbegyndt.
hensynet bag afgørelsen synes at være, at når indehaveren af en yngre rettighed i ond tro ibrugtager
et varemærke, som udnytter et andet varemærkes renomme, så indtræder der ikke passivitet, da der
ikke er beskyttelsesværdige hensyn at tage til indehaveren af det yngre varemærke, som er i ond tro.
det er ubestrideligt, at mads ziegler, stifter og ejer af sagsøgte, kendte til sagsøgers varemærker. selv
såfremt retten måtte vurdere, at der kan være tale om passivitet fra sagsøgers side må u.2014.3658h
derfor føre til, at der heller ikke i nærværende sag situation er noget hensyn til at tage til sagsøgte.
allerede fordi sagsøgte ikke har været i godt tro om sin varemærkeansøgning og idet der ikke er gået
5 år, kan sagsøgte ikke støtte ret på varemærkelovens § 8. i forhold til varemærkelovens § 9 henvises
til omstændighederne beskrevet i de foregående afsnit. den tidsperiode, der er gået fra sagsøgers
kendskab til sagsøgtes brug til reaktion herpå, udgør ikke almindelig retsfortabende passivitet under
dansk ret. og selv såfremt retten vurderer, at tidsperioden er tilstrækkelig til at statuere passivitet, så
har sagsøgte utvivlsomt være i ond tro.
2.8        sagsøgtes handlinger i strid med markedsføringsloven
det gøres desuden gældende, at sagsøgtes brug af varemærkerne ”ziegler”, ”ziegler jewelle-
ry” og ”mads ziegler”, udgør en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og § 18.
i forhold til den kendetegnsretlige vurdering henvises i det hele til det foregående omkring varemær-
keretten.
derudover er sagsøgte adfærd særskilt i strid med god skik mellem erhvervsdrivende.
der kan næppe være tvivl om, at varemærkerne, som fremlagt af sagsøger, har en vis værdi qua deres
indarbejdelse og kendskabet hertil.
i forbindelse med konkursen af kranz & ziegler a/s blev aktiverne, herunder varemærkerne, solgt til
sagsøger. mads ziegler personligt, stifter og ejer af sagsøgte, var imidlertid også indblandet i at afgive
købstilbud på konkursboets aktiver, herunder varemærker (bilag 31/e237). det ses her, at det afgivne
tilbud på konkursboets aktiver var på 31 mio. kr.
dette bud var imidlertid lavere end det bud sagsøger gav, hvorfor sagsøger endte med at erhverve ak-
tiverne, herunder varemærkerne. det kan oplyses, at sagsøger betalte 13 mio. kr. for aktiver relateret
til kranz & ziegler, bl.a. 3 mio. kr. blot for immaterielle aktiver (bilag 32/e238).
det fremgår således med al ønskelig tydelighed, at værdien af de immaterielle aktiver, som er gen-
stand for nærværende sag, er ganske betydelig.
                                                      - 24 -
endeligt skal det fremhæves, at mads ziegler personligt, og ejerkredsen omkring sagsøgte, var særde-
les bekendte med værdien af varemærkerne og hvilket potentiale de havde i markedet, jf. investor-
præsentationen fremlagt som bilag 25/e199.
det gøres på baggrund af ovenstående gældende, at ejerkredsen omkring mads ziegler a/s har været
bekendt med, at varemærker, indeholdende ziegler, ville have betydelige lettere adgang til marke-
det, uanset om designeren hed mads ziegler eller ej.
endeligt gøres det gældende, at sagsøgte ligeledes bevist bruger den samme font-type i sit logo for at
skabe yderligere associationer til, og forvekslelighed med, sagsøgers varemærker.
i forhold til domænenavne er sagsøgtes udnyttelse af domæner indeholdende ziegler i strid med
god markedsføringsskik og en overtrædelse af god markedsføringsskik.
2.9        erstatning, vederlag og markedsforstyrrelser
det gøres gældende, at sagsøgte skal tilpligtes at betale dkk 50.000 til sagsøger i vederlag og erstat-
ning.
i henhold til varemærkelovens § 43, stk. 1 skal den som forsætligt eller uagtsomt krænker en andens
varemærkeret, betale et rimeligt vederlag samt erstatning til den forurettede.
i relation til betaling af vederlag gøres det gældende, at rimeligt vederlag skal tilkendes svarende til,
hvad der må anses som et sædvanligt vederlag for udnyttelse af den pågældende rettighed, dvs. den
royalty eller licens som varemærkeindehaveren ville have haft krav på, hvis parterne på forhånd hav-
de indgået aftale.
da sagsøger ikke giver andre licens til at anvende sine varemærker, skal fastsættelsen af rimeligt ve-
derlag bero på et skøn.
vederlagsreglen i varemærkelovens § 43 forudsætter ikke, at indehaveren af det krænkede varemærke
kan dokumentere at have lidt et tab som følge af den krænkende udnyttelse. således skal vederlag be-
tales, uanset størrelse på det lidte tab, og også selvom der intet tab er lidt.
hertil kommer erstatningen, som beregnes under hensyntagen til sagsøgers tab og den markedsfor-
styrrelse, som sagsøgtes brug af ”mads ziegler” har medført.
det er umiddelbart vanskeligt at beregne det præcise tab som følge af sagsøgtes retsstridige adfærd,
men da krænkelsen har fundet sted over en længere periode, er der ikke tvivl om, at sagsøgte ved sin
uberettigede brug af varemærket mads ziegler har forårsaget en markedsforstyrrelse, der har væ-
ret medvirkende til, at sagsøger har lidt et goodwill tab, også langt udover det påståede beløb.
det gøres derfor gældende, at sagsøger i henhold til varemærkelovens § 43, jf. varemærkeforordnin-
gens artikel 102 og markedsføringslovens § 20 er berettiget til vederlag og/eller erstatning som følge af
den skete krænkelse.”
for sagsøgte, mads ziegler a/s, er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med
påstandsdokumentet af 12. juni 2017, hvoraf fremgår blandt andet:
                                                      - 25 -
”
1.   sammenfattende anbringender
til støtte for de nedlagte påstande gør sagsøgte overordnet gældende,
at     sagsøgte har erhvervet en ret til varemærkerne ziegler jewellery og mads ziegler
       gennem brug af disse mærker (pkt. 2),
at     sagsøger ikke kan påberåbe sig en ret til varemærket ziegler overfor sagsøgte (pkt. 3),
at     sagsøgers varemærker ikke er velkendte (pkt. 4),
at     der ikke er risiko for forveksling mellem sagsøgers varemærker og sagsøgtes varemærke mads
       ziegler og selskabsnavn mads ziegler a/s (pkt. 5),
at     sagsøger har udvist retsfortabende passivitet overfor sagsøgtes brug af varemærker og
       selskabsnavne indeholdende bestanddelen ziegler (pkt. 6),
at     sagsøgte ikke har overtrådt markedsføringslovens §§ 1 og 18 (pkt. 7),
at     sagsøgers påstand 1 er for uklar til at kunne tages under påkendelse (pkt. 8), og
at     sagsøger ikke dokumenteret det fremsatte betalingskrav.
2    sagsøgte har erhvervet en ret til varemærkerne ziegler jeweleery og mads ziegler
     gennem brug
mads ziegler oprettede den 12. januar 2015 domænenavnet madsziegler.dk, jf. bilag a og stiftede den
26. januar 2016 selskabet yellow g aps sammen med peter krogsgaard jørgensen.
den d. 9. februar 2015 offentliggjorde mads ziegler på linkedin.com, at han havde opstartet en ny
virksomhed under navnet ziegler jewellery, jf. bilag b. navneændringen til ziegler jewellery a/s blev
formelt gennemført den 9. marts 2015 i forbindelse med en kapitalforhøjelse.
sagsøgte påbegyndte markedsføringen af sit nye selskabsnavn og varemærke over for de danske
guldsmedeforretninger i marts og april 2015. i denne periode tog mads ziegler og peter krogsgaard
jørgensen kontakt til de fleste af de store smykkeforhandlere og orienterede dem om sagsøgtes nye
virksomhed og brand.
den 27. marts 2015 lagde mads ziegler et billede op på sin profil på instagram.com, som har ca. 1.000
følgere, herunder flere ansatte hos sagsøger. i dette opslag bekendtgjorde mads ziegler, at han arbej-
dede på den første kollektion for ziegler jewellery, jf. bilag q.
den 19. august 2015 ændrede sagsøgte navn fra ziegler jewellery a/s til mads ziegler a/s og tilføjede
ziegler jewellery a/s samt ziegler a/s som binavne. i den forbindelse ændrede sagsøgte sit primære
varemærke fra ziegler jewellery til mads ziegler.
der henvises til bilag c, d, e, f, g, o, r, s, t, u, v, y, z og å, som illustrerer sagsøgtes markedsføring
af sine smykker under varemærket ziegler jewellery, og, fra august 2015, mads ziegler.
                                                    - 26 -
på baggrund af sin brug af varemærkerne ziegler jewellery og mads ziegler har sagsøgte
indarbejdet disse betegnelser som kendetegn for sin virksomhed og produkter, jf. varemærkelovens §
3, stk. 1, nr. 2.
sagsøgtes ændring af sit varemærke og selskabsnavn fra ziegler jewellery til mads ziegler i
august 2015 indebar ikke, at sagsøgte fortabte sine rettigheder til varemærket ziegler (jewllery),
idet dette varemærke er indeholdt i sagsøgtes nuværende varemærke mads ziegler.
på tidspunktet for sagsøgers ansøgning om registrering af varemærket ziegler <ord> (senere regi-
streret under eutm nr. 013824826) den 13. marts 2015 havde sagsøgte fire dage forinden ændret sel-
skabsnavn fra yellow g aps til ziegler jewellery a/s, og mads ziegler havde lidt mere end en måned
forinden offentliggjort, at navnet på hans nye smykkevirksomhed ville blive ziegler jewellery.
det ansøgte varemærke bestod derfor på tidspunktet for varemærkeansøgningen af den i sagsøgtes
selskabsnavn og varemærke særprægede bestanddel ”ziegler”. eftersom sagsøger utvivlsomt var be-
kendt med dette forhold, er ansøgningen [...] indgivet i strid med sagsøgtes kendetegnsrettigheder, jf.
markedsføringslovens § 18 og god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1.
3.          sagsøger kan ikke påberåbe sig en ret til varemærket ziegler
sagsøgte bestrider, at sagsøger har indarbejdet varemærket (mads) ziegler for smykker, idet sag-
søger aldrig har anvendt ziegler (enkeltstående) eller mads ziegler som varemærke.
såfremt det måtte findes, at mads ziegler havde indarbejdet (mads) ziegler som varemærke før
overdragelsen til jens j. aagaard a/s i 2011, gøres det subsidiært gældende, at varemærket ikke efter-
følgende er blevet brugt kontinuerligt, og at den påståede varemærkeret derfor var bortfaldet, da sag-
søgte påbegyndte brugen af varemærkerne ziegler jewellery og mads ziegler, jf. varemær-
kelovens § 3, stk. 1, nr. 2.
de immaterielle aktiver, som blev overdraget til sagsøger i forbindelse med konkursen i aagaard
kranz & ziegler i 2015, omfattede således de varemærker der fremgår af bilag 1 – 6.
eftersom sagsøgte påbegyndte brugen af varemærket og selskabsnavnet ziegler jewellery, før
sagsøger indleverede ansøgning om registrering af varemærket ziegler <ord>, er det kun varemær-
kerne, som fremgår af bilag 1 - 6, som sagsøger kan påberåbe sig overfor sagsøgte i denne sag.
ansøgning om registrering af varemærkerne fremlagt som bilag 8 – 10 blev derimod indleveret efter,
at sagsøgte var påbegyndt brugen af varemærket ziegler jewllery og kan dermed ikke håndhæ-
ves over for sagsøgte i denne sag.
4.          sagsøgers varemærker er ikke velkendte
det bestrides som udokumenteret, at et eller flere af sagsøgers varemærker er velkendte og dermed
nyder en udvidet beskyttelse i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 2.
bilag 18 indeholder en artikel med en liste over ”top 10 over danske smykkesites”. listen, som er ud-
arbejdet i 2013, er helt subjektiv, og de smykkesites, som fremgår af listen, er rangeret i forhold til
”faktorer som udvalg, priser, service og omtale”.
sagsøger har som bilag 24 fremlagt en erklæring, hvoraf det fremgår, at brancheforeningen danske
guldsmede og urmagere betragter kranz & ziegler som velkendt blandt guldsmedebranchens
                                                    - 27 -
forhandlere i danmark. erklæringen er ensidigt indhentet af sagsøger efter sagens anlæg og kan
derfor ikke tillægges bevisværdi, jf. retsplejelovens § 341. dertil kommer, at erklæringen ikke udtaler
sig om, hvorvidt sagsøgers varemærke er velkendt blandt forbrugerne, hvilket er afgørende for
spørgsmålet om velkendthed i denne sag.
investorpræsentationen fremlagt som bilag 25 indeholder det hedengangne selskab aagaard kranz &
zieglers egen opfattelse af sin markedsposition og kan derfor ikke tages som retvisende udtryk for
den reelle markedsposition samt kendskabet til selskabets varemærker blandt forbrugerne i dag.
i relation til oversigten over sagsøgers markedsføringsomkostninger fremlagt som bilag 26 skal det
bemærkes, at disse tal ikke i sig selv dokumenterer kendskabet til de varemærker, som sagsøger påbe-
råber sig retten til under nærværende sag.
sagsøger har som bilag 35 og 36 fremlagt en kendskabsgradsanalyse, som er ensidigt indhentet efter
sagens anlæg. analysen beror udelukkende på hjulpet kendskab til sagsøgers varemærke kranz &
ziegler. eftersom sagsøgte ikke har medvirket i processen med indhentelse af analysen, og dermed
ikke har haft indflydelse på formuleringen af spørgsmålene, er respondenterne udelukkende blevet
stillet stellet de spørgsmål, som sagsøger har fundet det relevant at stille. flere af spørgsmålene frem-
står således meget ledende, herunder sammenhængen mellem spørgsmål 1 (”hvilke af følgende dan-
ske smykkevirksomheder kender du eller har du hørt om”) og spørgsmål 2 (”forbinder du dette
mærke med nogle af følgende smykkefirmaer – mads ziegler”). derudover er det uklart, om der er
svar, der er blevet udeladt af sagsøger ved fremlæggelsen af analysen.
det gøres derfor gældende, at de fremlagte bilag til støtte for velkendthed har meget lav bevisværdi,
og at de ikke dokumenterer, at sagsøgers varemærker er velkendte blandt forbrugerne.
5.          der er ikke risiko for forveksling
det gøres gældende, at der ikke er risiko for forveksling efter varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 mel-
lem, på den ene side, sagsøgtes varemærke mads ziegler, og, på den anden side, de varemærker,
som sagsøger kan påberåbe sig retten til i denne sag.
der skal foretages forvekslelighedsvurdering af parternes respektive varemærker:
sagsøgers varemærker                                  sagsøgtes varemærke
story by kranz & ziegler <ord>                        mads ziegler <ord>
(klasse 14)                                           (klasse 9, 14 og 35)
                                                      mads ziegler <ord>
                                                      (klasse 9, 14 og 35)
(klasse 14)
by kranz & ziegler <ord>                              mads ziegler <ord>
(klasse 14)                                           (klasse 9, 14 og 35)
kranz & ziegler <ord>                                 mads ziegler <ord>
(klasse 14)                                           (klasse 9, 14 og 35)
selskabsnavnet mads ziegler a/s og varemærket mads ziegler består af for- og efternavnet på
smykkedesigner og bestyrelsesmedlem i sagsøgtes selskab, mads ziegler.
                                                        - 28 -
det fremgår af varemærkelovens § 2, stk. 1, nr. 1, at personnavne kan være egnede til at adskille en
virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders og dermed kan fungere som vare-
mærke. det gøres med henvisning til denne bestemmelse gældende, at fornavnet ”mads” – både alene
og i kombination med efternavnet ”ziegler” – har et iboende varemærkesærpræg for smykker.
i relation til sagsøgers varemærker gøres det gældende, at ordelementet ”kranz” i sagsøgtes vare-
mærker – ud fra en visuel, lydmæssig og konceptuel vurdering – er ligeså dominerende ved vurde-
ringen af helhedsindtrykket som ordelementet ”ziegler”.
på den baggrund adskiller varemærket mads ziegler sig – både ud fra en visuel, lydmæssig og
konceptuel sammenligning – fra sagsøgers varemærker. der foreligger derfor ikke mærkelighed.
ved gennemgang af sagsøgers hjemmeside og andet markedsføringsmateriale kan det konstateres, at
sagsøger i dag hovedsagelig markedsfører sin virksomhed og sine produkter under følgende figur-
mærke:
til sammenligning anvender sagsøgte hovedsagelig følgende varemærke i sin markedsføring:
skrifttyperne anvendt i parternes respektive logoer er forskellige og har alene det tilfælles, at bogsta-
verne er af familien antikva, som er kendetegnet ved at have seriffer/”fødder”. der findes over 50.000
variationer af antikva, og størstedelen af smykkebranchen gør brug af antikva i deres logoer, herun-
der cartier, tiffany & co. og bulgari m.fl..
sagsøgers opfattelses af at sagsøgte gennem valg af logo bevidst har forsøgt at skabe associationer til
sagsøger må derfor klart bestrides.
såfremt det desuagtet måtte lægges til grund, at der foreligger mærkelighed, bestrides det som udo-
kumenteret, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2.
blotte associationer mellem varemærkerne er ikke nok til at statuere krænkelse i nærværende sag. det
er fastslået i retspraksis, at forbindelseskriteriet i varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 (”… herunder at
det antages, at der er en forbindelse med varemærket”) ikke skal forstås som et alternativ til forveksle-
lighedskriteriet, jf. bl.a. eu domstolens dom i sag c-251/95 (sabél). selvom forbrugerne måtte associe-
re parternes respektive varemærker, vil dette således ikke indebære, at der foreligger en krænkelse,
medmindre det dokumenteres, at denne association giver anledning til risiko for forveksling mellem
varemærkerne.
artiklen fremlagt af sagsøger som bilag 19 dokumenterer ikke, at denne risiko eksisterer, men blot, at
den pågældende journalist associerer varemærkerne kranz & ziegler og mads ziegler.
i relation til udskriften fra smykkebutikken vibholms hjemmeside (fremlagt af sagsøger som bilag 20)
skal det bemærkes, at det på denne side tydeligt er angivet, at mads ziegler har startet sit eget smyk-
kebrand. der henvises til skærmprint af denne hjemmeside fremlagt som bilag i.
                                                    - 29 -
linkedin-mailkorrespondancen refereret i replikken s. 6 illustrerer på ingen måde, at der eksisterer en
risiko for forveksling. bemærkningen i denne korrespondance om at mads ziegler ikke kan forbyde
sagsøger at bruge sit navn, da det er det brand, han solgte for 4 år siden, refererer således til varemær-
ket ”kranz & ziegler” og ikke ”mads ziegler”, som ikke før etableringen af sagsøgtes virksomhed er
blevet brugt som varemærke.
i forhold til google-søgningerne fremlagt som bilag 37 - 40 skal det bemærkes, at søgningerne omfat-
ter ordet ”ziegler” i kombination med henholdsvis ”smykker” og ”halskæder”. på tidspunktet for op-
starten af sagsøgtes virksomhed under navnet ”ziegler jewellery” var sagsøger imidlertid ikke inde-
haver af varemærket ziegler.
sagsøger kan ikke over for sagsøgte påberåbe sig en eneret til ”ziegler” enkeltstående uden sammen-
hæng med bestanddelene ”kranz &”. en google-søgning på ”kranz & ziegler smykker” og ”kranz &
ziegler halskæder” giver ikke resultater, som omfatter markedsføring af sagsøgtes smykker.
i forhold til de som bilag 41 – 49 fremlagte skærmprints, som viser webshops, der forhandler både
sagsøgers og sagsøgtes produkter, skal det bemærkes, at parternes respektive varemærker i disse
webshops netop præsenteres som uafhængige mærker.
6.         sagsøger har udvist passivitet
sagsøger har siden mads zieglers opslag på linkedin.com den 9. februar 2015 været bekendt med
sagsøgtes brug af varemærker, selskabsnavne og domænenavn indeholdende efternavnet ”ziegler”.
kort efter mads zieglers udmelding på linkedin.com iværksatte aagaard kranz og zieglers
konkursbo en registrering af domænenavnene zieglerjewellery.dk og zieglerjewellery.com, jf. bilag k
og l, som viser, at domænenavnene blev registreret den 13. februar 2015
også sagsøgers indlevering af ansøgningen om registrering af varemærket ziegler <ord> den 13.
marts 2015 må opfattes som en direkte reaktion på mads zieglers offentliggørelse af sit nye brand
samt ændringen af navnet på sagsøgtes selskab til ziegler jewellery a/s.
i tiden efter etableringen af ziegler jewellery a/s skiftede fire medarbejdere fra sagsøgers virksomhed
til sagsøgte, herunder sælger mette dige, som den 30. april 2015 opsagde sit job hos sagsøger, jf. bilag
m. der henvises også til bilag n med sagsøgers bekræftelse på, at mette dige skulle starte i sagsøgtes
virksomhed.
først den 23. februar 2016 sendte sagsøger en skrivelse til sagsøgte med krav om, at sagsøgte skulle
stoppe brugen af varemærket ziegler, jf. bilag 14.
sagsøger har dermed forholdt sig passiv i mere end et år overfor sagsøgtes brug af varemærker og sel-
skabsnavne indeholdende bestanddelen ziegler.
at sagsøger i denne periode har accepteret sagsøgtes brug bekræftes af bl.a. bilag f, o og p, som viser,
at sagsøger og sagsøgte på smykkemessen copenhagen jewellery & watch show i august 2015 havde
stande meget tæt på hinanden, men uden at sagsøger påtalte sagsøgtes brug af varemærket ziegler.
i varemærkelovens § 9 ligger et indbygget hensyn til de virksomheder, som påbegynder brugen af et
varemærke, idet disse skal kunne indrette sig i tiltro til at de parter, som er bekendt med brugen, vil
påtale brugen inden rimelig tid, såfremt de er af den opfattelse, at der foreligger en krænkelse. det gø-
res gældende, at særligt nystartede virksomheder som sagsøgtes, som bygger deres identitet og mar-
                                                      - 30 -
kedskommunikation op på et selskabsnavn og varemærke og bruger en stor del af deres budget på
dette, har en berettiget forventning om, at konkurrenter, som mener at brugen af det pågældende sel-
skabsnavn og varemærke ligger for tæt på deres rettigheder, påtaler denne brug hurtigt efter, at bru-
gen er konstateret.
sagsøgtes navneændring til mads ziegler a/s i august 2015 skete for at undgå risikoen for, at kunder-
ne kunne forveksle parternes respektive virksomheder og varemærker.
det er åbenlyst sagsøgtes brug af mærkebestanddelen ”ziegler” – ikke bestanddelene ”mads” eller
”jewellery” eller kombinationerne af disse ord – som sagsøger opfatter som en krænkelse af sagsøgers
varemærkerettigheder.
det er derfor sagsøgtes synspunkt, at der ud fra en betragtning af formålet med varemærkelovens § 9
ikke skal løbe en ny passivitetsfrist, efter at sagsøgte ændrede sit varemærke og selskabsnavn til en be-
tegnelse, ”mads ziegler”, med en større adskillelsesevne i forhold til sagsøgers varemærker end
”ziegler jewellery”.
henset til sagens konkrete omstændigheder, hvor sagsøger havde mulighed for at påtale sagsøgtes
brug på et langt tidligere tidspunkt, hvor skadevirkningen for sagsøgte ved at skifte kendetegn ville
være langt mindre, gøres det gældende, at sagsøgers passivitet i ca. 1 år ikke kan betegnes som ”rime-
lig tid”, og at sagsøger dermed har udvist retsfortabende passivitet, jf. varemærkelovens § 9.
7.         der foreligger ikke en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 18
det bestrides, at sagsøgte har handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18.
sagsøgte har opkaldt sin virksomhed efter smykkedesigner i sagsøgtes virksomhed, mads ziegler, og
har på ingen måde tilstræbt en efterligning af sagsøgers kendetegn.
ved sammenligning af parternes respektive hjemmesider (bilag 21 og 22) kan det konstateres, at der er
tydelige forskelle mellem sidernes visuelle fremtoning, og at sagsøgte på ingen måde har forsøgt at
snylte på en eventuel goodwill tilknyttet sagsøgers virksomhed eller at efterligne sagsøgers forret-
ningskendetegn eller koncepter i øvrigt.
det skal endvidere bestrides, som påstået af sagsøger, at udseendet på de produkter, som parterne
markedsfører under deres respektive varemærker, er identisk, eller at sagsøgte i øvrigt har tilstræbt at
efterligne disse produkter.
det er sagsøgtes opfattelse, at nærværende sag består i en ren varemærkeretlig tvist, og at markedsfø-
ringsloven ud fra en lex specialis betragtning ikke har relevans.
såfremt det findes udokumenteret, at sagsøgte har krænket sagsøgers varemærkerettigheder, har
mads ziegler og peter krogsgaards jørgensen involvering i det hedengangne kranz & ziegler derfor
ikke betydning for vurderingen af, om der er sket en krænkelse af sagsøgers rettigheder efter mar-
kedsføringsloven.
8.         generelt om sagsøgers påstande
det gøres gældende, at sagsøgers påstand 1 er uklar og ikke kan tages under påkendelse efter sin ord-
lyd. det er således ikke klart, hvad der menes med ”sagsøgtes brug af ”mads ziegler””, og det
fremgår dermed ikke tilstrækkeligt klart af påstanden, hvori den krænkende handling skulle bestå.
                                                  - 31 -
derudover fremstår påstand 1 reelt som et anbringende til støtte for påstand 2, og påstanden ses der-
for ikke at have en selvstændig betydning i forhold til at få fastslået sagsøgers retsstilling.”
sø- og handelsrettens begrundelse og resultat
mads ziegler var i en årrække en af hovedkræfterne bag smykkevirksomheden kranz &
ziegler a/s, som havde registreret en række varemærkerettigheder, herunder til ordmærket
”kranz & ziegler”. efter at virksomheden den 23. februar 2015 gik konkurs sammen med
moderselskabet, jens j. aagaard a/s, erhvervede sagsøgeren i denne sag, aagaard/kranz &
ziegler a/s, den 24. februar 2015 aktiver og immaterialrettigheder fra kranz & ziegler a/s
og jens j. aagaard a/s under konkurs, herunder en række varemærkerettigheder til blandt
andet ”kranz & ziegler”. efterfølgende fik aagaard/kranz & ziegler a/s den 6. juli 2015 på
grundlag af ansøgning indgivet den 13. marts 2015 endvidere registreret varemærkeret til
”kranz” og ”ziegler” hver for sig.
mads ziegler, som havde fratrådt sin stilling som kreativ direktør i kranz & ziegler a/s i ja-
nuar 2015, omtalte den 9. februar 2015 sin opstart af den konkurrerende virksomhed ”ziegler
jewellery” på sin personlige linkedin-profil. i marts 2015 ændrede han sit selskabs navn til
”ziegler jewellery a/s”, hvorefter han i august 2015 ændrede det til ”mads ziegler a/s”, idet
han fra samme tidspunkt gik over til at bruge kendetegnet ”mads ziegler” (i stedet for det
tidligere ”ziegler”) for de smykker, som han efter en messe i august 2015 begyndte at sælge
til forhandlere.
retten finder det ikke godtgjort, at ziegler jewellery a/s havde taget varemærket ”ziegler” i
brug, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, da aagaard/kranz & ziegler a/s fik registreret
varemærkeret til dette varemærke, hvilket i øvrigt ikke havde gjort nogen forskel, idet en så-
dan brug også ville stride mod aagaard/kranz & zieglers allerede registrerede rettigheder,
jf. nedenfor.
spørgsmålet er derfor, om mads ziegler a/s ved sin senere brug af kendetegnet ”mads zieg-
ler” krænker aagaard/kranz & ziegler a/s’ registrerede rettigheder til ”kranz & ziegler” og
                                                 - 32 -
”ziegler”. retten skal dertil for det første bemærke, at det ikke findes tilstrækkelig godtgjort,
at ”kranz & ziegler” er et velkendt varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. bedømmel-
sen må derfor foretages efter varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2.
varemærket med det særprægede navn ”ziegler” er fuldstændig indeholdt i ”mads zieg-
ler”, hvor ”ziegler” også efter tilføjelsen af det mere almindelige navn ”mads” fremtræder
som et klart dominerende element. der er herefter såvel efter en visuel som en fonetisk be-
dømmelse en væsentlig lighed mellem mærkerne, og i konceptuel henseende må det konsta-
teres, at mærkerne rent faktisk henviser til den samme person, uden at det dog kan lægges til
grund, at den gennemsnitlige forbruger er klar over dette. herefter, og idet der i varemærke-
retlig forstand findes at være tale om varer af samme art, finder retten efter en helhedsbe-
dømmelse, at der er risiko for forveksling mellem kendetegnet ”mads ziegler” på den ene
side og varemærket ”ziegler” på den anden side, herunder således at det antages, at der er
en forbindelse med varemærket. det samme gør sig gældende for ”mads ziegler” over for
varemærket ”kranz & ziegler”, hvor ”ziegler” indgår som ét ud af to særprægede og domi-
nerende elementer i mærket og henviser til netop mads ziegler.
der er herefter grundlag for at tage aagaard/kranz & ziegler a/s påstand 2 om forbud til
følge, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2.
retten finder ikke, at aagaard/kranz & ziegler a/s har fortabt sin ret til at påtale krænkelsen
ved passivitet. den viden, som opstod i først kranz & ziegler a/s og senere aagaard/kranz
& ziegler a/s om mads zieglers mulige påtænkte brug af et forveksleligt navn, nemlig til at
starte med ”ziegler”, må efter de afgivne forklaringer regnes fra kort tid efter mads zieglers
opslag på linkedin den 9. februar 2015. dette blev i første omgang, hvor mads zieglers pla-
ner ikke var kendt til fulde, imødegået ved defensive og berettigede registreringer af domæ-
nenavne og varemærker fra kranz & ziegler a/s og senere aagaard/kranz & ziegler a/s,
som efter mads ziegler a/s’ startende salg til forhandlere på messen i august 2015 og efter at
have vurderet effekten på julesalget fremsatte påkrav over for mads ziegler a/s den 23. fe-
bruar 2016. aagaard/kranz & ziegler har på intet tidspunkt handlet på en måde, som kunne
give mads ziegler a/s en berettiget forventning, og tidsrummet i sig selv kan ikke føre til
                                                - 33 -
fortabelse af retten til at påtale krænkelsen – slet ikke når henses til, at brugen fra mads zieg-
ler a/s’ side er sket med fuld viden om aagaard/kranz & ziegler a/s’ rettigheder.
på ovenstående baggrund og navnlig under hensyn til, at mads ziegler a/s må anses for at
have været i ond tro ved krænkelsen, finder retten, at mads ziegler a/s endvidere har over-
trådt markedsføringslovens § 1 og § 18 (nu § 3, stk. 1, og § 22).
herefter, og idet vederlagskravet findes rimeligt, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1, tager ret-
ten i det hele påstandene fra aagaard/kranz & ziegler a/s til følge. det bemærkes herved, at
kravet under påstand 6 alene tilkendes som et vederlagskrav, idet der ikke er dokumenteret
noget tab. det bemærkes endvidere, at påstand 1 findes at være tilstrækkelig bestemt al den
stund, at påstanden efter sin sammenhæng alene kan anses for at dække den brug, som også
er dækket af forbudspåstanden. endelig bemærkes i relation til påstand 3, at ansøgningen på
grund af den høje grad af mærkelighed samt varernes og tjenesteydelsernes karakter og sa-
gens omstændigheder i øvrigt også skal tilbagetages for så vidt angår klasse 9 og 35.
mads ziegler a/s skal efter sagens udfald betale sagsomkostninger til aagaard/kranz &
ziegler a/s med 32.700 kr. beløbet udgøres af retsafgift med 2.700 kr. og 30.000 kr. som et
passende beløb til advokatudgifter ekskl. moms. sidstnævnte beløb er fastsat ud fra sagens
karakter, omfang og forløb samt den værdi, der er betalt retsafgift af.
                                       thi kendes for ret:
mads ziegler a/s skal anerkende, at mads ziegler a/s’ brug af ”mads ziegler” strider
imod aagaard/kranz & ziegler a/s’ varemærkerettigheder og markedsføringsloven.
mads ziegler a/s forbydes at bruge ”mads ziegler” som kendetegn i forbindelse med
produktion, markedsføring, import, eksport og salg af smykker i eu.
mads ziegler a/s skal inden 14 dage tilbagetage dansk varemærkeansøgning ”mads zieg-
ler”, va 2015 02796, i sin helhed.
                                               - 34 -
mads ziegler a/s skal anerkende, at selskabsnavnet mads ziegler a/s samt binavnene zieg-
ler a/s og ziegler jewellery a/s er registreret i strid med aagaard/kranz & ziegler a/s’ va-
remærkerettigheder og selskabsloven.
mads ziegler a/s skal inden 14 dage slette ”ziegler” fra selskabets hoved- og binavne.
mads ziegler a/s skal inden 14 dage betale 50.000 kr. til aagaard/kranz & ziegler a/s med
procesrente fra den 27. april 2016 samt sagens omkostninger med 32.700 kr.
sagsomkostningsbeløbet forrentes i medfør af rentelovens § 8 a.
kai w. bested                    mads bundgaard larsen                    flemming lindeløv
                                             (sign.)
                                          ___ ___ ___
                                udskriftens rigtighed bekræftes
                                    sø- og handelsretten, den

source: retspraksis

LICENSE:
Creative Commons Legal Code

CC0 1.0 Universal

type: caselaw

jurisdiction: Denkmark