text:
- bej
                                           udskrift
                                                 af
                           sø- & handelsrettens dombog
                                          ____________
                                             dom
afsagt den 21. februar 2012 af sø- og handelsretten sammensat af michael b. elmer (retsformand) og
de sagkyndige medlemmer john tyrrestrup og karin verland
v-104-10                                   hardstylers aps
                                           (advokat johan løje)
                                           mod
                                           hardstylers united v/jens kristian bech pedersen
                                           hardstylers event a/s (travel booking a/s)
                                           (advokat jørgen makholm)
indledning
under sagen skal der navnlig tages stilling til, om hardstylers aps (i det følgende: hardsty-
lers) har krav på vederlag og erstatning fra hardstylers united v/jens kristian bech pedersen
(i det følgende: hardstylers united) og hardstylers event a/s (travel booking a/s) (i det
følgende: hardstylers event) i anledning af disses anvendelse af kendetegnene hardsty-
lers i forbindelse med arrangering af rejser.
påstande, over for hvilke der er taget bekræftende til genmæle
hardstylers har nedlagt følgende påstande:
                                               -2-
1.    det forbydes hardstylers united at benytte hardstylers som kendetegn eller som del af
      et kendetegn, herunder som firmanavn, varemærke og domænenavn, i forbindelse
      med tjenesteydelser vedrørende arrangering af rejser.
2.    det forbydes hardstylers event at benytte hardstylers som kendetegn eller som del af
      et kendetegn, herunder som selskabsnavn, varemærke og domænenavn, i forbindelse
      med tjenesteydelser vedrørende arrangering af rejser.
3.    hardstylers event skal lade selskabsnavnet (binavnet) hardstylers event a/s udslette.
hardstylers united og hardstylers event har taget bekræftende til genmæle over for påstand 1,
henholdsvis påstand 2-3.
vederlags- og erstatningspåstandene og spørgsmålet om præcisering heraf
hardstylers nedlagde i sit påstandsdokument og ved hovedforhandlingens begyndelse over
for hver af de sagsøgte enslydende påstande om, at disse skal betale hardstylers 75.000 kr.
med rente fra den 28. oktober 2010. beløbet angives at være vederlag og erstatning, som de
sagsøgte påstås dømt til at betale i anledning af, at de har krænket hardstylers rettigheder til
kendetegnene hardstylers ved at markedsføre 2 busrejser til hardstyler events i somme-
ren 2010.
      under henvisning til retsplejelovens § 339 stillede retten i forbindelse med påstands-
nedlæggelsen spørgsmål om forholdet mellem disse påstande og dansk rets almindelige re-
gel om, at flere skadevoldere hæfter solidarisk, jf. princippet i gældsbrevslovens § 2, stk. 1.
påstandene kunne således efter rettens opfattelse forstås således, at de sagsøgte hver for sig
skulle erstatte hardstylers det fulde vederlags- og erstatningsbeløb, således at hardstylers i
givet fald ville kunne opnå dobbelt dækning for sit tab. retten opfordrede på denne bag-
grund hardstylers til at præcisere påstandene.
      hardstylers anmodede herefter om tilladelse til at ændre de nævnte påstande til føl-
gende fælles påstand:
                                                   -3-
4.     hardstylers united og hardstylers event skal in solidum betale hardstylers
       75.000 kr. med rente fra den 28. oktober 2010.
de sagsøgtes advokat protesterede imod denne ændring af påstandenes udformning.
       retten finder behov for, at det i vederlags- og erstatningspåstandene præciseres, at in-
gen af de sagsøgte skal betale det fulde erstatningsbeløb uden hensyntagen til det, som beta-
les af den anden sagsøgte. idet det herved klargøres, at vederlags- og erstatningspåstandene
over for de sagsøgte ikke tilsigter at fravige dansk rets almindelige regler, jf. princippet i
gældsbrevslovens § 2, stk. 1,og idet de sagsøgte findes at have tilstrækkelig mulighed for at
varetage deres interesser, tillader retten, at hardstylers præciserer påstanden som anført, jf.
retsplejelovens § 339, stk. 1, jf. § 363, stk. 1.
       hardstylers united og hardstylers event har påstået frifindelse mod betaling af 2.774,75
kr.
hardstylers
hardstylers blev i 2006 startet som et enkeltmandsfirma af emil hjort, som den 22. april 2006
registrerede domænenavnet ”hardstylers.dk”. den 2. april 2009 stiftede emil hjorth
hardstylers aps med det formål at udøve rejsevirksomhed i forbindelse med busture til di-
verse større hardstyle musikevents og fester i udlandet.
       hardstyle er en elektronisk musikgenre. der bliver i løbet af året afholdt en række
events inden for genren i forskellige lande rundt om i europa og danmark.
       virksomheden kørte sin første bustur til amsterdam den 16. juni 2006 med 45 passage-
rer. turen kostede 900 kr. pr. person.
       hardstylers har stået for afholdelsen af nogle events i danmark, herunder ”s.w.a.t.
2009” den 4. september 2009, og virksomheden har været omtalt i pressen, herunder i for-
bindelse med at virksomheden vandt en pris for unge iværksættere.
       hardstylers har siden 2009 været medlem af rejsegarantifonden. registreringen frem-
går af en udskrift af 29. september 2010 fra rejsegarantifondens hjemmeside, hvis liste over
registrerede rejseudbydere ifølge udskriften senest er opdateret den 20. september 2010.
                                                 -4-
       den 13. april 2010 fik hardstylers registreret ordmærket hardstylers som vare-
mærke i klasserne 39, 41 og 43 for blandt andet arrangering af rejser, afholdelse af arrange-
menter, events og fester i ind- og udland samt midlertidig indkvartering (vr 2010 00869).
hardstylers united
hardstylers united er en enkeltmandsvirksomhed, der er stiftet af jens kristian bech pedersen
pr. 1. oktober 2008, efter det oplyste først med branchekoden ”detail” og fra 2009 med bran-
chekoden ”rejsearrangør”. jens kristian bech pedersen har den 9. marts 2008 registreret do-
mænet hardstylersunited.dk, hvorfra han blandt andet drev et såkaldt community. hardsty-
lers united er ikke registreret i rejsegarantifonden.
hardstylers event
hardstylers event a/s (travel booking a/s), som driver virksomhed som rejsearrangør, og
som har været teknisk arrangør på hardstylers uniteds busture, blev stiftet den 22. decem-
ber 1982. travel booking a/s har registreret flere binavne, herunder ung rejs a/s og
hardstylers event a/s, som blev registreret den 8. februar 2010. efter at hardstylers havde
anlagt denne retssag den 28. oktober 2010, er det ved en ekstraordinær generalforsamling i
travel booking a/s den 20. december 2010 besluttet at slette binavnet hardstylers event a/s,
hvilket herefter er sket.
samarbejdet mellem parterne
i april 2008 rettede hardstylers united henvendelse til hardstylers med oplysning om
hardstylers uniteds nystartede hjemmeside med et community for hardstyle-musikgenren
og med oplysning om muligheden for at linke til forummet, hvis hardstylers var interesseret
heri. hardstylers og hardstylers united linkede herefter til hinanden på deres respektive
hjemmesider.
       i juni 2008 rettede hardstylers united på ny henvendelse til hardstylers og forespurgte
om muligheden for et nærmere, formelt samarbejde. hardstylers var umiddelbart åben over
                                                    -5-
for idéen, og hardstylers united præciserede i en mail af 22. juni 2009 under overskriften
”samarbejde”, at hardstylers united ønskede 6 billetter til rådighed på alle ture, at parterne
linkede til hinanden som partnere, samt at hardstylers foretog ændringer i sit tilmeldingssy-
stem. hardstylers united skrev blandt andet i mailen:
       ”jeres database, skal med dette system kende forskel på, når der kommer bestillinger fra
       hardstylers.dk/tilmeldinger og hardstylers.dk/hu/tilmeldinger, så vi sikrer os, at hu be-
       stillinger går rigtig igennem. … på den måde, vil alt se ud som før og der er ingen forvir-
       ring ved jeres medlemmer og vores medlemmer. den eneste forskel er, at i står for bustu-
       ren for hu. vi vil gerne gøre det nemt for vores medlemmer, at køre med hardstylers
       united bussen og vi ser denne løsning, som den mest optimale og simple – både for hu,
       men også for hardstylers. senest har hu haft over 2000 unikke besøg på en dag, samt
       slog rekord med over 500.000 hits på en dag, og stadig stigende. så har i sikret den næste
       generation af hardstylere. vi har trods alt mange medlemmer på 13-14-15 år, som er en
       god langtidsinvenstering, da de en dag bliver myndige og klar til at tage på bustur.”
i perioden herefter deltog flere medlemmer fra hardstylers uniteds community på hardsty-
lers rejser.
møde hos kpmg om virksomhedsoverdragelse
i slutningen af august 2009 blev hardstylers kontaktet af erwin tøt fra kpmg, som angav at
have en mulig køber af hardstylers, og som forud for et møde bad hardstylers sende infor-
mation omkring virksomheden, ”herunder i særdeleshed omkring rejsetrafikken.”
       emil hjorth sendte den 11. september 2009 de ønskede oplysninger i form af et regne-
ark over virksomhedens rejsetrafik.
       på mødet hos kpmg den 21. september 2009 konstaterede emil hjorth og james bar-
nard, at den muligt interesserede part var hardstylers event, der på mødet var repræsenteret
af john tobiesen. hverken mødet eller efterfølgende korrespondance resulterede dog i noget
samarbejde.
de sagsøgtes brug af kendetegnene hardstylers
efter at hardstylers united i 2009 havde ændret branchekode til ”rejsearrangør”, blev
hardstylers via nogle e-mails i september 2009 opmærksom på et samarbejde mellem
                                                        -6-
hardstylers united og hardstylers event. af en mail fra september 2009 fra hardstylers uni-
ted til firmaet q-dance, der arrangerer eventen qlimax, fremgik blandt andet følgende:
       ”the last couple of month i have been working things out with a major danish travel
       company – www.ungrejs.dk. we want to expand our bustrips and provide our customers
       with the best service and offers for bustrips to dutch events. therefor i write you and
       hoping to be ticketpartner with q-dance to the upcoming qlimax and all future events.
       our first trips is planned to be qlimax, it it’s possible to buy larger amount of tickets. we
       are starting slowly, as it’s our first trip. i would like to buy 75 tickets for qlimax. …”
hardstylers united udbød på sin hjemmeside bl.a. en bustur til amsterdam den 20. august
2010 til ”decibel outdoor festival”, der blev afholdt den 21. august 2010. hardstylers event
var teknisk arrangør på rejsen. en udskrift af www.hardstylersunited.dk dateret den 29. sep-
tember 2010 viser, at hjemmesiden har et faneblad med overskriften ”busture”.
       hardstylers og hardstylers united mødtes to gange på events i 2010, hvortil begge
havde arrangeret ture.
       hardstylers advokat skrev den 9. juli 2010 til hardstylers united i anledning af dennes
registrering og brug af firmanavnet hardstylers united og af hardstylers uniteds nye bran-
chekode ”rejsearrangør”. hardstylers advokat anmodede hardstylers united om at standse
brugen af selskabsnavnet hardstylers for arrangering af busture og om at ændre brancheko-
de, idet det det anførtes, at der jævnligt skete forvekslinger mellem de to firmaer blandt de
relevante brugere i danmark. samme dag skrev hardstylers advokat et tilsvarende brev til
hardstylers event i anledning af dette selskabs registrering af binavnet.
       de sagsøgtes advokat afviste ved skrivelser af 15. juli 2010 kravene og foreslog, at der
enten blev lavet en forligsmæssig løsning, eller at det blev konstateret, hvem der først havde
anvendt navnet hardstylers.
revisorerklæring
hardstylers event har under sagen fremlagt følgende revisorerklæring af 21. december 2010
fra deloitte:
       ”faktiske resultater
                                                     -7-
      ad a) vi fandt, at opgørelsen af underskud under navnet hardstylers, -14.037 kr. er kor-
             rekt beregnet ud fra den opgjorte omsætning fratrukket de opgjorte udgifter.
      ad b) vi fandt, at omsætningen, 55.495 kr. under navnet hardstylers stemmer overens
             med den i bookingsystemet registrerede omsætning under navnet hardstylers. vi
             udtaler os ikke om, hvorvidt listen fra bookingsystemet er fuldstændig.
      ad c) vi fandt, at udgifterne til billetter og transport, 69.532 kr., stemmer overens i dato
             med den registrerede afrejsedato i bookingsystemet. udgifterne til billetter og
             transport omfatter flere personer, end der er registreret omsætning for i booking-
             systemet på de to rejsedage. denne afvigelse er årsagsforklaret af ung rejs a/s og
             skyldes ifølge dem, at henholdsvis 2 og 5 personer efterfølgende har annulleret de-
             res bestilling. …
      da ovennævnte handlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med
      danske revisionsstandarder herom, udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed om det
      opgjorte hardstylers-resultat, men udtrykker alene de faktiske resultater af de af os ud-
      førte arbejdshandlinger.”
forklaringer
james barnard har forklaret, at han er commercial manager i og medejer af hardstylers. de er
i dag tre ejere, og herudover er der tilknyttet omkring 25 personer, i form af promotorer og
hjælpere, der mest laver frivilligt arbejde.
      efter at emil hjorth havde startet virksomheden og drevet den fra odense og jylland,
havde han selv startet et konkurrerende selskab i begyndelsen af 2008 og drevet virksomhed
fra københavn. de har samarbejdet siden 2009, hvor der ikke var anden konkurrence. senere
kom en tredje konkurrent, som dog kun arrangerede 2-3 ture og herefter ophørte.
      i forbindelse med overgang fra personlig virksomhed til drift heraf i selskabsform
havde emil hjort fået at vide, at de bare kunne arbejde videre, nu i regi af selskabet. så virk-
somheden kørte bare videre, og de anvendte fortsat domænenavnet www.hardstylers.dk.
han ved ikke, om der er lavet et dokument om indskud af aktiver. virksomheden er vokset
siden 2007. i 2010 havde de omkring 10 ture og i 2011 12 ture, svarende til ca. 2500 gæster om
året.
      de har markedsført sig via internettet, facebook, youtube, flyers, plakater og events,
og uddelt nøgleringe m.v. ved arrangementer. de har forsøgt at være til stede ved fester med
elektronisk musik, ikke nødvendigvis i samme stilart, da de tænkte, at hardstylers måske
kunne have interesse for deltagerne her. det er noget, de bruger meget tid på, men ikke
mange kontanter. i løbet af de seneste år har de brugt penge på radioreklamer og endelig en
masse tid. de har 10 skribenter ud over de 3 medejere. hardstylers er en hobbyvirksomhed
                                                -8-
og ikke noget, de lever af. de arbejder alle tre fuld tid ved siden af. nogle ture tjener de
mange penge på, andre tjener de slet ikke på. omsætningen er stigende og har hele tiden
været det.
       de er kendt under navnet hardstylers. alle, som interesser sig for genren, ved, hvem
de er, og hvad de arrangerer. ingen af de store rejsebureauer arrangerer sådanne ture. de fle-
ste rejser varer fra lørdag morgen til søndag aften.
       i starten kørte de ture, selv om hardstylers ikke var medlem af rejsegarantifonden.
det behøvede de ikke at være, når turene ikke indeholdt overnatning, men kun transport og
events. senere blev reglerne ændret. de stiftede derfor anpartsselskabet med en egenkapital
på 200.000 kr. på anmodning fra rejsegarantifonden og stillede en rejsegaranti på 300.000 kr.
       der har kun været en enkelt offentlig omtale af deres virksomhed, og den så de ingen
nogen effekt af. men det er klart hans indtryk, at det ikke er godt med dårlig omtale.
       deres rejser koster 1.000-1.500 kr. avancen er på 30-40 %.
       de har benyttet sig af busser fra 3 forskellige selskaber. i dag bruger de et svensk bus-
selskab. der er turistbusser, enkeltdækkere og dobbeltdækkere. kommer der ekstra kunder
på turen, kan de gå fra enkelt til dobbelt dæk. busserne har plads til 38-84 personer. en en-
keltdækkerbus til 47-50 personer koster ca. 35.000 kr. og en dobbeltdækker 40-42.000 kr. en
billet til en event koster omkring 300 kr. deres indtjening, før bussen er betalt, er 700-1.200
kr. pr. gæst. normalt sender de to busser med 50-100 personer af sted, andre gange kun én
med 50 passagerer. deres største tur havde 900 deltagere.
       på den ene af de to ture, hvor de havde busser af sted til de samme events som de sag-
søgte, havde de 3 busser af sted, svarende til 180 personer, og på den anden 2, svarende til
120.
       de lærte hardstylers united at kende, da jens kristian bech pedersen og morten
thomsen var flittige brugere af vidnets netværk og community. de havde flere gange vist in-
teresse for dansestilen og ville lave et community, som havde mere fokus på dét. de startede
i 2008 et forum, www.hardstylersunited.dk. hardstylers syntes, det var ok, da hardstylers
united koncentrerede sig om dans, og hardstylers om rejser.
       jens kristian bech pedersen skrev til dem, da han startede sin hjemmeside, og foreslog
at de skulle linke til hinanden, hvilket de herefter gjorde. hardstylers havde ikke et problem
med at jens kristian bech pedersen brugte navnet hardstylers united på det tidspunkt, for
                                                -9-
der var ingen direkte konkurrence, og aktiviteterne var ikke inden for samme område. det er
muligt, at hardstylers i de senere år har fået nogle kunder gennem hardstylers united, må-
ske unge, som senere er blevet 18 år. det blev et problem, da hardstylers united ændrede sit
virksomhedsområde. der er tale om et nicheprodukt, som hardstylers var først på markedet
med.
       mange medlemmer af hardstylers uniteds community deltager i hardstylers rejser.
der er konkurrerende virksomhed fra tyskland, og nogle vælger at rejse med tyske arrangø-
rer. hardstylers har også selv et community på sin hjemmeside, så i princippet konkurrerer
de også med hardstylers united på chat-delen.
       hardstylers målgruppe er lidt ældre end hardstylers uniteds. 80 % af hardstylers del-
tagere er over 18 år, da dette er aldersgrænsen for deltagelse på en tur. hardstylers united
har en yngre målgruppe, da forummet meget handler om forskellige dansestile. hardstylers
har 3.000 brugere på sin hjemmeside, og hardstylers united 9.000 på sit forum. hardstylers
facebook-gruppe har ca. 10.000 medlemmer, heraf ca. 80 % fra danmark.
       jens kristian bech pedersens mail af 22. juni 2009 blev ikke udmøntet i noget formelt
samarbejde. den formalisering af samarbejdet, som jens kristian bech pedersen lagde op til
med hensyn til de 6 billetter, blev ikke realiseret. ved qlimax sendte hardstylers united folk
videre til hardstylers.
       på et tidspunkt før kontakten til rejsegarantifonden, blev de kontaktet af kpmg, som
oplyste at en rejseaktør på markedet havde vist interesse for deres selskab og bad om et mø-
de. de fik ikke da at vide, hvem den pågældende var. de havde en fornemmelse af, at der
lagt op til et samarbejde eller et køb.
       på mødet den 21. september 2009 deltog foruden ham selv bl.a. emil hjort, erwin tøt
og john tobiesen. drøftelserne på mødet var positive. på det tidspunkt havde de 1800-2000
gæster om året, og de talte om muligheden for at få flere. de så det som en potentiel mulig-
hed for hardstylers, og john tobiesen gav udtryk for, at også han kunne se muligheder. de
fortalte om priserne på deres ture, om markedsføringen på forums, community og netværk,
samt hvad de betalte for leje af bus. de fortalte også om det svenske marked og muligheden
af at udbygge på dette marked.
       john tobiesen nævnte ikke, at han samarbejdede med hardstylers united. john tobie-
sen sagde, at han havde sonderet terrænet, men det kom ikke frem, at der havde været kon-
                                                  - 10 -
takt eller samarbejde mellem ham og hardstylers united. mødet sluttede med, at de gik hver
til sit for at tænke, og de aftalte at tales ved i løbet af efteråret. der kom dog ikke mere ud af
det.
        på et tidspunkt så de noget mailkorrespondance fra hardstylers united til nogle i hol-
land, som handlede om, at hardstylers united gerne ville købe billetter til events i holland.
        i februar 2010 kom det op på hardstylers uniteds hjemmeside, at de ville arrangere en
tur til en event, som også hardstylers arrangerede tur til. hardstylers er ikke sky for konkur-
rence, så på det tidspunkt konstaterede de blot, at hardstylers united ville lave deres egne
ture. de mødte hardstylers united to gange på events, som de også selv havde arrangeret
ture til.
        med hensyn til revisorerklæringen med en omsætning på ca. 55.000 kr. vil han gætte
på, at hardstylers united og hardstylers event har haft 40-50 personer med i alt på de to tu-
re. hardstylers kunne have haft dem med ved at skifte til en større bus. de kunne 100 % til-
byde det samme. havde hardstylers united ikke været der, havde deres kunder sikkert
henvendt sig til hardstylers.
        hardstylers resultat i 2010 var 246.372 kr. deres regnskab omfatter både rejser og
events, og de taber mange penge på events, som påvirker deres resultat. havde de haft 54
mennesker med på en bus, ville de have haft en avance på 30 %, ved en dobbeltdækkerbus
70 %. virksomheden er en hobbyvirksomhed med meget få faste omkostninger, f.eks. har de
ingen udgift til lokaler.
        der er sket forveksling af de to virksomheder, herunder blandt danske og udenlandske
arrangører, som tror, at hardstylers har indgået samarbejde med hardstylers events a/s.
også nogle forbrugere har været forvirrede og har henvendt sig med et ønske om at sidde i
samme bus som nogle af deres venner, som var tilmeldt hos hardstylers united.
john tobiesen har forklaret, at han er direktør for travel booking a/s og har været i rejsebran-
chen siden 1992. gennem de seneste 18 år har travel booking a/s haft mellem 20 og 35 bus-
ser af sted om året, svarende til i alt ca. 35.000 gæster. han ejer flere virksomheder. hans for-
skellige virksomheder inden for rejsebranchen omsætter for ca. 50 mio. kr. om året.
        han blev kontaktet af jens kristian bech pedersen og morten thomsen, som havde
drevet et community på arto. de fortalte herom og mulighederne indenfor hardstyle-genren.
                                                - 11 -
de barslede med ideer om rejser til holland, men manglede en teknisk arrangør, dvs. en,
som i forhold til rejsegarantifonden er juridisk ansvarlig, mens en anden står for det mar-
kedsføringsmæssige. jens kristian bech pedersen sagde, at han havde lavet en bustur før,
men at der var problemer med rejsegarantifonden, ligesom han kristian manglede et book-
ingsystem og muligheden for at sælge rejseforsikringer.
       jens kristian bech pedersen og morten thomsen fortalte ham om hardstylers, der ar-
rangerede busrejser, men tilsyneladende også havde problemer med rejsegarantifonden.
han hørte, at de var seriøse, og han så en mulighed for et joint venture sammen med jens
kristian bech pedersen og james barnard. han bad derfor erwin tøt fra kmpg om at arran-
gere et møde. erwin tøt gav udtryk for, at det er almindelig praksis i sådanne situationer, at
man er diskret og ikke med det samme tilkendegiver, hvem den interesserede er. han så de
informationer, som hardstylers sendte til erwin tøt.
       på mødet fik han et godt indtryk af hardstylers og emil hjort og james barnard, som
virkede seriøse. de drøftede ikke navnet hardstylers på mødet. han gik derfra med en for-
nemmelse af, at emil hjort og james barnard troede så meget på deres projekts fremtid, at de
ville have projektet for sig selv. dette indtryk fik bekræftet via telefonsamtaler med erwin
tøt, og hans konklusion var, at hardstylers ikke havde brug for ham. han havde også gang i
flere andre, mere interessante sager og manglede tid, så projektet fik lov til at ligge.
       revisorerklæringens punkt b beskriver hele den omsætning, der har været. det står så-
ledes, fordi hardstylers event hæfter over for rejsegarantifonden, så omsætningen gik igen-
nem dem. punkt a er resultatet af de to arrangementer. de har højst sendt 50 passagerer af
sted. der har højst været to ture. det var jens kristian, der stod 100 % for det. der var udgif-
ter på ca. 69.000 kr. vidnets udgift til busser er mindre end hardstylers. det er rigtigt, at der
er en smule at hente ved en dobbeltdækkerbus.
       de har ikke sendt flere gæster af sted under binavnet hardstylers event a/s, der i øv-
rigt blev taget i brug efter ønske fra jens kristian bech pedersen, der ikke ønskede at lade et
så mainstream brand som ung rejs a/s stå som teknisk arrangør. da hardstylers og
hardstylers united tidligere havde samarbejdet, så han så ingen problemer i at anvende
kendetegnene hardstylers, som han også opfattede som generisk. han sikrede sig, at der ik-
ke fandtes andre selskaber med dette navn, inden de tog binavnet.
                                               - 12 -
parternes synspunkter
hardstylers advokat har gjort gældende, at hardstylers united og hardstylers event ved at ta-
ge bekræftende til genmæle over for hardstylers påstande 1-3 har erkendt at have krænket
hardstylers rettigheder til kendetegnene hardstylers. sagen drejer sig alene om, hvor
meget hardstylers united og hardstylers event skal betale i vederlag og erstatning efter va-
remærkelovens § 43 eller markedsføringslovens § 20.
      hardstylers united henviste kunder til hardstylers, inden de påbegyndte egen rejse-
virksomhed. hardstylers var den eneste aktør på markedet, som anvendte hardstylers som
kendetegn, og som udbød disse særlige rejser. det må derfor lægges til grund, at enhver af
de kunder, som de sagsøgte har haft, ville have henvendt sig til hardstylers, hvis de sagsøgte
ikke havde udbudt rejser og events under kendetegnene hardstylers. prisen og ydelsen var
den samme.
      efter varemærkelovens § 43 skal den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en andens
varemærkeret, betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen samt en erstatning for den yderli-
gere skade, som overtrædelsen har medført. ifølge markedsføringslovens § 20, stk. 2, pådra-
ger handlinger i strid med loven erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler.
      ved fastsættelsen af erstatning skal der tages hensyn til blandt andet den forurettedes
tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste. der er i denne sag ikke nogen ube-
rettiget fortjeneste, idet hardstylers ikke vil anfægte indholdet af revisorerklæringen af 21.
december 2010.
      rimeligt vederlag skal fastsættes som en hypotetisk licensafgift, her mellem 5 og 40 %.
det er ikke altid korrekt at tage udgangspunkt i det laveste af disse tal, idet størrelsen af et
rimeligt vederlag afhænger af omstændighederne i det konkrete tilfælde.
      i dette tilfælde har hardstylers været ene på markedet og ikke givet licens til nogen,
hvorfor der ikke findes oplysninger om den generelle praksis for licensafgift på området.
retspraksis vedrørende størrelsen af licensafgifter er meget svingende. der tilkendes veder-
lag også i sager, hvor der ikke findes nogen oplysninger om, hvad der er den sædvanlige li-
censafgift i branchen, og hvor der ikke er dokumenteret noget tab. en række dommer tilken-
degiver, hvad en hypotetisk licensafgift ville have været, f.eks. sø- og handelsrettens dom af
4. maj 2006 i v 11-05, som fastsatte et hypotetisk licensniveau på 25 % af originalproduktets
                                                 - 13 -
værdi. der kan ikke sammenlignes med praksis vedrørende parallelimport af lægemidler, og
licens på patentområdet er også noget særligt og en helt anden situation end den foreliggen-
de.
       en rimelig licensafgift bør derfor være dét, som ”licensgiver” beder om, medmindre
dette er ubilligt, jf. princippet i købelovens § 5. det er rimeligt at tilkende det beløb, hardsty-
lers har påstået, og det må være de sagsøgtes bevisbyrde at godtgøre, at det krævede beløb
er ubilligt.
       kan vederlaget ikke i sig selv fastsættes til 75.000 kr., må forskellen mellem det tilkend-
te vederlag og de påståede 75.000 kr. dækkes som erstatning for hardstylers tab, der må op-
gøres skønsmæssigt. det er klart, at kunderne var gået til hardstylers, hvis ikke de sagsøgte
havde været på markedet, og det kan derfor uden videre lægge til grund, at 50 kunder ville
være gået til hardstylers.
       hvis det antages, at der har været 25 personer på hver af de to ture, ville hardstylers
kunne have haft disse gæster med ved at køre turen med en dobbeltdækkerbus. meromkost-
ningen ved en dobbeltdækker er ifølge james barnard 5.000 kr., svarende til 10.000 for to
busture. hardstylers pris er 1.100-1.500 kr., hvoraf 300 kr. dækker billetten til selve eventen,
hvorfor den gennemsnitlige indtjening pr. gæst før fradrag af busudgifter kan fastsættes til
1000 kr. hardstylers ville således have kunnet tjene 50.000 kr. på de 50 gæster, fratrukket
meromkostningerne til dobbeltdækkerbusser på 10.000 kr., således at det direkte tab kan op-
gøres til 40.000 kr. hardstylers ville ikke have behøvet at annoncere yderligere, og der ville
ikke have været andre ekstra omkostninger.
       ved fastsættelse af erstatning for markedsforstyrrelse lægges efter praksis ikke vægt på
den dokumenterede markedsforstyrrelse, men blot på risikoen for markedsforstyrrelse. i et
community med 10-15.000 deltagere er der en risiko for markedsforstyrrelse, selv ved en re-
lativt lille aktivitet som den, de to sagsøgte har udøvet. erstatning for markedsforstyrrelse
kan meget vel svare til det direkte lidte tab på de to rejser, så også erstatningen for markeds-
forstyrrelse kan fastsættes til 40.000 kr. hardstylers har dog alene påstået sig tilkendt i alt
75.000 kr. , da der kun har været tale om to rejser.
       det er en skærpende omstændighed, at parterne har haft et forudgående samarbejde,
indtil hardstylers united iværksatte konkurrerende virksomhed. det er uden betydning, at
                                               - 14 -
hardstylers ikke fandt anledning til at påtale brugen af hardstylers i starten, hvor hardsty-
lers united ikke udøvede kommerciel virksomhed.
       det er også en skærpende omstændighed, at john tobiesen som repræsentant for en
stor og professionel aktør på rejsebureauområdet forsøgte at få indsigt i hardstylers virk-
somhed, uden at det blev tilkendegivet over for hardstylers, at det var john tobiesens virk-
somhed, der var tale om.
       hardstylers krav er derfor samlet set ganske rimeligt, og de sagsøgte, der i fællesskab
har foretaget krænkelsen, hæfter efter danske rets almindelige regler solidarisk for beløbet.
hardstylers united og hardstylers events advokat har gjort gældende, at hardstylers ikke har
dokumenteret, at emil hjorts aktiver, herunder rettighederne til navnet ”hardstylers”, er
indskudt i hardstylers. efter den dagældende anpartsselskabslov skal der foreligge en vur-
deringsberetning vedrørende indskudte aktiver, men en sådan er trods provokation herom
ikke fremlagt.
       der er tvivlsomt, om der foreligger en krænkelse. det bestrides, at hardstylers har
været anvendt som virksomhedsnavn siden 2006, idet selskabet først er stiftet i 2009. vare-
mærket er først registreret den 13. april 2010. brugen af hardstylers som kendetegn ved salg
af rejser forud for dette tidspunkt kan dermed ikke indebære nogen varemærkekrænkelse.
       de sagsøgte burde måske nok have nedlagt påstand om frifindelse.
       lægges det til grund, at der foreligger en krænkelse, har hardstylers kun krav på et
rimeligt vederlag svarende til en licensafgift. rimeligt vederlag kan efter sædvanlig praksis
fastsættes til 5 % af den omsætning, som hardstylers united henholdsvis hardstylers event
a/s har oppebåret, dvs. 2.774, 75 kr., svarende til 5 % af 55.495 kr.
       hardstylers har ikke godtgjort noget tab og kan derfor ikke kræve erstatning.
       hardstylers united og hardstylers event a/s’ samlede omsætning under navnet
hardstylers andrager alene 55.495 kr., og der har ingen fortjeneste været.
       de sagsøgte kan ikke acceptere hardstylers opfattelse af beregning af erstatning ud fra
omsætning. omsætning sidestilles fejlagtigt med overskud. man skal alene have dækket sit
tab. det er ikke korrekt, at hardstylers ikke har haft omkostninger, idet sådanne fremgår af
regnskabet.
                                                 - 15 -
      det bestrides, at der er 100 % substitution mellem hardstylers og de sagsøgtes virk-
somhed, og det bestrides, at der er dokumentation for markedsforstyrrelse. ifølge james bar-
nard har de sagsøgtes virksomhed ikke haft nogen særlig virkning på markedet, bortset fra
en episode med nogen, der ville sidde sammen i en bus. da hardstylers sidder på hele mar-
kedet, må markedsforstyrrelsen være minimal.
      en eventuel godtgørelse bør udmåles skønsmæssigt og højst til 10 % af omsætningen.
domstolenes praksis for vederlag spænder vidt, mellem 5 og 40 %. i parallelimportsager
fastsættes vederlaget f.eks. til 5 % af importørens uberettigede omsætning. i sagen u
2007.1896 h (fisherman’s friend) fastsattes vederlag og erstatning eksempelvis til 10 % af
krænkerens årsresultat, mens vederlag og erstatning i u 2005.2082 h fastsattes svarende til
1,66 %.
      det bestrides, at der er grundlag for solidarisk hæftelse for de sagsøgte. det er på nu-
værende tidspunkt muligt at forholde sig til et eventuelt internt opgør mellem de sagsøgte,
og samme advokat kan ikke repræsentere begge parter, når regresspørgsmålet skal afgøres.
sø- og handelsrettens afgørelse
idet hardstylers united og hardstylers event har taget bekræftende til genmæle over for på-
stand 1, henholdsvis påstand 2-3, tages disse påstande til følge.
      retten finder, at hardstylers united og hardstylers event, således som det også frem-
går af deres erkendelse ved at have taget bekræftende genmæle over for påstand 1, hen-
ho0ldsvis 2-3, har krænket hardstylers varemærke og selskabsnavn hardstylers ved i
fællesskab at arrangere og markedsføre to busrejser til hardstyler events i sommeren 2010.
      efter et samlet skøn over antallet af busrejser med events, antallet af deltagere og dæk-
ningsbidraget herved finder retten, at hardstylers united og hardstylers event in solidum
skal betale i alt 20.000 kr. i vederlag og erstatning til hardstylers med rente som påstået. ret-
ten har i den forbindelse tillige lagt vægt på, at parterne forudgående havde samarbejdet om
sådanne rejser uden at have gjort de varemærkeretlige problemstillinger klart over for hin-
anden.
                                               - 16 -
      efter sagens udfald, omfang og karakter skal hardstylers united og hardstylers event
endvidere in solidum betale hardstylers 20.000 kr. i sagsomkostninger, heraf 500 kr. til dæk-
ning af retsafgift.
                         thi kendes for ret
1.    det forbydes hardstylers united ved jens kristian bech pedersen at benytte hardstylers
      som kendetegn eller som del af et kendetegn, herunder som firmanavn, varemærke og
      domænenavn, i forbindelse med tjenesteydelser vedrørende arrangering af rejser.
2.    det forbydes hardstylers event a/s (travel booking a/s) at benytte hardstylers som
      kendetegn eller som del af et kendetegn, herunder som selskabsnavn, varemærke og
      domænenavn, i forbindelse med tjenesteydelser vedrørende arrangering af rejser.
3.    hardstylers event a/s (travel booking a/s) skal lade selskabsnavnet (binavnet)
      hardstylers event a/s udslette.
4.    hardstylers united ved jens kristian bech pedersen og hardstylers event a/s (travel
      booking a/s) skal inden 14 dage én for begge og begge for én betale hardstylers aps
      20.000 kr. med rente fra den 28. oktober 2010 og 20.000 kr. i sagsomkostninger. sags-
      omkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
            john tyrrestrup               michael b. elmer               karin verland
                                           (retsformand)
                                             (sign.)
                                          ___ ___ ___
                                 udskriftens rigtighed bekræftes
                        p.j.v. sø- og handelsretten, den 21. februar 2012

source: retspraksis

LICENSE:
Creative Commons Legal Code

CC0 1.0 Universal

type: caselaw

jurisdiction: Denkmark


text:
                             højesterets dom
                           afsagt torsdag den 27. juni 2013
sag 251/2011
(2. afdeling)
dka consult a/s
(advokat morten samuelsson)
mod
advokat a
(advokat søren lundsgaard)
i tidligere instans er afsagt dom af østre landsrets 3. afdeling den 16. august 2011.
i pådømmelsen har deltaget fem dommere: niels grubbe, thomas rørdam, jens peter
christensen, hanne schmidt og oliver talevski.
påstande
appellanten, dka consult a/s, har gentaget sine påstande.
indstævnte, advokat a, har påstået stadfæstelse.
højesterets begrundelse og resultat
aqua-wall danmark a/s anlagde den 2. november 1999 sag ved sø- og handelsretten mod
ab formplast vedrørende bl.a. spørgsmålet om betaling af konventionalbøder i anledning af
formplasts forsinkelse med levering af plastemner til aqua-walls klimaanlæg. sø- og han-
delsretten fandt ved dom af 30. marts 2001 ikke grundlag for i medfør af aftalelovens § 36 at
nedsætte konventionalboden på i alt 721.280 svenske kroner vedrørende den første leverance,
men fandt, at konventionalboden på i alt 1.434.000 svenske kroner vedrørende den anden le-
verance i medfør af aftalelovens § 36 skulle nedsættes til 800.000 svenske kroner. formplast
ankede dommen til højesteret, som ved dom af 24. juni 2004 i medfør af aftalelovens § 36
                                                 - 2 -
nedsatte konventionalbøderne vedrørende begge leverancer til i alt 100.000 svenske kroner,
svarende til det beløb, som formplast allerede havde betalt á conto til aqua-wall. højesteret
fandt, at de aftalte konventionalbøder stod i markant misforhold til kontraktsummerne, og at
aqua-wall ikke heroverfor havde sandsynliggjort – eller overhovedet søgt at påvise – at sel-
skabet havde udsigt til at ville lide eller faktisk havde lidt et tab af en sådan størrelse, at de
aftalte konventionalbøder pr. dag og de samlede bodsbeløb stod i rimeligt forhold hertil.
advokat a var indtrådt som advokat for aqua-wall under anken for højesteret.
hovedspørgsmålet i den foreliggende sag er, om advokat a i forbindelse med førelsen af den
nævnte sag mellem formplast og aqua-wall for højesteret handlede ansvarspådragende over
for aqua-wall. dka consult a/s har overtaget aqua-walls eventuelle erstatningskrav mod
advokat a.
dka consult har anført, at advokat a handlede ansvarspådragende ved ikke under anken for
højesteret at dokumentere eller sandsynliggøre, at aqua-wall havde lidt et tab. advokat a
har bestridt at have handlet ansvarspådragende.
formplasts nye advokat for højesteret havde i sin ankereplik fremsat provokationer om do-
kumentation af aqua-walls samhandelsforhold med rentokil uk og om fremlæggelse af bl.a.
en specificeret og dokumenteret tabsopgørelse. højesteret lægger til grund, at advokat a i
anledning heraf under flere møder med lasse lindblad, der var ejer af og administrerende
direktør for aqua-wall, drøftede spørgsmålet om dokumentation dels af samhandelsforholdet
med rentokil dels af tabet som følge af de forsinkede leverancer. højesteret lægger videre til
grund, at advokat a havde som udgangspunkt, at aqua-wall skulle forsøge at dokumentere
samhandelsforholdet med rentokil og sit tab ved de forsinkede leverancer. advokat a blev
imidlertid klar over, at der hverken forelå en samarbejdsaftale med eller ordrer fra rentokil,
og han fandt det i øvrigt efter de foreliggende oplysninger problematisk at dokumentere et
tab. højesteret lægger endelig til grund, at advokat a og lasse lindblad på denne baggrund
blev enige om, at samarbejdsforholdet mellem aqua-wall og rentokil og spørgsmålet om tab
navnlig skulle belyses på grundlag af lasse lindblads forklaring for sø- og handelsretten og
hans supplerende forklaring for højesteret.
                                              - 3 -
ved bedømmelsen af, om advokat a handlede ansvarspådragende, må det tages i betragtning,
at aqua-walls revisor ikke havde udarbejdet en skriftlig erklæring om selskabets tab for
januar til april 1999. lasse lindblads forklaring herom for sø- og handelsretten var således
alene baseret på mundtlige drøftelser med selskabets revisor i forbindelse med aflæggelse af
årsregnskabet for selskabet. endvidere indeholdt de to regnskabsbilag, som advokat a havde
modtaget i forbindelse med førelsen af sagen for højesteret, modstridende oplysninger om
aqua-walls salg i første og andet kvartal 1999. der var desuden ikke indgået nogen aftale
med rentokil. det var på denne baggrund ikke nærliggende, at aqua-wall kunne
dokumentere et tab som følge af de forsinkede leverancer ved at indhente yderligere
oplysninger. dette understøttes af, at de nye oplysninger, herunder den revisorerklæring og de
skønserklæringer om tabet i første kvartal 1999, der er tilvejebragt til brug for den nu
foreliggende sag, efter højesterets opfattelse ikke dokumenterer eller sandsynliggør, at aqua-
wall led et væsentligt tab som følge af forsinkelserne, der, som det fremgår af højesterets
dom i ufr 2004 s. 2400, for den første leverance var fra den 22. januar til den 12. april 1999
og for den anden leverance fra den 26. marts til den 27. april 1999. det bemærkes herved
bl.a., at det hverken med de nævnte erklæringer eller bevisførelsen i øvrigt er sandsynliggjort,
at forsinkelsen med leverancerne udelukkede, at klimaanlæggene kunne være blevet solgt
senere.
på den anførte baggrund finder højesteret ikke grundlag for at fastslå, at advokat a handlede
ansvarspådragende. højesteret tiltræder herefter, at advokat a er frifundet for at betale
erstatning til dka consult.
af de grunde, landsretten har anført, tiltræder højesteret endvidere, at advokat as påstand om
betaling af salær er taget til følge.
højesteret stadfæster herefter dommen.
                                      thi kendes for ret:
landsrettens dom stadfæstes.
i sagsomkostninger for højesteret skal dka consult a/s betale 75.000 kr. til advokat a.
                                           - 4 -
de idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.
sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.


text:
                      højesterets kendelse
                         afsagt fredag den 11. oktober 2013
sag 159/2013
telia danmark filial af telia nättjänster norden ab sverige
(advokat kim b. ulrich)
mod
telekæden a/s
(advokat hans sønderby christensen)
i tidligere instanser er afsagt kendelse af københavns byret den 19. december 2012 og af
østre landsrets 5. afdeling den 6. februar 2013.
i påkendelsen har deltaget syv dommere: børge dahl, poul søgaard, thomas rørdam, vibeke
rønne, jens peter christensen, lars hjortnæs og oliver talevski.
påstande
kærende, telia danmark filial af telia nättjänster norden ab sverige, har nedlagt påstand
om stadfæstelse af byrettens kendelse, hvorefter det ikke tillades indkærede, telekæden a/s,
at fremlægge responsum af 30. juni 2011 udarbejdet af professor, dr. jur. erik werlauff.
telekæden a/s har principalt nedlagt påstand om stadfæstelse af landsrettens kendelse, hvor-
efter det pågældende responsum tillades fremlagt, subsidiært at det tillades fremlagt bortset
fra konklusionen
supplerende sagsfremstilling
telia danmark opsagde den 9. maj 2011 et samarbejde med telekæden a/s vedrørende salg
af telia-produkter. telekæden anlagde sag mod telia danmark ved stævning af 27. februar
2012 med påstand om, at telia danmark bl.a. skulle betale 40 mio. kr. i godtgørelse efter
                                               - 2 -
handelsagentlovens § 25. i stævningen er bl.a. henvist til responsum om telekædens distri-
butionsaftale med telia af professor, dr. jur. erik werlauff. responsummet indeholder en
sagsfremstilling, en juridisk bedømmelse af sagen, herunder om aftalen er omfattet af han-
delsagentloven, og en samlet konklusion.
anbringender
telia danmark filial af telia nättjänster norden ab sverige har anført, at det følger af høje-
sterets praksis, at en part ikke kan fremlægge et juridisk responsum indhentet inden sags-
anlæg, hvis modparten protesterer.
et juridisk responsum er ikke et bevis. det er heller ikke jus. responsummet kan således ikke
sidestilles med lovstof, domme og juridisk litteratur, der normalt indgår i parternes materiale-
samling. et juridisk responsum er et selvstændigt begreb, der er beslægtet med et partsindlæg.
dette indebærer, at en part i eget navn i egne processkrifter kan fremføre de synspunkter, der
er anført i responsummet, men ikke at en part ved at fremlægge responsummet skal kunne
forstærke sin sag med synspunkter, som parten har betalt en juridisk specialist til at fremføre.
telekæden a/s har anført, at det omhandlede responsum er indhentet inden sagens anlæg med
henblik på stillingtagen til, om sagen burde anlægges. der gælder ikke et generelt forbud mod
fremlæggelse af juridiske responsa, selv om et responsum ikke er et ”bevis” i traditionel for-
stand. retten skal kende og anvende gældende ret uafhængig af parternes udlægning heraf.
højesterets begrundelse og resultat
sagen angår, om et ensidigt indhentet responsum vedrørende dansk ret kan fremlægges som
bevis i sagen eller indgå i sagen til brug for den juridiske argumentation.
et juridisk responsum om dansk ret angår ikke bevisførelsen, og et sådant responsum kan der-
for ikke fremlægges som bevis i sagen.
der er ikke regler i retsplejeloven, som særligt regulerer, om et ensidigt indhentet juridisk
responsum om dansk ret kan indgå i en sag til brug for den juridiske argumentation. retten
skal bygge sin afgørelse på anvendelse af gældende dansk ret. parterne vil i almindelighed
behandle sagens juridiske problemer i deres processkrifter og i deres procedure, og det er ikke
                                               - 3 -
usædvanligt, at parterne til brug for deres procedure har udarbejdet en materialesamling, der
indeholder de relevante retsregler, juridisk litteratur mv.
på denne baggrund finder højesteret, at et ensidigt indhentet juridisk responsum om dansk ret
kan indgå i en sag på samme måde som partsindlæg og juridisk litteratur.
professor, dr.jur. erik werlauffs responsum af 30. juni 2011 kan således indgå i sagen til brug
for den juridiske argumentation, men ikke som bevis.
afgørelse om sagsomkostninger ved dette kæremål for landsret og højesteret træffes i forbin-
delse med hovedsagens fortsatte behandling ved byretten.
                                       thi bestemmes:
professor, dr. jur. erik werlauffs responsum af 30. juni 2011 kan indgå i sagen til brug for
den juridiske argumentation, men ikke som bevis.


text:
- mc
                                     udskrift
                                         af
                      sø- & handelsrettens dombog
                                   ____________
den 15. august 2007 blev af retten i sagen
v-25-03
1) c.h. boehringer sohn
(advokat karen dyekjær)
2) boehringer ingelheim kg
(advokat karen dyekjær)
3) boehringer ingelheim pharma
gmbh & co. kg
(advokat karen dyekjær)
4) boehringer ingelheim a/s
(advokat karen dyekjær)
mod
1) a/s af 11. juni 2003 under konkurs (paranova a/s)
(advokat pernille bigaard)
2) paranova danmark a/s
(advokat kim jensen)
3) paranova pack a/s
(advokat kim jensen)
afsagt sålydende
                                         - 2 -
                                        d o m:
indledning og påstande
sagens drejer sig om, hvorvidt de sagsøgte, a/s af 11. juni 2003 under konkurs
(tidligere paranova a/s), paranova danmark a/s og paranova pack a/s (samlet
benævnt paronova), har foretaget ulovlig co-branding ved på boehringers
emballager til medicinske produkter, som paranova har parallelimporteret og
ompakket, at anbringe paranovas særlige forretningskendetegn, herunder firmaets
logo, navn i logotypes i kombination med særlige grafiske striber på emballagerne
sammen med boehringers varemærke, der svarer til de enkelte produkter navn.
endvidere skal der i givet fald tages stilling til, om boehringer er berettiget til
vederlag/erstatning.
sagsøgerne, c.h. boehringer sohn, boehringer ingelheim kg, boehringer
ingelheim pharma gmbh & co. kg og boehringer ingelheim a/s (samlet
benævnt boehringer), har nedlagt følgende påstande:
påstand 1
de sagsøgte, a/s af 11.juni 2003 nu under konkurs, paranova danmark a/s og
paranova pack a/s, tilpligtes at anerkende at have gjort indgreb i boehringers ret til
varemærkerne atrovent®, berodual®, berotec®, bisolvon®, buscopan®,
catapresan®, dixarit®, mexitil® og persantin® ved at anbringe paranovas
forretningskendetegn på de af paranova udbudte produkter:
1.1.          atrovent® inhalationsaerosol 20 mkg/dosis, 300 doser, varenr. 549956
              (bilag 1)
1.2.          atrovent® inhalationspulver 40 mkg 100 kapsler, varenr. 375725 (bilag
              2)
1.3.          berodual® inhalationsaerosol 15 ml, 300 doser, varenr. 091009 (bilag 3)
1.4.          berodual® inhalationspulver 100 stk., varenr. 121699 (bilag 4 og 5)
                                          - 3 -
1.5.            berotec® 200 inhalationsaerosol 0,2 mg/dosis, 300 doser, varenr.
                176560 (bilag 6)
1.6.            berotec® inhalationspulver 0,2 mg 100 kapsler, varenr. 381277 (bilag 7)
1.7.            bisolvon® 8 mg tabletter 100 stk., varenr. 193904 (bilag 8)
1.8.            buscopan® 10 mg tabletter 100 stk., varenr. 106690 (bilag 9)
1.9.            catapresan® 0,15 mg tabletter, 100 stk., varenr. 090266 (bilag 10)
1.10.           dixarit® 25 mg tabletter 100 stk., varenr. 126367 (bilag 11)
1.11.           mexitil® 200 mg kapsler 100 stk., varenr. 102210 (bilag 12)
1.12.           persantin® 100 mg tabletter 100 stk., varenr. 481580 (bilag 13)
subsidiært nedlægges samme påstand for de under produkterne 1.3., 1.4., 1.7., 1.8.,
1.11., 1.12., 2.1. og 2.2. nævnte produkter.
påstand 2
a/s af 11. juni 2003 under konkurs, paranova danmark a/s og paranova pack a/s
skal anerkende at gøre indgreb i boehringers ret til varemærkerne atrovent® og
bisolvon® ved at anbringe paranovas forretningskendetegn på de af paranova
udbudte produkter:
2.1.            atrovent® næsespray, opløsning 21 mikrog/dosis, 360 doser, varenr.
                003916 (bilag 14)
2.2.            bisolvon® 8 mg tabletter 100 stk., varenr. 193904 (bilag 15)
ligesom paranova tilpligtes at ophøre hermed.
påstand 3
a/s af 11.juni 2003 under konkurs, paranova danmark a/s og paranova pack a/s
tilpligtes in solidum at betale boehringer 160.000 kr. i vederlag/erstatning for
krænkelse af de i påstand 1 og 2 nævnte varemærker med procesrente for så vidt
angår 100.000 kr. fra sagens anlæg den 21. februar 2003 og for så vidt angår 60.000
kr. fra indgivelse af replik den 9. september 2003.
overfor a/s af 11. juni 2003 under konkurs udgør påstandsbeløbet 175.000 kr., der
forrentes med procesrente for så vidt angår 100.000 kr. fra sagens anlæg den 21.
                                           - 4 -
februar 2003 og for så vidt angår 75.000 kr. fra indgivelse af replik den 9. september
2003.
paranova danmark a/s og paranova pack a/s har nedlagt følgende påstande:
over for boehringers påstand 1 og 2 påstås frifindelse.
over for boehringers påstand 3 påstås frifindelse, subsidiært betaling af et mindre
beløb end det påstævnte.
paranova pack a/s har oplyst, at såfremt boehringer har krav på vederlag hæfter
paranova pack a/s solidarisk med paranova danmark a/s og a/s af 11. juni 2003.
a/s af 11. juni 2003 under konkurs (i det følgende paranova a/s) har meddelt, at
boet ikke indtræder i sagen.
sagens omstændigheder
parterne
boehringer er lægemiddelproducent hjemmehørende i tyskland. det danske
selskab, boehringer ingelheim a/s, varetager salg, distribution, markedsføring m.v.
af koncernens produkter i danmark.
paranova a/s markedsførte indtil den 15. oktober 1999 parallelimporterede
lægemidler. paranova danmark a/s overtog herefter markedsføringen af de samme
parallelimporterede lægemidler. paranova pack a/s importerer lægemidlerne og
foretager ompakning samt er ansvarlig for design og produktion af emballage til de
pa-rallelimporterede lægemidler. paranova selskaberne er datterselskaber i
paranova-koncernen med paranova group a/s som moderselskab.
paranova a/s trådte i betalingsstandsning i 2003 og ændrede i den forbindelse navn
til a/s af 11. juni 2003. selskabet blev taget under konkursbehandling den 26.
september 2003.
                                         - 5 -
produkterne, parternes varemærker og emballager
det er under sagen oplyst, at boehringer ingelheim pharma gmbh & co. kg er
indehaver af de registrerede varemærker atrovent®, berodual®, berotec®,
bisolvon®, buscopan®, catapresan®, dixarit®, mexitil® og persantin®.
paranova markedsfører de parallelimporterede lægemidler fra boehringer i egne
emballager. paranova har valgt at anvende samme farver og farvekombinationer,
som boehringer anvender i deres produktlinier på originalemballagen. et eksempel
fremgår af følgende foto (bilag 21 g):
udseende og design på paranovas emballager har varieret over en årrække.
parterne er enige om, at de emballagedesigns, som denne sag vedrører, ikke
længere anvendes af paranova til markedsføringen af boehringers
lægemiddelprodukter i danmark. flere varemærker har endvidere været
markedsført i flere forskellige emballager. på emballagen er i forskellige
kombinationer anbragt paranovas forretningskendetegn i form af dennes vertikale
og/eller horisontale striber/særlig kantmarkering, firmanavn skrevet med logotypes,
logo i form af pentagontegnet, stort ”p” med linjer ført hele vejen igennem nederst
på siden af æsken, samt dannebrogsflag.
i denne sag har boehringer fremsat indsigelser imod udformningen af flere typer
emballagedesigns med påstand om ulovlig co-branding. de pågældende produkters
emballager kan overordnet opdeles i 3 kategorier som følger:
1. produkterne atrovent® 20 mikrog/dosis med varenr. 549956 (bilag 1), atrovent®
40 mikrog med varenr. 375725 (bilag 2), berotec® inhalationsaerosol 0,2 mg 100
kapsler med varenr. 176560 (bilag 6), catapresan® 0,15 mg tabletter med varenr.
090266 (bilag 10), dixarit® 25 mg tabletter med varenr. 126367 (bilag 11) er alle
                                      - 6 -
blevet markedsført i en emballage udført, som det fremgår af følgende foto (bilag
10):
                                        - 7 -
boehringer har anfægtet emballagens design med kombinationen af de særlige
kantstriber, firmanavn med logotypes på bagsiden samt ”p” der grafisk føres
igennem nederst på langsiden.
emballagen med produktet berotec® 200 inhalationsaerosol 0,2 mg/dosis med
varenr. 176560 (bilag 6) havde samme udseende som viste foto (bilag 10), dog var
der kun en farvet stribe langs kanten på venstre side, når emballagen betragtes
forfra.
2. produkterne berodual® inhalationsaerosol 15 ml 300 doser, med varenr. 091009
(bilag 3), berodual® inhalationspulver 100 stk. med varenr. 121699 (bilag 4),
bisolvon® 8 mg tabletter 100 stk. med varenr.193904 (bilag 8 og 15), persantin® 100
mg tabletter 100 stk. med varenr. 565051 (bilag 13) og atrovent® næsespray
opløsning 21 mikrog/dosis med varenr.003916 (bilag 14) er alle markedsført i en
emballage som den, der fremgår af følgende foto (bilag 8):
boehringer har anfægtet designet med kombinationen af de særlige kantstriber,
firmanavn på forsiden med logotypes, firmalogoet pentagonfiguren på forsiden, på
én langside samt på endestykket og endelig det ovale dannebrogsflag på bagsiden
af emballagen.
                                         - 8 -
for så vidt emballagen til produkterne berodual med varenr. 091009 (bilag 3) og
atrovent® med varenr. 003916 (bilag 14) fremgår det af de under sagen fremlagte
fotos, at pentagon-logoet alene er anbragt på forsiden. de øvrige sider af æskerne er
ikke fotodokumenteret. for så vidt produktet bisolvon® med varenr. 193904 (bilag
15), er alene påsat pentagon-logoet på emballagens forside og på én langside.
emballagen er i øvrigt fuldstændig identisk med den afbildede.
3. produkterne berodual® inhalationspulver 100 stk. med varenr. 121699 (bilag 5),
buscopan® 10 mg tabletter 100 stk. med varenr. 106690 (bilag 9) og mexitil® 200 mg
kapsler 100 stk. med varenr. 102210 (bilag 12) er alle markedsført i en emballage,
som fremgår af følgende foto (bilag 5):
                                         - 9 -
boehringer har anfægtet designet med kombinationen af den særlige
kantmarkering, pentagon-logoet på forsiden, på én langside samt på endestykket,
firmanavn med logotypes på forsiden og ovalt dannebrogsflag på bagsiden.
de afbildede 3 kategorier af emballager blev anvendt til markedsføring af de
ovenfor nævnte produkter i 1990érne og frem til 2003. paranova ophørte herefter
med at anvende de emballagedesigns, som er afbildet på billede 2, 3 og 4.
baggrunden herfor var højesteret dom af 28. maj 2003 i en sag mellem boehringer
og paranova a/s.
den tidligere sag mellem boehringer og paranova
i 1992 anlagde boehringer sag mod paranova a/s med påstand om, at boehringer
som indehaver af varemærkerne til de medicinske produkter, der er omfattet af
denne sags påstand 1, kunne forbyde paranova a/s at ompakke produkter indkøbt i
en anden eu-medlemsstat til samme pakningsstørrelser, som
varemærkeindehaveren havde bragt produkterne på markedet i (én-til-én
ompakning) og genanbringe varemærket på paranovas egen pakning, og om
boehringer havde krav på vederlag/erstatning for uberettiget brug af
varemærkerne.
efter at en række spørgsmål om fortolkning af rådets direktiv 89/104/eøf af 21.12.
1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker
havde været forelagt ef-domstolen, afsagde sø- & handelsretten den 29. juni 2001
dom i sagen, hvorefter paranova a/s bl.a. tilpligtedes at anerkende at have gjort
indgreb i boehringers ret til varemærkerne atrovent, berodual, berotec,
dixarit, mexitil og persantin ved at anbringe disse varemærker på de af
paranova a/s udbudte produkter atrovent, berodual, berotec, dixarit, mextil og
persantin svarende til de under påstand 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11 og 1.12 nævnte
produkter samt tilpligtedes at ophøre med at anbringe nævnte varemærker på
boehringers produkter udbudt af paranova i egne pakninger, i det omfang disse
produkter var indkøbt eller kunne have været indkøbt i den samme
pakningsstørrelse, som de var solgt, ligesom ompakning af berodual med
anvendelse af en rudeetiket, der alene lod varemærket synligt gennem en rude,
                                            - 10 -
fandtes at gøre indgreb i boehringers varemærke. paranova a/s tilpligtedes at
ophøre med rudeetiketompakning af dette produkt. paranova a/s skulle til
boehringer i vederlag og erstatning betale 1.000.000 kr. med tillæg af procesrente fra
den 2. december 1996.
paranova a/s ankede dommen til højesteret, og ved processkrift af 15. april 2002
anmodede boehringer højesteret om tilladelse til at medtage en supplerende
påstand om co-branding vedrørende emballagerne. ved processkrift af 17. juni 2002
protesterede paranova a/s mod inddragelsen af en påstand om co-branding. den
18. juli 2002 besluttede højesterets anke- & kæremålsudvalg, at begæringen om
fremsættelse af påstanden ikke skulle imødekommes.
boehringer anlagde herefter denne sag, hvor boehringer har inddraget et yderligere
antal produkters emballager, der ikke var omfattet den foregående sag.
den 28. maj 2003 stadfæstede højesteret sø- og handelsrettens dom af 29. juni 2001,
og som følge heraf, ophørte paranova endeligt med at markedsføre
parallelimporterede produkter i de i denne sag omhandlende 3 emballage-
kategorier.
endvidere er flere af de i sagen omhandlede produkter udgået af markedet.
boehringers vederlagspåstand
boehringer har ikke rejst vederlagskrav vedrørende de produkter, der er omfattet af
påstand 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11 og 1.12, idet dette var omfattet af den tidligere sag
mellem parterne.
vederlagskravet for atrovent (påstand 1.2) er opgjort til 53.000 kr., hvoraf 22.000
kr. vedrører paranova a/s og 31.000 kr. vedrører paranova danmark a/s,
vederlagskravet for berotec (påstand 1.6), buscopan(påstand 1.8) og
catapra-san (påstand 1.9), er opgjort til 6.000 kr. for hvert af produkterne, i alt
18.000 kr., der alene vedrører paranova a/s, vederlagskravet for bisolvon er
opgjort til 29.000 kr., hvoraf 8.000 kr. vedrører paranova a/s og 21.000 kr. vedrører
                                          - 11 -
paranova danmark a/s, og vederlagskravet vedrørende atrovent (påstand 2.1)
er opgjort til 80.000 kr. , der alene vedrører paranova danmark a/s.
kravene er tillige gjort gældende over for paranova pack a/s.
forklaring
linda hansen har forklaret, at hun har været ansat hos boehringer i danmark i 13
år, senest som marketingdirektør. i 1994 besluttede boehringer at gøre en indsats for
at blive en bedre kendt lægemiddelproducent. i samarbejde med flere konsulenter
arbejdede boehringer på at få lavet en ensartet designlinie, hvor der særligt
fokuseredes på genkendeligheden af samtlige boehringers produkter.
genkendeligheden er endvidere et vigtigt element for mange patienter, hvor en stor
del af boehringers produkter ofte er receptpligtigt medicin til patienter med
kroniske lidelser. boehringer arbejdede ligeledes med det mål at få lavet en
international designlinie i hvert fald således, at pakningerne er ens inden for
europa. boehringer lagde mange penge og ressourcer i designprojektet, bl.a. blev
der brugt en del ressourcer på at undersøge, hvilke farver der skulle anvendes på de
forskellige kategorier af medicin. på baggrund af disse undersøgelser besluttedes
for eksempel at anvende den blå farve til produkter, der relaterer sig til lunge- og
luftvejssygdomme, idet blå associerer til luft. den røde farve anvendes til hjerte- og
blodsygdomme relaterende sig til blod, idet den røde farve associerer til hjerte og
blod. boehringer bruger fortsat mange ressourcer både på uddannelse og materialer
omkring emballagedesign.
boehringer er fortsat interesseret i, at deres parallelimporterede varer sælges i
æsker, der er ændret så lidt så muligt i forhold til de originale for at beskytte
varemærkerne. boehringer ønsker, at boehringers produkter klart fremstår som
hidrørende fra boehringer og ikke i parallelimportørers emballage, som ligner
originalemballagen til forveksling.
parternes argumenter
boehringer har anført, at sagerne omkring parallelimport af medicin begyndte i
midten af 1970’erne, og praksis har løbende været under udvikling. i relation til de
                                          - 12 -
produkter, der er omfattet af påstand 1, har ef-domstolen i dommen bristol-myers
squibb i 1996 fastslået, at en parallelimportør som hovedregel ikke må ompakke et
produkt, medmindre det er nødvendigt for at komme ind på et marked. de
nærmere betingelser for, at ompakning kan finde sted, fremgår af præmis 79 i
samme dom. den blotte accept af ompakning ville betyde, at varemærkets funktion
som bindeled mellem producent og køber ødelægges, og produkterne ”muterer” til
at blive parallelimportørens produkt. når betingelsen for ompakning er opfyldt, og
ompakning sker, er det ikke ensbetydende med, at man som parallelimportør kan
”udsmykke” sin emballage efter forgodtbefindende.
co-branding foreligger, når et originalprodukt tilføjes en parallelimportørs egne
forretningskendetegn, hvorved produktet får ny identitet. co-branding er skadelig
og uberettiget, fordi den krænker varemærkeretten ved, at der skabes en uberettiget
forbindelse/association mellem parallelimportøren og originalproduktet, jf. u 2002.
696 h og u 2003.630 h. samme synspunkt støttes af litteraturen, jf. koktvedgård:
lærebog i immaterialret, 7. rev. udg. s. 57 og samme: lærebog i konkurrenceret 5.
udg. s. 61.
den af paranova foretagne co-branding på de tre typer af emballager i form af
særlige kantstriber, firmanavn med logotypes, pentagonlogo og ovalt
dannebrogsflag er distinktiv for paranova. kantstriberne placeres altid samme sted,
og de har altid samme bredde. kantstriberne tilføjer emballagerne en grad af
særpræg. kantstriberne er sammen med pentagonlogoet særlige kendetegn for
paranova. selskabets navn skrives på en særligt markant og særegen måde. det er
denne kombination sammen med de øvrige kendetegn, der giver emballagen en
distinktivitet og dermed anledning til indsigelse fra boehringer. herved placerer
paranova sig i forbrugernes bevidsthed på bekostning af boehringer, hvilket er en
krænkelse af boehringers varemærkeret. ikke enhver påføring af elementer på
ompakkede produkter udgør en krænkelse, men paranova har ikke frihed til at
vælge sin markedsføring og indirekte få placeret sig selv som udvikler og indehaver
af produkterne på boehringers bekostning.
                                          - 13 -
højesteret har i flere afgørelser fastslået, at en adfærd, hvor parallelimportøren
foretager co-branding på en sådan måde, at dette skaber en forbindelse mellem
produktet og parallelimportøren, giver varemærkeindehaveren skellig grund til at
modsætte sig den fortsatte markedsføring, jf. varemærkelovens § 6, stk. 2. den
sammenhæng, der skabes mellem paranova og boehringers produkter, skader
boehringer og varemærkernes værdi.
endvidere foreligger der en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og § 5 (nu §
18). paranova anvender de samme farvekombinationer i kantstriberne, som
boehringer anvender på deres emballage, hvorfor paranova ved plagiering snylter
på boehringers goodwill. dette skaber unødig forvirring og dermed en større
forvekslingsrisiko hos forbrugerne.
det gøres gældende, at højesteret har fortolket varemærkeloven og
varemærkedirektivet korrekt, og højesterets praksis er ikke i strid med den af ef-
domstolen afsagte dom af 26. april 2007 i sagen boehringer ingelheim mod
dowelhurst (boehringer ii-dommen) og efta-domstolens dom af 8. juli 2003. i den
forbindelse gøres det gældende, at nødvendighedskriteriet har den funktion at
supplere eller udgøre en integreret del af det mere overordnede kriterium, om der
foreligger en krænkelse af boehringers varemærkerettigheder derved, at det
ompakkede produkts præsentationsmåde er skadelig for varemærkeindehaveren
eller varemærkets omdømme.
parallelimportøren har bevisbyrden for, at ompakningen og den efterfølgende co-
branding i parallelimportørens emballage ikke skader varemærket. denne
bevisbyrde har paranova ikke løftet.
paranova har derfor krænket boehringers ret til de under sagen omhandlede vare-
mærker.
efter retspraksis skal parallelimportøren forinden markedsføring af ompakkede
lægemidler give meddelelse til varemærkeindehaveren. paranova danmark a/s og
paranova pack a/s har imidlertid aldrig givet meddelelse om deres markedsføring
af de produkter, som de har overtaget fra paranova a/s i oktober 1999. endvidere
                                            - 14 -
har paranova pack a/s og paranova danmark a/s undladt at give meddelelse om
introduktion af nye pakkedesign. disse selskaber har også af denne grund krænket
boehringers varemærker.
boehringer har alene rejst krav om vederlag/erstatning for en del af de i sagen
omhandlede produkter, idet boehringer allerede ved højesterets dom af 28. maj
2003 fik tilkendt vederlag i relation til de i påstanden under punkterne 1.1, 1.3, 1.4,
1.5, 1.10, 1.11 og 1.12 nævnte produkter. vederlagskravet for de øvrige produkter er
opgjort i overensstemmelse med højesterets praksis til 5 % af omsætningen.
vedrørende spørgsmålet om passivitet og forældelse gøres det gældende, at
boehringer i den tidligere sag havde det hovedanbringende, at der ikke skulle ske
ompakning overhovedet, og der var derfor, mens den første sag verserede, ikke
særlig anledning til at interessere sig for, hvorledes en omfattende ompakning
kunne ske. de anvendte kantstriber havde dernæst på det pågældende tidspunkt
ikke opnået distinktivitet. paranova har endvidere på et for boehringer ukendt
tidspunkt efter 1992 ændret pakningsdesign til et mere dominerende selvstændigt
pakkedesign. dette design, der indgår i denne sag, er bl.a. karakteriseret ved de
farvede kantstriber og firmanavn med logotypes samt pentagonlogo. paranova har
ikke foretaget behørigt underretning om ændring af pakkedesign overfor
boehringer, og der foreligger derfor ikke retsfortabende passivitet. boehringer har
endvidere retsforfulgt paranova i andre lande for så vidt de samme pakkedesigns,
hvorfor paranova har været fuldt ud bekendt med boehringers indsigelser mod
disse pakkedesigns. paranova danmark a/s har gennem koncerntilhørsforholdet og
den nære sammenhæng mellem selskabernes aktiviteter været fuld bekendt med
boehringers indsigelser mod den foretagne co-branding.
paranova har protesteret mod boehringers anbringende om manglende notifikation,
idet dette først er fremsat i påstandsdokumentet og dermed efter forberedelsens af-
slutning, hvilket er for sent, jf. retsplejelovens § 363, stk. 1, nr. 1. paranova har ikke
haft mulighed for at varetage sine interesser, hvorfor der skal ses bort fra anbringen-
det.
                                          - 15 -
denne sag vedrører alene ”sammærkning”, som efter dansk retspraksis var tilladt
indtil 2002, fra hvilket tidspunkt denne ændredes.
udgangspunktet efter eu-retten er varernes frie bevægelighed, jf. art 28. art. 30 er
undtagelse herfra, hvorfor den må fortolkes indskrænkende. varemærkedirektivets
artikel 7, stk. 2, er ligeledes en undtagelse fra konsumptionsprincippet i de tilfælde,
hvor der foreligger skellig grund for varemærkeindehaveren til at modsætte sig
markedsføringen. art. 7, stk. 2 må ligeledes fortolkes indskrænkende.
ompakning i sig selv er tilladt, når blot emballagen ikke er forvekslelig med
boehringers emballage. hvide æsker må ikke anvendes, idet dette vil medføre
forvekslingsrisiko, jf. mærkningsbekendtgørelsens § 7. som parallelimportør er
paranova ligeledes særlig ansvarlig for både patient- og folkesundhed. paranovas
eget varemærke må ikke anvendes alene samtidig med, at man ikke må krænke
varemærkeindehavers rettigheder. i forbindelse med parallelimport og ompakning
er det helt uundgåeligt for parallelimportøren at påføre egne forretningskendetegn.
co-bran-ding er derfor svært at undgå.
spørgsmålet er derfor, hvorvidt co-branding er en varemærkekrænkelse. i ef-
domstolens dom af 26. april 2007 i boehringer ii fastslog ef-domstolen, at det
tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder,
der foreligger i den enkelte sag, jf. præmis 47, om parallelimportøren handler til
skade for varemærkets omdømme ved at anbringe varemærket eller eget logo, et
firmadesign eller ”udstyr” eller anvende et udstyr, der benyttes for en række
forskellige produkter, på den nye ydre æske, eller trykke parallelimportørens navn
med store bogstaver ef-domstolen fastslog samtidig, at betingelsen om
nødvendighed kun vedrører selve den omstændighed, at der foretages ompakning
af varen med henblik på at tillade markedsføring af dette produkt på importstatens
marked og ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen af
denne ompakning, jf. præmis 39.
det er herefter ikke længere nødvendighedskriteriet, der skal anvendes ved
bedømmelsen af, om en emballage krænker et varemærke. derimod anfører ef-
                                          - 16 -
domstolen under henvisning til dommen i sagen bristol-myers squibb, at
varemærkeindehaveren alene er berettiget til at modsætte sig parallelimportørens
markedsføring, hvis denne har givet produktet en ny emballage og har genanbragt
varemærket på en sådan måde, at det ompakkede produkts præsentationsmåde er
af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller
varemærkeindehaverens omdømme, jf. præmisserne 21, 32, 40 og 44.
bevisbyrden for, at varemærket ikke lider skade, påhviler som udgangspunkt
parallelimportøren. der skal fremlægge beviser af en sådan karakter, at det med
rimelighed kan formodes, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af
en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller indehaverens
omdømme, jf. præmis 52. dette udgangspunkt modificeres betydeligt i præmis 53,
hvori det anføres, at når parallelimportøren har fremlagt beviser, der i mindre grad
end ” at det med rimelighed kan formodes, at betingelserne er opfyldt”, tilkommer
det varemærkeindehaveren, der er bedst i stand til at bedømme, om pakningen kan
være skadelig for selskabets og varemærkets omdømme, at bevise, at dette omdøm-
me har lidt skade. dommens præmis 52 og 53 må forstås således, at den del af
bevisbyrden, som påhviler parallelimportøren, er meget lempelig, hvorimod
varemærkeindehaveren bærer den tungeste del. det er derfor paranovas opfattelse,
at det er boehringer, der skal løfte denne bevisbyrde. den bevisbyrde har
boehringer ikke løftet.
ved bristol-myers squibb-dommen blev det fastslået, hvornår det er tilladt at
ompakke parallelimporteret medicin, jf. præmis 49, 50 75 og 76. ef-domstolen
fortolkede artikel 7, stk. 2. om ”skellig grund” således, at medmindre de fire
betingelser opstillet ef-domstolens dom af 23. maj 1978 i hoffmann-la roche
dommen i relation til artikel 36 (nu artikel 30) er opfyldt, kan en
varemærkeindehaver modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når
importøren har ompakket lægemidlet og genanbragt varemærket på emballagen.
ef- domstolens anførte endvidere, at det ikke kan udelukkes, at varemærkets
omdømme og dermed varemærkeindehaverens omdømme kan lide skade som
følge af en inadækvat præsentation af det ompakkede produkt., jf. præmis 75. det
fremgår endvidere, at der for lægemidler er tale om et følsomt område, hvor
                                          - 17 -
aftagerkredsen er specielt krævende med hensyn til produktets kvalitet og
integritet, og at produktets præsentationsmåde skal kunne indgive offentligheden
tillid i denne henseende. domstolen tilføjede den femte betingelse om, at det
ompakkede produkt præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den
kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, og at
dette kan være tilfældet, hvis emballagen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder
ufærdig, jf. præmis 76. dette er ej tilfældet i denne sag.
i forslag til afgørelse i bristol-myers squibb dommen anførte generaladvokaten, at
paranovas farvestriber gør det muligt at identificere produkterne, og at de hverken
er vildledende eller udgør tyveri af varemærkeindehaverens good-will. endvidere
afvistes, at det ompakkede produkts præsentationsmåde skadede varemærkets
omdømme.
i boehringer ii – dommen anfører ef-domstolen under henvisning til bristol-myers
squibb dommen, at varemærkeindehaveren alene er berettiget til at modsætte sig
parallelimportørens markedsføring, hvis denne har givet produktet en ny emballage
og har genanbragt varemærket på en sådan måde, at det ompakkede produkts
præsentationsmåde er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for
varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, jf. præmisserne 21, 32, 40 og
44.
ved sø- og handelsrettens dom af 23. november 1999 i sagen eli lilly mod
paranova fandtes alene paranovas fotografiske gengivelse af tabletter med eli lillys
logo at være en varemærkekrænkelse, om end denne krænkelse var meget
beskeden, fordi logoet kun var synligt på ganske tæt hold. herudover fandtes
emballagen ikke at krænke eli lillys rettigheder efter hverken varemærkeloven eller
markedsføringslovens §§ 1-2.
højesteret har i sagen mellem bayer og paranova (u 1999.952 h) taget stilling det
design, hvor det store ”p” til venstre føres hele vejen igennem i bunden af
emballagen. det er i princippet det samme logo, der er påført nogle emballager i
denne sag. højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at betegne paranovas
                                        - 18 -
emballage som en inadækvat præsentation, idet der henvistes til bristol-myers
squibb dommen præmis 75.
der er heller ikke holdepunkter i den eu-retlige varemærkeret for at opstille krav til
den typografiske opsætning, jf. u 1999.1678 h/2 (astra mod paranova), hvor
højesteret under henvisning til ef-domstolens dom i bristol-myers squibb,
fastslog, at der ikke var holdepunkter i den eu-retlige varemærkeret for at give
astra medhold vedrørende kravene om typografisk opsætning. allerede fordi
højesteret fandt, at ompakningen til samme pakningsstørrelse indebar en
varemærkekrænkelse, tog højesteret ikke stilling til pakningsudformningen.
i sagen orifarm mod astrazeneca (u 2002.696) ændrede højesteret praksis i
spørgsmålet om berettigelsen af angivelsen af, om importøren eller dennes logo
eller andre kendetegn, der forbinder denne med varemærket, idet dette blev bedømt
ud fra, hvad der er nødvendigt for at give parallelimportøren en effektiv adgang til
det danske marked. højesteret henviste til upjohn-sagen, præmis 43-44. højesteret
anvendte samme praksis i sagen orifarm mod hoechst ii (u 2002.1523 h) og i sagen
orifarm mod løvens kemiske fabrik (u 2003.630 h).
i en sag mellem paranova og merck forelagde norges høyesterettt for efta-dom-
stolen spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger skellig grund at modsætte sig
ompakning, når parallelimportøren har ompakket produktet og genanbragt
varemærket på en emballage med parallelimportørens farvestriber og/eller andre
grafiske elementer, som udgør en del af emballagens udformning. ved besvarelsen
af spørgsmålet bad høyesterett efta-domstolen angive, om det
nødvendighedskriterium, som ef-domstolen har anvendt ved fortolkningen af
skellig grund, også finder anvendelse på den nærmere udformning af emballagen,
eller om den skal vurderes ud fra vilkåret om, at ompakning ikke må kunne skade
varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. efta-domstolen svarede,
at ”skellig grund” i medfør af artiklen 7, stk. 2, kan foreligge, hvor emballagen er
blevet forsynet med farvestriber langs kanterne, hvis dette er egnet til at skade
varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, men at denne vurdering
overlades til den nationale domstol. det blev tilføjet, at spørgsmålet ikke kan
                                          - 19 -
vurderes mekanisk på grundlag af det nødvendighedskriterium, som er udviklet af
ef-domstolen. det anføres endvidere af efta-domstolen, at anvendelse af
nødvendighedskriteriet på parallelimportørens markedsadfærd efter, at denne har
opnået markedsadgang – særlig på dennes strategi med hensyn til
produktpræsentation som reklame eller pakningsdesign – ville udgøre en
uforholdsmæssig begrænsning af varernes frie bevægelighed, jf. præmis 45. det
tilføjes yderligere, at selv om parallelimportøren måtte høste tillægsfordele af en
speciel type grafiske design, er dette uden betydning for vurderingen af skade på
omdømmet.
 norges høyesteretts fandt herefter i dom af 4, juni 2004, at merck ikke havde
skellig grund i medfør af artikel 7, stk. 2, til at modsætte sig paranova
pakningsudformning, samt tiltrådte efta-domstolens betragtninger om, at
parallelimportøren må have en rimelig mulighed for at præsentere sine varer for
publikum, således at der er et vist spillerum for en strategi for produktpræsentation.
på baggrund af ovenstående gennemgang af praksis kan det konkluderes, at det
fremgår af ef-domstolens praksis, at det tilkommer den nationale ret at vurdere
under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag, om
parallelimportørens pakningsudformning med egne forretningskendetegn kan være
til skade for varemærkets omdømme. dette svarer i det væsentlige til sø- &
handelsrettens og højesterets tidligere praksis.
ef-domstolens dom er derfor uforenelig med den ellers så restriktive praksis, som
højesteret introducerede i orifarm - astra zeneca sagen og har fastholdt i senere
sager. sø- & handelsretten skal derfor i denne sag tage udgangspunkt i højesterets
praksis indtil 2002. efter denne praksis har paranova ikke krænket boehringers
varemærkerettigheder ved de pakningsudformninger, der er til bedømmelse under
sagen.
boehringer har endvidere ej heller hverken ført bevis eller forsøgt ført bevis for, at
der er sket skade på varemærkets omdømme, hvorfor paranova skal frifindes.
                                        - 20 -
for så vidt angår spørgsmålet om påføring af paranovas forretningskendetegn
udgør en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og § 5, skal der foretages samme
interesseafvejning som efter varemærkeloven under inddragelse af de samme
momenter, og der er derfor ikke plads til nogen yderligere vurdering efter
markedsføringsloven. det forhold, at paranova anvender samme farve som
boehringer, indebærer ikke en krænkelse af markedsføringsloven, men øger blot
genkendelsesmuligheden og øger derved sikkerheden for patienter og forbrugere.
paranova har således derfor heller ikke overtrådt markedsføringslovens i
forbindelse med sin emballageudformning.
boehringer har på grund af forældelse, subsidiært passivitet, fortabt retten til at
kræve vederlag for varemærkekrænkelsen støttet på et synspunkt om co-branding.
fristerne begyndte at løbe, da sagsøgerne første gang blev bekendt med sagsøgtes
pakningsudseende, og dette skete inden retssag blev anlagt i 1992.
rettens bemærkninger og resultat
efter ef-domstolens dom af 26. april 2007 præmis 47 er det den nationale ret, der
skal afgøre, hvorvidt den omstændighed, at parallelimportøren anbringer sit eget
logo, firmadesign eller ”udstyr” eller anvender et udstyr, der benyttes for en række
forskellige produkter, på den nye ydre æske, eller trykker parallelimportørens navn
med store bogstaver, kan være til skade for varemærkets omdømme.
for en parallelimportør af lægemidler, hvor det for at komme ind på markedet er
nødvendigt at foretage ompakning af parallelimporteret medicinalprodukter,
gælder, at den nye emballage af sikkerhedsmæssige hensyn skal være påført
oplysning om varemærke, producentens navn samt navnet på den, der har foretaget
ompakning. da en ompakning og genanbringelse af varemærket er et indgreb i
varemærkeretten, skal det ske så nænsomt som muligt, således at der ikke skabes en
ukorrekt antydning af, at der er en forbindelse mellem varemærkeindehaveren og
parallelimportøren, på en sådan måde, at det skaber varemærket..
på 2 af paranovas emballager, som fremgår af dommens side 7 og 8, er sammen
med varemærket anbragt pentagonlogoet, paranova skrevet med logotypes, et ovalt
                                       - 21 -
dannebrogsflag samt kantstriber i farver svarende til boehringers. pentagonlogoet
og paranova skrevet med logotypes på forsiden af emballagen og pentagonlogoet
på endestykkerne er anbragt således, at der knyttes en forbindelse til varemærket,
og der dannes herved et samlet billede. dette skaber en ukorrekt antydning af, at
der en erhvervsmæssig forbindelse mellem varemærket og paranovas kendetegn.
dannebrogsflaget på bagsiden er anbragt på en sådan måde, at det danner en
forbindelse til varenummeret og varemærket, hvorved en køber kunne antage, at
der er tale om et dansk produkt, og dermed understøtter det, at det er et paranova
produkt. disse to emballager findes at have en sådan udformning, at der skabes en
uretmæssig forbindelse mellem paranova og boehringer, hvorfor det skader
varemærket og boehringers omdømme. boehringer har derfor rimelig grund til at
modsætte sig denne markedsføring, jf. varemærkelovens § 6, stk. 2..
på emballagen, som vist på dommens side 6, er der på bagsiden af emballagen
anbragt det forlængede p og i sammenhæng hermed paranova skrevet med
logotypes. denne skrivemåde må anses for at være distinktiv for paranova, og
fremhæver paranova på boehringers bekostning, ligesom producenten ikke klart
fremgår klart af alle emballager. hermed skabes der en ukorrekt antydning af, at er
en erhvervsmæssig forbindelse mellem paranova og varemærket, hvorfor det
skader varemærket og boehringers omdømme. boehringer har derfor rimelig grund
til at modsætte sig denne markedsføring, jf. varemærkelovens § 6, stk. 2..
kantstriberne sammen med varemærket er en måde at adskille de enkelte produkter
fra hinanden, og kantstriberne findes ikke i sig selv, således som de er udformet på
de foreviste emballager, at indebære en krænkelse.
boehringers påstand 1 og 2 tages herefter til følge
det ikke er dokumentet, hvornår de enkelte emballager er sat på markedet. der har
gennem 1990’erne verseret sag mellem parterne i danmark og efter det oplyste
sager om samme emballagedesign i andre lande. da paranova har været bekendt
med boehringers indsigelse mod emballagerne, finder retten, når henses til denne
                                        - 22 -
sags forløb sammenholdt med den foregående, at boehringers krav på
vederlag/erstatning ikke er fortabt ved forældelse eller passivitet.
boehringer har derfor krav på vederlag i henhold til varemærkeloven § 43, stk. 1.
efter varemærkelovens § 43 har boehringer krav på et rimeligt vederlag for
paranovas udnyttelse af de varemærker, for hvilke der ikke allerede er betalt
vederlag. boehringers påstand om vederlag er opgjort i overensstemmelse med
retspraksis. boehringers vederlagskrav overfor paranova a/s og paranova pack a/s
udgør herefter 48.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 24. februar 2003 og
overfor. paranova danmark a/s og paranova pack a/s udgør 132.000 kr. med tillæg
af procesrente fra den 24. februar 2003 kr.
som boehringers påstand er udformet, kan det samlede krav ikke overstige 175.000
kr., ligesom kravet mod paranova pack a/s er begrænset til 160.000 kr.
sagsomkostninger er fastsat under hensyntagen til sagens omfang til 45.000 kr. i
salær og 16.600 kr. til dækning af retsafgift.
                                  thi kendes for ret:
a/s af 11. juni 2003, paranova danmark a/s og paranova pack a/s skal anerkende
at have gjort indgreb i c.h. boehringer sohn, boehringer ingelheim kg, boehringer
ingelheim pharma gmbh & co. kg og boehringer ingelheim a/s´ ret til
varemærkerne atrovent®, berodual®, berotec®, bisolvon®, buscopan®,
catapresan®, dixarit®, mexitil® og persantin® ved at anbringe paranovas
forretningskendetegn på de af sagsøgte udbudte produkter:
     1. atrovent® inhalationsaerosol 20 mkg/dosis 300 doser, varenr. 549956
     2. atrovent® inhalationspulver 40 mkg. 100 kapsler, varenr. 375725,
     3. berodual® inhalationsaerosol 15 ml 300 doser, varenr. 091009,
     4. berodual® inhalationspulver 100 stk. varenr. 121699
     5. berotec® 200 inhalationsaerosol 0,2 mg/dosis, 300 doser, varenr. 176560
                                        - 23 -
    6. berotec® inhalationspulver 0,2 mg 100 kapsler, varenr. 381277
    7. bisolvon® 8 mg tabletter 100 stak., varenr. 193904
    8. buscopan® 10 mg tabletter 100 stk. varenr. 106690
    9. catapresan® 0,15 mg tabletter 100 stk. , varenr. 090266
    10. dixarit® 25 mg tabletter 100 stk., varenr. 126367
    11. mexitil® 200 mg kapsler 100 stk., varenr. 102210
    12. persantin® 100 mg tabletter 100 stk., varenr 565051 og 84 stk. varenr 481580.
a/s af 11. juni 2003, paranova danmark a/s og paranova pack a/s skal anerkende
at have gjort indgreb i c.h. boehringer sohn, boehringer ingelheim kg, boehringer
ingelheim pharma gmbh & co. kg og boehringer ingelheim a/s ret til
varemærkerne atrovent® og bisolvon® ved at anbringe koncernens
forretningskendetegn på de af sagsøgte udbudte produkter:
    a. atrovent® næsespray, opløsning 21 mikrog/dosis 360 doser, varenr. 003916
        og
    b. bisolvon® 8 mg tabletter 100 stk., varenr. 193904
ligesom a/s af 11. juni 2003 under konkurs, paranova danmark a/s og paranova
pack a/s skal ophøre hermed.
sagsøgte a/s af 11. juni 2003 og paranova pack a/s tilpligtes in solidum at betale
48.000 kr. med tillæg af procesrente fra 24. februar 2003.
paranova danmark a/s og paranova pack a/s tilpligtes in solidum at betale 132.000
kr. med tillæg af procesrente fra den 24. februar 2003.
paranova pack a/s ’ hæftelse begrænses til 160.000 kr., og det samlede vederlag
begrænses til 175.000 kr.
i sagsomkostninger betaler a/s af 11. juni 2003, paranova danmark a/s og
paranova pack a/s in solidum 45.000 kr. og til dækning af retsafgift 16.660 kr.
sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.
                                     - 24 -
peter gregers bernhoft       mette christensen          aksel gybel
                                     (sign.)
                                  ___ ___ ___
                       udskriftens rigtighed bekræftes
                       p.j.v. sø- og handelsretten, den