text:
                sø- og handelsretten
                               kendelse
                           afsagt den 1. marts 2019
sag bs-29700/2018-shr
nhs, inc.
(advokat frank henrik børresen jørgensen)
mod
sports group denmark a/s
(advokat nick lissner johansen (proceduretilladelse))
og
sport24 a/s
(advokat nick lissner johansen (proceduretilladelse))
denne afgørelse er truffet af dommer mette skov larsen samt medlemmerne ti-
na bøggild og jens krog.
                                          2
sagens baggrund og parternes påstande
denne sag om midlertidigt forbud og påbud i medfør af retsplejelovens kapitel
40, der er anlagt den 15. august 2018, angår, hvorvidt sports group denmark a/s
og sport24 a/s skal forbydes at anvende ordet cruz på navnlig skateboards og
tilbehør hertil samt påbydes at tilbagekalde sådanne produkter fra sine forhand-
lere.
nhs, inc. (herefter nhs) har nedlagt følgende påstande:
 1. principalt:
     det forbydes sports group denmark a/s og sport24 a/s indenfor eu at an-
     vende ordet cruz på skateboards, albuebeskyttere, knæbeskyttere, hånd-
     ledsbeskyttere og skateboarddele- og tilbehør, nemlig spacers, bearing spa-
     cers, trucks, rubber pads, grip tape, mounting hardware, riser pads, truck
     cushions, rails, skateboardværktøj, hjul, kuglelejer og olie hertil og voks samt
     i forbindelse med salg og markedsføring af skateboards, albue-beskyttere,
     knæbeskyttere, håndledsbeskyttere samt skateboarddele- og tilbehør som
     defineret ovenfor, herunder som eksemplificeret i bilag 20, 72 og 76.
     subsidiært:
     det forbydes sports group denmark a/s og sport24 a/s i danmark at an-
     vende ordet cruz på skateboards, albuebeskyttere, knæbeskyttere, hånd-
     ledsbeskyttere og skateboarddele- og tilbehør, nemlig spacers, bearing spa-
     cers, trucks, rubber pads, grip tape, mounting hardware, riser pads, truck
     cushions, rails, skateboardværktøj, hjul, kuglelejer og olie hertil og voks samt
     i forbindelse med salg og markedsføring af skateboards, albue-beskyttere,
     knæbeskyttere, håndledsbeskyttere samt skateboarddele- og tilbehør som
     defineret ovenfor, herunder som eksemplificeret i bilag 20, 72 og 76.
 2. principalt:
     det påbydes sports group denmark a/s og sport24 a/s at tilbagekalde og
     fjerne alle skateboards, albuebeskyttere, knæbeskyttere, håndledsbeskyttere
     og skateboarddele- og tilbehør, nemlig, spacers, bearing spacers, trucks, rub-
     ber pads, grip tape, mounting hardware, riser pads, truck cushions, rails, ska-
     teboardværktøj, hjul, kuglelejer og olie hertil og voks samt labels og embal-
     lage hertil hvorpå ordet cruz er anvendt som vist i bilag 20, 72 og 76 fra si-
     ne forhandlere i eu.
                                          3
    subsidiært:
    det påbydes sports group denmark a/s og sport24 a/s at tilbagekalde og
    fjerne skateboards, albue-beskyttere, knæbeskyttere, håndledsbeskyttere og
    skateboarddele- og tilbehør, nemlig, spacers, bearing spacers, trucks, rubber
    pads, grip tape, mounting hardware, riser pads, truck cushions, rails, skate-
    boardværktøj, hjul, kuglelejer og olie hertil og voks samt labels og emballage
    hertil hvorpå ordet cruz er anvendt som vist i bilag 20, 72 og 76 fra sine for-
    handlere i danmark.
sports group denmark a/s (herefter sports group denmark) har påstået frifin-
delse.
sport24 a/s (herefter sport24) har påstået frifindelse.
oplysningerne i sagen
sagens parter
nhs er et amerikansk selskab specialiseret i salg af navnlig skateboards og surf-
boards samt dertilhørende tøj og udstyr, der sælges under blandt andet varemær-
ket santa cruz.
sports group denmark er et dansk selskab, der sælger sportsartikler til butikker
i navnlig skandinavien. sports group denmark forhandler både egne produkter,
herunder under produktlinjen cruz, og andre producenters mærker.
sport24 er en landsdækkende butikskæde, der forhandler sportsartikler, herun-
der sports group denmarks produktlinje cruz.
nhs’ varemærke santa cruz
nhs har i eu fået registreret de fem nedenstående varemærker relateret til san-
ta cruz.
den 18. januar 2002 fik nhs registreret ordmærket santa cruz surfbo-
ards, eutm 001957919, for blandt andet klasse 28: sportsartikler, herunder sur-
fbrætter, sejlbrætter og skimboards.
                                             4
den 13. november 2002 fik nhs registreret ordmærket santa cruz snow-
boards, eutm 002356137, for blandt andet klasse 28: sportsartikler, inklusive
surfbrætter, skateboards og snowboards, samt dele og tilbehør hertil.
den 14. december 2004 fik nhs registreret ordmærket santa cruz, eutm
003091279, for klasse 28: sportsartikler, nemlig surfbrætter, isskøjter og dele her-
til og tilbehør hertil; sportsartikler, nemlig wakeboards, skimboards, body bo-
ards, inlineskøjter, wakeskøjter og dele og tilbehør hertil.
den 15. december 2004 fik nhs registreret ordmærket santa cruz, eutm
003296183, for klasse 14: ure, juvelerarbejder og smykker.
den 20. september 2010 fik nhs registreret figurmærket, eutm 008990889, illu-
streret nedenfor for blandt andet klasse 28: skateboards, lastbilsæt [rettelig
”trucks” til fastgørelse af hjul på skateboards] til skateboards, skateboarddele og
– tilbehør; skøjter til anvendelse om vinteren; surfbrætter, snowboards; knæbe-
skyttere, albuebeskyttere, håndledsbeskyttere; handsker til sportsudøvelse og
sportslige lege.
salg af santa cruz produkter i danmark
der er fremlagt udskrift af 22. juni 2018 fra hjemmesiden www.junkyard.dk, hvor
skateboards af mærket santa cruz forhandles, herunder skateboards med
sort overflade og grafisk underside. på hjemmesiden beskrives oprindelsen af va-
remærket og dets ikoniske status i skateverdenen.
der er tillige fremlagt udskrift af 22. juni 2018 fra hjemmesiden www.hatstore.dk,
hvor huer og kasketter af mærket santa cruz forhandles.
der er endvidere fremlagt udskrifter af henholdsvis 22. juni 2018 fra hjemmesi-
den www.rout-one.dk, af 7. august 2018 fra hjemmesiderne www.kiteden-
mark.dk, www.skatepro.dk, www.sidewalkshop.dk og www.freestyleextre-
me.dk, af 15. januar 2019 fra hjemmesiden www.mills.dk samt af 21. januar 2019
                                            5
af   hjemmesiderne      www.justcool.dk,       www.wallst.dk,   www.caliroots.dk,
www.circuscircus.dk og www.sportfritid.dk, hvor blandt andet grafiske skate-
boards og tilbehør af mærket santa cruz forhandles.
nhs har fremlagt sine salgstal for brandet santa cruz i danmark og europa.
salgstallene er som følger:
europa
             apparel            hardgoods            total
2012       $ 76.468,91          $ 631.794,45         $ 708.263,36
2013       $ 27.053,33          $ 574.121,90         $ 601.175,23
2014       $ 19.906,32          $ 1.363.428,87       $ 1.383.335,19
2015       $ 43.861,16          $ 1.353.725,06       $ 1.397.586,22
2016       $ 27.638,35          $ 527.965,35         $ 555.603,70
2017       $ 32.334,75          $ 591.399,67         $ 623.734,42
2018       $ 62.759,58          $ 1.308.255,71       $ 1.371.015,29
                                                     $ 6.640.713,41
danmark
            apparel            hardgoods              total
 2012      $ 66,80             $ 8.795170            $ 8.862,50
 2013      $ 117,60            $ 4.467,38            $ 4.584,98
 2014      $ 117,40            $ 29.171,05           $ 29.288,45
 2015      $ 1.176,45          $ 18.789,35           $ 19.965,80
 2016      $ 512,55            $ 10.623,17           $ 11.135,72
 2017      $ 240,60            $ 4.162,15            $ 4.402,75
 2018      $ 989,52            $ 31.022,13           $ 32.011,65
                                                     $ 110.251,85
santa cruz’s særpræg, indarbejdelse og velkendthed
sports group denmark indleverede den 11. juni 2018 anmodninger om ophævel-
se af nhs’ fem eu-varemærker til euipo (eu’s varemærkemyndighed) under
henvisning til manglende særpræg og manglende reel brug. den 6. januar 2019
forlængede euipo sports group denmarks frist til at fremkomme med yderli-
gere i sagen til den 5. marts 2019.
sports group denmark og sport24 har til støtte for sit anbringende om, at nhs i
nærværende sag ikke kan få eneret til santa cruz på grund af manglende
særpræg, fremlagt nhs’ ansøgning af 21. maj 1990 til styret for det industrielle
                                          6
retssvern i norge om registrering af figurmærket santa cruz som afbilledet
nedenfor.
det er oplyst, at styret for det industrielle retssvern oprindeligt afviste at regi-
strere santa cruz som figurmærke under henvisning til, at ordelementet san-
ta cruz manglede særpræg. figurmærket blev efterfølgende registreret med den
begrænsning, at beskyttelsen ikke omfattede teksten i mærket.
sports group denmark og sport24 har til støtte for sit anbringende om manglen-
de særpræg tillige fremlagt udskrift af diverse rejseartikler om destinationerne
santa cruz, californien, usa og santa cruz, tenerife, spanien samt udskrifter
fra artikler om byer benævnt santa cruz fra hjemmesiden wikipedia.
nhs har herover for fremlagt en oversigt over byer benævnt santa cruz med be-
folkningstal, en oversigt over eu-varemærker indeholdende ordsammenstillin-
gen santa cruz samt nhs’ tre amerikanske varemærkeregistreringer af santa
cruz som ord- og figurmærker til støtte for dennes anbringende om, at vare-
mærket santa cruz har særpræg.
nhs har til støtte for sit anbringende om indarbejdelse og velkendthed fremlagt
udskrift af 28. januar 2019 fra hjemmesiden www.warehouseskateboards.com,
hvor santa cruz beskrives som det dominerende mærke inden for skatebo-
arding.
nhs har endvidere fremlagt udskrift af 29. oktober 2018 fra hjemmesiden
www.comlex.com, hvor santa cruz fremgår flere steder på listen over de
bedste skateboards fra 80’erne, samt udskrift af indlæg af 3. august 2011 fra sam-
me hjemmeside, hvor santa cruz kåres som et af de 50 bedste skateboardlog-
oer.
nhs har endvidere fremlagt udskrift af indlæg af 14. juli 2017 på hjemmesiden
www.theskateboarder.net, hvor santa cruz fremgår på listen over de 19 bed-
ste skateboardlogoer, udskrift af indlæg af 28. marts 2018 fra hjemmesiden
www.skateboard-guide.com, hvor santa cruz fremgår på listen over de 20
                                           7
bedste skateboardlogoer, samt udskrift af indlæg af 14. august 2018 på hjemmesi-
den www.entirelyextreme.com, hvor santa cruz fremgår på listen over de 50
bedste skateboardlogoer.
nhs har endvidere fremlagt udskrift af diverse danske artikler, hvor santa
cruz omtales, herunder interviews på www.skateboard.dk med skateren nicky
guerrero af 31. januar 2008, der kører på hjul fra santa cruz, og skateren ste-
ven jerry alba af 25. november 2014, der er afbilledet i tøj fra santa cruz,
samt udskrifter af de danske skateboardfora wunderbaum og tacky genskabt
ved wayback machine, hvor santa cruz omtales i forskellige opslag.
nhs har endvidere fremlagt eksempler på selskabets markedsføring af santa
cruz i danmark i 80’erne i magasinet skating og uddrag af bogen skatebo-
arding af morten frödin og frank messmann, i hvilken santa cruz omtales
som kvalitetsskateboards. der er tillige fremlagt uddrag af bogen dansk skate-
boarding af henrik edelbo og rasmus folehave hansen fra 2014, som beskriver
udviklingen i skatebranchen i danmark fra 1980’erne og frem. i den forbindelse
er santa cruz nævnt flere gange, blandt andet i forbindelse med den danske
skater søren aaby, som i en periode i 1980’erne var sponsoreret af santa
cruz.
nhs har endelig fremlagt erklæringer af 16. januar 2019 fra troels s. jørgensen,
formand for royal copenhagen skate, af 21. januar 2019 fra frank messmann,
tidligere professionel skater og direktør for world industris, og af 28. januar 2019
fra morten westh, tidligere redaktør ved tacky og wunderbaum, hvori de på-
gældende udtaler sig om varemærket santa cruz. troels s. jørgensen anfø-
rer i sin erklæring blandt andet, at santa cruz er meget kendt i skateboard-
kredsen i københavn på grund af fremtrædende sponsorater af danske skatebo-
ardarrangementer, crossover til streetwear mv. frank messmann anfører i sin er-
klæring blandt andet, at santa cruz er et velkendt livsstilsmærke i hele ver-
den, og at santa cruz i årtier har været et af de mest genkendelige skatebo-
ardmærker i danmark. morten westh anfører i sin erklæring blandt andet, at
santa cruz er et kendt og udbredt mærke i danmark, og at ordet santa
cruz af professionelle skateboardere eller skateboard entusiaster vil blive for-
bundet med nhs.
sports group denmarks varemærke cruz
                                           8
den 1. juli 2016 fik sports group denmark ved patent- og varemærkestyrelsen
registreret nedenstående figurmærke, vr 2016 01584, for nice-klasse 35: detail-
og engroshandel med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; de-
tail- og engroshandel med læder og læderimitationer; skind, huder, kufferter og
rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelma-
gervarer.
et identisk figurmærke, vr 2016 02667, blev ved patent- og varemærkestyrelsen
tillige registreret den 9. december 2016 for nice-klasse 18: læder og læderimita-
tioner; skind, huder, kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadsere-
stokke; piske, seletøj og sadelmagervarer, nice-klasse 25: beklædningsgenstan-
de, fodtøj og hovedbeklædning samt nice-klasse 35: detail- og engroshandel med
de i kasse 18 og 25 anførte produktgrupper. det fremgår af registreringen, at der
ikke blev fundet nogen indsigelser.
den 12. januar 2017 ansøgte sports group denmark om registrering af figurmær-
ket som eu-varemærke for klasse 9: hjelme til sportsbrug og fritidsbrug; skibril-
ler; dykkermasker: dykkerstøvler; dykkerdragter; dykkerbriller; dykkersnorkler;
dykkerhandsker; ørepropper til dykkere, for klasse 18: læder og læderimitatio-
ner; skind, huder, kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestok-
ke; piske, seletøj og sadelmagervarer, for klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj
og hovedbeklædning, for klasse 28: ski, skiboards og skistave; skitasker; rulles-
køjter og skøjter samt for klasse 35: detail- og engroshandel med beklædnings-
genstande, fodtøj og hovedbeklædning; detail- og engroshandel med læder og
læderimitationer; skind, huder, kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller;
spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer.
det fremgår af ansøgningen, at sports group denmark ikke anmodede om en
national eller eu-søgningsrapport. det fremgår tillige af udskrift fra euipo ved-
rørende ansøgningen, at ansøgningen blev offentliggjort den 2. februar 2017, og
at euipo ved udgangen af indsigelsesperioden den 5. maj 2017 havde modtaget
to indsigelser. det er oplyst, at den ene indsigelse stammer fra nhs.
                                                   9
den 14. september 2017 udsatte euipo nhs’ frist til at fremlægge yderligere do-
kumentation til støtte for indsigelsen mod eu-varemærket cruz til den 17.
november 2017. den 26. marts 2018 blev sagen udsat efter fælles anmodning fra
nhs og sports group denmark.
af udskrift af 20. juni 2018 af sports group denmarks hjemmeside beskrives
mærket cruz og cruz gear and equipment på følgende måde:
      ”cruz har et stort udvalg af sports- og fritidstøj til mænd og kvinder. her finder
      man det klassiske snit med en lækker fitting. her er lækkert trendy design og fine
      detaljer.
      i cruz’ kollektioner indgår også sandaler og badetøj.”
      ”hos cruz gear and equipment udvikles og designes tilbehør til outdoor-aktivi-
      teter.
      sports group denmark har et bredt sortiment inden for skihjelme og -briller, rul-
      leskøjter, cykelhjelme og dykkerudstyr.
      det er kvalitetsprodukter med fokus på sikkerhed og funktionalitet.”
det fremgår tillige af hjemmesiden, at mærket cruz blev lanceret i september
2013, mens mærket cruz gear and equipment blev lanceret i november 2014.
sport24’s salg af cruz-skateboards
af udskrifter fra sport24’s hjemmeside af 19. juni 2018, 4. januar 2019 (bilag 72)
og 28. januar 2019 fremgår, at sport24 sælger forskellige typer af skateboards af
mærket cruz, herunder skateboards med sort overflade og grafisk underside.
der er tillige fremlagt billeder af testkøb foretaget den 21. juni 2018 (bilag 20),
herunder af skateboardemballage og skateboardstregkodemærkater (bilag 76),
hvoraf navnet cruz fremgår i form af det ovenfor viste figurmærke eller som
ord.
af udskrift af sport24’s hjemmeside af 30. oktober 2018 fremgår følgende beskri-
velse af cruz:
      ”cruz er attitude med et casual twist. det er til dig, der drømmer om det frie liv.
      de der elsker fart over feltet – og til dine cool kids. det er streetwear designet til
      skaterbanen, til pisterne og til bølgerne, men brugbart hvor som helst året rundt.
      cruz mikser materialer af høj kvalitet med et afslappet udtryk, der skaber en unik
      kontrast og ændrer din måde at tænke hverdagstøj på.
                                                     10
      cruz-kollektionen rummer alt, du har brug for til at skabe dit eget look – fra sko
      og tilbehør med cool statements til board-shorts og sweatshirts med fede mønstre
      og print inspireret af den urbane livsstil og af solen, sneen og vandet.”
sports group denmarks varemærke fort lauderdale
sports group denmark fik den 30. marts 2016 registreret figurmærket, vr 2016
00755, illustreret nedenfor ved patent- og varemærkestyrelsen for nice-klasse 18,
25 og 35.
et tilsvarende figurmærke blev registreret som eu-varemærke, eutm
015409675, den 29. august 2016 for nice-klasse 25.
passivitet
sports group denmark og sport24 har til støtte for sit anbringende om passivi-
tet fremlagt e-mailkorrespondance med emnefeltet ”[…] possible opposition
against eutm 16241861 cruz (fig)” mellem advokat peter gustav olson for
nhs og advokatfuldmægtig thomas kruse lie og juridisk konsulent klaus kri-
stensen for sports group denmark i perioden fra den 10. marts 2017 til den 8.
juni 2018. det fremgår af korrespondancen, som er uden præjudice, at den angår
nhs’ indsigelser mod sports group denmarks ansøgning om registrering af eu-
varemærket cruz i nice-klasse 9, 18, 25, 28 og 35. i e-mail af 26. marts 2018 fra
advokatfuldmægtig thomas kruse lie til advokat peter gustav olson blev ska-
teboard nævnt for første gange i korrespondancen med ordlyden:
      ”in this respect, my client is still willing to discuss an arrangement where my client
      1) limits the use of cruz to its applied form, and
      2) refrains from using the mark in relation to skateboards and snowboards”
det er oplyst, at henvendelsen fra advokat peter gustav olson af 10. marts 2017
var nhs’ første henvendelse til sports group denmark.
nhs anlagde den 14. maj 2018 en almindelig civil sag mod sports group den-
mark om varemærkekrænkelse, der angår sports group denmarks brug af vare-
mærket cruz for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 14, 16, 18, 25, 28 og 35 og til-
                                                11
bagekaldelse af varemærkeregistreringerne herfor i danmark og af varemærke-
ansøgningen i eu.
nhs har som dokumentation for tidspunktet, hvor nhs blev bekendt med
sports group denmarks og sport24’s salg af skateboards, fremlagt e-mail af 6.
juni 2018 fra marie ricci fra nhs til advokat peter gustav olsen med følgende
ordlyd:
      ”peter,
      the below links were sent to us from one of our distributors. they are actually
      making skateboards (!!) now. this is not good at all.
      hhtps://sport24outlet.dk/ovrige/skating.html
      hhtps://sport24.dk/ovrige-sportsgrene/skating.html
      have you heard back from the attorney for cruz and design? we need to hit these
      guys hard.
      i look forward to hearing back from you.”
som nævnt ovenfor foretog nhs testkøb hos sport24 den 21. juni 2018, og den 6.
juli 2018 påtalte man salget af skateboards og skaterudstyr under navnet cruz
over for sport24.
forklaringer
der er afgivet forklaring af robert a. denike, bjarne jeppesen og klaus midt-
gaard.
robert a. denike har forklaret blandt andet, at han er direktør for nhs. han blev
ansat i nhs i 1987, men han har været involveret i selskabet i 42 år, da han for-
inden var professionel skateboarder for santa cruz.
nhs begyndte i 1960’erne at sælge surfboards under navnet santa cruz, da
surfbutikken var placeret i santa cruz, californien, usa. senere begyndte nhs
også at sælge skateboards under navnet santa cruz. santa cruz er det
ældste og største skateboard varemærke i verden, og nhs betragtes som pione-
rer inden for skatekulturen i santa cruz. nhs blev blandt andet indlemmet i
”skateboard hall of fame” i 2013.
                                           12
nhs har på verdensplan flere hundrede varemærkeregistreringer for både så-
kaldte ”hard goods” (skateboards mv.) og ”soft goods” (beklædning). varemær-
kerne bruges på produkter, produktemballage, i butikker, ved markedsføring
mv. nhs har registreret 112 figur- og ordmærker for santa cruz alene, der
anvendes til både ”hard goods” og ”soft goods”. i eu består 75 pct. af nhs’ salg
af ”soft goods”.
nhs sponsorerer 500 prisvindende atleter, herunder den hurtigste mand på ska-
teboard. heraf er 100 atleter specifikt knyttet til varemærket santa cruz. i eu-
ropa sponsorerer nhs 15 atleter, herunder lukas olsen i danmark. de sponso-
rerede atleter er med til at markedsføre varemærket, ligesom visse atleter har
specifikke produkter knyttet til dem, eksempelvis steve kendall.
frank messmann, der har afgivet en erklæring i sagen, driver absolute board og
er konkurrent til nhs. frank messmann er ikke nhs’ største konkurrent. han
er ikke venner med frank messmann, men de kender hinanden fra branchen. al-
le direktørerne indenfor skateboardbranchen kender hinanden, og de arbejder
sammen for at fremme interessen for skateboard. interessen for skateboarding er
stigende, og i 2020 bliver det en olympisk sport.
målgruppen for santa cruz er 8-80-årige, men varemærket målrettes teena-
gere og folk i 20’erne, for hvis et varemærke er ”cool” blandt den befolknings-
gruppe, så er det ”cool” hos alle. nhs sælger ikke kun produkter til professio-
nelle skateboardere, men også til begyndere, der leder efter et kvalitetsskatebo-
ard. nhs sælger skateboardtyperne popsicle sticks, longboards og cruiser bo-
ards.
santa cruz er et velkendt varemærke, der har opnået særpræg gennem dets
brug i 45 år. santa cruz repræsenterer en livsstil for snowboard, skateboard
mv. santa cruz er omtalt i flere historiske bøger, som et af de bedste logoer.
når han snakker med udenlandske distributører, kender de kun santa cruz
som varemærke. de er ikke bekendt med, at santa cruz også er en by. nhs har
registreret santa cruz som ordmærke i usa, og hvis det er muligt i usa,
hvor byen santa cruz ligger, så burde nhs kunne registrere ordmærket alle ste-
der. santa cruz er også registreret i spansktalende lande uden problemer.
han har ikke før denne sag været bekendt med, at nhs oplevede problemer ved
registrering af varemærket santa cruz i norge, hvor det dog også lykkedes
at registrere varemærket.
                                          13
santa cruz sælges i 80 lande i verden. nhs har 28 distributører og licensta-
gere i 22 eu-lande. nhs har været på det danske marked siden 1981. i hans er-
klæring fremgår nhs’ danske distributører og salgstal. salgstallene omfatter ik-
ke nhs’ licensaftaler, da nhs ikke orienteres om licenstageres salgstal. nhs sæl-
ger ”hard goods”, deres licenstagere sælger ”soft goods”. nhs skiftede til en ny
distributør i danmark, hvorfor salgstallet var lavere i 2017. salgstallet er ved at
stige igen. santa cruz er et stærkt varemærke.
nhs bruger omtrent 1.200.000 usd på marketing globalt. derudover er nhs’ li-
censtagere og distributører forpligtet til at bruge 5 pct. af deres omsætning på lo-
kal marketing, eksempelvis ved sponsorering af skateboardere. nhs anvender
tillige sociale medier i sin markedsføring. de professionelle atleter, som nhs
sponsorerer, er såkaldte ”influencere” og nhs’ største marketingindsats. de tal,
der fremgår af hans erklæring, angår globale sociale medier og viser følgere og
ikke kun visninger. nhs har ikke tal på følgere af de sponsorerede atleter mv.
tallene er derfor reelt højere.
nhs monitorerer varemærkeregistreringer rundt i verden gennem overvåg-
ningssiden thomson. hvis et selskab forsøger at registrere et nhs varemærke
eller lignende mærke, bliver nhs orienteret. da han blev gjort opmærksom på
sports group denmarks varemærkeregistrering, omfattede registreringen ikke
skateboards, men han anså fortsat registreringen som problematisk. nhs blev
først bekendt med, at sports group denmark lavede skateboards den 6. juni 2018,
da nhs modtog en e-mail fra en distributør. det var også først på dette tids-
punkt, at nhs blev bekendt med, at sport24 solgte skateboardsene. nhs har og-
så en monitoreringsservice, der overvåger salg af kopiprodukter. dog modtager
nhs flest henvendelser fra fans af santa cruz, der bliver vrede over kopiva-
rer. nhs blev ikke advaret om den danske varemærkeansøgning af overvåg-
ningssiden thomson, og nhs blev derfor først bekendt med ansøgningen på et
senere tidspunkt. nhs blev heller ikke orienteret af deres fan, men af en distri-
butør i nærværende sag. da nhs blev bekendt med krænkelsen, lærte nhs lø-
bende mere og mere om sports group denmark og sport24 samt disses produk-
ter. nhs undersøgte sports group denmarks og sport24’s hjemmesider, goog-
lede selskabsnavnene og talte med nhs’ danske distributører.
der er i det mindste en potentiel forvekslingsrisiko mellem varemærkerne. der
er tale om ens produkter med lignende grafik. de fremviste skateboards fra
                                          14
sports group denmark har ligesom nhs’ skateboards en sorte sandpapirsover-
flade, grafik på undersiden samt sorte ”trucks”, og skateboardsene sælges i sam-
me prisklasse. en ikke erfaren forbruger vil se et skateboard med grafik, der for-
handles under navnet cruz, og tro, at pågældende køber et skateboard fra san-
ta cruz. det kunne være en forælder, der køber et skateboard til sit barn. det
er normalt at lave dekorationer på skateboards. de grafiske illustrationer på de
omtvistede skateboards ligner nhs’ skateboardillustration. ”trucks” fås i man-
ge forskellige farver, men de er normalt sort eller sølv i denne prisklasse. efter
hans opfattelse, ligner logoerne også til dels hinanden, ligesom logoernes ord er
ens.
sport24 formidler på sin hjemmeside samme ”brandidentitet” til forbrugeren
som santa cruz. sport24 forbinder cruz med skateboard, surfing, vand og
en livsstil.
santa cruz bicycles blev startet af ejeren af nhs og rob roskopp i 90’erne. sel-
skabet blev kaldt santa cruz bicycles, da ”brandet” passede ind i nhs’ sel-
skabsprofil. santa cruz bicycles blev solgte til et hollandsk selskab i 2015, men
nhs beholdt tøjlinjen, som det hollandske selskab sælger i henhold til en licens-
aftale.
sports group denmark truede under parternes korrespondance med at ophæve
nhs’ varemærkeregistrering, hvis nhs ikke accepterede, at nhs’ og sports
group denmarks varemærker sameksisterede. han har ikke tidligere set e-mai-
len af 9. maj 2017 til klaus kristensen for sports group denmark, men e-mailen
skal læses i kontekst af sports group denmarks adfærd. han har ikke været in-
volveret i strategien for anlæg af retssag, og han ved derfor ikke, hvorfor nhs
først et år efter at være blevet bekendt med sports group denmarks eu-vare-
mærkeansøgning truede med en retssag.
bjarne jeppesen har forklaret blandt andet, at han er stifter af og direktør for
sports group denmark, der blev stiftet i 2012.
sports group denmark har 15 varemærker, der sælges i skandinavien og eu.
kundesegmentet for cruz er sportsbranchen, navnlig butikskæder som
sport24. sport24 er sports group denmarks største kunde i danmark. der er et
tæt samarbejde mellem de to selskaber om udviklingen af sports group den-
marks egne kollektioner.
                                         15
sports group denmark har brugt varemærket cruz siden 2013. inden da hav-
de sports group denmark sin primære forretning inden for skitøj under mærket
”whistler” opkaldt efter det canadiske bjerg. da de også havde brug for en som-
merkollektion, faldt valget på navnet cruz. da sports group denmark skulle
finde på sommerkollektionens navn, var jamaica meget populært. cruz er ho-
vedstaden på jamaica, og han syntes, at ordet cruz var ”cool”. han fandt på
navnet, og logoet blev udformet af en grafiker. cruz repræsenterer sommer og
sol. han blev først bekendt med varemærket santa cruz i 2017, da sports
group denmark modtog et brev fra nhs’ advokat.
sports group denmarks bedst sælgende produkt i cruz-kollektionen er bade-
tøj. inden for badetøj er sports group denmarks største konkurrent h&m, are-
na og speedo. sports group denmark begyndte at sælge skateboards i oktober
2014. skateboards hører til gruppen af accessoires, der er indlemmet i cruz-kol-
lektionen. sports group denmark sælger også dykkerbriller mv. i samme kollek-
tion.
han kender ikke til skateboardmærker, da han ikke er skater. havde sports
group denmark hørt om varemærket santa cruz, havde ”vi ikke siddet her
i dag”. da sports group denmark fik henvendelsen fra nhs’ advokat om deres
eu-varemærkeansøgning for mærket cruz, var de med det samme indstillet på
at opgive registreringen i klasse 28. sports group denmark kan skifte navnet på
skateboardene, hvilket sports group denmark har gjort klart fra starten, men
cruz er meget vigtig for deres kollektion af sommer- og badetøj, så de ønsker
ikke at opgive mærket helt.
han opfattede i modsætning til robert a denike nhs som den truende part un-
der parternes korrespondance. nhs ville have, at sports group denmark helt
skulle stoppe med at bruge varemærket cruz. der har efter e-mailkorrespon-
dancen været forgæves forligsforhandlinger mellem parterne. sports group
denmark blev på grund af nhs’ adfærd nødt til at gå i offensiven og true med
at ophæve nhs’ varemærke. han ved ikke, hvorfor nhs valgte at stævne sports
group denmark i maj 2018. i juli 2018 fik han en henvendelse fra sport24, da
nhs havde krævet, at sport24 indstillede sit salg af skateboards. klaus midt-
gaard var forinden bekendt med konflikten med nhs. han var overrasket, da
forbudssagen også blev anlagt, da konflikten efter hans opfattelse ikke er af ha-
stende karakter. der er nu gået to år, fra nhs blev bekendt med varemærket
                                         16
cruz. hvis nhs først i 2018 opdagede, at sports group denmark solgte skate-
boards, er nhs ikke særlig kendt med det danske marked, da sports group den-
mark længe har solgte skateboards.
salgstallene, som nhs har fremlagt, kan et selskabet ikke overleve af. det er ik-
ke salgstal for et velkendt varemærke. salgstallene understreger blot, hvorfor
sports group denmark ikke stødte på santa cruz. nhs er ikke i sportsbran-
chen, men i en nichebranche.
når sports group denmark søger på cruz på søgemaskinen google, kommer
der ikke søgeresultater for santa cruz frem.
sports group denmark sælger primært cruz-skateboards i danmark, men
sports group denmark har også solgt skateboards i norge. han ved ikke, hvor-
for der ikke står produceret af sports group denmark på de fremviste skatebo-
ards. det burde der.
i de fremlagte udskrifter fra sports group denmarks hjemmeside, hvor cruz
beskrives, fremgår skateboards ikke, da skateboards er en nicheforretning for
sports group denmark. der står heller ikke, at sports group denmark sælger
vandrestave under cruz-kollektionen. skateboardsene er ikke afbilledet online,
men skateboardsene fremgår af sports group denmarks ”hard goods”-katalog.
det er ikke alle sports group denmarks varemærker, der findes online, eksem-
pelvis er mizuno ikke tilgængeligt online. sports group denmark markedsførte
skateboardsene gennem sport24, og der blev udarbejdet markedsføringsmateri-
ale.
han kender ikke sports group denmarks præcise omsætning på skateboards,
men omsætningen overstiger 200.000 kr. det er ikke en stor omsætning for sports
group denmark. sports group denmark har solgt 1.000-3.000 skateboards om
året, primært til sport24. tallet kan være lavere. sports group denmark har fået
produceret to-tre forskellige modeller om året, men det er overordnet de samme
modeller bare i andre farver og med forskellige mønstre. de får deres skatebo-
ards produceret i kina.
sports group denmark har registreret varemærket fort lauderdale, som er
opkaldt efter byen i florida, usa. sports group denmark håndhæver ikke vare-
mærket aggressivt, og han ved ikke, om andre selskaber også bruger kendeteg-
                                            17
net fort lauderdale. sports group denmark registrerer alle varemærker, som
sports group denmark fører, navnlig for at sikre sports group denmark ”defen-
sivt”.
sports group denmark laver altid en varemærkesøgning, inden sports group
denmark begynder at bruge et nyt mærke. sports group denmark har en del va-
remærker, men dette er sports group denmarks første krænkelsessag. det un-
derstreger, at sports group denmark laver forundersøgelser, inden et nyt vare-
mærke tages i brug.
klaus midtgaard har forklaret blandt andet, at han er indkøbsdirektør i sport24.
han har arbejdet i sportsbranchen siden 1987 og har de seneste 30 år beskæftiget
sig med indkøb, herunder af internationale produkter.
sport24 er en landsdækkende butikskæde med både almindelige butikker og
outletbutikker i udkanten af byer rundt i landet. sport24 har også franchisebu-
tikker i danmark, på færøerne og i island. målgruppen for sport24 er ”familien
danmark”, der har et bredt behov for sportsartikler til diverse fritidsaktiviteter.
sport24 er ikke en specialforretning. sport24’s konkurrenter er sportmaster og
intersport, internetsalg og dagligvarebutikker som bilka.
han er af og til – i de 30 år han har rejst rundt i verden – stødt på santa cruz
på internationale messer. santa cruz er ikke velkendt i danmark, og det er
ikke synligt i den almindelige sportsbranche i danmark. han har ikke set san-
ta cruz på messer i danmark, men han ved ikke, om santa cruz har væ-
ret repræsenteret på specialmesser. santa cruz er i en nichebranche. sport-
branchens leverandørforenings kataloger viser alle danske sportsfirmaer og de
brands, som sportsfirmaerne repræsenterer i danmark. han har medbragt kata-
logerne fra 2017 og 2018, og santa cruz findes ikke i katalogerne. sport24
bruger kataloget fra sportbranchen som opslagsværk. et selskab kommer med i
kataloget, hvis selskabet er med i leverandørernes brancheforening.
han mener ikke, at varemærkerne santa cruz og cruz er forvekslelige, og
han har ikke oplevet kunder, der har forvekslet varemærkerne. han har heller
ikke hørt fra de enkelte butikker, at det skulle være sket. santa cruz har hel-
ler ikke været efterspurgt i sport24’s butikker. han tror ikke, at professionelle at-
leter ville vælge cruz frem for santa cruz. sport24’s kunder er ligeglad med
produktnavne.
                                          18
han kender ikke foreningen royal copenhagen skate eller bogen skateboard af
morten frödin og frank messmann. skateboarding er en minoritetssport i dan-
mark. han vil ikke anfægte, at personer, der går meget op i skateboarding, ken-
der santa cruz, men der er ikke mange i danmark, der går op i skateboar-
ding. han tror ikke, at personer fra foreningen royal copenhagen skate handler
hos sport24.
han blev orienteret om sagen mellem nhs og sports group denmark allerede i
2017 af bjarne jeppesen. han var helt rolig, da han ikke kunne se, at varemær-
kerne santa cruz og cruz var sammenlignelige. han blev meget overrasket,
da han efter, at sagen mellem nhs og sports group denmark havde verseret et
år, modtog et brev fra nhs, og da sport24 blev stævnet.
sport24 sælger skateboards og skateboardtilbehør i danmark. franchisebutik-
kerne på færøerne og i island har adgang til produkterne, men de har ikke solgt
et eneste skateboard, da ingen står på skateboards der. sport24’s onlinesalg sker
alene i danmark. sport24 har solgt de omtvistede skateboards siden julen 2014.
salgstallet er en forretningshemmelighed. sport24 købte de omtvistede skatebo-
ards efter, at de var blevet fremvist på en messe. skateboardsene blev markeds-
ført i kataloger. sport24 kan hurtigt beslutte, om selskabet vil introducere et nyt
produkt i butikkerne. produktionstiden er normalt 6-8 måneder.
sport24 bruger det fremviste såkaldte ”tag” med et billede af et skateboard og
navnet cruz på forskellige varer, eksempelvis på shorts, t-shirts og sko. det
kan også være påsat på skateboardsene, men de sælges indpakket. der skal stå
sports group denmark på skateboardemballagen.
sport24 har på nuværende tidspunkt udsalg på op til 70 pct. på udvalgte pro-
dukter. sport24 forsøger at nedbringe sit varelager af skateboards og tilbehør på
grund af sagen.
parternes synspunkter
for nhs, inc. er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med på-
standsdokumentet af 22. januar 2019, hvoraf blandt andet fremgår:
       ”…
                                               19
anbringender
1. forbuds og påbudsbetingelserne
det gøres overordnet gældende, at der kan nedlægges forbud og påbud jf. retsplej-
elovens § 411 jf. § 413, i henhold til de nedlagte påstande, idet sagsøger har godt-
gjort eller i det mindste sandsynliggjort at:
 1. sagsøger har den ret, der søges beskyttet ved forbuddet eller påbuddet
 2. sagsøgtes adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud eller påbud, og
 3. sagsøgers mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis sagsøger henvises til
    at afvente tvistens retlige afgørelse.
1.1 sagsøgers eu-varemærker
sagsøger er indehaver af en lang række eu varemærkeregistreringer for varemær-
ket santa cruz.
 -    eu-varemærkeregistrering 001957919 santa cruz surfboards med an-
      søgningsdato
      16/11 2000 (bilag 3),
 -    eu-varemærkeregistrering 002356137 santa cruz snowboards med
      ansøgningsdato
      29/8 2001 (bilag 4),
 -    eu-varemærkeregistrering 003091279 santa cruz med ansøgningsdato
      11/3 2003
      (bilag 5)
 -    eu-varemærkeregistrering 003296183 santa cruz med ansøgningsdato
      31/07 2003
      (bilag 6) af
 -    eu varemærkeregistrering 008990889 med ansøgningsdato 29/3 2010 (bilag 7):
santa cruz figurmærket er registeret for:
skateboards, lastbilsæt til skateboards, skateboarddele og - tilbehør; skøjter til anvendelse
om vinteren; surfbrætter, snowboards; knæbeskyttere, albuebeskyttere, håndledsbeskyttere;
handsker til sportsudøvelse og sportslige lege.
santa cruz ordmærket er registeret for:
                                               20
sportsartikler, nemlig surfbrætter, isskøjter og dele hertil og tilbehør hertil;sportsartikler,
nemlig wakeboards, skimboards, body boards, inlineskøjter, wakeskøjter og dele og tilbehør
hertil.
sagsøgte har efterfølgende indledt ophævelsesprocedure mod disse varemærkere-
gistreringer, men registreringerne er fortsat og var fuldt ud gyldige på tidspunk-
tet for forbuds- og påbudsbegæringens indlevering. det gøres gældende, at sø- og
handelsretten skal lægge varemærkeregistreringerne til grund, herunder den prø-
velse som euipo har foretaget ved registrering heraf, således særpræg.
en judiciel stillingtagen til en påstand eller et anbringende om en registeret rets
gyldighed kan kun ske gennem en ordinær domssag jf. principperne i varemærke-
lovens § 29, og der i denne sag tale om en midlertidig forbuds- og påbudssag, hvor-
for sø- og handelsretten skal lægge varemærker til grund samt de varer de er re-
gisteret for.
til besvarelse af sagsøgtes provokation 1 skal sagsøger oplyse, at påstandene er
præciseret i overensstemmelse med sagsøgers registrerede og indarbejdede rettig-
heder for santa cruz. sagsøgers påstande er herunder specificeret til skatebo-
arddele- og tilbehør, som alene vedrører disse produkter jf. ordet ”nemlig” i på-
standene.
at man også kan anvende f.eks. en skateboard hjelm til skisport og vice versa æn-
drer ikke på, at sagsøger fastholder sin påstand om at hjelme er omfattet desuag-
tet og er at opfatte som tilbehør til skateboards.
1.2 sagsøgers indarbejdede varemærkeret i danmark
1.2.1 særpræg
herudover gøres gældende, at foruden de nævnte eu-varemærker (der i øvrigt er
gyldige i danmark) nyder sagsøger således også varemærkerettigheder i danmark
til ord- og figurmærket santa cruz i henhold til varemærkelovens § 3, stk. 1,
nr. 2, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 samt § 4, stk. 2, ved ibrugtagning og in-
darbejdelse.
det gøres gældende, at mærket santa cruz er særpræget for de produkter næv-
nt i sagsøgers påstande. det skal afvises, som fremhævet af sagsøgte, at der er sket
klare fejl hos registreringsmyndigheden euipo, idet ”santa cruz” er en geo-
grafisk betegnelse og således må friholdes fra varemærkeregistrering. tværtimod
er den kendsgerning, at euipo har gentagne gange registreret varemærker bestå-
ende af eller indeholdende santa cruz, herunder for andre varer/tjenesteydel-
ser, jf. bilag 69, en stærk formodning for, at euipo ikke har begået nogen fejl. til
støtte herfor fremlægges som bilag 70 sagsøgers amerikanske varemærkeregistre-
ringer for santa cruz. det siger sig selv, at når hjemlandet tildeler sagsøger
eneret til santa cruz, så er der ingen grund til, at euipo vil nægte registrering.
til friholdelsen af varemærket ”santa cruz” grundet sin geografiske betegnel-
se, gør sagsøger gældende, at geografiske betegnelser savner det fornødne sær-
præg, såfremt det med rimelighed vil kunne forstås som en angivelse af den geo-
grafiske oprindelse for de varer eller tjenesteydelser, som ansøgningen omfatter.
                                             21
det er der ikke tale om i nærværende sag, da man ikke forbinder santa cruz
med varerne i sagsøgers påstande.
sagsøgte anfører, at ”santa cruz” åbenlyst er at anse som en almindelig kendt
geografisk betegnelse, ikke blot i californien, usa, men også for forbrugere i dan-
mark og resten af eu. endvidere anfører sagsøgte, at santa cruz, californien, by-
en for sagsøgers hovedsæde, er berømt og hyldet som verdens bedste sted at sur-
fe.
sagsøger skal gøre gældende, at byen santa cruz beliggende i californien, usa,
ikke er en almindelig kendt geografisk betegnelse for forbrugere i danmark og re-
sten af eu. til støtte herfor, skal sagsøger fremlægge en oversigt over de forskel-
lige santa cruz-byers indbyggertal. herved er det bemærkelsesværdigt, at santa
cruz de tenerife i spanien i 2013 havde et indbyggertal på ca. 206.000, at santa
cruz de la sierra i bolivia i 2018 har et indbyggertal på ca. 1,45 mio., at santa cruz
i argentina i 2010 havde et indbyggertal på ca. 274.000, og at santa cruz i califor-
nien, usa, i 2017 havde et indbyggertal på 65.000 jf. bilag 27, hvilket igen bekræf-
ter, at der ikke er tale om en almindelig kendt geografisk betegnelsen.
til yderligere understøttelse henvises der til cloppenburg, t-379/03, hvorved ret-
ten fastslog, at det er ohim som skal påvise, at det geografiske navn er kendt i de
relevante kundekredse som betegnelse for et sted, jf. pr. 38, og ved vurderingen af
om dette er godtgjort, kan der bl.a. lægges vægt på byens størrelse, og hvorvidt
byen har seværdigheder, økonomiske aktiviteter el.lign., som byen er kendt for, i
de relevante kundekredse. sagsøger anfægter således, at santa cruz som geografisk
betegnelse er almindelig kendt i de relevante kundekredse.
det gøres gældende, at santa cruz, californien, usa ikke er en almindelig kendt
geografisk betegnelse for forbrugere i danmark og resten af eu.
under alle omstændigheder er det underordnet, om at sagsøgte gør gældende, at
sagsøgers varemærkeregistreringer ikke burde være registreret, da sagsøgers
mærker er indarbejdet i danmark. det gøres nemlig gældende, at sagsøgers vare-
mærke ”santa cruz” har været at finde i eu med en betydelig tilstedeværelse
siden 1979, og har opnået omfangsrig indarbejdelse sidenhen. således gør sagsø-
ger gældende, at sagsøger har opnået varemærkeregistrering netop grundet det
fornødne særpræg, til trods for at sagsøgte anfører manglende særpræg grundet
den geografiske betegnelse.
sagsøgtes fremlæggelse af hhv. en 26 og en 13 år gammel administrativ afgørelse
fra norge er irrelevant, idet sagsøgers varemærke i den grad har opnået det for-
nødne særpræg, ikke blot i de seneste 26 år, men siden varemærkets begyndelse i
1973, altså de seneste 45 år.
til yderligere understøttelse for sagsøgers påstand om, at der er opnået det for-
nødne særpræg for varemærket ”santa cruz”, henvises der til varemærke-
lovens § 3, stk. 3, hvorved et mærke, som ikke har fornødent særpræg ved ibrug-
tagning, kan opnå det fornødne særpræg ved indarbejdelse gennem mærkets an-
vendelse, hvorfor det gøres gældende, at mærket santa cruz er indarbejdet i
danmark.
                                               22
med henblik på at drage en parallel skal nævnes, at fort lauderdale er en kystby i
florida i det sydøstlige usa, især kendt for stranden. byen har ca. 180.000 indbyg-
gere, jf. bilag 38, og der er afgange direkte fra kastrup lufthavn til byen, jf. bilag
39. sagsøgte 1 [sports group denmark a/s] har registreret ”fort lauderda-
le” som dansk varemærkeregistrering for varer og tjenesteydelser i klasserne 18,
25 og 35 under vr 2016 00755, jf. bilag 40 og som eu-varemærkeregistrering i klas-
se 25 under eutm 015409675, jf. bilag 41.
det er bemærkelsesværdigt, at sagsøgte mener det er helt i orden, at de har opnå-
et disse registreringer mens sagsøgers santa cruz registreringer efter sagsøg-
tes opfattelse savner særpræg. det er selvmodsigende.
1.2.2 indarbejdelse og velkendthed
i danmark dominerer sagsøger det danske skatermarked og beskrives som et
brand der har skabt markedets ”allerbedste skateudstyr” der dominerer branchen,
hvor sagsøger er ”lig med skateboards”, ”er med at lede udviklingen af skateprodukter”
og nyder ”ikon status i skaterverden”, jf. bilag 8. sagsøger beskrives endvidere som
et brand der er ”stærkt dedikeret til skateboarding”, jf. bilag 9, samt et brand der siden
1973 er ”blevet en af de mest indflydelsesrige skate og surf brands i verden, der producerer
et omfattende udvalg af produkter, inklusiv tasker, rygsække til udstyr og skateboards, kom-
plette skateboards, cruiser skateboards og t-shirts (vores oversættelse)”, jf. bilag 10.
sagsøger er ligeledes en af de mest omtalte skatermærker på de danske skateboar-
ding fora i perioden 2007-2014, jf. bilag 11, samt nuværende danske webbutikker
for skateboards og dertilhørende udstyr, jf. bilag 12, og bliver konsekvent omtalt
som en af verdens største skateboarding brands, jf. bilag 13.
der henvises tillige til en artikel fra esbjerg ugeavis dateret maj 1988, der fremlæg-
ges som bilag 28, hvor der står ”rolls-roycen blandt skateboards er santa cruz”.
der henvises tillige til en artikel fra nyhedsgiganten complex som er en platform
for ungdomskultur og popkulturen i sin helhed. platformen complex er utvivls-
omt kendt i danmark, idet de afholder den populære sneakermesse complexcon
som har fået megen dansk omtale, jf. som eksempel bilag 29. i ultimo oktober 2012
skrev nyhedssiden artiklen ”the 25 best skateboard decks from the 80’s”, hvor
santa cruz’ skateboard designs optrådte på 3 pladser ud af de 25, jf. bilag 30.
som bilag 44 er fremlagt erklæring fra 2019 fra foreningen royal copenhagen ska-
te association, der beskriver sagsøgers santa cruz som ”et af de ældste og mest
anerkendte skateboardmærker i danmark”. royal copenhagen skate association sva-
rer reelt til den relevante brancheorganisation i danmark, da rullesport danmark
blev startet i maj 2018. således blev for eksempel danmarkmesterskab i street ska-
teboarding 2018 arrangeret af royal copenhagen skate association og den nyligt
dannede rullesport danmark i forening, jfr. bilag 71.
som bilag 68 er fremlagt erklæring fra frank messmann, som har 30 års erfaring
indenfor skateboard branchen og er desuden medforfatter til bogen skateboard fra
1988 udgivet i danmark det fremgår af erklæringens pkt. 7 at: “it is without hesita-
tion that i can state that santa cruz has for decades been one of the most recognizable
skateboarding brands in denmark, including in relation to streetwear”.
                                             23
som bilag 45-56 er fremlagt yderligere dokumentation for velkendthed samt sagsø-
gers brug og indarbejdelse af santa cruz i danmark samt udvalg af sagsøgers
danske forhandlere i bilag 5867.
det gøres gældende, at sådanne markedsføringsmæssige udtalelser, beskrivelser
fra forhandlere af sagsøgers produkter, samt omtale fra øvrige offentlige kilder, er
med til at godtgøre eller sandsynliggøre indarbejdelse og velkendthed.
sagsøger gør desuden gældende, at retsplejelovens § 413 ikke forudsætter kræn-
kelsen er godtgjort for nedlæggelsen af midlertidigt forbud og påbud, idet en sand-
synliggørelse tilstrækkeligt, hvorfor sagsøger skal gøre gældende, at de af sagsø-
ger fremlagte markedsføringsmæssige udtalelser, beskrivelser fra forhandlere af
sagsøgers produkter, samt omtale fra øvrige offentlige kilder på det allerkraftigste
sandsynliggør de i pkt. 1-3 betingelser for midlertidigt forbud og påbud er opfyldt.
det skal således gøres gældende, at sagsøger har godtgjort, eller som minimum
sandsynliggjort indarbejdelse og velkendthed for varemærket santa cruz for
varerne nævnt i sagsøgers påstande, hvorfor sagsøger har den ret der søges be-
skyttet ved forbuddet eller påbuddet.
hertil gøres gældende, at mærket santa cruz nyder udvidet beskyttelse, her-
under for skateboards og lignede produkter som nævnt i påstandene.
2. krænkelsen
det gøres overordnet gældende, at sagsøgte 1 [sports group denmark a/s] og 2
[sport24 a/s] udbyder produkter og anvender betegnelser, som krænker sagsø-
gers rettigheder jf. bilag 18, 20 og 42, og denne anvendelse af ”cruz” påført ska-
teboards, rulleskøjter og skateboardtilbehør udgør en varemærkekrænkelse og
denne er som minimum sandsynliggjort.
sø- og handelsretten er ef-varemærkedomstol i første instans jf. ef-varemærke-
forordningens artikel 97 og kan følgelig nedlægge forbud i hele eu i henhold til
sagsøgers påstand herom jf. reglerne i retsplejelovens kapitel 40.
det gøres gældende, at sagsøgte 1 [sports group denmark a/s] og 2 [sport24 a/s]
har benyttet sig af forvekslelige kendetegn i strid med varemærkelovens § 4, stk.
1, nr. 1 og 2 samt eu varemærkeforordningens artikel 9 stk. 2 litra b og c, idet
sagsøgers mærke er velkendt inden for sportsartikler som indeholdt klasse 28,
blandt andet skateboards, inliners og skateboardtilbehør.
sagsøger har ret til at håndhæve de i bilag 3-7 fremlagte registrerede varemærker
samt indarbejdede rettigheder i danmark for skateboards, rulleskøjter samt dertil-
hørende tilbehør, hvilke produkter sagsøgte 1 [sports group denmark a/s] og 2
[sport24 a/s] udbyder.
herudover er ordet ”cruz” et væsentligt element i sagsøgers varemærke, der be-
står af elementerne ”santa” og ”cruz” der tilsammen udgør sagsøgers vare-
mærke og kendetegn, der har eksisteret i over 40 år, og er genkendeligt på det dan-
ske marked for sportsartikler og navnlig indenfor skateboards, skateboardtilbehør.
                                                  24
det gøres gældende, at sagsøger kan forbyde sagsøgte 1[sports group denmark
a/s] og 2 [sport24 a/s], der ikke har sagsøgers samtykke, at gøre erhvervsmæssig
brug af ”cruz” idet mærket er forveksleligt med sagsøgers rettigheder.
det gøres gældende, at der foreligger forvekslelige kendetegn og fuldstændig va-
relighed, og sagsøgte 1 [sports group denmark a/s’] og 2’s [sport24 a/s’] brug af
”cruz” medfører derfor en risiko for forveksling med sagsøgers virksomhed og
produkter, idet betegnelsen ”cruz”, er identisk med 2. led af sagsøgers kende-
tegn og registrerede varemærker.
det gøres tillige gældende, at anvendelsen af ”cruz” som mærke på produkter
samt i markedsføringen er egnet til at signalere, at der er en forbindelse mellem
sagsøgte 1 [sports group denmark a/s’] og 2’s [sport24 a/s’] virksomhed og
sagsøgers velkendte santa cruz brand, varemærker og produkter. forbrugere
kunne opfatte cruz som et under/sub brand til santa cruz. dette er ikke til-
fældet, og sagsøgte 1 [sports group denmark a/s] og 2 [sport24 a/s] snylter der-
med utilbørligt på den goodwill og det gode renommé, der er forbundet med
sagsøgers brand opbygget over 40 år.
det gøres gældende, at sagsøgers varemærker er velkendte, og at sagsøgte 1
[sports group denmark a/s’] og 2’s [sport24 a/s’] erhvervsmæssige anvendelse
af ”cruz” på skateboards og skateboardtilbehør samt i produktkataloget uden
tilknytning til eller samtykke fra sagsøger udgør forvekslelige kendetegn i strid
med varemærkeloven.
2.1 produktmarkedet
de sagsøgte anfører, at skateboards appellerer til en bred vifte af forbrugere hvis
økonomiske situation er variabel altafhængig af, om de er professionelle atleter,
børn, unge, eller voksne privatindivider. med denne argumentation henleder
sagsøgte rettens opmærksomhed på, at sagsøger ikke har dokumenteret at vare-
mærket ”santa cruz” skulle være indarbejdet i den relevante forbrugerkreds’
bevidsthed, som selvsagt er bred. dette skal afvises, og sagsøger henviser til argu-
mentation om indarbejdelse ovenfor i pkt. 1.1.2, hvorved sagsøgers varemærker
klart har opnået indarbejdelse.
sagsøger skal desuden gøre gældende, at den nærværende tvist bl.a. omhandler
renommésnylteri idet sagsøgtes produkter retter sig mod sagsøgers marked.
til understøttelse herfor, skal sagsøger gøre gældende, at sagsøgte 2 [sport24 a/s]
sælger skateboards i prislejet kr. 600-1.000. i tilsvarende prissegment befinder
sagsøgers skateboards, idet sagsøger sælger skateboards i prislejet kr. 469-1.399, jf.
hhv. bilag 10 og 12. således må sagsøgte 2’s [sport24 a/s’] skateboards unægtelig
befinde sig i sagsøgers prissegment, hvorfor forbrugerkredsen er den samme for
begge produktgrupper.
sagsøger gør endvidere gældende, at de omtvistede produkter ingenlunde kun
forholder sig til skateboards, skateboardtilbehør mm., men også tøj. sagsøgte sæl-
ger bl.a. tøj i prislejet kr. 200450, jf. bilag 31. i tilsvarende prissegment sælger sagsø-
ger tøj i prislejet kr. 200-529, jf. bilag 12. således må også sagsøgtes tøj unægteligt
befinde sig i sagsøgers prissegment, hvorfor forbrugerkredsen er den samme for
også tøj.
                                            25
de sagsøgte anfører i deres svarskrift, at der ikke er en konceptuel lighed mellem
parternes varemærker, ”santa cruz” og ”cruz”. sagsøger bestrider dette ar-
gument og gør gældende, at sagsøgtes varemærke i det altovervejende ikke blot
har en konceptuel lighed med sagsøgers varemærke, men snarere er en direkte ef-
terligning af sagsøgers varemærke.
sagsøger skal herved bemærke de betydelige konceptuelle ligheder mellem vare-
mærkerne, idet begge varemærker sælger produkter til skating, surfing, vinter-
sport, gademode og børn.
for så vidt angår varelighed skal sagsøger gøre gældende, at de produkter sagsø-
ger sælger, også er produkter sagsøgte sælger, heriblandt t-shirts, sweatshirts, ska-
teboards, tasker, skateboardtilbehør, og sko.
da forbrugerkredsen er den samme for begge parters div. produkter, er der der-
med klare holdepunkter for renommésnylteri, hvorfor der er en betydelig og sand-
synlig risiko for forveksling, hvilket som minimum må sandsynliggøre de af rets-
plejelovens § 413, stk. 1, pkt. 1-3 oplistede betingelser for midlertidigt forbud og
påbud.
2.2 sammenligning af varemærkerne
2.2.1 visuel sammenligning
det gøres gældende, at det er godtgjort eller i det mindste sandsynliggjort, at mær-
kerne er forvekslelige:
santa cruz              =     cruz        og
                         =      cruz        og
de sagsøgte anfører, at skrifttypen og det ”stilistiske udtryk” mellem parternes va-
remærker er så forskellige, at der ikke kan være tale om en varemærkekrænkelse.
sagsøger skal gøre gældende, at det næppe har en betydning for verserende vare-
mærker, i hvilken skrifttype varemærket er udformet, eller hvorledes varemærket
stilistisk kommer til udtryk; det altafgørende i nærværende sag er varemærkerne
placeret side om side, hvorved de naturligvis er identisk med hinanden ”cruz”
(sagsøgtes varemærke) og ”santa cruz” (anden bestanddel af sagsøgers vare-
mærke).
en forbruger vil da i sidste ende ej heller erindre et varemærke på dets grafiske
udformning, men med hvilke ord, herunder bogstaver, varemærket er udformet
af, hvorfor sagsøgtes argumentation om, at de visuelle forskelle mellem parternes
identiske ordmærker ej kan tillægges betydelig vægt herfor.
                                            26
sagsøger anerkender, at der visuelt er forskelle mellem parternes varemærker,
men vil også samtidig fastholde, at det ingen betydning har i nærværende sag, om
varemærkernes skrifttype eller ”stilistiske udtryk” har nogle få forskelle, idet det
altafgørende må være hvor bogstaveligt varemærkerne er udformet; identisk med
undtagelse af sagsøgers varemærkes første bestanddel, jf. straks nedenfor.
2.2.2 varemærkets bestanddele
de sagsøgte anfører, at forbrugere som regel er mest opmærksomme på de første
bestanddele af et mærke, hvorved sagsøgte fremlægger en spansk afgørelse ”tem-
pus vade v ohmi” hvor tvisten i afgørelsen angår varemærkerne ”air force”
og ”time force”, hvorfor sagsøgtes varemærke næppe krænker sagsøgers vare-
mærke, idet forbrugerne vil opfatte ”santa cruz” som ”santa”, da ”san-
ta” i varemærket er første bestanddel.
denne konklusion er ikke så nærliggende at drage, såfremt første bestanddel er
generisk, eller almindeligt anerkendt. ordet ”santa” er almindeligt anerkendt
som værende den første bestanddel til bynavne beliggende i staterne californien
og new mexico i usa; santa maria, santa barbara, santa monica, santa fe, og ik-
ke mindst santa cruz.
den af sagsøgte anførte afgørelse er ingenlunde sammenlignelig i nærværende
sag, idet afgørelsen angår en tvist af to varemærker med to bestanddele i hvert va-
remærke. i nærværende sag er der tale om et varemærke med én bestanddel, og et
varemærke med to bestanddele.
sagsøger skal endvidere gøre gældende, at det forhold hvor de mellem parterne
udbudte produkter er identiske, lempeliggør beviskravet for at statuere krænkel-
se af en varemærkerettighed, jf. canon, c-39/97, pr. 17, hvor det hedder:
”helhedsvurderingen af risikoen for forveksling indebærer en vis indbyrdes af-
hængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mel-
lem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er om-
fattet af varemærkerne. en svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfat-
tede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem
varemærkerne og omvendt.”
i lyset af det ovenfor anførte, hvorved den første bestanddel af sagsøgers varemær-
ke er svag (”santa”), må forbrugerne således hæfte sig ved det mere unikke i va-
remærket (”cruz”), hvorfor det må konkluderes, at sagsøgtes varemærke kræn-
ker sagsøgers varemærke, herunder ved en lempelse af sagsøgers beviskrav for at
statuere lighed af de omtvistede varemærker.
hertil gøres gældende, at cruz indeholder z, der i danmark er et ganske usæd-
vanligt bogstav som er sjældent anvendt, hvorfor forbrugerne allerede af den
grund vil hæfte sig netop ved det unikke cruz i sagsøgers varemærke santa
cruz samt sagsøgtes mærke cruz hvilket understreger forveksleligheden, da de
to ord er identiske.
2.2.3 fonetisk sammenligning med udtalelsen af mærkerne
                                                  27
det gøres gældende, at der er væsentlige fonetiske ligheder ved udtalelsen af
”santa cruz” og ”cruz”.
den mest kendetegnende bestanddel af varemærket ”santa cruz” er den an-
den bestanddel ”cruz”, hvorfor den fonetiske udtalelse må have afsæt i begge
varemærkers ”cruz” bestanddel, som i udtale og ordmærke er identisk.
det gøres gældende, at den eneste fonetiske forskel, ”santa”, ej må tillægges be-
tydelig vægt, idet varemærkernes omdrejningspunkt er bestanddelen ”cruz”.
2.2.4 ”cruzade”
de sagsøgte har fremlagt sagsøgers indsigelse mod mærket ”cruzade”, hvor-
ved risiko for forveksling på varemærket blev afvist for selv identiske varer.
sagsøger skal bemærke, at den af sagsøgte omtalte afgørelse er anket, hvorved den
verserer for the general court, hvorfor resultatet er igangværende og således ikke
endelig jf. bilag 34 og ikke kan lægges til grund i denne sag.
såfremt dommen ved ankeinstansen bliver stadfæstet, skal sagsøger gøre gælden-
de, at der mellem varemærkerne ”cruzade” og ”santa cruz” er langt større
forskelle end ”cruz” og ”santa cruz”.
betydningen af de førstnævnte varemærker er betydeligt forskellige, idet man med
”cruzade” bliver henledt på det engelske ord ”crusade” som betyder korstog,
hvormed man med ”santa cruz”, altafhængig af forbrugerkredsen, bliver hen-
ledt på skateboards, tøj, skateboardtilbehør osv.
der er således langt færre forskelle mellem ”santa cruz” og ”cruz”, end der
er med varemærkerne ”santa cruz” og ”cruzade”, hvorfor sagsøger må be-
stride det af de sagsøgte anførte, at dommen må siges at gælde i nærværende sag.
2.3 krænkelse af sagsøgers velkendte mærke
ovenfor 1.2.2 er der gjort rede for, at sagsøgers varemærke er særdeles velkendt i
danmark. for at der opnås udvidet beskyttelse i henhold til varemærkelovens § 4,
stk. 2 skal der tillige enten være skade på det velkendte mærkes renommé eller
utilbørlig udnyttelse.
skaden på renomméet er tilstede fordi ”santa” bestanddelen er svag. cruz er
den bærende bestanddel. skaden er åbenlys.
hvad angår utilbørlig udnyttelse fremhæves sagsøgte 2s [sport24 a/s’] hjemmesi-
de som er fremlagt som bilag 33, hvor det hedder:
”cruz er attitude med et casual twist. det er til dig, der drømmer om det frie liv. dig der
elsker fart over feltet - og til dine cool kids. det er streetwear designet til skaterbanen, til
pisterne og til bølgerne, men brugbart hvor som helst året rundt. cruz mikser materialer
af høj kvalitet med et afslappet udtryk, der skaber en unik kontrast og ændrer din måde at
tænke hverdagstøj på. cruzkollektionen rummer alt, du har brug for til at skabe dit eget
look – fra sko og tilbehør med cool statements til board-shorts og sweatshirts med fede møn-
stre og print inspireret af den urbane livsstil og af solen, sneen og vandet.”
                                          28
(sagsøgers fremhævelse) sagsøgte 2 [sport24 a/s] går således direkte efter præcist
dét, som sagsøger er velkendte for, nemlig skateboards, snowboards og surfbo-
ards. kombinationen af lignende varemærke og identisk miljø er en ren snyltning.
der henvises tillige til 2.1 ovenfor.
2.4 krænkelse iht. markedsføringsloven
særligt til støtte for de subsidiære påstande, gøres det overordnet gældende, at
sagsøgtes anvendelse af cruz på og i forbindelse med markedsføring af skatebo-
ards og skateboardtilbehør som nævnt i påstandene udgør en krænkelse af mar-
kedsføringslovens §§ 3 og 22 og at denne krænkelse som minimum er sandsynlig-
gjort.
sagsøgers kendetegn santa cruz er et stærkt kendetegn med en meget betyde-
lig brand- og markedsværdi, som er attraktiv. det er derfor magtpåliggende for
sagsøger, at beskytte sit kendetegn og den markedsposition og goodwill santa
cruz har mod renommé snyltning, særligt i forbindelse med skateboards og ska-
teboardtilbehør.
det gøres gældende, at sagsøgtes anvendelse af et identisk ord cruz for skatebo-
ards, løbehjul og skateboardtilbehør er et utvetydigt eksempel på renommésnylt-
ning. sagsøger har en markedsposition og et særpræg og sagsøgte 1 [sports group
denmark a/s] og 2 [sport24 a/s] udnytter erhvervsmæssigt den goodwill der er
associeret hermed, til at promovere sin egen virksomhed og produkter, hvilket er
i strid med markedsføringsloven.
særligt med henvisning til ovenfor pkt. 2.3 gøres gældende, at de sagsøgte er i ond
tro. kravet i § 3, stk. 1 om god markedsføringsskik beskytter bl.a. sagsøger mod
renommé konkurrence fra andre erhvervsdrivende, herunder snyltning, hvilket
der er tale om i denne sag.
til støtte herfor, skal sagsøger bemærke besynderligheden ved, at sagsøgte sælger
skateboards uden først at opnå en varemærkeret til dette for skateboards. dette
gælder især, når sagsøgte har varemærkerettigheder for andre produktkategorier
end skateboards, herunder ski osv.
i forbindelse hermed kan tillige konstateres, at sagsøgte 1 [sports group denmark
a/s] i 2016 har registeret cruz som varemærke i danmark i klasse 18, 25 og 35 jf.
bilag 21 men netop ikke for skateboards, rulleskøjter og skatertilbehør i klasse 28,
hvilket således netop bekræfter, at sagsøgte 1 [sports group denmark a/s] forsø-
ger at udstrække sin brug og illoyalt forsøger at fortrænge sagsøger fra markedet
ved en gradvist snigende anvendelse af cruz, herunder for skateboards og ska-
teboardtilbehør, hvilket sagsøger nu er blevet opmærksom på.
sagsøger skal gøre gældende, at der med disse forhold er sandsynliggjort, at
sagsøgte bevidst har udeladt at opnå varemærkerettigheder til salget af skatebo-
ards med varemærket ”cruz”, idet sagsøger ellers ville blive opmærksom herpå
og annullere sagsøgtes varemærkeansøgning, hvorfor en renommésnyltning på
sagsøgers varemærke bliver nærliggende
                                           29
af ovenstående hændelsesforløb omhandlede sagsøgers indsigelser mod sagsøgte
1’s [sports group denmark a/s’] varemærke samt ansøgning kan det i øvrigt kon-
stateres, at sagsøgte 1 [sports group denmark a/s] ikke ønsker at stoppe deres
brug af forvekslelige kendetegn med sagsøgers brand og varemærker.
ved at fortsætte krænkelsen må det anses som godtgjort eller i det mindste sand-
synliggjort, at sagsøgte 1 [sports group denmark a/s’] og 2’s [sport24 a/s’] ad-
færd nødvendiggør et forbud og et påbud jf. retsplejelovens § 413 nr. 2.
2.5 sagsøgte 1 [sports group denmark a/s’] og 2’s [sport24 a/s’] adfærd nødven-
diggør, at der meddeles forbud og påbud
med henvisning til ovenstående gøres gældende, at sagsøgte 1 [sports group den-
mark a/s’] og 2’s [sport24 a/s’] adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud og
påbud.
de sagsøgte anfører i deres svarskrift, at sagsøgte 1 [sports group denmark a/s]
allerede forinden nærværende begæring, har tilbudt en forligsmæssig løsning, som
heriblandt har indebåret et totalt ophør af brugen af det omtvistede kendetegn
cruz for alle varer i klasse 28, herunder også specifikt skateboards og løbehjul,
samt tilbehør dertil.
sagsøger skal bestride ovenstående og fastholde, at der ikke på noget tidspunkt
under de forligsmæssige drøftelser var tale om at trække det omtvistede kende-
tegn ”cruz” tilbage for skateboards i klasse 28, og ethvert argument herfor må si-
destilles med ligefrem at være usandt. sagsøgtes tilbud om en forligsmæssig løs-
ning må deraf afvises og det gøres gældende, at forbudssagen stadig er aktuel da
krænkelsen pågår.
i den forbindelse og med henblik på at forebygge yderligere krænkelser gøres det
gældende, at sagsøgte 1 [sports group denmark a/s] og 2 [sport24 a/s] skal til-
bagekalde og endeligt fjerne produkterne i påstanden fra sine forhandlere og bu-
tikker i eu, subsidiært danmark.
2.6 sagsøger bør ikke henvises til at afvente tvistens retslige afgørelse
hvis sagsøger henvises til at gøre sin ret gældende ved en almindelig retssag vil
det have den konsekvens, at sagsøger formentlig vil skulle vente i mindst et år el-
ler endog meget længere, før en retskraftig afgørelse foreligger. formålet med
håndhævelsen – en effektiv håndhævelse af sagsøgers rettigheder – vil dermed for-
spildes.
det gøres hertil gældende, at adgangen til at kræve erstatning for krænkelserne ik-
ke yder sagsøger et tilstrækkeligt værn, idet krænkelsen pågår aktivt, ligesom ned-
læggelsen af midlertidigt forbud og påbud overfor sagsøgte 1 [sports group den-
mark a/s] og 2 [sport24 a/s] ikke vil påføre sagsøgte 1 [sports group denmark
a/s] og 2 [sport24 a/s] skade der ikke står mål med sagsøgers klare retlige og øko-
nomiske interesse i at få nedlagt forbuddet og påbuddet og dermed standse kræn-
kelsen.
                                              30
der henvises i øvrigt til, at sagsøgte selv har anført på duplikkens side 11, at deres
skateboards ”har været en lavere omsættende vare”, hvorfor forbuddet og påbuddet
allerede af den grund er proportionalt.
de sagsøgte anfører i deres svarskrift, at de pågældende produkter formodnings-
vis er videresolgt til forbrugere, overfor hvilke, der ikke kan påstås tilbagekaldel-
se. sagsøger skal gøre gældende, at det siger sig selv, at de solgte produkter ikke
kan tilbagekaldes fra slutbrugerne.
sagsøger skal gøre gældende, at det ikke udelukker tilbagekaldelse fra sagsøgtes
detailhandlere og distributører, hvorfor sagsøger fastholder sin påstand herom.
der henvises til oversigt over sagsøgtes 2’s [sport24 a/s’] butikker, hvor tilbage-
kaldelse er muligt, jf. bilag 26.
det gøres tillige gældende, at forbuds- og tilbagekaldelsespåstanden er nødvendig
for alle produkter nævnt i påstanden. til besvarelse af sagsøgtes provokation 2 gø-
res gældende, at en evt. sikkerhed stillet af sagsøgte ikke vil yde sagsøger tilstræk-
keligt værn – ej heller i forhold til et forbud. sagsøger er ikke forpligtet til at affin-
de sig med, at hans ret konverteres til et erstatningskrav.
det gøres gældende, at nærværende begæring om midlertidigt forbud og påbud
ikke står i mishold til krænkelsen, og nærværende begæring om midlertidigt for-
bud og påbud er egnet til netop at mindske krænkelsen af sagsøgers varemærker.
såfremt sagsøgte tilbyder en procesaftale, hvor der stoppes med handlingerne som
nævnt i påstand 1 kan sagsøger dog være indstillet herpå – uden præjudice i øv-
rigt.
det gøres derfor gældende, at det er godtgjort eller i det mindste sandsynliggjort,
at sagsøgers mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis sagsøger henvises til
at afvente tvistens retlige afgørelse jf. retsplejelovens § 413 nr. 3.
3. passivitet
det skal afvises, at der foreligger passivitet, både i forhold til sagsøgte 1 [sports
group denmark a/s] og 2 [sport24 a/s]. det skal endvidere afvises, som anført af
sagsøgte, at udsættelse af fristerne i nærværende forbudssag kan føre til passivitet.
som det fremgår af ovenstående sagsfremstilling fik sagsøgte kendskab til de
krænkende skateboards og tilbehør i juni 2018, knap 8 uger før denne sag blev an-
lagt. det var henover en sommerperiode med en skriftveksling og det gøres gæl-
dende, at der ikke er udvist passivitet.
det gøres gældende, at hverken sagsøgte 1s [sports group denmark a/s] eu-va-
remærkeregistrering (eutm 016241861), eller sagsøgtes danske varemærkeregi-
streringer (va 2016 02667 og va 2016 01584) været registreret som ”skateboards”,
hvorfor sagsøger ingenlunde har kunne have kendskab til eksistensen af sagsøgte
2s [sport24 a/s’] salg af skateboards under varemærket ”cruz”.
de sagsøgte anfører i deres svarskrift, at sagsøger havde kendskab til eksistensen
allerede ved forligsdrøftelserne i marts 2017. dette bestrides af sagsøger, idet for-
                                               31
ligsdrøftelserne ikke gik ud på at pålægge de sagsøgte at tilbagetage deres vare-
mærkeregistrering for deres skateboards, selvsagt fordi sagsøger ikke havde kend-
skab til de sagsøgtes salg af skateboards.
sagsøger gør gældende, at der ved sagsanlægget af 14. maj 2018 ved sø- og han-
delsretten, bs16681/2018-shr, ej fra sagsøger var kendskab til eksistensen af
sagsøgtes salg af skateboards, idet formålet med stævningen på daværende tids-
punkt var at pålægge sagsøgte at trække deres varemærkeregistrering for eutm
016241861 tilbage, jf. bilag 35. som det også ses i bilaget, har sagsøger i stævningen
af 14. maj 2018 søgt at pålægge sagsøgte at trække eutm 016241861 tilbage, som
under klasse 28 er blevet registreret som ”ski, skiboards og skistave; skitasker; rul-
leskøjter og skøjter”, og således ikke ”skateboards”, som der søges midlertidigt
forbud for i nærværende sag.
sagsøger skal endvidere gøre gældende, at sagsøgte søger at tilsløre sagen ved et
fremstille en diskurs, som skaber en urigtig antagelse om, at sagsøger altid har væ-
ret bekendt med nærværende tvist.
som eksempel herfor skal sagsøger gentage det af sagsøgte i deres svarskrift an-
førte: ”først den 15. august 2018 anlægger man denne forbudssag – altså (…) lige knap
5 måneder efter, at man truede om retlige skridt om selvsamme forhold.” sagsøger skal
gøre gældende, at sagsøger netop ikke anlagde sag om de nærværende ”selvsam-
me forhold” ved sagsanlæggelsen af 14. maj 2018, jf. argumentationen ovenfor.
et yderligere eksempel er at finde i sagsøgtes svarskrift, hvor det her anføres, at
10. marts 2017 var tidspunktet hvor ”nhs rettede henvendelse med krav om tilbageta-
gelse og afholdelse fra brug af samme eu-ansøgning, for blandt andet de omtvistede va-
rer.”. sagsøger skal igen gøre gældende, at de på det tidspunkt omtalte varer som
”omtvistede” ikke dækkede skateboards, jf.
ovenfor.
såfremt sagsøger havde opnået kendskab til det faktum, at sagsøgte 1 [sports
group denmark a/s] også solgte skateboards, ville sagsøger på det tidspunkt man
indgav stævning selvsagt have været suppleret med en begæring om midlertidigt
forbud og påbud, som i nærværende sag.
vendes blikket på sagsøgte 1’s [sports group denmark a/s’] hjemmeside vedr.
sagsøgtes egne brands, er det her bemærkelsesværdigt, at sagsøgte intet om skate-
boards anfører i deres beskrivelser af deres egne brands, jf. bilag 36.
sagsøgte 1 [sports group denmark a/s] beskriver ”cruz” brandet på følgende
måde: ”cruz har et stort udvalg af sports- og fritidstøj til mænd og kvinder. her finder
man det klassiske snit med en lækker fitting. her er lækkert trendy design og fine detaljer.
i cruz’ kollektioner indgår også sandaler og badetøj. ”
sagsøgte 1 [sports group denmark a/s] beskriver ”cruz gear and equipment”
brandet på følgende måde: ”hos cruz gear and equipment udvikles og designes tilbe-
hør til outdoor-aktiviter. sports group denmark har et bredt sortiment inden for skihjelme
og -briller, rulleskøjter, cykelhjelme og dykkerudstyr. det er kvalitetsprodukter med fokus
på sikkerhed og funktionalitet. ”
                                            32
det er iøjefaldende, at cruz brandet på sagsøgte 1’s [sports group denmark a/s’]
egen hjemmeside ikke bliver beskrevet som værende et brand som også sælger
skateboards, løbehjul, rulleskøjter, med de dertilhørende tilbehør, som sagsøgte
under ”cruz” brandet jo gør.
det gøres gældende, at sagsøger herved heller ikke har kunnet være bekendt med
eksistensen af de formodede krænkende varemærker, idet sagsøgte ikke engang
anfører salget af sådanne på deres hjemmeside.
som argument for, at sagsøgte ikke har skjult salget af deres ”cruz” produkter,
anfører sagsøgte i deres svarskrift, at en google-søgning med ordene ”cruz ska-
teboards” bl.a. vil vise sagsøgtes skateboards som et af de første hits. sagsøger skal
bestride denne argumentation som værende gyldig, idet google tilpasser søgema-
skinen alt efter brugerens søgevaner etc. således har en google-søgning af ”cruz
skateboards” ej fremvist nogen hits med sagsøgtes produkter, men blot sagsøgers
egne produkter, jf. bilag 37.
idet begge parters søgeresultater fra google er forskellige, må argumentationen
om, at sagsøger har haft til mulighed at opdage den formodede krænkelse ved at
foretage en google-søgning afvises, da google-søgninger beviseligt er tilpasset
den enkelte bruger.
det skal endvidere afvises, at forligsdrøftelserne mellem sagsøger og sagsøgte 1
[sports group denmark a/s] kan udlægges til, at sagsøger har udvist passivitet el-
ler har givet udtryk for at være bekendt med sagsøgte 1 og 2s brug af cruz for
produkter nævnt i påstand 1, dvs. skateboards og skatertilbehør, som er genstan-
den i denne sag.
forligsdrøftelserne vedrørte sagsøgte 1s [sports group denmark a/s’] eu-vare-
mærkeansøgning og senere sagsøgte 1s [sports group denmark a/s’] norske va-
remærkeansøgning, der begge ikke dækker skateboards og skatertilbehør. der har
aldrig stået og står heller ikke i dag noget om skateboards og skatertilbehør på
sagsøgte 1s [sports group denmark a/s’] hjemmeside.
forligsdrøftelserne havde således intet med sagens genstand at gøre, og kan på in-
gen måde udstrækkes til, at sagsøger har udvist passivitet eller skulle have været
bekendt med eller burde være bekendt med de sagsøgtes 1s [sports group den-
mark a/s’] salg af produkter som nævnt i påstandene.
det blev sagsøger først kort tid inden begæring om forbud og påbud blev indgi-
vet, da man opdagede, at sagsøgte 2 [sport24 a/s] solgte skateboards og skatertil-
behør. faktisk på sagsøgte 2s [sport24 a/s] skateboard jf. bilag 20 er sagsøgte 1
[sports group denmark a/s] slet ikke nævnt, og denne sag startede ved at sagsø-
ger rettede henvendelse til sagsøgte 2 [sport24 a/s] alene. det var først efter at ha-
ve modtaget svar fra sagsøgte 2 [sport24 a/s], at sagsøgte 1 [sports group den-
mark a/s] indrømmede, at skateboards og skatertilbehør hos sagsøgte 2 [sport24
a/s] var fra sagsøgte 1 [sports group denmark a/s].
herudover var sagsøger ikke bekendt med, at sagsøgte 2 [sport24 a/s] solgte
sagsøgte 1s [sports group denmark a/s’] produkter, hverken de produkter, der
dækkes af sagsøgte 1s [sports group denmark a/s’] varemærkeansøgninger, og
også dem, der ikke er dækket – nemlig sagens genstand – og det gøres gældende,
                                                     33
       at der ikke påhviler sagsøger en aktiv undersøgelsespligt, eller pligt til at føre lø-
       bende kontrol med de sagsøgtes salg.
       det er udokumenteret, som påstået af sagsøgte, at de sagsøgte har solgt skatebo-
       ards af mærket cruz siden sommeren/november 2014. dette er under alle om-
       stændigheder irrelevant for nærværende sag, idet sagsøger først blev bekendt med
       sagsøgte 2’s [sport24 a/s’] salg i juni 2018, jf. bilag 43, og foretog testkøb d. 21. ju-
       ni 2018 og herefter anlagde nærværende sag d. 15. august 2018, grundet sagens ha-
       stende karakter, nemlig de sagsøgtes salg af skateboards, som er sagsøgers kerne-
       forretning.
       det gøres gældende, at en eventuel passivet skal regnes fra det tidspunkt som
       sagsøger bliver bekendt med krænkelsen, hvilket for produkterne nævnt i påstan-
       dene først var i juni 2018. der foreligger derfor ikke passivitet.
       i den sammenhæng skal det afvises, at der skal lægges ”burde viden” til grund, og
       der gælder i dansk ret ikke en forpligtelse for rettighedshaver til at overvåge mar-
       kedet, hvorfor passivitet igen skal afvises, særligt i en forbudssag, hvor sagsøger
       har reageret straks indenfor 2 måneder man blev bekendt med forholdet. at par-
       terne havde været i forligsforhandlinger i forhold til sagsøgte 1’s [sports group
       denmark a/s’] cruz varemærkeansøgninger, som netop ikke angik produkter
       nævnt i påstanden, kan ikke føre til andet resultat.
       til støtte herfor skal gøres gældende, at alle forligsforhandlinger pågik med
       sagsøgte 1 [sports group denmark a/s], og netop idet der ikke var afbilledet ska-
       teboards i sagsøgte 1’s [sports group denmark a/s’] kataloger eller hjemmeside,
       havde sagsøger ingen grund til at antage, at der blev solgt sådanne produkter,
       hvorfor forhandlingerne med sagsøgte 1 [sports group denmark a/s] ikke kan fø-
       re passivitet, ej heller i forhold til sagsøgte 2 [sport24 a/s].”
for sports group denmark a/s og sport24 a/s er der i det væsentlige procede-
ret i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 22. januar 2019, hvoraf frem-
går:
       ”sagsfremstilling og anbringender
       det bestrides, at betingelserne for nedlæggelse af forbud eller påbud, jf. retspleje-
       lovens § 413, er opfyldt.
       nhs har ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at nhs har den ret, der søges beskyt-
       tet ved forbuddet og påbuddet, da de omtvistede handlinger ikke krænker nhs’
       rettigheder.
       dertil gøres det gældende, nhs ikke har godtgjort eller sandsynliggjort, at nhs’
       mulighed for at opnå deres ret vil forspildes, hvis nhs henvises til at afvente tvi-
       stens retlige afgørelse, da nhs allerede har udvist passivitet.
       …
       forbuddet og påbuddene er disproportionelle
                                           34
det gøres gældende, at såvel forbuddet som påbuddet om tilbagekaldelse og fjer-
nelse af de af sagen omhandlede produkter, vil påføre de sagsøgte skade eller
ulempe, der står i åbenbart misforhold til nhs’ interesse i meddelelse af forbud-
det og påbuddet.
der foreligger berettiget tvivl om ikke blot gyldigheden af nhs’ registreringer af
den geografiske betegnelse santa cruz, men også om deres respektive beskyt-
telsesomfang.
det gøres endvidere gældende, at nhs ikke har sandsynliggjort, at deres mulig-
hed for at opnå deres ret vil forspildes, hvis de henvises til at afvente tvistens ret-
lige afgørelse, og at lovens almindelige regler om straf og erstatning yder dem til-
strækkeligt værn.
nhs har ikke dokumenteret, at de sagsøgtes brug skulle medføre uoprettelig ska-
de på nhs omsætning, renomme eller markedsposition af en sådan karakter, at de
almindelige vederlags- og erstatningsregler ikke skulle give nhs tilstrækkeligt
værn.
den af nhs udviste passivitet understreger, at der ikke foreligger særlige omstæn-
digheder i markedet, som skulle nødvendiggøre midlertidige forbud eller påbud.
der er således hverken tale om særligt modeprægede varer, varer med særlig kort
omsætningslevetid, eller andre særlige forhold, som skulle modsvare den iboende
særlige usikkerhed om netop disse registreringers gyldighed.
da der påføres de sagsøgte en forholdsmæssigt stor risiko for anseelig skade og
ulempe ved uberettigede forbud og påbud, og da nhs med alle deres handlinger
og undladelser allerede selv har indikeret, at de kan afvente sagens retlige afgørel-
se, må hensynet bag at få endelig afklaring af denne iboende usikkerhed således
vægtes højere end nhs’ egentlige interesser i at få meddelt midlertidige forbud og
påbud.
særligt vedrørende påbud om tilbagekaldelse og fjernelse
det skal i denne forbindelse særligt fremhæves, at det ikke vil være muligt for de
sagsøgte at gennemtvinge en sådan tilbagekaldelse, idet ejendomsretten til de på-
gældende produkter er overdraget til tredjemand.
hertil kommer, at de pågældende produkter formodningsvis er videresolgt til for-
brugere, overfor hvilke, der ikke kan påstås tilbagekaldelse.
det er de sagsøgtes opfattelse, at de midlertidige påbud således ej heller er egnet
til at opfylde dén funktion som nhs givetvis ønsker, nærmere bestemt en effektiv
fjernelse af de omstridte produkter fra markedet, men at påbuddet snarere er eg-
net til at påføre de sagsøgte en uforholdsmæssig gene.
dette bør selvsagt ikke være formålet med et midlertidigt påbud, hvorfor det hver-
ken bør eller kan meddeles, under de foreliggende omstændigheder.
særligt vedrørende manglende særpræg af santa cruz
                                               35
sports group denmark har allerede indgivet anmodninger til euipo om ophæ-
velse af alle de omhandlende varemærkeregistreringer, til dels på baggrund af
manglende særpræg, men også på baggrund af, at mærkerne reelt ikke bruges som
registreret, jf. bilag k.
også denne forbudssag omhandler som bekendt sagsøgers påståede eneret til be-
tegnelsen ”santa cruz”, der helt åbenlyst er at anse som en almindelig kendt
geografisk betegnelse, ikke blot i californien, usa, men også for forbrugere i dan-
mark og resten af eu. ikke nok med det, så er santa cruz i californien, byen for
nhs’ hovedsæde, berømt og hyldet som verdens bedste sted at surfe, jf. i det hele
bilagene q-t.
det uomtvistelige udgangspunkt vil således være, at det ikke er muligt at påberå-
be sig en eneret til betegnelsen i hverken danmark eller resten af eu. når nhs
alligevel har registrerede rettigheder at henvise til, skyldes dette - ifølge de sagsøg-
tes opfattelse – klare fejl hos registreringsmyndigheden euipo.
at den geografiske betegnelse santa cruz ikke er egnet til beskyttelse som va-
remærke, blev bekræftet af patentstyret i norge allerede tilbage i 1992, da nhs
egen ansøgning af det her i sagen påberåbte figurmærke blev foreløbigt afvist af
præcis samme årsag for varer i klasse 16, 25 og 28 (herunder skateboards), hvortil
en senere ansøgning af et lignende figurmærke blev foreløbigt afvist med præcis
samme begrundelse.
begge afslag er vedlagt som bilag a.
den mest fyldestgørende begrundelse følger af patentstyrets afslag i 2005, hvor-
ved det på side 15 i bilag a følger, at:
       vi har dessverre kommet til at varemerket ikke uten videre kan registre-
       res, fordi vi anser ordelementet santa cruz for å mangle varemerke-
       rettslig særpreg for de varer søknaden gjelder.
       det kombinerte merket santa cruz er søkt registrert for varer i kl 25
       og 28. santa cruz er et stedsnavn som forekommer mange steder i
       verden, deriblant også byen i california, usa der søker har adresse.
       santa cruz vil dermed angi opprinnelsessted for de varer søknaden
       gjelder.
       teksten i merket mangler således det nødvendige varemerkerettslige sær-
       preg for å kunne bli registrert som et særskilt kjennetegn for én nærings-
       drivende.
       andre næringsdrivende må kunne bruke santa cruz fritt i markeds-
       føringen av sine varer/tjenester uten at dette skal anses som et varemer-
       keinngrep.
       varemerket kan likevel registreres hvis søkeren skriftlig godtar følgende
       unntaksanmerkning: ”ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten
       i merket”.
       registrering av merket uten slik unntaksanmerkning kan skape uvisshet
       om omfanget av eneretten. en unntaksanmerkning kunngjøres i norsk
       varemerketidende og viser at merket inneholder ord eller andre elemen-
       ter som er uregistrerbare. se varemerkeloven § 15 annet ledd og § 13 før-
       ste ledd.
                                            36
efter dette foreløbige afslag accepterede nhs, ligesom i 1992, at få indføjet den an-
førte begrænsning i registeret, hvorefter mærkerne blev registreret.
sports group denmark har efterfølgende også indgivet ophævelsesbegæringer
mod begge disse norske registreringer, jf. bilag j.
de sagsøgte anerkender, at ophævelsesbegæringerne ikke kan berettige en udsæt-
telse af denne forbudssag.
derfor må det alligevel holdes for øje, at dét beskyttelsesomfang som nhs regi-
strerede kendetegn kan indrømmes, hænger uløseligt sammen med mærkernes
respektive særpræg for de varer der påberåbes beskyttelse imod.
at norges varemærkemyndighed, ikke blot i 1992 men fortsat i 2005, var af dén
opfattelse, at betegnelsen santa cruz ikke havde særpræg, er naturligvis også
relevant i denne sag – det danske- og det norske marked er sammenlignelige mar-
keder, med lignende forbrugermentalitet, afsætningskreds og varemærkeregistre-
rings- og håndhævelsespraksis.
det klare udgangspunkt må således være, at betegnelsen santa cruz ej heller i
danmark og eu har særpræg.
vedrørende nhs’ påståede velkendthed og indarbejdet særpræg
kun i ganske særlige tilfælde kan beskyttelsens omfang udvides, såfremt det fra
nhs side kan dokumenteres, i dette tilfælde godtgøres eller sandsynliggøres, at
deres konkrete kendetegn har opnået indarbejdet særpræg og/eller velkendthed i
den relevante forbrugerkreds.
nhs gør gældende, at alle deres varemærker er velkendte indenfor skateboards,
snowboards og surfboards samt dertilhørende tilbehør, hvortil nhs har påstået,
at deres kendetegn santa cruz er et stærkt kendetegn med en meget betydelig
brand- og markedsværdi, som er attraktiv. nhs gør også gældende, at de sagsøg-
te snylter på nhs’ kendetegn.
nhs har blandt andet henvist til en artikel fra at lokalt tidsskrift, som skulle være
publiceret i 1988 – altså godt og vel 30 år før anlægget af nærværende sag. det er
klart ud fra dette, at der er tale om et enkeltstående indlæg, som er udtryk for én
persons personlige holdning, og at artiklen på ingen måde kan tages som udtryk
for, om santa cruz også nu - på tiden for sagens anlæg - stadig skulle anses
som ”rolls royce blandt skateboards”.
artiklen siger således intet om nhs’ eller santa cruz-mærkernes velkendthed
i den relevante forbrugerkreds i dag og kan således heller ikke tjene som fyldest-
gørende håndgribelig indikation for dette. dertil følger det af fast retspraksis, at
end ikke tidligere domme og afgørelser, som skulle fastlægge velkendthed, kan
lægges til grund ved fremtidige sager uden særskilt bevis for, at mærkerne fortsat
er velkendte.
sådanne sager og bevis har nhs ikke gjort gældende – tværtimod, har vi en påan-
ket afgørelse fra euipo truffet i april 2018, jf. bilag f, hvorved det efter omfatten-
de indlæg udtrykkeligt afvises, at netop disse mærker skulle være velkendte.
                                             37
dette må tages som udtryk for, at det er usandsynligt, at mærkerne, hverken på
tidspunktet for sagens anlæg eller i dag, skulle være blevet velkendte, lige såvel
som det er usandsynligt, at de skulle have opnået et indarbejdet særpræg, som ville
kunne medføre den ret, som søges beskyttet.
derudover henviser nhs til en artikel publiceret af det angiveligt kendte comple-
xcon, hvorved nhs i 2012 fik omtale af deres såkaldte ”skateboard decks”. de
sagsøgte bestrider, at den blotte omtale heri skulle kunne tages som udtryk for vel-
kendthed i denne sag.
de sagsøgte bestrider således, at nhs’ kendetegn - hverken den geografiske be-
tegnelse santa cruz eller de øvrige påberåbte figurmærker i deres helhed -
skulle være indarbejdet i den relevante forbrugerkreds’ bevidsthed, hvortil det og-
så bestrides, at nhs’ kendetegn er velkendte. den bevisbyrde, der påhviler nhs
herfor, er ikke løftet.
den relevante forbrugerkreds er ganske vidtspændende. skateboards og løbehjul
er varer der almindeligvis sælges og markedsføres til såvel professionelle atleter,
samt den gennemsnitlige danske og europæiske forbruger i almindelighed.
priserne og egenskaberne for disse varer spænder ligeledes givetvis i henholdsvis
størrelse og kvalitet.
det er helt åbenbart, at prisen og egenskaberne ved disse forskellige produkter
henvender sig til forskellige købere.
de professionelle atleter, som gør brug af skateboards og løbehjul i deres profes-
sionelle virke, eksisterer givetvis i et stærkt begrænset antal.
den gennemsnitlige danske, og europæiske forbruger i almindelighed, er selvsagt
en væsentligt større forbrugerkreds.
de ovenstående omstændigheder viser, at deri den relevante forbrugerkreds skal
medregnes to typer forbrugere af de omtvistede produkter:
først er der de seriøse skateboardere, der ser skateboarding som en væsentlig del
af deres liv. der er her tale om en gruppe af forbrugere, bestående af atleter som
dyrker sporten som levebrød, samt amatører, som regelmæssigt benytter skatebo-
ards og løbehjul som en fritidsaktivitet og som vil udgøre ”fanbasen” for sporten
som helhed.
derudover vil der være den gennemsnitlige befolkning, for hvem skateboards og
løbehjul udelukkende er 'legetøj' købt af og især for børn. denne gruppe repræsen-
terer en bredere offentlighed, for hvem disse genstande blot bliver købt til lejlig-
hedsvis eller engangsbrug.
de ovenstående synspunkter om den relevante forbrugerkreds er tidligere bekræf-
tet af euipo’s board of appeal (herefter boa), i en ankesag som rent faktisk stad-
fæstede nhs afviste varemærkeindsigelse imod eu-ansøgningen af ordmærket
cruzade, jf. bilag f, præmis 43-44.
                                                  38
i denne afgørelse fra boa, blev det tilsvarende konkluderet, at selv den førstnævn-
te professionelle forbrugerkreds blot kunne tillægges en over-gennemsnitlig
opmærksomhedsgrad i købssituationen, hvorimod den brede befolkningsgruppe
måtte siges blot at være gennemsnitligt opmærksom.
det er følgelig denne brede, og ikke særligt opmærksomme forbrugerkreds som
skal have fået et sådant kendskab til nhs’ konkrete kendetegn, herunder den geo-
grafiske betegnelse santa cruz, at de ikke længere blot opfatter disse som en
beskrivende henvisning eller indikation for en kendt geografisk placering, men at
betegnelsen i stedet skulle have skiftet karakter, og nu først og fremmest opfattes
som en oprindelsesindikation for netop nhs’ produkter og ydelser.
det er de sagsøgtes klare opfattelse, at denne indarbejdelse og velkendthed i
forbrugerkredsen hverken er dokumenteret, godtgjort eller sandsynliggjort, og
derfor ikke kan lægges til grund.
det bemærkes, at højesteret har udtalt sig om en principielt lignende problemstil-
ling, der netop vedrører beviskravet for indarbejdelse, jf. højesterets dom i sag
435/2007, afsagt tirsdag den 27. april 2010, vedlagt som bilag g.
efter en samlet vurdering fandt højesteret det ikke godtgjort, at ordet ”lotto” i be-
folkningen overvejende blev opfattet som et kendetegn for danske spils lotto. hø-
jesteret fandt i stedet, at det stadig blev opfattet som en beskrivende artsbetegnel-
se.
højesteret indleder sin afgørelse med følgende begrundelse:
        ”et ord, der hidtil har været en generel betegnelse for en vare eller tjenestey-
        delse af en bestemt art, kan i helt særlige tilfælde ved indarbejdelse gå over til
        at være en bestemt virksomheds kendetegn for virksomhedens vare eller tje-
        nesteydelse af den pågældende art, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3, og § 13,
        stk. 3. der må imidlertid stilles strenge krav til beviset for, at ordet på denne
        måde har ændret betydning. det må således i hvert fald kræves godtgjort, at
        ordet i de relevante omsætningskredse ikke længere overvejende opfattes som
        en artsbetegnelse, men som et kendetegn for den pågældende virksomheds va-
        re eller tjenesteydelse.”
højesteret peger derefter på forskellige konkret begrundede defekter i dét bevis-
materiale påstanden om indarbejdelse var støttet på, herunder kritik af den ellers
øjensynligt grundigt udarbejdede markedsundersøgelse.
nhs har fremlagt en række bilag som efter deres opfattelse skulle dokumentere,
eller i det mindste sandsynliggøre indarbejdelse og velkendthed.
alle disse bilag vedrører enten markedsføringsmæssige udtalelser og beskrivelser
fra forhandlere af nhs’ produkter, samt lejlighedsvis omtale fra øvrige offentlige
kilder.
der er således ikke tale om dokumentation i form af markedsundersøgelser, rele-
vante uafhængige brancheerklæringer eller lignende, hvorfor der ikke er doku-
menteret, at forbrugerkredsens opfattelse af, at ordet på denne måde har ændret
betydning – ej heller er det godtgjort, at ordet i de relevante omsætningskredse ik-
                                            39
ke længere overvejende opfattes som en beskrivende betegnelse, men som et ken-
detegn for nhs varer eller tjenesteydelser.
i den førnævnte sag for højesteret var der fremlagt sådanne markedsundersøgel-
ser, men ej heller disse blev anset som tilstrækkeligt bevis for indarbejdelsen, da
højesteret stillede højere krav til den nærmere formulering af spørgsmålene deri.
i den førnævnte varemærkeindsigelsesafgørelse, truffet af board of appeal hos
euipo var påstanden om velkendthed ligeledes nedlagt af netop nhs, og påstan-
den vedrørte netop disse varemærker.
under denne sag fremlagde nhs adskillige bilag, erklæringer, fakturaer og kata-
loger. også her afviste euipo, at velkendthed eller udvidet særpræg som følge af
indarbejdelse skulle være dokumenteret eller sandsynliggjort.
det er de sagsøgtes opfattelse, at nhs’ kendetegn højst usandsynligt skulle have
opnået velkendthed siden, hvortil de foreliggende bilag ej heller skulle sandsyn-
liggøre, at dette nu skulle være tilfældet.
sø- og handelsretten, må som følge af ovenstående lægge til grund, at hverken in-
darbejdelse eller velkendthed er sandsynliggjort.
sammenligning af mærkerne
alle de påberåbte registrerede rettigheder er eu-varemærker.
det er de sagsøgtes forståelse, at nhs også har påberåbt sig selvstændig brugsba-
seret beskyttelse for alle de ovenstående kendetegn – alle for ”skateboards, løbe-
hjul og skatertilbehør.”
selvom der ikke stilles høje krav til intensiteten for brug af et kendetegn i dan-
mark, for at stifte brugsbaserede varemærkerettigheder, så stilles der dog krav til
dokumentationen for eksistensen af sådanne rettigheder.
nhs har udelukkende henvist til sporadisk omtale, enkelte skærmbilleder fra de-
res forhandlere, samt enkelte skærmbilleder fra deres amerikanske .com-domæne.
dette er ikke tilstrækkeligt til at dokumentere, eller sandsynliggøre, danske brugs-
baserede rettigheder med relevans for denne forbudssag.
nhs har ikke dokumenteret tidspunktet for rettighedens stiftelse, samt at mærker-
ne skulle have været brugt i danmark kontinuerligt uden ophold, i en sådan grad,
at deres respektive prioritetsdatoer kan defineres eller bevares. det giver sig selv,
at sådanne sager om relative hindringer ikke kan afgøres med sikkerhed, såfremt
disse omstændigheder ikke er passende belyst.
allerede fordi nhs ikke har fremlagt behørig dokumentation for disse brugsbase-
rede rettigheder, må sø- og handelsretten lægge til grund, at nhs rettigheder ik-
ke kan udvides til at omfatte disse.
krænkelsesspørgsmålet må således afgrænses til en sammenligning med de på-
beråbte euregistreringer.
                                           40
    nhs’ varemærker                         sports group denmarks varemærke
    santa cruz snowboards
    santa cruz
    santa cruz
    santa cruz surfboards
for så vidt angår det påberåbte figurmærke, er der visuelt ganske væsentlige for-
skelle mellem mærkerne. udover den åbenlyse forskel mellem ordelementernes
længde, er der stor forskel mellem den font og det stilistiske udtryk som anvendes
i de to mærker. til dette må det holdes for øje, at selvom ordelementet cruz re-
produceres i de sagsøgtes kendetegn, så er ingen af de visuelt fremtrædende og til-
nærmelsesvist særprægede elementer i nhs’ mærke gengivet.
fonten i cruz er således blødere i sine kanter og kursiveret, har ingen skyggeef-
fekt, og skriften er fed/fyldt ud med farven sort, efterladende ingen kontrast som
ordelementerne i nhs’ mærke. derudover er toppen i z’et i de sagsøgtes kende-
tegn cruz trukket langt, på en måde der helt åbenlyst ikke gengives i nhs’ ken-
detegn.
til trods for, at det figurlige særpræg som følger af nhs’ mærkes cirkulære om-
kredsning må siges at være stærkt begrænset, kan dette ej heller ignoreres, når hel-
hedsindtrykket dannes.
derudover må det bemærkes, at de eneste særprægede elementer i nhs’ figur-
mærkes font, det ”bredt trukne” s i ”santa” og de trekantede a’er, ikke er re-
produceret i de sagsøgtes kendetegn.
figurmærkerne er derfor visuelt forskellige på alle væsentlige måder.
for så vidt angår sammenligningen med ordmærkeregistreringerne, santa
cruz snowboards, santa cruz, og santa cruz surfboards, er der
                                            41
ligeledes åbenbare visuelle forskelle, som hovedsageligt følger af mærkerne for-
skellige længder, samt det faktum, at den gennemsnitlige forbruger, også visuelt,
hæfter sig primært ved de første bestanddele af et mærke.
fonetisk, er der også væsentlige forskelle, der udelukker risikoen for forvekslelig-
hed mellem santa cruz og cruz. cruz udtales givetvis ens i begge mærker,
men det vil være helt utænkeligt at den relevante forbrugerkreds ikke skulle be-
mærke udtalelsen af santa og tillægge santa væsentlig værdi, som mærkets
indledende bestanddel.
for så vidt angår de øvrige ordmærker, santa cruz snowboards, og san-
ta cruz surfboards vil de lydlige forskelligheder i rytme, længde og udtale
være endnu mere udtalte.
afslutningsvist, er der afgørende mangel på konceptuel lighed mellem mærkerne.
som fundet af board of appeal hos euipo og det norske patentstyre, vil norske,
spanske og portugisiske forbrugere givetvis forbinde santa cruz med diverse
geografiske lokationer i deres respektive lande, herunder især det velbesøgte feri-
emål santa cruz, hovedstaden i tenerife på de kanariske øer.
til dette var det board of appeal’s udtrykkelige vurdering, at også øvrige engelsk-
sprogede- og øvrige forbrugere vil danne denne kobling til den velbekendte turist-
destination.
det følger da også af en nylig opinionsundersøgelse, offentliggjort i 2018, at spa-
nien fortsat er de danske turisters yndlingsdestination, og at især de kanariske
øer er eftertragtede, kun overgået af mallorca. undersøgelsen viste at der i 2017
var 460.000 danskere som rejste til de kanariske øer, hvortil rejseselskabet spies
oplyste at 8 ud af 10 på ét tidspunkt vil have besøgt én af de spanske øer og at 4 ud
af 10 vil have besøgt øgruppen mere end seks gange, jf. bilag h.
dette er naturligvis en klar indikation for, at også en ganske væsentlig andel af den
danske befolkning ikke blot har et kendskab til santa cruz som geografisk be-
tegnelse, men også reelt har været på ferie dér.
for den øvrige befolkning, som ikke har kendskab til lokationer benævnt som san-
ta cruz, vil mærkerne ikke besidde konceptuelle ligheder, da mærkernes bestand-
dele sandsynligvis blot vil blive opfattet som spansklydende ord, uden nogen nær-
mere forståelse for dén betydning ordene skulle have.
derudover har nhs henvist til markedsføringsmateriale på sports group den-
marks hjemmeside, hvorved konceptet bag cruz-kollektionen beskrives.
nhs fremfører et synspunkt om, at beskrivelsen skulle indikere konceptuel lighed
mellem mærkerne, da begge varemærker sælger produkter til skating, surfing, vin-
tersport, gademode og børn.
det er de sagsøgtes synspunkt, at dette beror på en misforståelse af dén konceptu-
elle lighed, som skal påkendes i denne sag – altså, må der være tale om mærkernes
objektivt konstaterbare konceptuelle ligheder, og ikke et spørgsmål om varelighed
og forbrugerkredsen.
                                             42
nhs synes med ovenstående at argumentere for en beskyttelse imod anvendelse
af konkrete geografiske egenskaber ved kyst- og bjerglokationer og andre beskri-
vende indikationer som netop går langt udover dét beskyttelsesomfang, som kan
indrømmes, herunder argumenterer nhs for en beskyttelse, som netop griber ind
i de sagsøgtes og andre tredjemænds legitime interesse i at anvende selvsamme
beskrivelser frit i deres markedsføring.
dette eksempel demonstrerer efter de sagsøgtes opfattelse kernen i problemet i
denne sag og bevæggrunden for de ophævelsesbegæringer, som er indgivet; altså
spørgsmålet om, hvorvidt nhs med sin varemærkeret kan forbyde alle tredje-
mænd at sælge de pågældende varer, beklædningsgenstande, sportsartikler mm.
ledsaget af anvendelsen af den/de geografiske betegnelser santa cruz.
det er fortsat de sagsøgtes opfattelse, at en sådan beskyttelse helt åbenbart er uhen-
sigtsmæssig og i strid med varemærkeloven, -direktivet og – forordningen og de
formål, de forfølger.
når de sagsøgte ikke kan stifte gyldige rettigheder til at forbyde andre at anvende
den beskrivende geografiske betegnelse ”santa cruz”, må det helt naturligt følge,
at man heller ikke kan forbyde andre at bruge den mindre lignende betegnelse
cruz.
samlet set er det således de sagsøgtes opfattelse, at mærkerne besidder så væsentli-
ge visuelle, lydlige og konceptuelle forskelligheder og mangel på lighed, at disse
forhold er mere end rigeligt til at konkludere, at der ikke er risiko for forveksling
mellem mærkerne.
vedrørende varelighed
for så vidt angår spørgsmålet om vareartsligheden, er velkendthed hverken doku-
menteret eller sandsynliggjort – vurderingen skal dermed foretages med udgangs-
punkt i de konkrete varer som mærkerne er registreret for.
nhs’ påstande vedrører udelukkende skateboards, inlineskøjter, samt skatebo-
arddele- og tilbehør.
kun to af nhs’ påberåbte registreringer omfatter udtrykkeligt skateboards, nem-
lig det påberåbte figurmærke og ordmærket santa cruz snowboards.
grundlæggende er det de sagsøgtes opfattelse, at formuleringen skateboardtilbe-
hør er for uklar i klassificeringsøjemed, og dermed også for uklar til at danne
grundlag for et forbud og påbud.
de sagsøgte bestrider, at de øvrige registreringers varer skulle kunne henføres som
varer havende en høj grad af lighed, da der er betydelige forskelle mellem på den
ene side skateboards, og på den anden side inlineskøjter, diverse surfbræt (inklu-
siv wakeboards, skimboards, wake skates, body boards og sailsboards), vinters-
køjter ure og smykker.
overordnet set, er det således de sagsøgtes opfattelse, at sports group denmarks
kendetegn ikke er forveksleligt med nhs’ påberåbte kendetegn, og at der, allere-
de på grund af utilstrækkelig mærkelighed, ikke er risiko for forveksling, herun-
                                            43
der at det antages, at der er en forbindelse mellem sagsøgers og de sagsøgtes virk-
somheder– selv når der er tale om identiske varer.
denne risiko er yderligere fraværende grundet manglen på varelighed med de re-
gistreringer hvor mærkeligheden, trods alt, skulle være størst - nemlig, først den
éne ordmærkeregistrering af santa cruz, som ikke omfatter skateboards men
inlineskøjter, samt den anden ordmærkeregistrering af santa cruz som ikke
indeholder identiske varer, men blot varer der ingen lighed har med skateboards,
og inlineskøjter nemlig smykker og ure.
slutteligt er de omtalte forskelligheder endnu mere betydelige, når sports group
denmarks kendetegn cruz sammenlignes med ordmærkerne santa cruz
snowboards og santa cruz surfboards.
dette skyldes blandt andet den grad af særpræg for netop skateboards, løbehjul og
inlineskøjter som ordene snowboards og surfboards trods alt må indrøm-
mes – forbrugerne vil bemærke den besynderlige anvendelse af ordene snow-
boards og surfboards ved salg af skateboards, løbehjul og rulleskøjter , og
dermed i endnu højere grad bemærke de visuelle, fonetiske og konceptuelle ulig-
heder med sports group denmarks kendetegn, cruz.
som det også blev vurderet i den føromtalte afgørelse af boa i nhs’ indsigelse
mod mærket cruzade, hvorved risiko for forveksling også blev afvist for selv
identiske varer, har denne sag fællestræk med tidligere praksis fra the general
court.
nærmere bestemt, har the general court gentagne gange fastholdt, at forbrugere
som regel er mest opmærksomme på de første bestanddele af et mærke, herunder
i t-81/10 - tempus vade v ohmi - palacios serrano (air force), hvor det i præ-
mis 36 bliver fastlagt at den lydlige forskel som fremgik i de første bestanddele af
mærkerne (air force mod time force) kompenserede og neutraliserede den
afsluttende identitet forårsaget af det delte ord ”force”. afgørelsen er kun til-
gængelig på spansk og fransk, hvorfor den ikke er vedlagt som bilag i denne sag.
til dette var det i indsigelsesafgørelsen board of appeal’s vurdering, at samme
princip gjorde sig gældende for daværende sag mellem santa cruz og cruza-
de, hvorfor boa konkluderede med tilstrækkelig overbevisning, at der ikke var
risiko for forveksling mellem de to mærker – selv hvis nhs’ kendetegn var vel-
kendte.
de sagsøgte kan kun tilslutte sig samme konklusion, idet det samme må siges at
gælde i nærværende sag.
den omstændighed, at de sagsøgte har påvist, at board of appeal’s dybdegående
vurdering og undersøgelse af nhs’ påberåbte mærker ikke var krænket i et så
principielt lignende tilfælde, bør naturligvis tages i betragtning, også i denne sag.
slutteligt bestrides det, af samme årsager som de ovenstående, at markedsførings-
loven skulle yde et videre værn, der skulle retfærdiggøre de ønskede forbud og
påbud. det er således heller ikke sandsynliggjort, at der skulle være tale om en
krænkelse af nhs eventuelle rettigheder i henhold til markedsføringsloven.
vedrørende fort lauderdale
                                             44
nhs har gjort gældende, at sports group denmarks egen registrering af fort
lauderdale, skulle have betydning for vurderingen af denne sag.
de sagsøgte gør gældende, at spørgsmålet om hvorvidt sports group denmarks
figurmærkeregistrering indeholdende ordelementerne fort lauderdale
skulle være berettiget eller ej, er irrelevant for nærværende sag.
som det dog fremgår af registreringerne, indeholder figurmærket figurlige ele-
menter som berettiger en beskyttelse, der går udover den blotte geografiske beteg-
nelse, som fort lauderdale også er, herunder søstjernen og de vekslende
skrifttyper.
der er således objektivt set ikke tale om en registrering, der udelukkende indehol-
der beskrivende betegnelser, hvortil de figurlige elementer i sig selv besidder det
fornødne særpræg til at opnå registrering og beskyttelse som varemærke.
dette er ikke tilfældet ved nhs’ registreringer, som enten er ordmærker eller fi-
gurmærker uden visuelt dominerende eller særprægede figurlige elementer.
derudover er den amerikanske kystby næppe kendt i forbrugerkredsene hverken
i eu eller danmark i modsætning til, hvad flere af de europæiske santa cruz-lo-
kationer utvivlsomt vil være for ikke mindst de spaniere og portugisere, som skal
tages i betragtning, når euvaremærkets enhedskarakter skal iagttages.
der er således åbenlyse forskelle på registreringshindringerne og beskyttelsesvær-
digheden ved henholdsvis santa cruz som ordmærke og fort lauderda-
le figurmærket, endda med sidstnævnte som ordmærke, hvis dette var tilfældet.
nhs mulighed for at opnå sin ret vil ikke forspildes
under alle omstændigheder har nhs ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at nhs’
mulighed for at opnå deres ret vil forspildes, hvis nhs henvises til at afvente tvi-
stens retlige afgørelse.
konflikten mellem sports group denmark og nhs har, som nhs selv nævner, al-
lerede pågået nogen tid, som det vil blive beskrevet nedenfor.
det er de sagsøgtes opfattelse, at nhs har udvist passivitet i forhold til det omtvi-
stede salg – ikke blot overfor sports group denmark, men også overfor sport24.
i den forbindelse må det bemærkes, at begge sagsøgtes brug af cruz-betegnelsen
ved salg skateboards og løbehjul hverken har været skjult eller undskyldelig svær
at gøre sig bekendt med, da de sagsøgtes forbundne aktiviteter fremgår af en gan-
ske simpel google-søgning.
søges der eksempelvis på google efter ”cruz skateboards” fremdrages en henvis-
ning til sport24’s salg af cruz skateboards. ikke som et skjult resultat på sidste si-
de af søgeresultaterne, men allerede som det ”organiske” søgeresultat nummer 2,
jf. bilag i.
en sådan søgning vil være fuldkomment nærliggende for nhs at foretage, hvortil
det med rimelighed kan forventes, at nhs løbende har kontrolleret, om cruz-va-
                                            45
remærket blev brugt til nhs’ såkaldte kerneprodukter, som sports group den-
mark så udtrykkeligt havde afvist at ophøre brugen for.
google ændrer sine søgealgoritmer hele tiden – det er et kendt faktum, at deres sø-
gealgoritme jævnligt opdateres, for at tilbyde forbrugere de mest relevante annon-
cer og søgeresultater.
det kan derfor ikke udelukkes, at det fremdragne resultat konkret også skyldes
tidligere aktivitet på sport24’s hjemmeside. det er imidlertid de sagsøgtes opfat-
telse, at der til enhver tid, og på hvilken som helst computer, helt oplagt vil frem-
komme direkte henvisninger til sport24’s hjemmeside, når der søges på cruz-va-
rer.
samtidigt er sports group denmark en virksomhed der beskæftiger sig med en-
grossalg af beklædningsgenstande og sportsartikler – ikke detailsalg. der er såle-
des intet skjult eller fordækt ved, at ikke samtlige cruz-produkter er at finde på
sports group denmarks egen hjemmeside eller kataloger, da det er fuldstændigt
rimeligt og almindeligt, at ikke alle produkter fremvises i kataloger. dette gælder
især omsætningsmæssigt mindre betydningsfulde produkter, såsom i dette tilfæl-
de skateboards og løbehjul.
med andre ord; salget af cruz-produkter er af forståelige grunde mest fremtræ-
dende i detailledet, herunder i sport24’s butikker og på deres hjemmeside.
sports group denmark har produceret og solgt skateboards og løbehjul under det
omtvistede cruz-figurmærke siden sommeren 2014, hvortil sport24 har solgt dis-
se skateboards og løbehjul siden november 2014 – også på sport24’s hjemmeside.
som en naturlig følge af parternes løbende forligsforhandlinger, som nu snart har
strakt sig over 22 måneder, vil det være helt utænkeligt at forestille sig, at nhs
ikke har ført løbende kontrol med de sagsøgtes salg. forligsforhandlingerne, og
påkravene som er indeholdt heri, følger af bilag m, dog således at nhs’ konkrete
forligstilbud er ekstraheret. det nærmere indhold er beskrevet nedenfor.
det kan derfor forventes, at sagsøger som minimum kunne og skulle have reage-
ret allerede ved publiceringen af sports group denmarks danske ansøgning af det
omtvistede figurmærke tilbage i juli 2016, og absolut senest 10. marts 2017 hvor
nhs efter eget udsagn først blev konkret bekendt med sagsøgtes eu-ansøgning,
og derfor rettede henvendelse til sports group denmark.
de sagsøgte finder det betænkeligt, at man på den ene side omgående blev bekendt
med publiceringen af eu-ansøgningen, men at nhs’ selvsamme overvågningsbe-
stræbelser ikke skulle have opfanget den danske ansøgning af samme mærke. det-
te kan helt rimeligvis tages til udtryk for, at man fra nhs’ side bevidst undlod at
gribe ind overfor den danske registrering og den samtidigt konstaterede brug, og
at man derfor reelt nu blot har fortrudt denne beslutning – en sådan fortrydelse
skal ikke komme de sagsøgte til last.
derefter, tilbage i medio april 2018, pågik der konkrete forligsmæssige diskussio-
ner, der tilsvarende omfattede den konkrete brug af det omtvistede figurmærke –
også for skateboards, og øvrige produkter i klasse 28.
                                             46
derudover er det usandsynligt, at nhs ikke senest ved stævningens indgivelse i
hovedsagen, nærmere bestemt den 14. maj 2018, var bekendt med de sagsøgtes
omtvistede brug. naturligvis indgives en stævning ikke med påstand om ophør af
brug, uden man reelt har gjort sig bekendt med dén brug, der kræves ophørt.
de ovenstående konstaterbare omstændigheder og indholdet af forligsforhandlin-
gerne viser, at nhs enten burde have været, eller konkret var, bekendt med beg-
ge sagsøgtes omtvistede brug allerede siden
 - sommeren 2014, hvor sports group denmark startede med at producere og
     sælge de omtvistede skateboards og løbehjul.
 - november 2014, hvor sport24 startede med at sælge de omtvistede skatebo-
     ards og løbehjul.
 - 14. december 2016, hvor sports group denmarks danske varemærkeregistre-
     ring vr 2016 02667 blev publiceret.
 - 2. februar 2017, hvor sports group denmarks eu-ansøgning 01624186110 af
     det omtvistede mærke blev publiceret, jf. bilag p.
 - 10. marts 2017, hvor nhs rettede henvendelse med krav om at sports group
     denmark slettede klasse 28 fra sin eu-ansøgning (indeholdende skis, snow-
     boards and ski sticks; ski bags; skates), og at sports group denmark samti-
     digt skulle erklære, at de ikke ville anvende mærket for de slettede varer.
 - 7. april 2017, hvor sports group denmark afviste at der skulle være tale om
     krænkelse, og samtidigt påpegede at man allerede havde brugt mærket i åre-
     vis uden nogensinde at have oplevet forvirrede forbrugere. sports group
     denmark afviste derfor allerede dér, at man skulle være forpligtet til at tilba-
     getage ansøgningen og ophøre den omtvistede brug.
 - 21. april 2017, hvor nhs bemærker, at man har fundet mærket anvendt af
     sports
     group denmark for beklædningsgenstande - direkte adspurgt om dette, af-
     viser sports group denmark igen i sin mail af 25. april 2017, at man skulle
     være forpligtet til at fjerne dele af sin ansøgning, hvortil sports group den-
     mark udtrykkeligt supplerer og oplyser, at man ikke anser sig forpligtet til at
     fjerne varer fra sin produktportefølje.
det er de sagsøgtes synspunkt, at nhs har sammenholdt disse oplysninger, og se-
nest på dette tidspunkt måtte have undersøgt de sagsøgtes egentlige aktiviteter,
herunder den reelle brug af mærket cruz.
 - 2. maj 2017, hvor nhs alligevel nedlagde indsigelse imod sports group den-
     marks føromtalte eu-ansøgning af det omtvistede mærke.
 - af den næstfølgende mail af 9. maj 2017 fra nhs fremgår det da også, at nhs
     nu er blevet bekendt med, at sports group denmark anvender mærket for
     ”(…) among other things, snowboarding accessories such as helmets and
     googles(…)”.
nhs kræver nu i denne mail af 9. maj 2017, at sports group denmark omgående
ophører denne og al anden brug af varemærket cruz, da nhs anser brugen for
krænkende, hvortil nhs påpeger, at sports group denmark ellers vil risikere
yderligere omkostninger i form af krav om erstatning og sagsomkostninger.
dette krav efterlades foreløbigt ubesvaret, hvorefter nhs den 17. maj 2017 rykker
sports group denmark for svar hurtigst muligt. den 18. maj 2018 oplyser sports
group denmark, at man har modtaget kravet, og at sagen har deres opmærksom-
hed.
                                             47
efter dette ligger konflikten og forligsdrøftelserne stille og uberørte hen, ligesom
varemærkeindsigelsessagen ved euipo undergår den automatiske cooling-off-pe-
riode, hvor forligsforhandlinger af indsigelsessagen kan pågå.
i denne periode fortsætter sports group denmark sin hidtidige brug af varemær-
ket cruz for blandt andet beklædningsgenstande, skihjelme, albue- og knæbe-
skyttere, løbehjul og skateboards.
 - 14. september 2017 bliver sports group denmark af varemærkemyndigheden
      euipo oplyst, at nhs ønsker sagen udsat, således at nhs gives yderligere to
      måneder til at uddybe grundlaget for varemærkeindsigelsen. nhs gives her-
      ved af euipo indtil den 17. november 2017 til at uddybe indsigelsen, jf. bilag
      n.
efter nhs har uddybet indsigelsen, anmoder sports group denmark om udsæt-
telse af dennes frist til at kommentere nhs’ indlæg, hvorved sports group den-
mark gives indtil den 6. april 2018 til at komme med sine kommentarer.
det er de sagsøgtes synspunkt, at nhs under hele dette forløb ved deres konkrete
handlinger ikke blot har indikeret at de kunne afvente varemærkeindsigelsens af-
gørelse, men at de tilmed på eget initiativ har ønsket udsættelse af varemærkeind-
sigelsens frister og dermed også den ultimative afgørelse af denne.
derudover har nhs særligt ved manglende opfølgning på deres konkrete trussel
af 9. maj 2017 om yderligere sagsomkostninger og krav om erstatning som følge af
sports group denmarks manglende overholdelse af deres krav om totalt ophør
konkret signaleret, at nhs ikke blot kunne afvente varemærkeindsigelsens ende-
lige afgørelse, men også at de alligevel ikke agtede at forfølge deres krav om er-
statning ved domstolene.
disse handlinger og undladelser er af sports group denmark taget til udtryk for
dette – altså, at parternes konflikt fortsat vedrørte varemærkeregistreringer og ikke
retssager om varemærkekrænkelser med påstand om erstatning, og så slet ikke med
påstand om midlertidige forbud og påbud.
herefter ligger drøftelserne fuldstændigt stille hen.
 - 15. februar 2018, genoptages forligsforhandlingerne på sports group den-
      marks initiativ.
      ved denne mail tilbyder sports group denmark at genoverveje nhs’ krav,
      og forlige varemærkeindsigelsessagerne.
 - den 8. og 21. marts rykker sports group denmark nhs for svar.
 - den 22. marts 2018, svarer nhs, hvorved nhs afviser forlig og kræver at al-
      le sports group denmarks ansøgninger og registreringer af cruz tilbageta-
      ges, og at sports group denmark ophører brugen af mærket cruz totalt.
 - den 23. marts 2018 oplyser sports group denmark, at man ikke havde for-
      ventet denne pludselige korte frist på et krav om totalt ophør af al brug, og at
      man derfor havde behov for yderligere betænkningstid.
 - den 26. marts 2018 oplyser sports group denmark, at man ikke kan accepte-
      re kravet, og at man i så fald hellere vil forsvare sig behørigt i varemærkeind-
      sigelsessagerne, ved at indgive de ophævelsesbegæringer i eu og norge, som
      ultimativt blev indgivet, jf. bilag j og bilag k. samtidigt fremsætter sports
      group denmark en modifikation af sit tidligere forligstilbud, hvori man nu
                                            48
      udtrykkeligt tilbyder at begrænse sig til det ansøgte figurmærke, hvortil man
      udtrykkeligt tilbyder at afholde sig fra brug af mærket i relation til skatebo-
      ards og snowboards.
 -    den 26. marts 2018 aftaler nhs og sports group denmark at suspendere va-
      remærkeindsigelsen i eu i 6 måneder, af procesbesparende hensyn og for at
      få mere tid til de forligsmæssige forhandlinger, jf. bilag o.
efter dette pågår yderligere forhandlinger, primært telefonisk.
 - den 1. maj 2018, ved nhs’ skriftlige opfølgning vedrørende de telefoniske
      forhandlinger, fremgår det, at parterne har drøftet de ultimative omkostnin-
      ger forbundet med at føre ophævelsesbegæringer imod nhs’ registreringer.
      i samme ombæring bemærker nhs nu, at man stadig anser sig som beretti-
      get til at anlægge både en krænkelsessag med påstand om vederlag og erstat-
      ning samt en sag om midlertidigt forbud.
 - den 8. maj 2018 oplyser sports group denmark nhs, at man fortsat bestrider
      disse krav, og at et sagsanlæg ved domstolen med påstand om permanent for-
      bud efter sports group denmarks opfattelse forventeligt vil blive udsat ind-
      til den endelige afgørelse af de varslede ophævelsesbegæringer.
 - herefter anlægger nhs den 14. maj 2018 den første retssag mellem parterne,
      nemlig sø- og handelsrettens bs-16681/2018-shr, i nærværende sag tidlige-
      re omtalt som ”hovedsagen”, jf. bilag 35.
af stævningen i sagen fremgår følgende påstande:
   1. sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at bruge ordet cruz,
        herunder som afbilledet i bilag 6, for varer og tjenesteydelser i klasserne 9,
        14, 16, 18, 25, 28 og 35.
   2. sagsøgte tilpligtes at tilbagekalde va 2016 02667 og va 2016 01584 fra det
        danske varemærkeregister.
   3. sagsøgte tilpligtes at tilbagekalde eutma 016241861 fra det europæiske va-
        remærkeregister.
som det givetvis følger af ovenstående påstand 1, vedrører sagen også udtrykke-
ligt sports group denmarks brug af figurmærket cruz, også for alle varer i klasse
9 (hjelme og beskyttelsesudstyr) samt alle varer i klasse 28 (skateboards, snowbo-
ards, sportsartikler, mm.).
det er de sagsøgtes opfattelse, at nhs’ valg om at anlægge den første retssag mel-
lem parterne som en almindelig civil sag med en almindelig påstand om forbud,
sammenholdt med den årelange forhandling mellem parterne, må tages som ud-
tryk for, at nhs igen har foretaget et bevidst valg, der fortæller, at nhs kan afven-
te tvistens endelige afgørelse. de sagsøgte har da også på daværende tidspunkt ta-
get stævningen som udtrykkeligt bevis for, at nhs var villige til at acceptere risi-
koen for, at krænkelsesspørgsmålet blev udsat, indtil der foreligger endelige afgø-
relser af de registrerede varemærkerettigheder, som påberåbes.
det fremgår da også udtrykkeligt af stævningen, at man er bekendt med, at sports
group denmark benytter det påståede forvekslelige kendetegn, og man netop ind-
giver stævningen for at imødegå indsigelser om passivitet.
 - den 21. juni 2018 foretog nhs sit testkøb hos sport24, jf. kvitteringen på side
      5 af forbudsstævningens bilag 20, hvorfra nhs utvivlsomt var bekendt med
      salget af de omtvistede skateboards.
                                           49
 -    den 15. august 2018 anlægger man denne forbudssag – altså mindst 44 må-
      neder efter det omtvistede salg startede i november 2014, 17 måneder efter
      første henvendelse til sports group denmark, og lige knap 5 måneder efter,
      at man truede om retlige skridt om selvsamme forhold.
selv efter anlægget af forbudssagen, ved det planlagte telefoniske forberedende
retsmøde som fandt sted i hovedsagen blot dagen efter at forbudsstævningen blev
indgivet, tilbyder nhs foran retten, på eget initiativ, at søge forlig i stedet, herun-
der at hovedsagen skulle udsættes på forligsforhandlinger og at de sagsøgte kun-
ne gives en frist på 2 måneder til at indgive dette svarskrift. sagens frister fristen
fremgår af bilag l.
det er de sagsøgtes synspunkt, at nhs som følge af disse handlinger og undladel-
ser ikke herefter den 15. august 2018, altså først 3 måneder efter ”hovedsagens”
anlæg, kan anlægge en sag om midlertidigt forbud og påbud mod selvsamme brug
for selvsamme varer, og heri sandsynliggøre, at et hastende forbud og påbud plud-
selig er blevet nødvendigt.
derudover må det tillægges betydning, at nhs på eget initiativ har udsat frister-
ne i flere uger i den sideløbende hovedsag, af egen drift selv har anmodet om frist-
forlængelse til at indgive et indlæg imod sports group denmarks synspunkter om
udsættelse af dén sag, og at man tilmed på eget initiativ har udsat fristerne for
svarskrift i nærværende forbudssag, hvilket efter alt at dømme har medført, at sa-
gen ultimativt først kan påkendes 5 måneder efter sagens anlæg.
alt dette imens man ikke efter sagernes anlæg har gjort sig nævneværdige bestræ-
belser på at søge en forligsmæssigt hurtigere afklaring af en sag, der tilsyneladen-
de skulle være af hastende karakter.
igen er der efter de sagsøgtes opfattelse en klar uoverensstemmelse mellem, hvad
nhs her gør gældende, og hvad nhs reelt foretager sig af processuelle skridt og
valg.
nhs må derfor afvente tvistens retlige afgørelse.
passivitet overfor sport24’s brug
de sagsøgte fastholder, at alle de ovenstående momenter og tidspunkter bør tages
i betragtning, når passivitetsspørgsmålet i forhold til sport24’s brug skal afgøres.
overordnet set synes nhs at gøre gældende, at sports group denmark har skjult
sin brug og sit reelle udbud af varer, herunder navnlig sit udbud af skateboards,
løbehjul og de såkaldte skateboardtilbehør.
nhs mener, at fraværet af disse produkter fra sports group denmarks produkt-
kataloger og hjemmesider har umuliggjort, at man skulle have gjort sig bekendt
med brugen på et tidligere tidspunkt, og at man derfor ikke kan have forholdt sig
passiv.
som det fremgår ovenfor, og som det kan dokumenteres ved parternes korrespon-
dance, er der konkrete tidspunkter lang tid forinden sagernes anlæg, hvor nhs gi-
ver udtryk for, at man er bekendt med omfanget af sports group denmarks brug.
                                           50
det fremgår da også af replikken, at man via sports group denmarks hjemmeside
er blevet bekendt med, at cruz også anvendes for subbrandet cruz gear and
equipment, som blandt andet bruges for skihjelme og -briller, rulleskøjter, cykel-
hjelme og dykkerudstyr.
det er fortsat de sagsøgtes synspunkt, at nhs meget vanskeligt skulle kunne ha-
ve gjort sig bekendt med detailsalget eller blot have undersøgt sports group den-
marks reelle brug uden at have stødt på sport24’s årevis lange salg af cruz-sorti-
mentet.
nhs er i den forbindelse blevet opfordret til, at oplyse, hvordan de blev bekendt
med sport24’s salg, og i hvilket omfang de forinden havde søgt nærmere informa-
tioner om de egentlige forhandlere af de varer, som reelt sælges under sports
group denmarks cruzvaremærke.
oplyses dette ikke, må det lægges til grund, at man sideløbende med forhandlin-
gerne med sports group denmark netop har foretaget løbende kontrol af det re-
elle detailsalg, og at man således sideløbende også er blevet bekendt med sport24s
salg senest samtidigt med oplysningerne, som er fremsendt de sagsøgte, og de ind-
ledte retslige skridt.
det gøres gældende, at det er helt legitimt, at man som engroshandler af sportsar-
tikler og beklædningsgenstande ikke giver en udtømmende beskrivelse af de va-
rer man sælger, ligeså vel som at ukomplette produktkataloger kan forekomme.
at skateboards og løbehjul ikke er nævnt i disse tilfælde, kan ikke tages som ud-
tryk for, at sports group denmark og sport24 har skjult og ikke vil vedkende sig
salget af disse varer – det skyldes blot, at de sammenlignet med det øvrige sorti-
ment har været en lavere omsættende vare.
det gøres gældende, at nhs enten reelt ikke har foretaget en nærmere rettidig un-
dersøgelse, af sports group denmark og deres forhandleres, herunder sport24’s,
konkrete salg og markedsføring af det fulde cruz-sortiment, eller at de mere
sandsynligt har foretaget løbende kontrol, men håbet på en forligsmæssig løsning,
som endnu ikke har vist sig mulig.
det må lægges til grund, at nhs objektivt set har foretaget sig processuelle hand-
linger, som vil være modstridende med ethvert reelt ønske og behov, de måtte ha-
ve haft om og for omgående ophør af brug af cruz-varemærket. dertil har nhs
konkret givet udtryk for en viden om sports group denmarks brug af mærket,
som af sports group denmark og sport24 måtte tages som udtryk for, at nhs har
kunnet afvente tvistens retlige afgørelse.
nhs har således også udvist passivitet over for sport24s brug, hvorfor forbuddet
og påbuddene mod sport24 også af den grund må nægtes.
særligt vedrørende sikkerhedsstillelse
såfremt sø- og handelsretten måtte finde, at betingelserne for nedlæggelse af for-
bud og påbud er opfyldt, gøres det gældende, at nhs skal pålægges at stille sik-
kerhed for den skade og ulempe som påføres de sagsøgte.
                                               51
      dertil gøres det gældende, at de sagsøgte ved samme udfald, skal kunne stille en
      nærmere sikkerhed som yder nhs et tilstrækkeligt værn for påstanden om tilba-
      gekaldelse.”
sports group denmark og sport24 har under hovedforhandlingen supplerende
anført, at såfremt retten finder, at betingelserne for at nedlægge forbud og påbud
er opfyldt, bør forbuddet og påbuddet betinges af en sikkerhedsstillelse på
400.000 kr. i forhold til hver part. beløbet er fastsat med udgangspunkt i bjarne
jeppesens forklaring om sports group denmarks omsætning på skateboards.
rettens begrundelse og resultat
nhs er indehaver af fem eu-varemærker, hvori ordene ”santa cruz” indgår.
varemærkerne er registreret efter behandling ved euipo, og der er derfor en for-
modning for, at varemærkerne er gyldige. henset hertil, og da det af sports
group denmark anførte om manglende særpræg ikke kan ændre herved, finder
retten, at nhs i hvert fald har sandsynliggjort, at varemærkerne er gyldige.
af de fem eu-varemærker, som nhs har registreret, er alene ordmærket san-
ta cruz snowboards, eutm 002356137, og figurmærket, eutm
008990889, indeholdende ordene santa cruz registreret for skateboards og
skateboardtilbehør, som nærværende sag angår.
figurmærket santa cruz fremstår som en enkel geometrisk cirkel med orde-
ne santa og cruz skrevet med store fremhævede typer. ordene santa cruz ud-
gør dermed det dominerende element i figurmærket.
sports group denmark og sport24 benytter såvel ordet cruz som figurmærket
cruz ved salg og markedsføring af skateboards og skateboardtilbehør. i den fi-
gurlige udformning er ordet cruz skrevet med fed skrift, og z’et er forlænget
henover de øvrige bogstaver. dette ændrer dog ikke ved, at selve ordet cruz er
det karakteristiske element i figurmærket.
da ordet cruz er fuldstændig indeholdt i figurmærket santa cruz, og cruz
udgør en væsentlig bestanddel af dette mærke, finder retten efter en samlet vur-
dering, at der er en sådan lighed mellem mærkerne, at nhs i hvert fald har sand-
synliggjort, at der er en risiko for forveksling, herunder at forbrugeren vil anta-
ge, at der er en forbindelse mellem mærkerne. da der endvidere er den fornød-
ne varelighed, finder retten, at nhs har sandsynliggjort, at der foreligger en
                                           52
krænkelse af nhs’ varemærkeret, jf. eu-varemærkeforordningens artikel 9, stk.
2, b).
retten finder herefter ikke anledning til at tage stilling til, om det er sandsynlig-
gjort, at nhs’ eu-varemærker i øvrigt er krænket, ligesom der ikke findes anled-
ning til at forholde sig til det af nhs anførte om indarbejdelse og velkendthed af
varemærket santa cruz i danmark.
nhs henvendte sig til sports group denmark den 10. marts 2017 vedrørende
sports group denmarks ansøgning om registrering af cruz som eu-varemær-
ke. den ansøgte registrering omfattede imidlertid ikke skateboards og skatebo-
ardtilbehør. skateboards blev nævnt første gang i parternes korrespondance den
26. marts 2018, men det kan ikke heraf udledes, at sports group denmark på det-
te tidspunkt faktisk benyttede cruz for skateboards. da det endvidere ikke
fremgik af sports group denmarks hjemmeside, at man solgte skateboards og
skateboardtilbehør under navnet cruz, finder retten ikke, at det kan bebrejdes
nhs, at man først blev opmærksom herpå den 6. juni 2018, da en distributør ori-
enterede om salget af skateboards hos sport24. på den anførte baggrund har nhs
ikke udvist en sådan passivitet, at man har fortabt muligheden for at få nedlagt
et midlertidigt forbud eller påbud.
da også de øvrige betingelser for at meddele midlertidigt forbud og påbud er op-
fyldt, tager retten nhs’ principale påstande til følge. da nhs alene har sandsyn-
liggjort, at man har den ret, som søges beskyttet, betinges meddelelsen af forbud
og påbud af, at nhs stiller en sikkerhed på 400.000 kr. i alt.
sports group denmark og sport24 skal efter sagens udfald betale sagsomkost-
ninger til nhs med i alt 40.300 kr. beløbet udgøres af udgifter til retsafgift med
300 kr. og udgifter til advokatbistand, der efter sagens værdi, omfang og karak-
ter fastsættes til 40.000 kr.
                               thi bestemmes:
hvis nhs, inc. senest den 8. marts 2019 stiller en sikkerhed på 400.000 kr., vil ret-
ten meddele følgende forbud og påbud.
det forbydes sports group denmark a/s og sport24 a/s indenfor eu at anven-
de ordet cruz på skateboards, albuebeskyttere, knæbeskyttere, håndledsbe-
                                            53
skyttere og skateboarddele- og tilbehør, nemlig spacers, bearing spacers, trucks,
rubber pads, grip tape, mounting hardware, riser pads, truck cushions, rails, ska-
teboardværktøj, hjul, kuglelejer og olie hertil og voks samt i forbindelse med salg
og markedsføring af skateboards, albue-beskyttere, knæbeskyttere, håndledsbe-
skyttere samt skateboarddele- og tilbehør som defineret ovenfor, herunder som
eksemplificeret i bilag 20, 72 og 76.
det påbydes sports group denmark a/s og sport24 a/s at tilbagekalde og fjer-
ne alle skateboards, albuebeskyttere, knæbeskyttere, håndledsbeskyttere og ska-
teboarddele- og tilbehør, nemlig, spacers, bearing spacers, trucks, rubber pads,
grip tape, mounting hardware, riser pads, truck cushions, rails, skateboardværk-
tøj, hjul, kuglelejer og olie hertil og voks samt labels og emballage hertil hvorpå
ordet cruz er anvendt som vist i bilag 20, 72 og 76 fra sine forhandlere i eu.
sports group denmark a/s og sport24 a/s skal inden 14 dage til nhs, inc. be-
tale sagsomkostninger med 40.300 kr. sagsomkostningsbeløbet forrentes efter
rentelovens § 8 a.
 publiceret til portalen d. 01-03-2019 kl. 10:00
modtagere: sagsøgte sports group denmark a/s, advokat (h) eva
nødskov aaen, sagsøgte sport24 a/s, advokat (l) frank henrik
børresen jørgensen