text:
                             højesterets dom
                        afsagt tirsdag den 3. september 2013
sag 186/2011
(1. afdeling)
the greenfield group ltd.
(advokat anders valentin)
mod
peter bodum a/s og
pi-design ag
(advokat klaus ewald madsen for begge)
i tidligere instans er afsagt dom af sø- og handelsretten den 31. maj 2011.
i pådømmelsen har deltaget fem dommere: poul søgaard, jytte scharling, thomas rørdam,
jens peter christensen og kurt rasmussen.
påstande
parterne har gentaget deres påstande.
sagens bilag 2 er markedsføringsmateriale udarbejdet af la cafetière i 2007 og viser classic
kaffekanden i forskellige størrelser, optima kaffekanden i forskellige størrelser, classic cups,
stainless steel cocoa/cinnamon shakers og milk frother.
anbringender
parterne har gentaget deres anbringender.
peter bodum a/s og pi-design ag har yderligere anført, at greenfields påstand går ud på, at
selskaberne skal anerkende, at greenfield har en ret ”i medfør af aftalen”. greenfield er
imidlertid ikke meddelt en licens/ret til at sælge la cafetière kanden ”i medfør af aftalen”.
                                                - 2 -
aktionærerne i societe des anciens etablissements martin s.a. havde efter fransk ret ingen
kompetence til at råde over immaterielle rettigheder tilhørende martin. uanset hvorledes af-
talen fortolkes, består der således under ingen omstændigheder en gyldig licens/ret ”i medfør
af aftalen”. i det omfang greenfield i 1972 måtte være meddelt en licens/ret til at sælge la
cafetière kanden, består en sådan ret heller ikke ”i medfør af aftalen”.
supplerende sagsfremstilling
christian baillet repræsenterede bl.a. aktionærerne i martin, herunder hovedaktionæren
louis-james de viel castel, som tillige var bestyrelsesformand og medejer af household ar-
ticles ltd., ved de indledende forhandlinger i forbindelse med det påtænkte salg af martin til
bodum holding a/s. i brev af 14. juni 1991 fra christian baillet til philippe wauquiez, der
repræsenterede bodum, hedder det bl.a.:
       ”is also clear that such a transaction can only be considered as long as:
            no restriction is imposed on the activity of household articles limited, as it has al-
            ready been agreed by mr. bodum.
            all legal claims involving bodum, etablissements martin or mr. de viel castel
            being stopped in a quick and appropriate way in all countries.”
i det første udkast af 19. juli 1991 til stock purchase agreement hedder det i artikel 4, stk. 1
og 4:
       ”in consideration of the compensation paid to stockholder for the stock of [martin,]
       stockholder guarantees that he shall not – for an indefinite period of time – be engaged
       directly or indirectly in any commercial business related to manufacturing or distribut-
       ing [martin’s] products…
       notwithstanding article 4 [bodum holdings] agrees that stockholder through house-
       hold…can manufacture and distribute any products within the united kingdom. it is
       expressly understood that household [] is not entitled, directly or indirectly to distribute
       products outside the united kingdom.”
i det følgende udkast fra 24. juli 1991 blev forbudsperioden fastsat til 5 år, og formuleringen
af artikel 4, stk. 4, blev ændret til:
       ”notwithstanding article 4 [bodum holdings] agrees that stockholder through house-
       hold…can manufacture and distribute any products within the united kingdom. it is
       expressly understood that household [] is not entitled, directly or indirectly to distribute
                                                  - 3 -
       products outside the united kingdom. it is expressly understood that household [] is
       not entitled, directly or indirectly, globally to manufacture and/or distribute coffee-pots
       under the trade marks and/or brand names of “melior” and “chambord”. [bodum
       holdings] agrees that household [] with the limitation mentioned in the previous sen-
       tence outside of the united kingdom on markets where household [] prior to signing of
       this agreement has proved to [bodum holdings] that he is already manufactur-
       ing/distributing products can manufacture and distribute products which, directly or in-
       directly, do not compete with the business of the company as run to-day.”
det næste udkast er dateret samme dag. begrænsningen hvorefter household kunne sælge i
united kingdom og andre markeder, hvor de kunne bevise, at de var til stede, blev erstattet af
en ny begrænsning, hvorefter household ”can manufacture any products similar to martins
products outside of france”. dette udkast forbød endvidere household ˮfrom any such activ-
ity in france”. i dette udkast blev det yderligere anført, at household i 5 år skulle afstå fra at
anvende importører mv. tilknyttet martin.
i brev af 24. juli 1991 fra advokat axel kierkegaard, der repræsenterede bodum, til christian
baillet blev det bl.a. anført:
       ”as far as household [] is concerned, paragraph 4 has been redrafted.
       i point out that the activities of the latter firm has been discussed in details with mr.
       bodum, and that the wording of paragraph 4 reflects mr. bodum’s knowledge: he
       knows that the firm is selling on the english market, and he is aware that a few articles
       have been sold in australia. he knows nothing of activities outside of these two mar-
       kets.”
i den endelige udgave af aftalen, der blev underskrevet den 8. august 1991, fik artikel 4 føl-
gende formulering:
       ”in consideration of the compensation paid to stockholder for the stocks of [martin],
       stockholder guarantees, limited to the agreed compensation, see article 2, that he shall
       not – for a period of four (4) years – be engaged directly or indirectly in any commercial
       business related to manufacturing and/or distributing of [martin’s] products and/or any
       other business in which [martin] has been engaged, other than after mutual agreement
       as an employee of, or advisor to buyer, a subsidiary, or an affiliated company.
       should stockholder (i.e. any of the stockholder hitherto) violate this obligation not to
       compete with the business of [martin] as run to-day, buyer shall be entitled to an agreed
       penalty in the amount of ff 100.000 to be paid by the violating person each and every
       time a violation by the initiative of stockholder takes place. in addition buyer shall be
       entitled to demand compensation for any loss suffered on account of such violation.
                                                - 4 -
      buyer shall further without standing security be entitled to ask the competent jurisdic-
      tion or any court of competent jurisdiction to issue an injunction against a continued vi-
      olation of the above non-competition provisions.
      notwithstanding article 4 buyer agrees that stockholder through household articles
      limited, a limited company incorporated and registered in the united kingdom, can
      manufacture and distribute any products similar to [martin’s] products outside of
      france. it is expressly understood that household articles limited is not entitled, di-
      rectly og indirectly, to any such activity in france, and that household articles limited
      furthermore is not entitled, directly or indirectly, globally to manufacture and/or distri-
      bute coffee-pots under the trade marks and/or brand names of “melior” and “cham-
      bord”, held by [martin]. stockholder agrees that household articles limited is not en-
      titled to use for at period four (4) years the importers, distributors, and agents which
      [martin] uses and/or has used the last year. any violation of these obligations will con-
      stitute breach of stockholder’s obligation according to article 4.”
ved kendelse afsagt af fogedretten i randers den 8. februar 2008 nægtede retten at imøde-
komme en begæring fra pi-design ag og peter bodum a/s om, at der udstedes forbud mod,
at greenfields agent i danmark, jj-company aps, markedsfører og sælger de kaffekander
mv., som også den foreliggende sag omhandler. afgørelsen blev stadfæstet af vestre landsret
den 12. maj 2009. under behandlingen af kæremålet afgav de viel castel følgende forklaring:
       ”han har haft med martin at gøre siden tresserne. bondanini var ejer af melior-
      varemærket i frankrig, og han blev betalt først 3 % og senere 2 % for rettighederne.
      vidnet har ikke betalt for chambord-designet. siden 1964 har han arbejdet i eller haft
      tilknytning til household. han har ejet martin og household eller en del heraf gennem
      en årrække. household, der nu kaldes la cafetière, har hele tiden været ejet gennem et
      belgisk holdingsselskab. household har fremstillet la cafetière-kanden, der svarer til
      chambord-kanden, fra en gang i halvfjerserne efter først at have importeret kanden fra
      martin, muligt fra 1972. households produktion blev iværksat med martins udtrykke-
      lige godkendelse. chambord-kanden blev under navnet la cafetière en kæmpe succes
      for household. designet var før og efter 1991 det samme. efter 1991 er la cafetière
      solgt over hele verden. i firserne var der en aftale mellem bodum og martin om cham-
      bord-kanden. han blev chokeret over bodums bistro-kande, der var en stor konkurrent,
      og det gav stødet til et fortsat samarbejde, hvor de nu distribuerede hinandens kander,
      herunder for bodums vedkommende chambord-kanden hovedsagelig i skandinavien.
      senere begyndte bodum selv at fremstille chambord-kanden oprindeligt uden tilladelse,
      men samarbejdet fortsatte, navnlig fordi 30 % af martins salg i frankrig var bodums
      kander. der var kopisager vedrørende både bodum- og chambord-kanderne. initiativet
      til 1991-aftalen kom fra bodum. på hans side deltog christian baillet, der var finansie-
      ringssagkyndig. han og bernard gav bodum oplysninger om virksomheden, mens ad-
      vokat kierkegaard forhandlede for bodum. baggrunden for bemærkningen om ”no
      restriction” var, at vidnet hele tiden havde krævet, at household skulle fortsætte som
      hidtil. han mødte kun jørgen bodum én gang under forhandlingerne, nemlig den 3. juli
      1991. han sagde på mødet, at household skulle fortsætte med at producere og sælge
                                                - 5 -
       alle steder som hidtil. frankrig, hvor rettighederne til chambord-kanden var deponeret,
       var den eneste undtagelse. households brev af 25. juli 1991 bekræfter bodums ønske
       om, at household skulle informeres. der var ikke megen diskussion om households
       aktiviteter. bodums viden om households markedsføring, som beskrevet i advokat
       kierkegaards brev af 24. juli 1991, gav ikke anledning til drøftelser om, at household
       skulle begrænse sin aktivitet til de nævnte lande. bodum producerede meget billigere
       end martin og household, og de var reelt ikke konkurrenter. household fortsatte efter
       1991 med at sælge la cafetiére-kanden i andre lande. der blev ikke gjort nogen indsi-
       gelser fra bodums side fra 1991 til 2007. prisen for martin på 13.200.000 ff var base-
       ret på aktiver, herunder fast ejendom og lager m.v., og 30 % af prisen modsvarede im-
       materielle rettigheder. det første tilbud var på 20 mio. ff. en del af prisen skyldtes, at
       bodum fik eneret i frankrig. accepten af households produktion og distribution af la
       cafetière-kanden blev i sin tid godkendt på et bestyrelsesmøde i martin. han var i 1991
       hovedaktionær og bestyrelsesformand i martin og hovedaktionær i det belgiske hol-
       dingsselskab bag household. 1991-aftalen blev ikke gennemgået af en advokat for ham
       før hans underskrift. aftalen af 1991 gav ham ret til at fortsætte med at sælge la cafe-
       rière-kanden som hidtil. der blev ikke betalt særskilt herfor, og retten var tidsubegræn-
       set og – bortset fra frankrig – global. der var en lang diskussion om formuleringen
       mellem advokat kierkegaard og baillet. martin var ikke et succesrigt selskab, men det
       var household.”
bodum har i usa anlagt sag mod la cafetière om krænkelse af bodums rettigheder. the
united states district court for the northern district of illinois, eastern division, traf den 24.
marts 2009 afgørelse om, at der bl.a. som følge af aftalen af 8. august 1991 ikke var grundlag
for at give bodum medhold. denne afgørelse blev stadfæstet ved en dom afsagt den 2. sep-
tember 2010 af the united states court of appeals for the seventh circuit.
parterne er enige om, at aftalen er undergivet fransk ret. der er fremlagt erklæringer herom af
2. december 2008 og 15. december 2009 fra professor christophe caron og erklæring af 29.
april 2010 fra professor pierre-yves gautier. følgende artikler i den franske code civil (gen-
givet nedenfor i autoriseret oversættelse) er omtalt i de nævnte erklæringer:
       ”art. 1156
       i aftaler skal man snarere søge aftaleparternes fælles hensigt end støtte sig på den bog-
       stavelige formulering.
       art. 1157
       når en klausul kan have to betydninger, skal man snarere forstå den i den betydning i
       hvilken den kan have virkning, end i den betydning, hvor den ikke kan have nogen.
       art. 1158
       vilkår, der kan have to forskellige betydninger, må forstås i den betydning, som bedst
       svarer til aftalens genstand.
                                                  - 6 -
       art. 1159
       eventuelle tvetydige vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med sædvanen i det land,
       hvor aftalen er indgået.
       art. 1160
       man skal supplere en aftale med de bestemmelser, som er sædvanlige dér, selv om de
       ikke er udtrykkeligt angivet deri.
       art. 1161
       alle vilkår i en aftale skal fortolkes i sammenhæng, således at hvert enkelt tillægges den
       betydning, som fremgår af helheden.
       art. 1162
       i tvivlstilfælde skal en aftale fortolkes imod den part, der har betinget sig en forpligtelse
       og til fordel for den, der har påtaget sig den.
       art. 1163
       uanset i hvor generelle vendinger en aftale er affattet, angår den kun de forhold,
       hvorom parterne synes at have haft til hensigt at indgå aftale.
       art. 1164
       når der i en aftale er angivet et typetilfælde for at forklare forpligtelsen, skal dette ikke
       anses for at begrænse omfanget af forpligtelsen i henhold til loven i forhold til typetil-
       fælde som ikke er nævnt.
       art. 1602
       sælger er forpligtet til utvetydigt at oplyse, hvad han forpligter sig til. enhver uklar
       aftale eller tvetydig aftale fortolkes til ulempe for sælger.”
parterne er enige om, at aftaler i henhold til fransk ret skal fortolkes i overensstemmelse med
parternes fælles hensigt på tidspunktet for aftalens indgåelse, snarere end en strikte ordlyds-
fortolkning. retten kan ved denne fortolkning tage alle relevante omstændigheder i betragt-
ning, herunder det forudgående handlingsforløb såvel som parternes efterfølgende opfyldelse
af aftalen. parterne er endvidere enige om, at et selskabs aktionærer efter fransk ret ikke selv-
stændigt kan råde over selskabets aktiver.
højesterets begrundelse og resultat
den aftale (stock purchase agreement), det danske selskab bodum holding a/s indgik den
8. august 1991 med aktionærerne i det franske selskab societe des anciens etablissements
martin s.a. om køb af samtlige aktier i det franske selskab, er undergivet fransk ret. der er
mellem parterne enighed om, at dette indebærer, at aftalen skal fortolkes i overensstemmelse
med parternes fælles hensigt på tidspunktet for aftalens indgåelse snarere end en strikte ord-
                                                   - 7 -
lydsfortolkning, og at retten ved fortolkningen kan tage alle relevante omstændigheder i be-
tragtning, herunder det forudgående handlingsforløb såvel som parternes efterfølgende opfyl-
delse af aftalen.
højesteret finder, at artikel 4, stk. 4, i aftalen må forstås således, at household articles ltd.
(nu the greenfield group ltd.) er berettiget til uden for frankrig at fremstille og distribuere
de i sagen omtvistede stempelkaffekander mv. med den begrænsning, at man ikke kan
fremstille eller distribuere stempelkaffekander under varemærkerne og/eller mærkenavnene
”melior” og ”chambord”. den nævnte ret er efter artikel 4, stk. 4, uden tidsbegrænsning, og
højesteret finder ikke grundlag for i artikel 4, stk. 4, 1.-3. pkt., at indfortolke den
tidsbegrænsning på 4 år, der gælder for konkurrencebegrænsningsbestemmelsen i artikel 4,
stk. 1.
den nævnte forståelse af artikel 4, stk. 4, støttes af det forhandlingsforløb, der førte frem til
den endelige affattelse af bestemmelsen. det fremgår således af de tre udkast til aftalens arti-
kel 4 sammenholdt med den endelige udgave af aftalen, at bestemmelsen oprindelig indeholdt
vidtgående indskrænkninger i greenfields handlefrihed, og at forhandlingerne førte til, at
disse indskrænkninger blev mindre vidtgående. herefter og efter det, der i øvrigt er oplyst om
forhandlingsforløbet og forhandlingsparternes standpunkter i forbindelse hermed, må det læg-
ges til grund, at parternes fælles hensigt ved aftaleindgåelsen var, at greenfield kunne fort-
sætte med produktion og distribution med den begrænsning, at der ikke kunne ske salg i
frankrig, og at varemærkerne chambord og melior ikke kunne anvendes. den nævnte forstå-
else af artikel 4, stk. 4, støttes tillige af parternes efterfølgende adfærd.
højesteret finder efter det anførte, at greenfield i medfør af aftalen er berettiget til uden for
frankrig at sælge de omstridte stempelkaffekander mv.
det kan ikke føre til et andet resultat, at aktionærerne i martin ikke selv kunne råde over
martins aktiver, idet såvel martin som bodum ved aftalen har accepteret, at greenfield pro-
ducerer og distribuerer stempelkaffekander mv.
                                                - 8 -
højesteret finder ikke grundlag for at tage bodums mere subsidiære påstand til følge, da ret-
ten til at sælge stridsprodukterne efter aftalen tilkommer greenfield og således ikke er be-
grænset til at være aktionærernes personlige ret.
højesteret tager herefter greenfields påstand til følge.
i sagsomkostninger for sø- og handelsretten og højesteret skal bodum til greenfield betale
259.392 kr. beløbet dækker udgifter til advokat med 150.000 kr., hvorved der er taget hensyn
til sagens oplyste værdi på 150.000 kr. og til arbejdets omfang, 6.860 kr. til dækning af rets-
afgift og 102.532 kr. til indhentelse af responsum om fransk ret.
                                     thi kendes for ret:
peter bodum a/s og pi-design ag skal anerkende, at the greenfield group ltd. og dennes
agenter i medfør af stock purchase agreement af 8. august 1991 er berettiget til at sælge de i
bilag 2 afbildede produkter uden for frankrig.
i sagsomkostninger for sø- og handelsretten og højesteret skal peter bodum a/s og pi-
design ag solidarisk inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 259.392 kr.
til the greenfield group ltd. beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.


text:
 -
                                   udskrift
                                       af
                    sø- og handelsrettens dombog
                                   ──────────
den 14. april 2000 blev af retten i sagen
v-0034-99
pizza hut inc. a corporation of the
state of delaware
(advokat christian levin nielsen)
   mod
pizza hot v/akmed ipakchin
(advokat lemmy fialin)
afsagt sålydende
                                     d o m:
sagsøgeren, pizza hut, inc. a corporation of the state of delaware, har nedlagt påstand om, at
sagsøgte, pizza hot v/akmed ipakchin, tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at benytte
kendetegnet pizza hot i forbindelse med sin erhvervsvirksomhed, det være sig som
butiksnavn eller varemærke.
sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.
sagen er anlagt den 18. marts 1999.
sagens omstændigheder
sagsøgeren driver en verdensomspændende forretning med pizzarestauranter, der alle bærer
navnet pizza hut. den første restaurant åbnede i kansas, usa, i 1958. i 1968 havde
                                                - 2 -
sagsøgeren 310 restauranter med 1 million gæster om ugen. samme år åbnede den første
restaurant uden for usa (canada). i 1969 åbnede en restaurant i mexico, i 1970 en i australien
og i 1973 restauranter i england og japan. i 1976 var der 100 restauaranter uden for usa og
2000 i alt. dette tal steg i 1977 til 3000. i 1978 åbnede restauranter i kuwait og abu dhabi. i
1980 var der i alt 4000 restauranter, i 1986 5000. i 1989 åbnede international restaurant nr.
1000, og der var nu restauranter i 54 lande. restaurant nr. 10.000 blev åbnet i brasilien i
1994.
i danmark åbnede den første pizza hut restaurant i 1994. der er restauranter i københavn, på
frederiksberg, i karlslunde, århus og ålborg. driften sker på franchisebasis og varetages af
pizza hut denmark.
sagsøger er indehaver af dansk varemærkeregistrering nr. vr 01.850 1972 pizza hut
<ordmærke>, der omfatter varer i klasse 30: pizzaer, og tjenesteydelser i klasse 42:
restaurationsvirksomhed.
sagsøger er endvidere indehaver af dansk varemærkeregistrering nr. vr 01.439 1992 pizza
hut express <figurmærke> og nr. vr 05.420 1994 pizza hut classic <ordmærke>, der
begge omfatter varer i klasse 29 og 30 samt tjenesteydelser i klasse 42.
sagsøgte driver pizzarestaurant i fåborg. ved sagsøgers internetsøgning på navnet "pizzahot"
fremkom intet resultat. søgning på navnet "pizza hot" gav 9 resultater, bl.a. sagsøgte,
betegnet således: "pizza hot,-faaborg-", med angivelse af adresse og telefonnummer.
ved brev af 7. september 1998 rettede sagsøgers advokat henvendelse til sagsøgte og
anmodede med henvisning til sagsøgers "varemærkeret, der er beskyttet af varemærkelovens
§ 4, stk. 1," sagsøgte om at ophøre med anvendelsen af navnet pizza hot. sagsøgte
imødekom ikke anmodningen.
forklaringer:
henrik overgaard har forklaret, at han er direktør for det selskab, som har
franchiserettighederne til pizza hut i danmark. virksomheden erhvervede rettighederne i
februar 1994, og den første pizza hut restaurant åbnede den 21. juni 1994 i århus. der er i
dag 8 restauranter i danmark. på verdensplan er der 13.000 - 14.000 fordelt på 92 lande.
                                               - 3 -
pizza hut er den største pizzakæde i verden, domino den næststørste med ca. 6000
restauranter og little ceasar den tredjestørste med ca. 4.000.
sagsøgers kunder er enhver, der kan lide pizza. der sælges pizzaer i forskellige varianter.
pizzasalget udgør ca. 70% af det totale salg; ca. 25% er drikkevarer og ca. 5% stammer fra
salg af forretter, desserter og pastaer. der sælges også pizzaer ud af huset. dette salg udgør
ca. 30% af omsætningen.
de franchisedrevne restauranter er underlagt et ensartet koncept. restauranternes
leverandører skal godkendes for at holde en ensartet, høj standard. der er manualer for
indretning, skiltning og markedsføring. nybygninger skal godkendes. hver 4. uge er der
gennemsnitligt 1,25 kontrolbesøg pr. forretning. hvis der konstateres afvigelser i forhold til
kontrakten, får restauranten skriftlig besked om at bringe forholdene i orden.
der anvendes ca. 3 mill. kr. på markedsføring om året i danmark og på verdensplan ca. 3 mia.
markedsføringen kan bestå i alt fra busreklamer over reklamer i radio og tv til reklamer på
dækkeservietter og menukort. pizza huts logo med det lille "r" er ens over hele verden.
folks kendskab til pizza hut er forbløffende stort, hvilket bl.a. skyldes, at man dårligt kan rejse
uden for landets grænser uden at støde på en pizza hut. ved en mindre undersøgelse i århus i
1994 kunne det konstateres, at 80% af de adspurgte kendte til pizza hut. tilsvarende tal blev
resultatet af en undersøgelse for nylig.
de meget store markedsføringsomkostninger og investe- ringer i nye forretninger gør, at
sagsøger over hele verden gør meget ud af at beskytte sit varemærke. dårlig omtale af
pizzarestauranter, der kopierer sagsøgers navn, kan hurtigt få konsekvenser for omsætningen.
vidnet er ikke klar over, hvilke tiltag, sagsøger foretog før 1994 for at forhindre krænkelser af
sit varemærke. han går ud fra, at de større byer er blevet checket.
vidnet blev af en storkøkkenleverandør i maj/juni 1998 gjort opmærksom på, at der på taxaer i
vejen forefandtes reklamer for en restaurant ved navn "pizza hot". ved søgning på internettet
viste det sig, at der var et antal restauranter i forskellige byer, herunder sagsøgte, med dette
eller et lignende navn. vidnet tog en rute gennem byerne med start i esbjerg. han tog fotos af
                                               - 4 -
restauranterne og sendte dem med en redegørelse til hovedkontoret for skandinavien, der
ligger i antwerpen. herfra skete der underretning til dallas, usa, der rettede henvendelse til
advokat levin nielsen. det fremlagte foto af sagsøgtes restaurant kan være et, som vidnet har
taget. restauranten ligner ikke en pizza hut restaurant.
sagsøger har også grebet ind over for de andre pizzarestauranter, som anvendte navnet pizza
hot. alle med undtagelse af sagsøgte og en enkelt anden restaurant har fulgt opfordringen til
at ophøre med brugen af navnet.
udtalen af pizza hut er ens i alle lande. vidnet har ikke hørt andre måder at udtale navnet på,
men han hører af og til kælenavne som "pizza hat" eller "pizza hytte".
der er ikke p.t. planer om at åbne en pizza hut restaurant i faaborg.
i 1990 var pizza hut startet i athen og i tyrkiet. tyrkiet har i dag 40 restauranter.
akmed ipakchim har forklaret, at han er indehaver af pizzarestauranten pizza hot i
faaborg. han er uddannet tandtekniker og ingeniør i iran. han kom til danmark fra iran i juni
1990. før da havde han boet i tyrkiet (1985) og i grækenland (1986).
da han kom til danmark, fik han ansættelse i et elektronikfirma i århus, men blev pludselig
arbejdsløs. han flyttede til faaborg i 1994 og overtog den 15. august dette år halvdelen af
restauranten pizza hot. den anden halvdel købte han i februar 1995.
han havde to gange tidligere været i faaborg, nemlig på sommerferie hos restaurantens
tidligere ejer i 1992 og 1993. han bemærkede ikke navnet dengang og har ikke set det
annonceret. han mener dog, at restauranten blev startet i 1992, og at den altid har heddet
pizza hot, men dette kan man se i hans købekontrakt.
han betalte i alt 120.000 kr. for forretningen, inkl. goodwill. ved købet af den første halvdel
blev han bistået af advokat susanne rasmussen, og han fik assistance af sin revisor, da han
købte den anden halvdel. navnet pizza hot blev ikke drøftet, og han er ikke klar over, om
hans advokat foretog undersøgelser med hensyn til navnet. han kendte ikke selv navnet pizza
hut, som han første gang hørte om i 1998, da han fik henvendelsen fra sagsøgers advokat.
han har aldrig set en pizza hut restaurant. i tysk tv har han set reklamer for pizza hut, men
                                                - 5 -
her blev u'et i "hut" udtalt som et u og ikke som o'et i ordet "hot".
i hans restaurant sælges amerikanske deep-pan pizzaer, italienske og franske pizzaer,
grillvarer og indiske retter. deep-pan pizzaerne udgør 20% af salget. der sælges flest deep-
pan pizzaer først på måneden; senere på måneden er det mest de italienske. af en månedlig
omsætning på ca. 60.000 kr. udgør salget af amerikanske deep-pan pizzaer ca. 20.000 kr. da
han overtog restauranten, blev der kun solgt de amerikanske deep-pan pizzaer. restauranten
gav underskud, men har haft stigende omsætning og giver nu overskud.
restauranten markedsføres via en folder, som distribu- eres i byen, samt via annoncer i
ugeavisen, i telefon- bogen og tidligere i lokalradio faaborg. der anvendes 50.-100.000 kr. på
reklamer årligt.
en ændring af forretningens navn vil nok koste ham 20.000 - 25.000 kr., til ændring af
menukort, tekst på vinduet, annonce i telefonbogen m.v. han tør ikke sige, om et navneskift
vil resultere i mistede kunder. hans kunder er såvel unge som ældre. der har tidligere været
en del tyske turister på grund af færgeforbindelsen, men det er slut nu.
procedure:
sagsøger har anført, at man i kraft af sin varemærkeregistrering har eneret til ordmærket
pizza hut. i medfør af varemærkelovens § 4 er sagsøger derfor berettiget til at forbyde andre
at gøre erhvervsmæssig brug af mærket, hvis der foreligger forvekslingsrisiko.
i det foreliggende tilfælde er forretningskendetegnene quasi-identiske såvel visuelt som
fonetisk og dermed egnede til at skabe forveksling.
visuelt er kendetegnene, der består af det samme antal bogstaver, så meget lig hinanden, som
de kan være uden at være direkte identiske. det må lægges til grund, at sagsøgtes kendtegn
skal læses i to ord. første del af begge kendetegn er "pizza", mens anden del, "hut" - "hot",
alene adskiller sig med et enkelt bogstav.
fonetisk foreligger der reelt identitet. det er muligt, at sprogforskere kan påvise en forfinet
nuance i udtalen, men den høres ikke i almindelig tale, uanset om sprogtonen er dansk eller
amerikansk.
                                                - 6 -
tjenesteydelserne - restaurationsvirksomhed inden for pizzariaverdenen - er identiske.
varearten i begge virksomheder er overvejende pizzaer.
sagsøgers varemærke, der består af en sammensætning af "pizza" og "hut", der betyder hytte,
har særpræg. hertil kommer, at varemærket er stærkt indarbejdet. et sådant varemærke står
stærkt i erindringen hos kundekredsen, der for begge parters vedkommende er den almindelige
be folkning. kunderne ser imidlertid ikke de to varemærker samtidig, og der består derfor en
risiko for, at kunder oplever sagsøgtes restaurant som en afvigelse fra pizza hut's faste
koncept til skade for sagsøger. det kan f.eks. medføre dårlig omtale, at kunder hos sagsøgte
efterspørger det fra pizza hut kendte pizzaprodukt uden at kunne få det, ligesom der er risiko
for, at turister får den opfattelse, at pizza hut konceptet ikke følges i danmark. den nævnte
forvekslingsrisiko er særligt til stede ved stærkt indarbejdede varemærker.
det er ikke afgørende, om der har kunnet konstateres en konkret skade, men om der består en
risiko herfor.
sagsøgtes virksomhedsnavn strider endvidere imod erhvervsvirksomhedslovens § 6, stk. 2.
danmark er for lille et område til regional opdeling. sagsøgtes virksomhed er omringet af
sagsøgers restauranter. det kan ikke udledes af henrik overgaards forklaring, at sagsøger ikke
kunne blive interesseret i at etablere sig i faaborg.
der foreligger ikke passivitet fra sagsøgers side. passivitet efter varemærkelovens § 9 kan efter
retspraksis statueres efter 4 - 22 år. de konkrete omstændigheder er helt afgørende. det kan
lægges til grund, at dir. henrik overgaard kontaktede antwerpen-kontoret omkring juni 1998,
hvilket var straks efter, han var blevet bekendt med sagsøgtes eksistens. efter sagen havde
været forelagt i dallas, blev der reageret over for sagsøgte ved sagsøgers advokats brev af 7.
september 1998. sagsøgeren reagerede således uden unødigt ophold. sagsøger kan ikke
bebrejdes, at man ikke fik kendskab til sagsøgte på et tidligere tidspunkt. sagsøgte
markedsfører sig kun lokalt.
sagsøgte har ikke ved sin forklaring alene dokumenteret, at navnet pizza hot i hele hans
ejertid, dvs siden 15. august 1994, hvor han efter det oplyste købte halvdelen af
pizzarestauranten, har været benyttet på en sådan måde, at hele perioden kan medregnes ved
en vurdering af passivitetsspørgsmålet. under alle omstændigheder kan der ikke tages noget
                                               - 7 -
tidsrum før august 1994 i betragt ning. der foreligger ingen dokumentation overhovedet fra
tiden før dette tidspunkt. det er ganske uoplyst, hvordan navnet "pizza hot" har været
benyttet før dette tidspunkt - om det overhovedet har været benyttet. der er i skriftvekslingen
ingen oplysninger om et begyndel- sestidspunkt i 1992, og det er på intet tidspunkt gjort
gældende, at sagsøgte skulle være indtrådt i en tidligere ejers eneret og dermed i en
passivitetsperiode med start fra et tidspunkt før hans overtagelse af restauranten. sagsøger
har ikke haft anledning til at søge oplysninger herom fremprovokeret. sagsøgte vælger selv sin
bevisførelse. det er uforståeligt, at sagsøgte mener at kunne dokumentere noget ved en
udskrift fra erhvervs- og selskabsstyrelsen. er der eller har der været tale om et aktie- eller
anpartsselskab?
efter retspraksis er det af betydning for passivitetsvurderingen, om det yngre mærke kan
anses for indarbejdet. efter sagens oplysninger er der intet grundlag for at fastslå, at sagsøgtes
mærke kan anses for indarbejdet.
det gøres gældende, at sagsøgte på købstidspunktet i 1994 må have været bekendt med
sagsøgers forretningskendetegn. det er ikke sandsynligt, ja vel nærmest umuligt at forestille
sig, at man kan slå sig ned i pizzabranchen uden at kende til verdens største pizzavirksomhed.
under alle omstændigheder burde sagsøgte have kendt til mærket, og han burde have
undersøgt, om der var retlige hindringer for hans brug af navnet "pizza hot".
sagsøgte har anført, at der hverken foreligger fonetiske eller sproglige ligheder mellem de to
forretningskendetegn, der staves forskelligt. i henseende til varesortiment og indretning er der
ejheller lighed. det bestrides således, at der foreligger forvekslingsmulighed. sagsøgtes mærke
giver ikke associationer til sagsøgers.
det må efter sagsøgtes forklaring lægges til grund, at sagsøgtes restauration har heddet pizza
hot siden 1992. sagsøgtes oplysning i svarskriftet om, at forretningen var startet under
samme navn medio 1993, har sagsøger ikke ønsket nærmere dokumenteret i skriftvekslingen.
det havde været enkelt for sagsøgte at fremskaffe dokumentation ved fremlæggelse af en
udskrift fra erhvervs- og selskabsstyrelsen. beregnet fra etableringstidspunktet midt i 1992
forløb der ca. 6 år og 3 måneder, før sagsøger rejste indsigelse, og 6 år og 9 måneder, før der
blev udtaget stævning i sagen.
det fremgår af betænkningen vedrørende den lovfæstede passivitetsregel i varemærkelovens §
                                               - 8 -
9, at bestemmelsens formål er at beskytte mærker, som har været anvendt i et sådant
omfang, at der derved er skabt en beskyttelsesværdig good-will. sagsøgte har investeret ikke
ubetydelige beløb i inventar og markedsføring.
sagsøgeren har efter § 9 haft pligt til at reagere inden rimelig tid. der foreligger ingen
oplysninger om, hvad sagsøger aktivt har foretaget sig for at sikre sig mod andres brug af
mærket - hverken før eller efter man etablerede sig i danmark i 1994. sagsøger har således
ikke dokumenteret, hvorfor der ikke er reageret tidligere. sagsøger har forholdt sig ganske
passiv og kom kun helt tilfældigt til kundskab om sagsøgtes virksomhed. sagsøger har ikke
påberåbt sig undskyldelige forhold, og der er ikke oplyst kritisable forhold for sagsøgtes ved-
kommende. domstolene er ikke bundet af en 5 års frist ved pasivitetsvurderingen. også
kortere passivitetsperioder kan komme i betragtning.
sammenfattende gøres det gældende, at sagsøger har udvist passivitet, jf. varemærkelovens §
9, hvorfor sagsøgtes varemærke kan bestå ved siden af sagsøgerens. der påberåbes dommene
u 1990.782, u 1978.555 og u 1980.600.
såfremt retten måtte finde, at der ikke foreligger passivitet, bør retten overveje, om det i
medfør af varemærkelovens § 10 kan tillades sagsøgte at drive sin restaurant videre
begrænset til det hidtidige omfang. efter henrik overgaards forklaring var sagsøger ikke inte-
resseret i at etablere sig i faaborg.
i omkostningsmæssig henseende må det tages i betragt ning, at sagsøgeren har frafaldet sin
påstand om erstatning på 50.000 kr.
rettens bemærkninger
efter sagsøgtes forklaring og sagens omstændigheder kan det lægges til grund, at sagsøgte
erhvervede halvdelen af pizzarestauranten i august 1994, og at han siden da har drevet denne
under navnet og mærket pizza hot. retten finder, at der ved afgørelsen af passivitetsspørgs-
målet kan tages udgangspunkt i dette tidspunkt.
sagsøgtes forklaring, der ikke er bestyrket ved andre oplysninger i sagen, findes ikke at give
grundlag for at lægge et tidspunkt i 1992 til grund.
                                               - 9 -
ejheller den omstændighed, at sagsøger ikke under sagens forberedelse har gendrevet
sagsøgtes oplysning i svar- skriftet om, at restauranten før sagsøgtes ejertid var startet under
samme navn medio 1993, kan føre til, som gjort gældende af sagsøgte, at tidspunktet medio
1992 lægges til grund ved afgørelsen. udover den manglende overensstemmelse mellem
angivelserne af tidspunkterne 1993 og 1992 bemærkes, at oplysningen i svarskriftet blev givet
uden sammenhæng med passivitetsanbringendet, der - uden at være ledsaget af nogen
begrundelse - først blev fremsat i sagsøgtes afsluttende processkrift a. sagsøgte har således
ikke under skriftvekslingen gjort gældende og dermed støttet passivitetsanbringendet på, at
der var grundlag for at regne en passivitetsperiode fra et tidspunkt før sagsøgtes egen er-
hvervelse af virksomheden. det bemærkes hertil, at denne enkeltstående oplysning af faktuel
karakter ikke uden yderligere oplysninger, herunder om tidligere ejeres faktiske brug af
mærket og om karakteren af den af disse drevne virksomhed, ville kunne lægges til grund ved
beregningen af længden af en passivitetsperiode. under disse omstændigheder og da det
påhviler sagsøgte selv at meddele de oplysninger, som han vil påberåbe sig til støtte for sine
anbringender, findes sagsøger ikke under skriftvekslingen at have haft særlig anledning til at
forholde sig til den omhandlede oplysning.
sagsøger, der blev bekendt med sagsøgtes virksomhed i forsommeren 1998, og som rejste
indsigelse over for sagsøgte i skrivelse af 7. september 1998, ca. 4 år efter
erhvervelsestidspunktet i 1994, findes at have reageret inden for rimelig tid, jf.
varemærkelovens § 9. det er taget i betragtning, at der efter sagens oplysninger ikke er
grundlag for at bebrejde sagsøger, at oplysningen om sagsøgtes virksomhed ikke kom denne til
kundskab tidligere.
sagsøger kan derfor forbyde sagsøgte, der driver virksomhed inden for samme branche som
sagsøger, at gøre erhvervsmæssig brug af mærket pizza hot, der såvel i visuel som i fonetisk
henseende er forveksleligt med sagsøgers registrerede varemærke pizza hut. der findes ikke
grundlag for i medfør af varemærkelovens § 10 at bestemme, at sagsøgte kan fortsætte sin
virksomhed som hidtil.
                        t h i k e n d e s f o r r e t:
sagsøgte, pizza hot v/akmed ipakchin, forbydes at anvende kendetegnet pizza hot i
forbindelse med sin erhvervsvirksomhed, det være sig som butiksnavn eller varemærke.
                                                    - 10 -
      i sagsomkostninger skal sagsøgte inden 14 dage betale kr. 10.000 til sagsøger, pizza hut, inc.
      a corporation of the state of delaware.
                                    claus forum petersen
allan suhrke                        torben svanberg
                                           (sign.)
                               udskriftens rigtighed bekræftes
                             p. j. v. sø- og handelsretten, den

source: retspraksis

LICENSE:
Creative Commons Legal Code

CC0 1.0 Universal

type: caselaw

jurisdiction: Denkmark


text:
v011300d - lr
                                    udskrift
                                        af
                     sø- & handelsrettens dombog
                                  ____________
den 30. marts 2005 blev af retten i sagen
v-113-01
det berlingske officin a/s
(advokat morten stadil)
  mod
metroxpress danmark a/s
(advokat janne glæsel)
afsagt sålydende
                                      d o m:
indledning og påstande
sagens spørgsmål er, om metro express a/s (i det følgende: metroxpress) har
krænket det berlingske officin a/s’ (i det følgende: berlingske) rettigheder til mær-
ket ”metro” gennem benyttelsen af mærket ”metroxpress”, og om metroxpress har
benyttet ordet ”metro” på en måde, der støder mod berlingskes ret.
berlingske har nedlagt følgende påstande:
    1. metroxpress forbydes at anvende ”metroxpress” som navn for metroxpress’
        gratisomdelte avis.
                                          - 2 -
    2. metroxpress tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende ”me-
        tro” som navn eller forretningskendetegn for metroxpress’ gratisomdelte
        publikation ”metroxpress”, herunder i forbindelse med omtale, markedsfø-
        ring og uddeling af metroxpress’ publikation.
metroxpress har nedlagt påstand om frifindelse.
sagsfremstilling
berlingske er moderselskab i berlingske-koncernen, som driver medievirksomhed i
danmark og blandt andet udgiver dagbladet berlingske tidende.
efter ansøgning af 20. marts 1991 fik berlingske den 31. januar 1992 registreret et
figurmærke, hvori blandt andet indgår ordet ”metropol”. den 14. december
1994 indgav berlingske ansøgning til patentdirektoratet om registrering af ordmær-
ket ”metro” i vareklasse 16: aviser, tidsskrifter og bøger. mærket blev registreret
den 21. juli 1995 med udløb den 21. juli 2005. tillige efter ansøgning af 14. decem-
ber 1994 fik berlingske registreret mærkerne ”metropolitan”, ”berlingske
metropol” og ”metropolen”. den 27. november 2000 fik berlingske regi-
streret ordmærket ”metro” tillige for klasse 09: elektroniske publikationer, herun-
der aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribue-
ret on-line eller via multimedienetværk.
metroxpress er et datterselskab i metro-international-gruppen. gruppen udgiver
gratisaviser i en række byer fordelt på 17 lande. avisen har navnet metro i 14 lande.
det første land, gratisavisen udkom i, var sverige i 1995. i danmark hedder udgivel-
sen metroxpress, og avisen udkom første gang den 3. september 2001.
den 9. december 1994 indgav kinnevik a/s, som er koncernforbundet med metrox-
press, ansøgning om registrering af mærket ”metro” i danmark. ansøgningen
blev senere tilbagekaldt. koncernens første registrering af metro mærket skete i sve-
rige, hvor det svenske selskab, tidnings ab metro, som er koncernforbundet med
metroxpress, efter ansøgninger af 9. februar 1995 fik registreret rettighederne til
”metro” som ordmærke den 1. marts 1996 og som figurmærke den 19. april 1996.
                                             - 3 -
ved brev af 5. maj 1999 rettede tidnings ab metros advokat henvendelse til ber-
lingske med krav om, at berlingske overdrog retten til varemærket metro til tidnings
ab metro under henvisning til, at berlingske måtte have været bekendt med metro-
udgivelsen i sverige på det tidspunkt, hvor berlingske ansøgte om registrering af
mærket i danmark samt, at det var en fejltagelse, at kinnevik a/s´ ansøgning om
registrering, der var først i tid, blev tilbagekaldt.
i et brev af 29. juni 1999 svarede berlingskes advokat, at tidnings ab metro ikke
havde krav på overtagelse af varemærkeregistreringen, da berlingskes registrering
ikke var sket på baggrund af kendskab til udgivelsen af en metroavis i andre lande.
den 10. juni 1999 indgav mtg a/s, som er koncernforbundet med metroxpress,
ansøgning til patentdirektoratet om registrering af mærket ”metro fm”. den 30. ok-
tober 2000 ansøgte tidnings ab metro om registrering af figurmærket ”metro”, med
o´et udformet som en globus. den 6. april 2001 ansøgte tv3 a/s, som er koncern-
forbundet med metroxpress, om registrering af figurmærket ”metro.com” og figur-
mærket ”metro.dk” begge med o´et i ”metro” udformet som en globus. den 12. juli
2001 indgav administrerende direktør i metroxpress, per mikael jensen, ansøgning
om registrering af ordmærkerne ”metroexpress” og ”metrox”. ordmærket
”metroxpress” er senere overdraget til metroxpress. berlingske har protesteret
mod alle de ovennævnte ansøgninger, og patent- og varemærkestyrelsens behand-
ling af ansøgningerne er sat i bero blandt på udfaldet af nærværende retssag.
der er fremlagt en række aviser, uddrag af aviser, udskrifter fra internettet mv., der
illustrerer berlingskes anvendelse af metro mærket. på bagsiden af 1. sektion af ber-
lingske tidende den 4. september 1997 er der skrevet ”metro” med store typer, og
der er et fotografi af københavns rådhustårn i t´et. på forsiden af berlingskes metro
sektion fra den 4. august 2000 og fire andre metrosektioner frem til den 31. august
2001 er ”metro” skrevet med store typer, blå skrift og med gule stjerner i bogstaver-
ne. der er endvidere en henvisning til det berlingske ejede aok.dk, med følgende
tekst ”metro på nettet: www.aok.dk”. i sektionen fra den 31. august 2001 er der
øverst på siderne inde i sektionen angivet ”metro www.aok.dk”. på forsiden af ber-
lingske tidende fredag den 23. juni 2000 og otte andre fredage frem til den 20. april
2001 er der henvist til metro sektionen med store rubrikker bestående af både bille-
der og tekst. af berlingskes guide sektion fra den 26. april 2002 samt af forsiden på
                                           - 4 -
berlingske tidende samme dag fremgår det, at fredagstillægget denne dag ændrer
navn til guide. på udskrift af berlingske tidendes hjemmeside den 15. marts 2002
ses blandt andet en henvisning til metrosektionen. på udskrift af aok´s hjemmeside
den 15. marts 2002 er der et link til berlingske tidendes metro sektion under logoet
”berlingskemetro”.
der er fremlagt en række aviser, uddrag af aviser og udskrifter fra internettet, som
illustrerer metroxpress´ markedsføring mv. i første udgivelse af metroxpress den
31. august 2001 er navnet skrevet med lille begyndelsesbogstav, og teksten er hvid
med grøn baggrund. i metroxpress fra den 2. oktober 2001 fylder navnet mindre,
men det har tilsvarende udseende. på udskrift af metroxpress´ hjemmeside den 15.
marts 2002 er blandt andet afbilledet et kreditkort med påtegningen ”club metro”,
hvor o´et er udformet som en globus. endvidere er der et link til ”club metro i ver-
den”. i udskrift fra hjemmesiden af 29. august 2002 er øverst på siden skrevet ”me-
trophilharmonic”, hvor o´et i metro er udformet som en globus, og ”metro” er skrevet
på en væsentlig mørkere baggrund, end ”philharmonic” er skrevet på. kreditkortet og
linket til club metro i verden er tillige på udskriften. i bladet markedsførings udgave
af 20. januar 2004 fremgår under overskriften ”metro-tillæg skal styrke øresundsin-
tegrationen”, at mediekoncernen metro vil lancere et nyt månedsblad ”metroøre-
sund”, som vil udkomme sammen med metroxpress i københavn og metro i skåne.
i artiklen, der er med dansk tekst, er påtrykt et billede af en avisforside med angivel-
se af ”metroøresund” som navn for avisen.
under sagen er der fremlagt udskrifter af artikler fra publikationerne ”resumé” af 3.
november og 24. november 1994, ”tt” af 28. november 1994, ”presstext” af 29.
november 1994 og ”affärsvärlden” af 7. december 1994. det fremgår af artiklerne,
at der fra foråret 1995 udgives en gratisavis med navnet ”metro” i stockholm.
der er endvidere fremlagt en artikel fra mandagmorgen med undersøgelse af brand
(mærke) værdi, hvor metroxpress´ er vurderet til at have høj mærkevitalitet (sær-
præg og relevans) og noget under middel mærkestyrke (anseelse og dominans). der
er fremlagt en reklame for berlingske tidende, der har været opsat i lufthavne og
togstationer, hvor blandt andet metrosektionen er afbilledet på en grøn baggrund,
gallupundersøgelse af læsertal for blandt andet berlingske tidende, en page traffic
analyse udarbejdet af berlingske tidende, hvoraf fremgår, hvor mange procent af
                                                 - 5 -
læserne der ser de enkelte sider/sektioner, læsertal for berlingske tidende i 2. halvår
1997 opgjort af gallup, læsertal for berlingske tidende og aok.dk for februar, marts
og maj måned 2002, uddrag af ordbøger, avisartikler fra diverse bladhuse skrevet i
anledning af lanceringen af metroxpress og endelig udskrift af endeligt registrerede
varemærker i danmark begyndende med ”metro”.
forklaringer
søren østergaard sørensen har forklaret, at han i det væsentligste kan vedstå sin
forklaring, som han afgav under den tidligere domsforhandling den 15. august 2003 i
denne sag. af protokolleringen fremgår følgende:
      ”[at han] blev ansat hos berlingske i 1991 som journalist, og at han nu er medlem af koncern-
      ledelsen som strategi- og projektchef.
      det berlingske officin ansøgte den 14. december 1994 om registrering af varemærkerne ”me-
      tropolitan”, ”berlingske metropol”, ”metro” og ”metropolen”. ”metropol” er navnet på et an-
      noncesamarbejde, som har fungeret siden 1992, mellem berlingske, de tre stiftstidender og
      jydske vestkysten. ”metropol” fandtes dækkende for salg af annoncer i de store danske metro-
      poler. hjemmesiden www.metropol.dk er den overordnede paraply for metropolsamarbejdets
      internetaktiviteter. beslutningen om brugen af ”metropol” gav ideen til registrering af de be-
      slægtede mærker. varemærkeregistreringerne skete på et tidspunkt, hvor samarbejdet overve-
      jede udgivelsen af en fælles metropolavis, der også skulle være på internettet.
      han har været med i overvejelserne omkring berlingskes anvendelse af metro mærket. ber-
      lingske begyndte at bruge mærket i 1997 på bagsiden af 1. sektion. formålet var, at avisen
      skulle knytte sig tættere til hovedstaden og markere, at det er en københavneravis, hvilket skete
      med anvendelsen af ”metro”, som er et ord, der forbindes med hovedstæder eller byer af tilsva-
      rende størrelse. med til at slå tilknytningen til københavn fast var fotografiet af rådhustårnet i
      et af bogstaverne i layoutet på bagsiden. 90 % af læserne bor i og omkring københavn. plan-
      lægningen af anvendelsen af ”metro” begyndte før end i 1997. det var ikke med i overvejel-
      serne i 1997, at der fandtes en gratisavis i andre storbyer med navnet ”metro”. der var imidler-
      tid nok nogle hos berlingske, som kendte til udgivelsen af metroavisen i sverige fra 1994. me-
      trobagsiden var en samling af små skæve historier med udgangspunkt i københavn. placerin-
      gen på bagsiden er en stærkere placering end placeringen som navn for en sektion, idet bagsi-
      den er der hver dag og ikke blot en gang om ugen. berlingske ophørte med brugen på bagsiden
      i 1998, idet bagsiden er dynamisk, hvilket blandt andet markeres med jævnlige ændringer.
      endvidere havde man overvejelser om at bruge navnet til stof om byen. det førte senere til sek-
      tionen med navnet ”metro”, da man gav ”gå i byen” sektionen et mere moderne udtryk. for at
      markedsføre metro sektionen blev der henvist til den på forsiden, hvilket også var med til at
                                                 - 6 -
       gennemføre strategien om at knytte hele avisen tættere til københavn. metrosektionen blev
       kraftigt markedsført bl.a. ved omdeling af sektionen på cafeer mv. sektionerne i avisen har ik-
       ke i særlig høj grad specielle målgrupper, hvilket skyldes praktiske hensyn og hensynet til an-
       noncørerne. samarbejdet mellem hjemmesiden www.aok.dk, som er ejet af berlingske, og me-
       trosektionen blev gradvis udviklet med krydshenvisninger og krydsmarkedsføring. da urban
       begyndte at udkomme i september 2001, indgik den i samarbejdet. anledningen til lanceringen
       af urban var, at metroxpress medførte konkurrence på vitale dele af annoncemarkedet. navn-
       lig annoncer fra detailhandlerne blev der konkurrence om. urban var vejen til slagkraftig kon-
       kurrence på dette marked. der havde imidlertid også tidligere været overvejelser omkring ud-
       givelsen af et produkt som urban. konkurrencen medførte lavere priser på annoncer. metro-
       sektionen skiftede navn til ”guide” i 2002 som følge af, at man frygtede, at der kunne ske for-
       veksling med metroxpress, når der skete krydshenvisninger i aok og urban. berlingske tiden-
       de er et massemedie og har i vidt omfang samme læsermålgruppe som gratisbladene. navnet
       ville være blevet videreført, hvis ikke metroxpress var kommet. han er ikke bekendt med for-
       vekslinger i anledning af metroxpress og berlingskes anvendelse af ordet ”metro”. express er
       et almindeligt navn på avismarkedet. der findes på verdensplan de første 50 aviser, som har
       navn efter en by med express sat bagefter.”
søren østergaard sørensen har supplerende forklaret, at de indgik annoncesamarbej-
det for at fremme reklameomsætningenen i de store danske byer. de indgav ansøg-
ningen om mærket ”metro” i forlængelse af dette samarbejde, fordi de ville knytte
berlingske tættere til københavn. mærket ”metro” havde en modernitet, som var
interessant for berlingske, men hvad udkommet skulle være, var ikke klart, da ber-
lingske indgav ansøgningen. den markedsmæssige fokus var på daværende tidspunkt
rettet mod det danske marked.
det var først i 1995, at metroavisen begyndte at udkomme i sverige. han er ikke
bekendt med, om berlingske og metrokoncernen i 1995 drøftede et samarbejde ved-
rørende ”metro”. publikationen ”resumé” er et svensk fagblad, som iagttager udvik-
lingen på det svenske mediemarked. ”tt” er det svenske telegrambureau, der svarer
til det danske ”ritzau”. ”affärsvärlden” er et svensk erhvervsmagasin. han kan ude-
lukke, at han var bekendt med artiklerne eller udgivelsen i sverige, da berlingske
indgav sin ansøgning om ”metro”. de svenske publikationer blev ikke anvendt som
led i berlingskes konkurrentovervågning på daværende tidspunkt.
bladet ”markedsføring” henvender sig til beslutningstagere i medieverdenen. initia-
tivet til en artikel i dette blad kan komme både fra journalisten og fra aktører i mar-
kedet.
                                                  - 7 -
berlingske og metroxpress henvender sig til samme målgruppe. den eneste forskel
er, på hvilket tidspunkt af døgnet aviserne læses. berlingske har ikke mistet oplag
efter lanceringen af metroxpress. berlingske anvender ikke længere mærket ”me-
tro”.
per mikael jensen afgav forklaring under den tidligere domsforhandling i denne
sag. af protokolleringen, som per mikael jensen skriftligt har bekræftet rigtigheden
af, fremgår følgende:
       ”[…] at han er uddannet journalist og har været administrerende direktør for metroxpress, si-
       den avisen begyndte at udkomme i danmark. han blev ansat i koncernen to måneder før lance-
       ringen.
       koncernen havde på tidspunktet for lanceringen af metroxpress gratisaviser i 19 byer fordelt
       på 14 lande. i dag udkommer avisen i 25 byer fordelt på 16 lande. det samlede oplag på ver-
       densplan er 4,5 millioner eksemplarer, heraf 200-220.000 i danmark. avisen ser ens ud i alle
       landene. navnet ”metro” bruges i alle på nær tre byer. det drejer sig om to aviser i chile, der
       har fået navnet ”publi metro”, da bystyret mener, at navnet er i strid med navnet på tognettet,
       og tilsvarende i polen, hvor avisen har fået navnet ”metropol”. koncernen bruger helst navnet
       ”metro”, og da det var registreret af berlingske som varemærke i danmark, kontaktede man en
       ekspert på varemærkeretsområdet, som konkluderede, at navnet metroxpress ikke var i strid
       med rettighederne til metro mærket. i 1994 planlagdes den første gratisavis i sverige, og det
       blev i begyndelsen af november samme år publiceret i flere svenske aviser, at stockholm skulle
       få sin første gratisavis, som skulle hedde ”metro”. den 9. december 1994 indgav kinnevik a/s
       ansøgning til patentdirektoratet om registrering af metro mærket i danmark. ved en fejl blev
       ansøgningen tilbagekaldt. han ved ikke, hvordan fejlen skete. den 10. juni 1999 indgav kon-
       cernen ansøgning til patentdirektoratet om registrering af mærket ”metro fm”. i sverige har
       koncernen en radiostation, der sender under dette navn. det er planen at lave en paneuropæisk
       station med navnet ”metro fm”.
       metroxpress er især tænkt som et tilbud til en gruppe mennesker, der ikke længere læser avis.
       endvidere er konceptet nært knyttet til transport. avisen uddeles navnlig på stationer, universi-
       teter, cafeer og handelspladser. målgruppen er alle læsende danskere, men kernegruppen er
       dem, der tager kollektiv trafik og er under 30-40 år. metroxpress er den avis, hvis læserskare
       svarer bedst til gennemsnitsbefolkningen i danmark, idet de andre aviser har flest læsere over
       40 år. metroxpress udfylder et hul i markedet, da mange unge læsere ikke køber aviser som
       tidligere. berlingskes metro guide og metroxpress kan ikke sammenlignes, idet guiden har
       stof om københavn, mens metroxpress har stof fra hele verdenen. metroxpress har ikke været
       ude for annoncører, som troede, at metroxpress tilhørte berlingske. en stor del af læserne har
       forkortet navnet til ekspressen, hvilket navnlig er tilfældet i jylland.
                                                  - 8 -
       metroxpress fik straks mange læsere i danmark, og det gik også godt med annoncørerne. ber-
       lingske reagerede med udgivelsen af urban samt udtalelser fra orklas formand, der proklame-
       rede, at urbans erklærede mål var at slå metroxpress af banen. politiken udtalte, at udgivelsen
       af en gratisavis var en fordel for eksisterende dagblade, idet det ville være med til at opdrage
       læsere til avislæsere. metroxpress blev lanceret på et tidspunkt, hvor avisbranchen i forvejen
       var økonomisk presset, og annoncepriserne lå lavt. derfor skete der ikke meget med annonce-
       markedet, da den kom på gaden. det var først, da urban begyndte at udkomme, at annoncepri-
       serne faldt mærkbart. metroxpress klagede til konkurrencestyrelsen over berlingskes dump-
       ning af priserne, da berlingske har en dominerende stilling i ht-området. konkurrencestyrel-
       sen pålagde urban at stoppe den aggressive prispolitik på annonceområdet. påbudet er nu ud-
       løbet, og konkurrencestyrelsen overvejer, om det skal forlænges. der verserer en erstatnings-
       sag anlagt af metroxpress mod berlingske som følge af den unfair konkurrence. ved lancerin-
       gen af metroxpress var det væsentligt med uddelere af avisen, og man havde omkring 200 ud-
       delere. efter et par måneder gik man ned til 60 uddelere, og i dag er der 10-15 i københavn.
       det er under 10 % af aviserne, som hånduddeles. i dag gøres det alene for synlighedens skyld.
       han ved ikke, om enkelte uddelere har brugt navnet ” metro” i forbindelse med uddelingen,
       men instruksen til dem har været, at de skulle anvende det fulde navn. efter indsigelsen i pro-
       cesskriftet fra berlingske er dette blevet indskærpet over for vikarbureauet, hvorfra uddelerne
       kommer.
       på metroxpress´ hjemmeside reklameres der blandt andet for club metro, som er en læser- og
       loyalitetsklub. læserklubben har dette navn i hele verden. endvidere er der en reklame for me-
       trophilharmonic orkesteret. det er et symfoniorkester på 150 mand, som jan hugo stenbeck
       købte, da der var meget dårlige forhold for musikere i moskva. dirigenten samlede orkesteret,
       som først fik sit navn efter, at stenbeck havde givet sit tilsagn om støtte.”
søren riis har forklaret, at han blev ansat i 2002 som salgsdirektør og har siden maj
2004 været administrerende direktør i metroxpress. han har været i branchen i en
længere årrække.
i 1994 var han mediechef i mediecom. han var bekendt med lanceringen af ”metro”
i sverige allerede omkring årsskiftet til 1995. det er næppe sandsynligt, at ”toppen” i
større bladhuse og interesseforeninger, som naturligt orienterer sig i branchen, var
ubekendt med lanceringen.
metroxpress er et nyhedsoplæg. berlingske er en avis i traditionel forstand. der er
stor forskel på berlingske og metroxpress’ målgruppe. der er mellem 30.000 og
40.000 mennesker, som dagligt læser begge aviser. han har ikke været ude for, at
kunderne har forvekslet aviserne.
                                          - 9 -
det har hele tiden været hensigten, at den særlige øresunds-sektion skulle hedde
metroxpressøresund i danmark, hvilket den da også gør i dag. det forsideeksem-
plar, som fremgår af bladet ”markedsføring”, kommer sandsynligvis fra metrox-
press, og baggrunden for, at navnet er forkert angivet som metroøresund, er for-
mentlig, at der i den indledede arbejdsfase er lavet en ”dummy”, som skulle bruges
både i danmark og sverige. i sverige skulle tillægget hedde metroøresund.
metroxpress udgives i dag i ca. 220.000 eksemplarer i danmark. på verdensplan
udgives avisen dagligt i 5 - 5,5 mio. eksemplarer i 17 forskellige lande og 50-70 by-
er.
procedure
berlingskes advokat har anført, at berlingske har ret til metro varemærket som følge
af sin registrering af rettighederne hos patentdirektoratet den 21. juli 1995. ”metro”
er ikke et svagt varemærke for en avis. ”metro” betyder undergrundsbane eller stor-
by, og varemærket er således ikke beskrivende, når det anvendes om en avis, hvor-
ved bemærkes, at det ved registreringen må være lagt til grund, at mærket ikke er
omfattet af varemærkelovens § 13, stk. 2. at mærket er anvendt for andre virksom-
heders produkter, medfører ikke i sig selv, at det ikke har særpræg. afgørelsen af,
om varemærket har særpræg, skal vurderes i forhold til den konkrete vare. mærket
har således oprindeligt særpræg.
hvis det lægges til grund, at varemærket ikke havde oprindeligt særpræg, da har va-
remærket fået det fornødne særpræg ved den indarbejdelse af mærket, som er sket
ved anvendelsen siden 1997, jf. herved u 1977.743 v. af pagetraffic analyser kan
udledes, at der er mindst 400.000 læsere, som dagligt har set varemærket, mens ber-
lingske brugte det på bagsiden. det er tillige anvendt som reklamationsnavn på forsi-
den, som ses af 480.000 læsere om dagen, og som navn for en sektion, der havde
275.000 læsere om dagen. endvidere er navnet anvendt i internetudgaven, som havde
besøg af 1 ½ mio. læsere om dagen i anvendelsesperioden. dette kan sammenholdes
med søren østergaard sørensens forklaring om den intensive markedsføring for at
markere tilknytningen til hovedstaden, og at mærket associeres med berlingskes me-
dievirksomhed.
                                          - 10 -
registreringen strider ikke mod varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, idet denne be-
stemmelse først trådte i kraft i 1996. i øvrigt kunne berlingske ikke på ansøgnings-
tidspunktet i december 1994 vide noget om planerne om at lancere en gratisavis med
navnet ”metro”, idet metro først udkom i 1995, hvorved bemærkes, at det ikke er
dokumenteret, at berlingske da vidste noget om lanceringen af metroavisen i sveri-
ge. under alle omstændigheder var mærket ikke taget i brug i udlandet på ansøg-
ningstidspunktet. endvidere var det en hel gruppe af navne, som blev anmeldt til
registrering, og søren østergaard sørensen har givet en troværdig forklaring om bag-
grunden herfor. der er ikke tale om en defensiv registrering. hvis man havde kendt
til kinnevik a/s´ ansøgning, havde der jo ikke været grund til at indgive en ansøg-
ning, der var senere i tid. selv om tidnings ab metro skulle have haft krav på over-
dragelse af varemærket, da er denne ret fortabt som følge af passivitet, jf. varemær-
kelovens § 9.
berlingskes rettigheder er ikke bortfaldet som følge af ophøret med anvendelsen af
varemærket, idet ophøret ifølge søren østergård sørensens forklaring alene skyldes
risikoen for forveksling med metroxpress efter dens lancering. berlingske vil såle-
des gerne have muligheden for at genoptage brugen. det følger endvidere af vare-
mærkelovens § 25, at retten ikke er bortfaldet, idet der ikke er forløbet 5 år siden, at
berlingske ophørte med brugen af varemærket i 2002.
anvendelsen af mærket metroxpress udgør ifølge varemærkelovens § 4 en krænkel-
se af varemærket metro, idet varemærkerne er forvekslelige. efter praksis beror for-
vekslelighedsbedømmelsen på et helhedsindtryk, der består af flere momenter. syns-
indtrykket tillægges betydning, hvorved bemærkes, at tilføjelsen af ”xpress” til ”me-
tro” ikke er egnet til at adskille varemærkerne fra hinanden. selve x´et tilføjer ikke
særpræg, idet det alene fungerer som en opdeling af varemærket i to dele. at ”me-
tro” skrives med lille i avisen, understreger denne opdeling. ”metro” er den domine-
rende del af varemærket, idet ”xpress" er beskrivende ifølge søren østergaard sø-
rensens forklaring om, at express en sædvanlig betegnelse for en avis. endvidere
henviser ”metro” i metroxpress til togrejsen, hvorfor der kan ses bort fra endelsen
”xpress”. kernen i det er, at man ønsker at kalde sin gratisavis ”metro” som i de
øvrige lande i verden, men grundet berlingskes rettigheder kan man ikke det, hvorfor
man vælger at lave en tilføjelse, som ikke ændrer ved det overordnede indtryk af
                                          - 11 -
”metro” som varemærket. dette bekræftes af den tidligere tilbagetrukne ansøgning
om ”metro” som varemærke samt anmeldelsen af ”metro fm” og ”metro.dk” etc.
som varemærker. endvidere er det hovedreglen, at når et tostavelsesvaremærkeord
indgår i et firestavelsesvaremærkeord, da er de to varemærker forvekslelige. i hel-
hedsbedømmelsen indgår endvidere lydbilledet, hvor trykket i metroxpress ligger på
”metro”, hvilket understøtter forveksleligheden.
endelig indgår eventuel varelighed i bedømmelsen. når der er varelighed, slækkes
kravene for at statuere forvekslelighed. i denne sag er der varelighed, idet der er tale
om aviser, som har samme målgruppe, da der overordnet set kæmpes om læsere i det
storkøbenhavnske område og de samme annoncekroner. at berlingske har lanceret
urban er ikke udtryk for, at aviserne har forskellige målgrupper. det er blot en styr-
kelse af berlingskes kamp for annoncekronerne.
der er risiko for, at læsere mfl. vil antage, at der er en forbindelse mellem de to va-
remærker som nævnt i varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, idet ”xpress” som anført
intet tilføjer til varemærket metro. det fremstår derfor nærliggende at tro, at me-
troxpress er tilknyttet berlingske. det var også derfor, at berlingske ophørte med
brugen af metro mærket, hvor det bemærkes, at på metroxpress hjemmeside er ”me-
tro” fremhævet i ”metrophilharmonic”, og der reklameres for et ”club metro” kre-
ditkort samt læserklubben ”club metro”, hvor der ingen henvisninger er til, at det er
navne, som indgår i koncernen og således ikke vedrører metroxpress.
konklusionen på helhedsbedømmelsen er, at varemærkerne er forvekslelige, hvorfor
der må gives berlingske medhold i påstand 1.
for så vidt angår påstand 2 har sagsøgeren anført, at metro mærket er brugt på me-
troxpress´ hjemmeside vedrørende kreditkort, metrophilharmonic orkestret, club
metro, og metroxpress har angivet at ville anvende mærket metroøresund, hvilket
også er i strid med berlingskes varemærkeret. der er ikke tale om en begrænset an-
vendelse. da der er tale om brug af et identisk varemærke til markedsføring af varer
af samme art, er der ikke krav om forvekslelighed.
metroxpress’ advokat har anført, at det beror på en helhedsbedømmelse, hvorvidt
mærket metroxpress udgør en krænkelse af metro mærket. ved denne bedømmelse
                                         - 12 -
må der lægges vægt på, at ”metro” er et svagt varemærke, hvilket blandet andet føl-
ger af, at der er 131 varemærkeregistreringer i danmark, hvori ”metro” indgår i for-
skellige klasser, og der er også andre registreringer end berlingskes i vareklasse 16.
de 84 af mærkerne har ”metro” som den første del af varemærket. at varemærket er
svagt, er ikke det samme som, at det ikke kan registreres, hvorfor registreringen ikke
er udtryk for, at varemærket ikke er svagt. endvidere er varemærket suggestivt, hvil-
ket også gør det svagt, og giver det en meget snæver beskyttelse. det følger af prak-
sis, at man ikke kan sætte sig på rettighederne til et sædvanligt ord, hvilket metro
mærket er. mærket er også svagt som følge af, at det beskriver liv i hovedstaden samt
betyder undergrundsbane. også per mikael jensens forklaring om, at metroxpress
navnlig i jylland kaldes expressen, understøtter, at metro mærket er svagt, da læser-
ne fokuserer mest på endelsen. at varemærket er svagt indebærer, at beskyttelsen
ikke kan udstrækkes til det tilfælde, hvor der er tilføjet et ord, som adskiller det fra
det beskyttede varemærke. ud over, at varemærket er svagt, bemærkes, at varemær-
kerne ikke er forvekslelige. x er et sjældent anvendt bogstav på dansk, og det funge-
rer ikke som en opdeling af ordet i metroxpress. det bevirker, at de to varemærker
adskiller sig væsentligt fra hinanden. det er alene en hovedregel, at der statueres for-
vekslelighed, når et varemærke på to stavelser er indeholdt i et firestavelsesord. den-
ne hovedregel finder alene anvendelse, når varemærkerne er quasiidentiske, hvilket
ikke er tilfældet i denne sag. visuelt drages læseren mod x´et, således at hverken
”metro” eller ”press” bliver visuelt dominerende. endvidere er der indsat en globus i
metroxpress, og navnet står i et grønt felt. metroxpress skrives med lille, og det er
hvid skrift på grøn baggrund. det forholder sig lige omvendt med berlingskes vare-
mærke, hvor det var blå bogstaver på en hvid baggrund, stort begyndelsesbogstav,
stjerner på en nattehimmel og rådhustårnet, hvorfor der visuelt er en markant forskel.
i praksis er det den visuelle fremtoning, der lægges mest vægt på i forveksleligheds-
bedømmelsen. lydmæssigt er der en markant forskel i den naturlige udtale, idet der
ikke er tryk på første stavelse i metroxpress. ”metro” er således ikke dominerende,
hvorfor de to varemærker også adskiller sig væsentligt i udtalen. ”xpress” er ikke
beskrivende, idet ordet ikke er et synonym for en avis. endvidere har man ikke an-
vendt den gængse stavemåde. både ”metro” og ”xpress” er suggestive ord, hvor
”xpress” er stærkere end ”metro”. tager man to suggestive ord og sætter dem sam-
men til et samlet kunstord, får man et stærkt varemærke. i en analyse fra mandag
morgen er metroxpress vurderet som et stærkt varemærke. efter praksis er kunstord
ikke forvekslelige med ord med betydning. det er en del af metroxpress´ strategi at
                                         - 13 -
skille sig ud. omverdenen er ikke i tvivl om forskellen mellem berlingske og me-
troxpress, og hvilke produkter der hører til de to steder. metro produktet var vel-
kendt, inden det kom til danmark. metroxpress har således en legitim interesse i at
anvende ”metro” i sit navn, da navnet er anvendt af koncernen i hele verden under
behørig hensyntagen til ikke at krænke eksisterende rettigheder i de enkelte lande.
endvidere brugte berlingske kun metro mærket i en ganske kort periode og kun som
navn for et avistillæg, hvorimod metroxpress anvendes som navn på en gratisavis.
der er heller ikke vareartlighed og samme aftagerkreds. berlingske tidendes læsere
er hovedsagelig over 40 år, og metroxpress´ læsere er hovedsagelig under 40 år, og
metroxpress er beregnet til læsning under transport, og avisen vil med sin målgruppe
ikke tage kunder fra de traditionelle aviser. metroxpress distribueres også anderle-
des. endvidere er der forskellen i vareart, idet metroxpress ikke er en avis i traditio-
nel forstand, men snarere en trykt radioavis. dette er også dokumenteret ved berling-
skes egen lancering af gratisavisen urban. der er et vist overlap i læserskaren til par-
ternes aviser, men det er to forskellige medier.
helhedsbedømmelsen efter varemærkelovens § 4 fører på baggrund af det anførte til
den konklusion, at der ikke foreligger en krænkelse, jf. herved u 1956.993 s.
der er fremlagt korrespondance mellem parterne fra 1995, og det har formodningen
for sig, at der har været kontakt forinden. søren østergaard sørensen forklarede, at
berlingske tidende på ansøgningstidspunktet måtte have kendskab til, at metro var
på vej som gratisavis i sverige. per mikael jensen forklarede, at dette stod i svenske
aviser allerede i november 1994. kinnevik a/s havde også indsendt ansøgning om
registrering af metro mærket syv dage, inden berlingske gjorde det. ikke før 1997
anvendte berlingske varemærket aktivt. efter 1998 gik der igen to år, inden berling-
ske anvendte varemærket på ny. berlingske har anført, at ophøret med brugen skyl-
des frygt for forveksling med metroxpress, hvilket ikke kan lægges til grund. det må
også antages at hænge samme med, at der er kommet en metro i københavn. disse
forhold tyder på, at der var tale om en defensiv registrering uanset søren østergaard
sørensens forklaring. formålet har primært været at forhindre konkurrenter i at an-
vende varemærket i danmark. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, var ikke trådt i
kraft i 1994, men efter principperne i bestemmelsen er berlingskes registrering af
varemærket således ikke sket med rette. bestemmelsen er udtryk for almindelig god
                                           - 14 -
skik, og principperne fandt derfor også anvendelse, allerede inden bestemmelsen
trådte i kraft. berlingske var bekendt med brugen af metro world-wide og tiltagene
vedrørende brug af varemærket i danmark, da berlingske ansøgte om registrering af
metro i danmark, hvorfor der ikke kan støttes ret på varemærkeregistreringen i for-
hold til metroxpress. det er af vital betydning for metroxpress, at metro kan anven-
des som en del af et varemærke, jf. herved almindelige retsgrundsætninger og mar-
kedsføringslovens § 1. henset hertil kan den registrerede varemærkeret ikke gøres
gældende.
over for berlingskes påstand 2 gøres det gældende, at metroxpress ikke bruger va-
remærket metro i en avisudgivelse, og berlingske har ikke registreret varemærket for
underholdning og annoncer. annoncen om club metro er i øvrigt loyalt gengivet
over for den internationale klub. anvendelsen af betegnelsen metroøresund var en
fejl begået af den pågældende journalist. der er således ikke tale om illoyal anven-
delse af varemærket, hvor man prøver at liste det ind ad bagdøren. metroxpress har
heller ikke interesse heri, idet der er brugt masser af reklamekroner på at reklamere
for varemærket metroxpress. metroxpress bruger således ikke metro mærket på
varemærkemæssig måde i vareklasse 16.
retten skal udtale
efter bevisførelsen finder retten ikke, at der er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at
fastslå, at berlingske var bekendt med den påtænkte anvendelse af mærket metro i
sverige eller i andre lande, da berlingske indgav varemærkeansøgningen om bl.a.
metro.
på den baggrund er der ikke grundlag for en stillingtagen til, om principperne i va-
remærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, eller almindelige retsgrundsætninger og markeds-
føringslovens § 1 kan finde anvendelse ved vurderingen af, hvorvidt registreringen
var berettiget, eller om den kan gøres gældende overfor metroxpress. der ses i øv-
rigt ikke at være grundlag for at tilsidesætte registreringen.
ad påstand 1:
                                          - 15 -
retten finder ikke, at ”metro” er beskrivende for en avis, hvorfor berlingskes metro
varemærke har oprindeligt særpræg. uagtet at aviserne distribueres på forskellig må-
de, og at der kun er delvist sammenfald af læserkredsen, finder retten, at der er va-
reartlighed mellem berlingskes produkter og metroxpress.
2 dommere (aksel gybel og uffe thustrup) udtaler:
selv om varemærket metro har oprindeligt særpræg, bør den beskyttelse, som regi-
streringen skal nyde – dog alt afhængig af den konkrete anvendelse - ikke være for
vid, når der henses til den omfattende anvendelse af ordet metro i almindelig sprog-
brug samt for registreringer i såvel vareklasse 16 og andre vareklasser.
tilføjelsen xpress findes efter den anvendte stavemåde i sig selv også at have oprin-
deligt særpræg og kan ikke anses som beskrivende for en avis. da sammensætningen
af ordene metro og xpress findes hverken synsmæssigt eller lydmæssigt at frembyde
forvekslelighed med berlingskes mærke, er der efter en samlet vurdering ikke til-
strækkeligt grundlag for at fastslå, at der er en sådan risiko for forveksling, at anven-
delsen af metroxpress’ mærke strider mod berlingskes rettigheder til varemærket
metro. som følge heraf skal metroxpress frifindes for påstand 1.
1 dommer (mette christensen) udtaler:
de to første stavelser i de omtvistede varemærker er identiske, og ved udtale af me-
troxpress er der et ensartet tryk på de to ord i metroxpress. der foreligger derfor
såvel visuel som auditiv forvekslelighed. hertil kommer, at tilføjelsen xpress, der er
et anvendt navn for avis, har karakter af at være beskrivende. på den baggrund findes
de to varemærker at være forvekslelige, idet der vil være en risiko for, at der antages
at være en forbindelse mellem varemærkerne, såfremt berlingske genoptager brugen
af sit varemærke. som følge heraf tages berlingskes påstand 1 til følge.
der gives dom efter stemmeflertallet.
ad påstand 2:
                                         - 16 -
ved den af metroxpress foretagne afbildning af club metro kortet på metroxpress´
hjemmeside, bjælken på metroxpress´ hjemmeside med teksten ”club metro i ver-
den” og annoncen på metroxpress´ hjemmeside for metrophilharmonic orkesteret,
finder retten, at metroxpress har foretaget en omtale og markedsføring vedrørende
sin danske udgivelse metroxpress, der strider mod berlingskes varemærkeret.
herefter gives der berlingske medhold i påstand 2, idet der dog sker frifindelse for så
vidt angår den del af påstanden, som vedrører uddeling, da der ikke er ført bevis for,
at metroxpress har anvendt mærket metro i den forbindelse.
                              thi kendes for ret
metroxpress a/s tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende ”metro”
som navn eller forretningskendetegn for metroxpress’ gratisomdelte publikation
”metroxpress”, herunder i forbindelse med omtale og markedsføring af metrox-
press’ publikation.
i øvrigt frifindes metroxpress a/s.
hver part bærer egne omkostninger.
                                   mette christensen
aksel gybel                                                             uffe thustrup
                                         (sign.)
                                      ___ ___ ___
                           udskriftens rigtighed bekræftes
                           p.j.v. sø- og handelsretten, den