text:
 -
                                  udskrift
                                       af
                    sø- og handelsrettens dombog
                                  ──────────
den 23. januar 2001 blev af retten i sagen
v-0103-98
eurosko danmark a.m.b.a.
(advokat jørn frølich v/adv. christina holst sørensen)
   mod
top shoes v/
mustafa akkas
(advokat hans christian galst v/adv.fm. adam goldschmidt)
afsagt sålydende
                                     d o m:
under denne sag, der er anlagt den 1. oktober 1998, har sagsøgeren, eurosko danmark
a.m.b.a., nedlagt endelig påstand om, at
1. sagsøgte, top shoes v/mustafa akkas, forbydes at anvende navnet og mærket top shoes i
forbindelse med salg og markedsføring af fodtøj i danmark,
                                              - 2 -
2. sagsøgte forbydes at anvende navnet top eller tops eller lignende navne, hvori ordet top
eller tops indgår, i forbindelse med salg og markedsføring af fodtøj i danmark,
3. sagsøgte tilpligtes at yde sagsøgeren rimeligt vederlag for udnyttelsen af sagsøgerens
varemærke med kr. 100.000, subsidiært et mindre beløb fastsat efter rettens skøn, med tillæg
af sædvanlig procesrente fra den 29. maj 2000 til betaling sker.
overfor de af sagsøgte nedlagte påstande har sagsøgeren nedlagt påstand om frifindelse.
sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse overfor de af sagsøgeren nedlagte påstande samt
påstand om, at
2. sagsøgeren tilpligtes at betale sagsøgte vederlag samt erstatning for sagsøgerens krænkelse
af sagsøgtes varemærkeret med kr. 100.000 eller et af retten fastsat beløb med tillæg af
sædvanlig procesrente fra den 12. april 2000 til betaling sker.
3. sagsøgeren tilpligtes at "undlade erhvervsmæssig anvendelse af varemærket tops, hvilket
varemærke er registreret som et ord- og figurmærke i patentdirektoratet, vr 1998.02060 og
vr 1998.02084."
i dommen skrives et af de omtvistede ord således: "tops", når det ikke er en direkte gengivelse
af en konkret udformning af sagsøgerens anvendelse af ordet. baggrunden herfor er, at
anvendelsen af store og små bogstaver samt benyttelsen af andre tegn i forbindelse ordet er
en del af tvistens genstand.
sagens nærmere omstændigheder:
sagsøgerens virksomhed og hidtidige anvendelse af navnet "tops":
                                                - 3 -
sagsøgeren, eurosko danmark a.m.b.a (herefter eurosko), er en landsdækkende kæde af
skoforretninger med detailsalg af sko og andet fodtøj. den er organiseret som andelsforening
med begrænset ansvar. foreningen har ca. 90 medlemmer, som i alt har ca. 180 butikker
fordelt over hele landet. indenfor kæden findes flere mindre kæder med eget navn. kædens
forretninger markedsfører sig hovedsagelig med to produktlinier kaldet henholdsvis tops og
eurosko. på nuværende tidspunkt er ca. 80 af de 180 butikker tops-forretninger, mens resten
er eurosko-forretninger, der benytter et mærke med to røde støvler og navnet eurosko med
rødt. (se bilag til dommen, mærke nr. 11 ff.)
fra 1991 benyttede ca. 25 forretninger i den sagsøgende forretningskæde navnet tops.
sagsøgeren havde overtaget navnet fra danshoe i slagelse, da dette firma fik økonomiske
vanskeligheder i 1991. danshoe havde i hvert fald anvendt navnet fra 1980'erne og muligvis
tidligere.
navnet tops var i begyndelsen af 1980'erne skrevet med helt lyse bogstaver af
maskinskrifttype. det første bogstav t var stort, mens resten var små bogstaver, og ordet var
efterfulgt af udråbstegn. (se bilag til dommen, mærke nr. 1). fra omkring 1985 blev navnet
skrevet på tilsvarende måde, men med sorte bogstaver og med fire vandrette farvede striber
fra venstre hen mod begyndelsesbogstavet i farverne grøn, gul, blå og rød. i 1986 og 1987 ses
tilsvarende anvendelse, men med gul og blå baggrund. (se bilag, mærke nr. 3-5). i 1988 blev
forretningerne markedsført med samme sorte skrifttype som tidligere år, men de farvede
striber var fjernet og erstattet af lys ensfarvet baggrund. (se bilag, mærke nr. 6). denne
farvebaggrund blev anvendt med andre grafiske tilføjelser og slogans, f.eks. "match by tops!"
og "match med sko! tops! match med tops!". (se bilag, mærke nr. 7). i 1991 ændredes
baggrunden for tops, der var skrevet som tidligere år, til et gult kvadrat med profilerede kanter
stillet på højkant og med stiplet stribe om kring. under navnet var et gult banner med teksten
"quality and design!". (se bilag mærke nr. 9). i 1992 anvendtes en type med sorte bogstaver
med hvide skyggeeffekter på skiltlignende grå baggrund med skygger. (se bilag, mærke nr.
10).
fra 1993 anvendtes mærket tops på lys skiltlignende baggrund med profiler i forskellige
forbindelser med mærket for eurosko med rød skrift og to røde støvler i visse tilfælde tillige
sammen med butiksnavn og adresse. (se bilag, mærke nr. 11-20). denne markedsføring blev
anvendt indtil 1998. i 1996 vistes således en del tv-reklamer på tv 2, tv 3, tv 3+ og tv
                                              - 4 -
danmark. reklamefilmen viste herresko af mærket ralph boston. i slutningen af reklamen
vistes logoet for eurosko og tops, og der blev sagt: "ralph boston fås kun hos eurosko og
tops". en anden reklamefilm fra samme periode for adi børnestøvler sluttede ligeledes med at
vise logoet for både eurosko og tops, og der blev sagt: "adi fås kun hos eurosko og tops". den
fælles markedsføring af tops og eurosko skete iøvrigt bl.a. ved husstandsomdeling af kataloger
og ved annoncering i skrevne medier. på bagsiden af katalogerne fra den pågældende periode
var der regionsvis skrevet navne og adresser på forretningerne med angivelse af, om der var
tale om en eurosko- eller tops-forretning.
ved den seneste ændring fra omkring 1998 begyndte sagsøgeren at skrive hele ordet tops med
store bogstaver med en anden skrifttype og med lidt større afstand mellem bogstaverne.
bogstaverne er hvide på sort baggrund. øverst på den sorte baggrund findes nu to gule sko, -
der er placeret overfor hinanden. (se bilag, mærke nr. 21)
den seneste ændring af udformningen af topslogoet skete i forbindelse med en beslutning,
sagsøgeren traf, om at styrke markedsføringen af tops. i forbindelse hermed vistes på ovenfor
nævnte tv-stationer reklamespots i foråret og efteråret 1999. i reklamen sås den nye ud-
formning af mærket med computeranimerede dansende gule sko på roterende sort kvadrat
med navnet "tops" med hvide bogstaver. der blev sagt: "endelig sker der noget nyt på den
danske skoscene, nu kan hele familien købe deres sko et sted, tops, vi tager hånd om din fod".
den 26. januar og 17. februar 1998 ansøgte sagsøgeren om varemærkeregistrering af "tops"
som ordmærke og figurmærke i den seneste udgave i vareklasse 25, beklædningsgenstande
fodtøj og hovedbeklædning, dog kun fodtøj for såvidt angår ordmærket. sagsøgeren fik
mærkerne registreret den 8. maj 1998 på baggrund af indarbejdelse.
sagsøgtes virksomhed og hidtidige anvendelse af navnet "top shoes":
sagsøgte, mustafa akkas, driver to skoforretninger, der begge hedder top shoes. en forretning
i farum åbnede den 1. februar 1997, og én i birkerød åbnede 1. maj 1998.
navnet top shoes skrives med store bogstaver i sølv på sort baggrund. (se bilag, mærke 25).
navnet anvendes også med ordet "top" lodret og "shoes" vandret med fælles "o" i midten
omkranset af skydeskive med centrum i "o'et". (se bilag, mærke nr. 23-24-26). navnet har li-
                                             - 5 -
geledes været udformet i forbindelse med en sigtekornslignende figur (krydser) i o'erne og
skrevet vandret. (se bilag, mærke nr. 22). der har også været anvendt en sort bjælke i
bunden af annoncerne med adresserne på forretningerne i hver ende af bjælken med mindre
bogstaver og top shoes i midten med større bogstaver. visitkortet for forretningerne bærer
ligeledes navnet top shoes vandret og lodret omkranset af skydeskive, og herunder er anført
vandret top shoes.
forretningernes navne har været anvendt ved adskillige annoncer i aviser mv. fra
forretningernes åbning.
sagens oplysninger iøvrigt:
der er under sagen fremlagt diverse ordrebekræftelser og lignende, der viser, at der er
forekommet nogen forveksling mellem navnene tops og top shoes. parterne er enige om, at
der har været sket forveksling imellem tops i sin seneste udformning og top shoes.
under sagen har danmarks skoleverandørforening besvaret de nedenfor refererede spørgsmål
som anført under hvert enkelt spørgsmål:.
..."spørgsmål 1:
har det igennem en længere årrække været almindeligt i branchen for skoleverandører at
bruge visse ord og betegnelser, herunder betegnelsen "top", samtidigt i flere forskellige
sammenhænge herunder i liniebetegnelser eller butiksnavne?"...
svar:
..."ja, det har været almindeligt gennem en længere årrække"...
..."spørgsmål 2:
                                               - 6 -
er forbrugerne opmærksomme på den almindelige anvendelse i branchen af betegnelsen "top",
således at markedsføring af forskellige liniebetegnelser og/eller butiksnavne, hvori betegnelsen
"top" indgår, ikke vil blive opfattet som sammenhængende?"...
svar:
..."nej, forbrugerne er ikke opmærksomme på dette"...
                                                                                ..."spørgsmål
3:
såfremt forbrugerne ikke er opmærksomme på den almindelige anvendelse i branchen af
betegnelsen "top", skal markedsføring af en liniebetegnelse, hvori betegnelsen "top" indgår, da
være særlig intensiv for at forbrugerne ikke vil opfatte markedsføringen som sam-
menhængende markedsføring af et butiksnavn, hvori betegnelsen "top" indgår?"...
svar:
..."ja, markedsføringen skal være særlig intensiv"...
..."spørgsmål 4:
kan den "særligt intensive" markedsføring, som der refereres til i spørgsmål 3, beskrives
yderligere, og hvordan karakteriseres denne i givet fald?"...
svar:
..."ved særlig intensiv markedsføring forstås, at virksomheden lokalt eller landsdækkende
anvender navn sammen med illustration, hvor navn i bestemt typografi, grafik og illustration
tilsammen danner et stadig gentagende "billed" i forbrugernes bevidsthed. dette gøres ved lo-
kalt og regionalt evt. landsdækkende annoncering, facade- og henvisningsskiltning, gentagelse
af dette "billede" på salgsnotaer, bæreposer, prismærker, prisskilte etc. gennem en stadig gen-
tagelse huskes "billedet" og danner hermed et begreb i forbrugernes bevidsthed."...
                                                - 7 -
forklaringer:
preben schou har som vidne forklaret, at han er formand for danmarks
skoleverandørforening, og at han har udarbejdet de ovenfor gengivne svar.
navnet top har ligesom f.eks city eller centrum hyppigt været benyttet i forbindelse med mar-
kedsføring af sko. det er derfor nødvendigt at iværksætte en særlig klar markedsføring med
dette navn, hvis forbrugerne skal kunne adskille et sådant navn fra andre.
vidnet betegner sagsøgerens markedsføring af tops som en intensiv indarbejdning, da det er
det samme billede, der går igen. de farvede striber, forskellig farve, baggrund og anvendelsen
af udråbstegn gør efter vidnets opfattel se ingen forskel heri. men det gør en mindre forskel, at
ordet nu skrives fuldt ud med store bogstaver. ændringerne forekommer dog naturlige i
betragtning af den forløbne tid, mode o.lign.
i den periode, i hvilken navnet tops stilles ved siden af navnet eurosko, vil vidnet ikke betegne
markedsføringen af tops som særlig intensiv, og han vurderer, at denne form for markedsfø-
ring vil afvige klart i forbru- gerens bevidsthed, idet helhedsindtrykket ændres væsentligt ved
sammenstillingen.
det er ikke vidnets opfattelse, at en massiv markedsføring af den nyeste udformning af tops
vil kunne skabe en risiko for forveksling med top shoes' mærke, ligesom vidnet ikke mener,
at der risiko for forveksling mellem top shoes og de tidligere udgaver af tops!.
poul mortensen har som vidne forklaret, at han er skohandler i thisted. han er medejer af 3
forretninger og har været medlem af euroskoforeningen i 25 år. han er nu formand for
foreningen.
foreningen er en sammenslutning af frivillige kæder og forretninger, som over for leverandører
                                               - 8 -
fremtræder som en enhed, hjælper nyetablerede skohandlere og skaffer rabatter.
de fleste medlemmer af foreningen har 85%-90% af deres omsætning gennem kæden, men
nogle har 100%. foreningen har 90 medlemmer med 180 butikker over hele landet, og heraf
er 80 tops-butikker i dag.
sagsøgeren har som frivillig kæde haft problemer med hensyn til ensartet fremtræden, og der
blev derfor i 1997 nedsat et udvalg med henblik på arbejde hen imod et tættere samarbejde.
forskellige oplæg blev givet til et reklamebureau, som valgte tops som det mest velkendte
navn inden for skobranchen til det nye samarbejde. det nye tops-koncept har en meget
strammere profilering end tidligere f.eks. med hensyn til facade-udsmykning, poser o.lign. der
kræves højere deltagerbetaling af forretningerne, og man kan ikke vælge at deltage delvist. al-
ternativt kan en forretning være euroskobutik. topsprofilen er udtryk for en moderigtig fami-
liebutik med sko i mellemprislejet og opefter.
sagsøgerens medlemsforretninger har en årlig omsætning på 930 - 940 mill. kr. heraf ligger
ca. halvdelen i tops-butikker. det koster 40.000 kr. at blive omfattet af tops. derudover
betales 2% i afgift af købet gennem foreningen og ½% af detailsalget uden moms. ved en årlig
omsætning på 5 mill. kr. koster det 80.000 kr. at være medlem af tops-konceptet. efter det
nye koncept steg genkendeligheden overfor tops meget.
navnet tops! er formentlig blevet brugt siden 1960'erne. i begyndelsen af 1990'erne havde
danshoe trading i slagelse omkring 25 tops-butikker. da selskabet gik i betalingsstandsning,
gik den daværende direktør for eurosko ind for at hjælpe med at redde stumperne. dette
kunne imidlertid ikke lade sig gøre, og medlemmerne kom istedet over til eurosko, der også i
1991 købte navnet tops!. navnet har ikke før registreringen i 1998 været registreret som
varemærke. han er bekendt med, at der var et forsøg på registrering ca. 1984, som dog ikke
blev til noget. vidnet er ikke klar over, hvad den manglende registrering skyldtes.
det gav visse vanskeligheder i eurosko, da foreningen pludselig fik 25 nye medlemmer. f.eks.
lå nogle af butikkerne i områder, hvor der allerede var euroskobutikker. derfor fortsatte de nye
medlemmer som tops-butikker, og de tidligere medlemmer vedblev med at hedde eurosko. der
var dengang tale om et mere blødt samarbejde. der blev brugt 11-15 mill. kr. på kataloger og
enkelte tv-spots. der udsendes i dag ca. 1,3 mill. kataloger hver gang.
                                              - 9 -
vidnet er bekendt med, at et medlem i nordsjælland, der har 6-7 butikker, ikke har ønsket at
skifte fra eurosko til det nye tops-samarbejde, idet han kunne forveksles med top shoes. han
har også kendskab til, at breve og pakker er blevet afleveret forkert, og han har hørt, at der er
forbrugere, der er blevet forvirrede og er gået forkert. vidnet fik først kendskab til top shoes,
efter at det nye tops-koncept var kommet frem.
eurosko-konceptet er på vej ud. foreningen kan dog hjælpe med at indrykke annoncer o.lign.
nogle medlemmer bruger fortsat logoet med støvlerne for at signalere et forhold til kæden.
den seneste udvikling af topslogoet og markedsføringen skal ikke ses som et opgør med
tidligere tiders udformninger af topslogoet; det er blot udviklet, som tiden er gået. vidnet
mener, at markedsføring af de enkelte skoforretningers individuelle navne sammen med
logoerne for kæden kan give en vis forvirring hos forbrugerne, og det er det, man har ønsket
at gøre op med ved det nye kon- cept.
mustafa akkas har forklaret, at han startede i skobranchen i 1995, hvor han var medejer af
skoforretningen via roma i allerød. han har nu selv to forretninger i farum og birkerød, som
begge hedder top shoes, og som sælger dyrere kvalitetsvarer. forretningen i farum åbnede i
februar 1997 med annonceringer under navnet top shoes. markedsføringen havde været
planlagt siden efteråret 1996. forretningen i birkerød åbnede i maj 1998.
han anvender fælles markedsføring for begge forretninger, da der kun er 5 km imellem.
forretningerne handler med mærkevarer fra firmaer, der er store nok til at have agentur i
danmark.
forretningernes navn, top shoes, står på sort baggrund med sølvskrift. logoet med
sigtekornet kan ikke være med alle steder. de krydser, som er angivet i o'erne i en af
annoncerne, er avisens påfund til en fødselsdagsannonce, formentlig afledet af det sædvanlige
kendetegn med sigtekorn.
han har først oplevet forvekslinger mellem tops og sine egne forretninger fra begyndelsen af
1999, da tops begyndte at benytte mærket med sort baggrund og store bogstaver. tidligere
har han ikke oplevet forvekslinger. det er både leverandører og kunder, som tager fejl. for
tiden kommer der daglig kunder ind i hans forretninger med markedsføringsmateriale fra tops,
                                               - 10 -
som skal stemples eller lignende, idet kunderne tror, at hans forretninger er tops-forretninger.
skobranchen i danmark er ikke særlig stor. han har deltaget i messer, hvor de fleste i
branchen er med. de store kæder er ikke så afhængige af messerne, hvis de har deres egen
produktion. da han navngav sine forretninger, kendte han ikke til tops som forretningskæde og
kendte ikke til nogen forretninger med det navn, idet alle forretningerne har deres egne navne.
eurosko har han altid kendt, da det er landets største kæde. han kan godt huske at have set
topsskilte i vinduerne på en forretning, men han troede, at det var en liniebetegnelse.
forretningen med navnet y-top shoes har han ikke noget at gøre med. han har derimod bedt
sin advokat sørge for, at den ophører med at benytte hans navn.
procedure:
sagsøgeren har til støtte for sine påstande gjort gældende, at sagsøgeren har opnået
varemærkeret til tops både som ordmærke og som figurmærke ved ibrugtagning, jf. va-
remærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.
det må lægges til grund som ubestridt, at navnet tops har været anvendt fra 1980'erne,
muligvis fra 60'erne. navnet har været anvendt løbende igennem hele perioden, og man har
ikke opgivet mærket, men har tværtimod valgt at satse videre på navnet og bruge midler på
yderligere markedsføring. der er således tilstrækkelig dokumentation for ibrugtagning og
anvendelse.
ordet tops har det fornødne særpræg til at opnå beskyttelse fra ibrugtagningstidspunktet, da
der er tale om et rent fantasiord. subsidiært er det i hvert fald beskyttet ved den mangeårige
indarbejdelse, jf. varemærkelovens § 3, stk. 3. sagsøgeren har en betydelig markedsandel, og
der har været en omfattende og bekostelig markedsføring af mærket og navnet tops igennem
mindst 18 år, hvilket har skabt et klart billede i forbrugernes bevidsthed af mærket tops.
registreringen af varemærket understøtter, at det anses som indarbejdet. intet taler for, at
mærket først skulle være blevet kendt efter registrering.
                                                - 11 -
tops må anses som såvel et figurmærke som et ordmærke, idet dette i sig selv har det
fornødne særpræg. herefter gælder de samme vurderingsprincipper som for rene ord- mærker.
det fremgår af bilaget, at i alle mærkerne er ordet tops klart det dominerende, uanset om der
er udråbstegn, striber eller skiltelignende baggrund, og helhedsindtrykket er bevaret igennem
hele perioden også efter 1998.
ordet tops er igennem hele perioden det dominerende element i varemærket. anvendelse af
udråbstegn kan ikke registreres som ordmærke. ordmærket tops bevares uanset den valgte
typografi og valg imellem store og små bogstaver, idet det ikke gør nogen forskel i
beskyttelsen, om der er tale om en rettighed opnået ved brug eller registrering. andre er derfor
uberettigede til at benytte sagsøgerens ordmærke eller forvekslelige mærker.
der er risiko for, at sagsøgerens og sagsøgtes varemærker forveksles. ved vurderingen af, om
der er visuelt er forvekslingsrisiko, skal der lægges vægt på ordenes begyndelsesbogstaver. i
dette tilfælde er de 4 første bogstaver i de to varemærker ens. ordet shoes er rent beskrivende
for varearten, og der må derfor være tale om en vurdering af ordene tops og top. da de to ord
er så ens, er der ikke tvivl om, at de rent visuelt er forvekslelige for forbrugerne, der formentlig
ikke vil ud vise særlig agtpågivenhed.
auditivt er det svært at høre forskel på tops og top shoes, idet man dårligt kan høre, om der er
"s" på top i top shoes. det kan naturligvis heller ikke høres, om ordet afsluttes med udråbstegn
eller skrives med store bogstaver.
da der er tale om fuldstændigt varesammenfald imellem sagsøgerens og sagsøgtes varer,
stilles efter praksis mindre krav til at anse to varemærker for forvekslelige.
sagsøgeren har ikke blot krav på beskyttelse af hensyn til forveksling, men også i forhold til
forbrugernes og leverandørernes urigtige antagelse af, at der skulle være en forbindelse
mellem sagsøgeren og sagsøgte. endvidere kan det på længere sigt svække sagsøgerens
markedsføring, hvis andre får lov til at gå for tæt på varemærket. denne sag har vist, at der
allerede er sket forvekslinger.
sagsøgerens varemærke har været særdeles indarbejdet, hvilket ligeledes taler for at anse
sagsøgtes varemærke for forveksleligt med sagsøgerens varemærke.
                                             - 12 -
ordet top er en tilfældig betegnelse og dermed ikke en nødvendig betegnelse for sagsøgte til
beskrivelse af sine varer.
sagsøgtes varemærke må anses som forveksleligt med sagsøgerens varemærke, hvorfor
sagsøgtes anvendelse af navnet top shoes og lignende navne bør forbydes, jf. varemærke-
lovens § 4, stk. 1.
sagsøgtes anvendelse af navnet top shoes må ligeledes være en overtrædelse af
markedsføringslovens §§ 1 og 5.
sagsøgte skal betale vederlag for at have gjort uberettiget brug af mærket i 3 år, jf. varemær-
kelovens § 43. ifølge forarbejderne skal det være et rimeligt vederlag, og der må derfor
betales et vederlag svarende til, hvad andre må betale for at deltage i kædesamarbejdet.
sagsøgeren har varemærkeretten til tops i en hvilken som helst form, og sagsøgeren kan
derfor ikke tilpligtes at ophøre med at anvende navnet eller betale vederlag eller erstatning for
eget mærke, da der ikke har været tale om, at sagsøgeren har forsøgt at lukrere på sagsøgtes
navn.
sagsøgeren blev først efter beslutningen om at satse mere på mærket tops opmærksom på
sagsøgtes navn. det kan på ingen måde lægges til grund, at sagsøgeren bevidst skulle have
forsøgt at tilnærme udseendet af figurmærket til sagsøgtes varemærke.
sagsøgte har til støtte for sine påstande gjort gældende, at sagsøgtes varemærke ikke
udgør en krænkelse af sagsøgerens varemærke, idet der ikke før 1998, da sagsøgeren efter
anlæggelse af denne sag ændrede sit varemærke, var nogen mulighed for forveksling.
varemærket tops har ikke det fornødne særpræg til at opnå beskyttelse fra ibrugtagningen,
idet det er ændret betydeligt igennem årene. ligeledes har tops ikke været markedsført
selvstændigt fra 1993 til 1998, hvor mærket blev placeret ved siden af euroskomærket. der
har været anvendt 10-12 forskellige udformninger af sagsøgerens varemærke indtil 1998, som
ikke var forvekslelige med sagsøgtes varemærke. forretningerne beholdt alle deres egne navne
                                              - 13 -
ved siden af tops-navnet, hvilket understreger den manglende forvekslelighed med tidligere
mærker.
første henvendelse til sagsøgte fra sagsøgeren om ænd- ring af navn var den 16. juni 1998,
hvilket var blot en måned efter varemærkeregistreringen af det nye figurmærke og ordmærket.
sagsøgte havde på daværende tidspunkt benyttet sit forretningsnavn i 1 år 4 måneder, uden
at sagsøgeren havde reageret.
bemærkningen i varemærkeregistreringen om indarbejdelse stifter ikke i sig selv nogen ret for
sagsøgeren, idet der ikke i styrelsen finder nogen prøvelse af denne oplysning sted, ligesom
det fremgår af sagen om varemærkeregistreringen, at ansøgningen ikke var bilagt dokumen-
tation for indarbejdelse.
den seneste version af sagsøgtes varemærke kan ikke anses for fast indarbejdet. tidligere
havde sagsøgeren tre profiler, eurosko, tops! og gå godt, derefter havde man kun to (eurosko
og tops!) og nu nærmest kun én profil (tops). dette udelukker, at man kan anse tops for fast
indarbejdet, og alle de oprindelige tre navne fremgår af registreringsblanketten.
sagsøgerens varemærke bærer heller ikke det fornødne særpræg. top er det bærende, og det
er blot et helt almindeligt dagligdags udtryk, der ikke er beskyttet. måske kan
sammensætningen af det almindelige ord med et andet kan nyde en vis beskyttelse, men dette
er der ikke tale om for sagsøgerens vedkommende. både i skobranchen og andre brancher har
der været en vis tradition for anvendelsen af ordet top. top shoes indeholder blot en be-
skrivelse af sagsøgtes varer, som han må have lov til at benytte.
det af sagsøgeren anførte om beskyttelsen af ordmærker kan ikke overføres til denne
situation, hvor ordmærket ikke er registreret, men hævdes opstået ved ibrugtagning.
sagsøgeren har derimod opgivet brugen af sit gamle varemærke og stiftet en ny varemærkeret
i 1998, som strider imod den af sagsøgte ved ibrugtagning stiftede ret til varemærket top
shoes. hvis sagsøgeren virkelig mener, at det skulle være det gamle udseende af sagsøgerens
varemærke, som menes krænket, har varemærket idag fået et helt andet udseende, som
betyder, at den gamle udformning må anses for opgivet, hvorefter denne varemærkeret falder
bort.
                                              - 14 -
de ændringer, som løbende er sket med varemærket tops, men i særdeleshed ved den sidste
ændring, har ændrer fuldstændig ændret helhedsindtrykket af varemærket. med hensyn til
bevarelse af varemærkeretten er det tilladt at foretage en vis grafisk opstramning af
varemærket, men sagsøgeren er gået langt videre med sine ændringer. ændringerne
forekommer mere væsentlige end de ændringer, som praksis har afvist som værende for
omfattende til bevarelse af varemærkeretten. hvis den sidste ændring af varemærket i 1998
ikke antages at ændre udseendet væsentligt, skal man sammenholde hele linien.
efter den seneste ændring af sagsøgerens varemærke er der opstået forvekslelighed både for
kunder og leverandører, og da sagsøgtes ret var stiftet inden den seneste ændring, har
sagsøgte en mellemkommende rettighed. det er netop den situation, som skal beskyttes over-
for for omfattende ændringer af eksisterende varemærkerettigheder.
det er således sagsøgerens aktuelle udformning af sit varemærke, der krænker sagsøgtes ret.
det er sammensætningen af "top" og "shoes", der giver beskyttelsen for sagsøgte. det kan
lægges til grund, at sagsøgeren kendte til sagsøgtes navn under markedsføringen af det nye
navn. man har endvidere kendt til sagsøgtes anvendelse af sit varemærke og har alligevel
fortsat projektet. kendskabet fremgår af datoen for stævningen, der er dateret den 28.
september 1998.
rettens bemærkninger.
navnet tops, der er et fantasinavn, har det fornødne særpræg. på baggrund heraf samt på
grundlag af den hidtidige anvendelse af ordet i såvel visuel form i logoer mv. som auditivt i
reklamespots har sagsøgeren opnået varemærkeret til ordmærket tops fra ibrugtagningen, jf.
varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2.
det forhold, at ordet tops i en periode har været benyttet som sket sammen med ordet
eurosko, bevirker ikke, at ordmærkeretten bortfalder. udråbstegnet knyttet til de tidligere ud-
formninger af sagsøgerens mærke og ophøret med anvendelsen heraf betyder ligeledes ikke, at
ordmærkeretten bortfalder.
under hensyn til, at de første fire bogstaver i de to navne er de samme, til at ordet "shoes"
                                               - 15 -
alene er en beskrivelse af varearten og til, at der er fuldstændigt branchesammenfald for
sagsøgeren og sagsøgte, finder retten, at sagsøgtes varemærke top shoes er forveksleligt med
sagsøgerens varemærke tops, og at sagsøgte har været uberettiget til at tage varemærket top
shoes i brug.
når henses til de tidligere grafiske udformninger af mærket tops efterfulgt af udråbstegn og
med stort begyndelsesbogstav efterfulgt af små bogstaver, kan sagsøgtes anvendelse af det
forvekslelige navn, top shoes, ikke anses for sket hverken forsætligt eller uagtsomt, og retten
finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge sagsøgte at betale vederlag efter
varemærkelovens § 43, stk. 2.
sagsøgerens ret til ordmærket tops kan ikke udstrækkes til tillige at give sagsøgeren eneret til
at anvende ordet top, der er et ofte anvendt ord i forbindelse med almindelig anprisning. sag-
søgerens ordmærkeret til fantasiordet tops bør derfor ikke generelt forhindre sagsøgte i at
anvende ordet top i andre sammenhænge end sammen med ordet shoes, hvorfor sagsøgerens
påstand 2 kun delvis tages til følge.
det følger af det ovenfor fastslåede resultat, at sagsøgeren skal frifindes for sagsøgtes
påstande.
      t h i k e n d e s f o r r e t:
det forbydes sagsøgte, top shoes v/mustafa akkas, at anvende navnet og mærket top shoes i
forbindelse med salg og markedsføring af fodtøj i danmark.
det forbydes sagsøgte, top shoes v/mustafa akkas, at anvende navnet tops eller lignende
navne, hvori ordet tops indgår, i forbindelse med salg og markedsføring af fodtøj i danmark.
i øvrigt frifindes sagsøgte for de af sagsøgeren nedlagte påstande.
sagsøgeren frifindes i det hele for de af sagsøgte nedlagte påstande.
ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.
                                            - 16 -
           jørgen als andersen
mogens trepka                      uffe thustrup
                                   (sign.)
                      udskriftens rigtighed bekræftes
                     p. j. v. sø- og handelsretten, den


text:
h0059000 - jf
                                   udskrift
                                         af
                     sø- & handelsrettens dombog
                                  ____________
                                      dom
                              afsagt den 9. april 2002
        h-59-00
        hartz og hartz servicios s.l.
        (advokat hans henrik thorsen)
        mod
        1) jysk biogas international aps
         (advokat henrik villumsen)
        og
        2) direktør kjeld johansen
         (advokat henrik villumsen)
sagens hovedspørgsmål er om sagsøgeren hartz og hartz servicios s.l. (hartz &
hartz) har krav på vederlag i henhold til en samarbejdsaftale med sagsøgte 1) jysk
biogas international aps (jysk biogas) og i bekræftende fald af hvilken størrelse.
endvidere er der spørgsmål om berettigelsen af at jysk biogas i januar 2000 ophæ-
vede samarbejdsaftalen, samt om sagsøgte 2) direktør kjeld johansen (kjeld jo-
hansen) hæfter for jysk biogas’ opfyldelse af selskabets forpligtelser over for hartz
& hartz, eller om kjeld johansen på anden måde er forpligtet over for hartz &
hartz.
                                          - 2 -
hartz & hartz har nedlagt påstand om at jysk biogas og kjeld johansen in solidum
skal betale selskabet 2 mio. kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sa-
gens anlæg den 31. maj 2000.
hartz & hartz har nedlagt subsidiær påstand om at jysk biogas skal betale selskabet
2 mio. kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg den 31. maj
2000, og at kjeld johansen skal anerkende at han som kautionist hæfter for jysk
biogas’ opfyldelse af selskabets betalingsforpligtelser efter den subsidiære påstand.
mere subsidiært har hartz & hartz nedlagt påstand om at jysk biogas skal betale
selskabet 2 mio. kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg
den 31. maj 2000.
jysk biogas og kjeld johansen har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært beta-
ling af et mindre beløb. kjeld johansen har nedlagt påstand om frifindelse over for
den mod ham rettede hæftelsespåstand.
sagsfremstilling
i 1995 indgik selskabet waxham ltd. på isle of man, der var repræsenteret af blandt
andre henning hartz, en aftale med jysk biogas a/s, repræsenteret af kjeld johan-
sen om at waxham ltd. i spanien og portugal skulle sælge ”delvise- eller totalentre-
priseprojekter for biogas produktion baseret på biomasse eller husstands affalds
produkter”. henning hartz var året før kommet i forbindelse med kjeld johansen.
i forbindelse med kontraktforhandlinger skrev henning hartz til kjeld johansen den
22. september 1995 at han vedlagde et udkast til en aftale mellem jysk biogas a/s
og henning hartz’ isle of man-selskab. ”det er faktisk hovedsageligt for at ”smø-
ring” med mere ikke kan optræde i noget bogholderi hverken i danmark eller spa-
nien og betalinger finder sted i schweiz”.
den 12. februar 1996 skrev henning hartz til søren langvad, pihl & søn, som hartz
& hartz var agent for, bl.a. om ”særlige markedsføringsomkostninger” [bestikkelse]
og om sine ”kulissetrolde” som skulle have betaling i schweiz ”og ønsker intet skrift-
ligt”. den 15. februar 1996 skrev søren langvad en erklæring til en person i malaga
                                            - 3 -
i hvilken han bekræftede at pihl & søn ville betale den pågældende en kommission
på 10 % for visse betalinger ”kontraheret” ved den pågældendes mellemkomst.
den 3. december 1997 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem jysk biogas a/s
og hartz & hartz om salg af biogasinstallationer m.v. i spanien og portugal. kon-
traktens formål var ifølge oversættelsen at ”organisere salg af biogas installationer
og tilknyttede services på eksklusiv basis”. det aftaltes bl.a. at jysk biogas a/s skul-
le overdrage operationelle og kontraktuelle rettigheder til hartz & hartz. rettighe-
derne skulle udøves i samarbejde med idom s.a., spanien. om profitdeling var be-
stemt:
”fordelingen af bruttoavancen fra installering af et biogasanlæg baseret på en kon-
trakt via idom s.a. eller enhver anden kontrakt skal deles på en 50/50 basis mellem
”jysk biogas” og ”h&h” baseret på nettoudbyttet for jysk biogas – hvis linde
group også deltager i en kontrakt, skal sidstnævntes andel deles lige mellem ”jysk
biogas” og ”h&h””.
jysk biogas a/s blev erklæret konkurs den 19. februar 1999. henning hartz fik
kendskab til konkursen væsentlig senere og skrev den 11. oktober 1999 til kjeld jo-
hansens advokat med kopi til kjeld johansen at der måtte udarbejdes en ny aftale
hvortil der blev vedlagt et udkast. ”jeg har foretaget nogle mindre ændringer i den
tidligere aftale nu hvor det ser ud til at vi kommer i gang med det første projekt og
uden idom – jeg vil nødig blive en simpel kreditor i en hvilken som helst situation…”
den 25. oktober 1999 blev der indgået en ny samarbejdsaftale bl.a. på grund af jysk
biogas a/s’ konkurs.
om aftalens parter var anført (i oversættelse):
”jysk biogas international aps – haals bygade 15 – 9320 gistrup (danmark) re-
præsenteret af kjeld johansen eller ethvert andet selskab opererende i biogas bran-
chen tilknyttet eller helejet eller delejet af kjeld johansen, herefter kaldet ”jbi” -
                                              &
                                                - 4 -
      hartz & hartz servicios, s.l. …repræsenteret af enten henning f. hartz og/eller
      frederik v. hartz og/eller ralph h. hartz herefter kalde t”h&h”…”
      samarbejdsaftalens formål var (i oversættelse) at ”organisere salg af biogas instal-
      lationer og tilknyttede services på eksklusiv basis”. området var fortsat spanien og
      portugal m.v.
      om profitdeling var bestemt (i oversættelse):
      ”fordelingen af bruttoavancen fra installering af et biogas anlæg skal deles på
      50/50 basis mellem ”jbi” og ”h&h” – hvis nogen tredjepart skulle deltage i en
      sådan bruttoavance, skal den resterende nettodel fordeles på en 50/50 basis mellem
      ”jbi” og h&h”.”
      i øvrigt bestemtes i kontrakten (i oversættelse):
      ”…betalinger
      alle betalinger hidhørende fra en klients opfyldelse af en kontrakt vedrørende en
      biogas installation skal betales til konto nr. 520994 åbnet af bg bank international
      s.a. – luxembourg af ”jbi” fra hvilken konto der uigenkaldeligt og automatisk skal
      trækkes 50% og indsættes på konto til disposition for ”h&h”.
06.0 forretnings og rejseudgifter:
06.1 ”jbi” og ”h&h” skal hver især betale egne forretnings- og rejseudgifter i forbin-
      delse med opfyldelse af denne kontrakt.
07.0 ophør af denne kontrakt:
07.1 denne kontrakt træder i kraft på underskriftsdatoen og er gældende for en periode
      på ikke mindre end 5 år.
      herefter bliver kontrakten automatisk fornyet i en ny periode på 5 år.
                                                 - 5 -
     i det omfang en af parterne ønsker at opsige eller ændre kontrakten efter udløbet af
     den første femårsperiode, skal dette gøres skriftligt og med et varsel på mindst 12
     måneder i det omfang, det ikke er muligt at opnå enighed.
07.2 ethvert påbegyndt arbejde i forhold til mulige klienter, være sig i form af kontakt
     rapporteret til ”jbi” eller kontakter på et mere avanceret kontraheringsstade be-
     tragtes i tilfælde af ophør af kontrakten som ”værende udført” og dermed omfattet af
     denne kontrakts regelsæt om distribution af profit m.v.
07.3 i tilfælde af at denne kontrakt ophører, uanset grunden hertil, vil ”h&h” være for-
     pligtet til at bevare enhver information vedrørende ”jbi”’s produkter, processer
     eller tegninger som en forretningshemmelighed i 5 år startende datoen for kontrak-
     tens ophør.
07.4 i en periode af 5 år regnet fra ophøret af denne kontrakt er hverken ”h&h” eller
     ”jbi” direkte eller indirekte berettiget til at deltage i etablering af et lig-
     nende/identisk produkt i forhold til projekter eller kunder i forhold til hvilke, der har
     været kontakt eller har været indledt kontraktsforhandlinger, medens denne kontrakt
     har været i kraft.
07.5 i tilfælde at ”h&h” i 5 års perioden overtræder sin forpligtelse til at bevare enhver
     information vedrørende ”jbi”’s produkter, processer eller tegninger, som en forret-
     ningshemmelighed eller overtræder sammes forpligtelse til ikke at deltage i etable-
     ring af lignende/identiske produkter, er ”h&h” pligtig til ”jbi” at betale en kon-
     ventionel bod på kr. 500.000.
     …”
     kontrakten er underskrevet af kjeld johansen ”personally and on behalf of jysk
     biogas international aps” og af henning hartz ”on behalf of hartz & hartz servi-
     cios, s.l.”
     hartz & hartz medvirkede til etablering af en kontrakt mellem jysk biogas og det
     spanske selskab sinae energia y medioambiente s.a., herefter sinae. formålet var
     efter et udkast til kontrakten (i.o.) at ”designe og udarbejde fyldestgørende råskitser
     for konstruktion af et biogas anlæg i puent genave (jaen) området baseret på be-
                                           - 6 -
handling af 200.000 tons af ”alperujo””. alperujo er residualet efter olivenpresning.
mængden af biomasse var anslået til mellem 350 m3 og 500 m3 som skulle leveres af
jysk biogas. om ydelsen hedder det i kontraktudkastet at jysk biogas vil rådgive
sinae ”og producere en liste over de leverandører af de ”vitale” dele af biogaspro-
duktionsanlægget, der er grundlæggende for gyldigheden af sælgernes procesgaranti
og for konstruktionen af anlægget, der skal opføres i nøje overensstemmelse med
sælgernes valg af komponenter, for hvilke der vil blive udarbejdet en separat liste. i
det omfang det er muligt, vil sælgerne fremlægge navnene på mere end en mulig le-
verandør”. i overensstemmelse hermed var der en liste med ”leverandører af vitalt
udstyr”, herunder bladt industries a/s, danmark, og ekato aps, danmark og tysk-
land.
ifølge kontraktudkastet var værnetinget for aftalen ”den internationale voldgiftsret i
haag i henhold til ”common law””.
den 9. november 1999 skrev adolfo nuñez sarompas, sinae, til jysk biogas:
”…due to the personal behaviour of mr. hartz, and with the purpose of getting the
best relationship between sinae. ... and jysk biogas, we would request that this
person would be excluded of the visits and negotiation processes. in the same way,
we would like that the deals between our companies will be done directly without
intermediaries…”
den 29. november 1999 skrev hartz & hartz til kjeld johansen:
”…med hensyn til sinai vil jeg gerne som din 50% partner se deres kontraktfor-
slag…
der er næppe nogen tvivl om efter de oplysninger jeg har fået i de sidste dage at for-
di de nu hvor de har købt jord og fået projektet godkendt har de meget brug for vort
samarbejde -
men i øvrigt er det det går ud på for dem her og nu hvor der begynder at være stor
interesse fra forskellige stærke sider i spanien vil de forsøge at få en eksklusiv kon-
trakt og holde mig ude simpelthen og dermed isolere dig fordi du sidder i aalborg og
                                              - 7 -
  kan ikke følge det spanske marked og taler ikke spansk hvorfor de tror at de så kan
  presse endesa og andre til at lade dem ind i disse forretninger …
  jeg er villig til at holde mig ude fra enhver forbindelse med sinai og du overtager
  min rolle som formidleren med sinai og vi bliver enige om hvor langt vi skal gå. vi
  har trods alt arbejdet næsten 5 år og brugt en masse penge på at komme så langt
  som vi er nu hvor tingene er ved at falde på plads.
  mit forslag til sinai er
  1. vi gør opmærksom på at den generelle aftale er bortfaldet.
  2. hartz træder tilbage i dette første projekt med hensyn til enhver kontakt i denne
      sag med sinai og aftalen skal kun omhandle dette første projekt. din og min ind-
      byrdes aftale står selvfølgelig ved magt og kan ikke ændres.
  3. ethvert fremtidigt projekt med sinai men et af gangen vil blive behandlet som det
      første som opregnet under no. 2.
  4. som partner har jeg en vis ret til at godkende aftalerne selv om jeg ikke deltager
      i dem.
  5. hvis de vil have mig ud af din aftale med dig koster det dkk 5 mill. til mig hvor-
      efter du og jeg begge er frit stillet og kan handle som vi vil.
  kridt skoene og stå fast. de har mere brug for os end vi har for dem sådan som tin-
  gene ser ud i øjeblikket. derfor deres lidt forsinkede interesse.”
  kontrakten mellem sinae og jysk biogas blev indgået den 29. december 1999. den
  lyder således (i.o.):
  ”teknisk udstyr:
1. køber fremlægger generelle planer for byggeområdet og en geoteknisk rapport
    over det område, hvor anlægget skal bygges. sælger skal have total adgang til det
    valgte område.
                                          - 8 -
2. herefter vil sælger designe og udarbejde fyldestgørende råskitser og give køber og
   hans underkontraherende parter den nødvendige tekniske information til brug for
   konstruktion af anlægget.
3. køber og hans underleverandører af ”vitale” dele til biogasanlægget skal lave
   relevante tekniske, detaljerede planer og tegninger og forelægge disse til dennes
   godkendelse.
4. sælger udarbejder en liste over leverandører af ”vitale” dele til biogasanlægget.
   benyttelse af disse leverandører er en betingelse for gyldigheden af sælgers proces
   garanti.
   i det omfang det er muligt, skal sælger på listen medtage navne på mere end en mu-
   lig leverandør.
5. køber er ansvarlig for indhentelse af alle nødvendige tilladelser til biogasanlæg-
   get.
6. køber er ansvarlig for alle entrepriser, der er nødvendige i forbindelse med opfø-
   relsen af biogas-anlægget.
7. garantier, levering, udførelse og de generelle betingelser knyttet til levering af de
   af sælger anbefalede anlægselementer aftales direkte mellem køberne og leveran-
   dørerne af vitalt udstyr uden mellemled.
8. køber fører periodisk tilsyn med konstruktionen med henblik for at sikre, at det
   valgte design og konditionerne herfor opnås af andre parter og på de angivne vil-
   kår. efter anlæggets opførelse og inden reaktorernes opstart, skal sælger godkende
   anlægget endeligt.
9. sælgers egne leverancer sker i overensstemmelse med vedhæftede plan.
  biomasse forsyning:
                                           - 9 -
køber skal levere en tilstrækkelig mængde aktiv biomasse (biomasse indeholdende
en speciel bakterieflora-sammensætning) mest sandsynligt mellem 350m3 til 500m3.
biomasse herudover vil være for jysk biogas’ regning.
1. transporten af den aktive biomasse til jaen anlægget forestås af køber.
2. sælger er ansvarlig for den aktive biomasse indtil biomassen er leveret på an-
     lægget. godkendelse af den aktive biomasse sker dog først når biogas-anlægget
     har fungeret korrekt i 3 måneder.
3. ansvaret for opstarten af biogasanlægget påhviler jysk biogas.
4. parterne er enige om at undersøge muligheden for at producere de ovenfor
     nævnte 350m3 – 500m3 aktiv biomasse i spanien med henblik på at reducere
     transportomkostningerne.
betalinger:
…”
værneting for kontrakten var aftalt til at være (i.o.) ”den internationale voldgiftsret. i
tilfælde af enhver tvist vil værnetinget for voldgiftsretten være madrid, subsidiært i
haag”.
den aftalte købesum ækvivalerer ifølge parterne dkk 4 mio. der forfaldt i takt med
leveringen, dog skulle 50% af købesummen indestå som sælgers garanti og frigives
ved sælgers godkendelse af biogasanlægget. det er oplyst at anlægget endnu ikke er
godkendt, og at der derfor kun er betalt 2 mio. kr. af købesummen.
i fax dateret den 10. januar 2000 skrev adolfo nuñez til kjeld johansen:
”...we would like to put forward our reasons for wishing to break all forms for co-
operation whatsoever with mr. henning hartz.
firstly, mr. henning hartz has manifested an absolute disregard towards our com-
pany and personnel over the period in which relations have been maintained. more-
                                         - 10 -
over, he has made several politically incorrect comments to members of our staff as
well as accusing us, in a mild way, of fraud.
secondly, mr. henning hartz has been maintaining a commercial relationship with
ex members of our staff who were in fact dismissed from his position for extremely
serious motives. similarly, mr. henning hartz has supplied highly sensitive informa-
tion concerning our company to the said party.
thirdly, due to motives which can be considered entirely personal, mr. henning
hartz has made difficult any possible relationship between jysk biogas and si-
nae energia y medio ambiente.
finaly, mr. henning hartz has tried to take on responsibilities within the develop-
ment of projects which in theory and practice correspond exclusively to sinae en-
ergia y medio ambiente.
for the reasons which have been set out above, and which the aim of establishing a
good working relationship between jysk biogas and sinae energia y medio
ambiente, we hold that this person, mr. henning hartz, must be excluded from
any relationship with us. …”
det andet punkt sigter angivelig til juan jose gutierrez, jf. senere.
den 11. januar 2000 ophævede jysk biogas’ advokat samarbejdsaftalen som væsent-
lig misligholdt bl.a. under henvisning til brevet af 9. november 1999 og brevet af 10.
januar 2000 samt til at hartz & hartz havde rettet henvendelse til nogle af jysk bio-
gas’ underleverandører med henblik på at indgå agentaftaler med dem.
henning hartz rettede henvendelse til fernando ferrando, sinae, under henvisning
til et brev af 17. januar 2000 som han lige havde modtaget. henning hartz gav i brev
af 3. februar 2000 sin fremstilling af sagen vedrørende sinae og rettede nogle
spørgsmål til modtageren. brevet er efter det oplyste ikke besvaret.
om ekato aps foreligger oplyst at selskabet den 29. april 1999/8. maj 1999 indgik
aftale med hartz & hartz om at dette selskab skulle være ekatos agent for spanien
                                         - 11 -
og portugal med henblik på salg af ekatos blandings- og omrøringsudstyr til bio-
masse. ekato bekræftede i brev af 1. september 2000 til hartz & hartz at henning
hartz i forbindelse med agentaftalen pointerede at aftalen var baseret på hartz &
hartz’ samarbejde med kjeld johansen. ekato bekræftede ligeledes at hartz & hartz
havde returneret agentaftalen efter samarbejdets ophør, da grundlaget for kontrakten
ikke var til stede efter ophøret af samarbejdet mellem hartz & hartz og jysk biogas.
jysk biogas har under sagen fremlagt et ”budget for biogasprojekt i spanien” på
dkk 1.855.000 til løn (1.530.000), hotel- og rejseudgifter (255.000), ekstern bistand
til analyser, tegninger og oversættelse (20.000) og diverse (20.000).
statsautoriseret revisor olaf skjødt har i en erklæring af 31. maj 2001 afgivet til jysk
biogas oplyst at jysk biogas’ udgifter til sinae-projektet pr. 31. december 2000 i alt
var kr. 682.658, fordelt på eksterne udgifter kr. 165.833 og gager kr. 515.825
forklaringer
henning hartz har forklaret at han i ca. 30 år med bopæl i spanien har beskæftiget
sig med administration af udenlandske selskaber i spanien, skødeskrivning og al-
mindelig forretningsvirksomhed. han fik forbindelse med jysk biogas (jysk biogas
a/s, senere jysk biogas international aps) i 1994 og indgik den første aftale med
det formål at skabe et marked for biogasanlæg i spanien. jysk biogas skulle sælge
turnkey-projekter og pihl & søn skulle være turnkey-entreprenør. turnkey-ideen var
ikke gennemførlig, for jysk biogas (kjeld johansen) skulle stille bankgaranti for
projektet, og det var man ikke i stand til. derfor gik man over til at arbejde med at
søge at sælge rådesigns og råprojekter til biogasanlæg, som så skulle udføres af span-
ske entreprenører. der er på det punkt en meget væsentlig forskel mellem det første
udkast til agentaftale og den seneste aftale og dermed også meget væsentlige forskel-
le mellem agentens forpligtelser efter den første kontrakt og den sidste. prisen for et
projekt skulle være 4 mio. kr. hvoraf halvdelen skulle stå som garanti for at anlægget
var tilfredsstillende.
i august eller september 1999 fandt han tilfældigt i forbindelse med et møde med en
mulig leverandør, bladt i aalborg, ud af at jysk biogas a/s var gået konkurs nogen
                                            - 12 -
tid i forvejen. han udarbejdede en ny kontrakt der svarede til den tidligere med et par
ændringer:
     1. kjeld johansen skulle underskrive ikke kun for jysk biogas international
         aps, men også for sig selv.
     2. hver skulle betale egne omkostninger, således at bruttoavancen, påregnet til 4
         mio. kr., skulle deles ligeligt. det har ikke været på tale at mellemværendet
         skulle belastes med rejse-, kontor- eller projekteringsomkostninger. det ville
         komplicere opgørelsen overordentlig meget, for hver part havde gennem det
         flerårige arbejde med at skaffe en kontrakt mange, mindre og større, omkost-
         ninger. hartz & hartz har for sit vedkommende haft omkostninger der løber
         op til adskillige hundrede tusinde kr.
han præsenterede kontrakten for kjeld johansen under et besøg hos denne. den blev
ikke forhandlet, men kjeld johansen ringede til sin advokat, og derefter skrev han
under.
sinae var en kunde som hartz & hartz havde skaffet; forhandlingerne startede i 1997
og var langt fremme i 1999. han udarbejdede et udkast til aftale som i det væsentlige
er identisk med den aftale der blev indgået den 29. december 1999. i hans udkast var
der aftalt værneting i haag, men i den endelige kontrakt blev det primære værneting
madrid, og det var en klar forringelse i forhold til det som vidnet havde forhandlet
sig frem til. en lidt mindre forringelse var at biomassen efter den endelige kontrakt
ikke blot kunne leveres fra danmark, men kunne produceres i spanien.
kjeld johansen var bekendt med at hartz & hartz havde aftaler om at virke som
agent for ekato og bladt som var mulige leverandører til projektet. de skulle betale
provisioner som skulle gives videre til den spanske entreprenør sabada eller andre.
de 5% der skulle betales af ekato, skulle ikke gå til hartz & hartz, men til konsor-
tiet, dvs. til hartz & hartz og jysk biogas. kontrakten kunne godt være indgået i
jysk biogas’ navn, men det ville ekato ikke, formentlig fordi de havde penge i
klemme i jysk biogas a/s under konkurs.
                                          - 13 -
ekato og bladt var de væsentligste, mulige leverandører. hartz & hartz har hverken
modtaget penge fra ekato eller fra bladt.
hartz & hartz har over for kjeld johansen erklæret at det nu, efter sinaes brev af 9.
november 1999, var ham der måtte lave arbejdet færdigt, og at hartz & hartz ikke
afstod fra honorar. det fremgår klart af vidnets brev af 29. november 1999.
hartz & hartz modtog et brev dateret 17. januar 2000 fra sinae der indholdsmæssigt
svarede til brevet af 10. januar 2000 til jysk biogas. de påstande der er i brevet, er
uholdbare. han har tilbagevist dem i sit brev af 3. februar 2000. den svig der omtales
under pkt. 1, kan sigte til at sinae kort før en besøgsrejse til danmark krævede at
jysk biogas skulle betale halvdelen af sinaes rejseomkostninger. det var kjeld jo-
hansen stærkt imod, og den modvilje videregav hartz & hartz, dog i sprogligt modi-
ficeret form. hartz & hartz bestrider at have givet gutierrez fortrolige oplysninger.
det er rigtigt at hartz & hartz havde drøftelser om samarbejde med gutierrez efter
dennes afsked fra sinae. det havde kjeld johansen også. hartz & hartz har ikke
vanskeliggjort forbindelsen mellem jysk biogas og sinae. der var en episode i no-
vember 1999 under besøget i danmark, hvor han efter et møde kommenterede nu-
ñez’ mangelfulde oversættelse til de andre spanske deltagere; det er muligt det der
refereres til.
hartz & hartz har ikke arbejdet med projekter der konkurrerede med jysk biogas,
hverken under agentforholdets beståen eller efter. der har efter forholdets ophør væ-
ret en forespørgsel fra det spanske selskab idom s.a. vedrørende biogasanlæg. han
henviste dem til bioscan.
kjeld johansen har forklaret at han har arbejdet med fremstilling og udnyttelse af
biogas i de sidste 30 år, såvel i danmark som i udlandet.
han opfattede hartz & hartz’ reaktion på sinaes brev af 9. november 1999 som et
fuldstændigt afkald på at få andel i kontrakten med sinae. det fremgår af hartz &
hartz’ brev af 29. november 1999. han spurgte henning hartz om hvad meningen
kunne være. henning hartz svarede ikke klart, men bemærkede at de (sinae) var ude
på at skille parterne. det var ikke vidnets opfattelse. sinae er et tungt, spansk sel-
skab, men det er reelt nok. vidnet spurgte sinae om baggrunden for deres brev af 9.
                                          - 14 -
november. det tog lang tid at få noget konkret ud af dem, men til sidst kom brevet af
10. januar 2000, og så mente vidnet at han måtte afbryde forbindelsen med hartz &
hartz.
vidnet blev gennem bladt bekendt med hartz & hartz’ underaftale med ekato lige
før julen 1999. der foreligger andre underaftaler, med bladt fx, men ekato var den
eneste der ville afgive noget skriftligt. det var for så vidt ikke afgørende at bruge de
pågældende leverandører. komponenterne til biogasanlæg er standardkomponenter.
jysk biogas har ikke samtykket i at give bestikkelse. sinae har over for vidnet be-
nægtet at kende til bestikkelse.
hartz & hartz varetog jysk biogas’ interesser godt, bortset fra at han benyttede jysk
biogas’ underleverandører således som det er tilfældet i hvert fald med ekato.
bruttoprincippet i parternes aftale betyder efter vidnets opfattelse at man skulle dele
alle omkostninger og derefter hver tage 50% af den herefter konstaterede bruttofor-
tjeneste. han har ikke hæftet sig ved at den sidste kontrakt havde en anden formule-
ring af profitdelingen end den tidligere kontrakt.
han hæftede sig heller ikke ved at han i modsætning til i den tidligere kontrakt skulle
underskrive ”personally and on behalf of…”. han opfatter ”personally” som et ud-
tryk for at hartz & hartz ønskede at bevare vidnets ekspertise i samarbejdet, uanset
jysk biogas’ skæbne.
kontrakten af 25. oktober 1999 blev indgået efter nogle ændringer foretaget under
henning hartz’ besøg hos vidnet. ændringerne blev ikke drøftet med vidnets advo-
kat der havde fået et eksemplar af hartz & hartz’ udkast. advokaten spurgte vidnet
om han skulle gøre noget ved udkastet, og hertil svarede vidnet nej.
juan jose gutierrez har forklaret at han for tiden er administrerende direktør i et
energi- og miljøselskab, dyta. i 10 år indtil juli 1998 var han viceadministrerende
direktør i sinae. han kom for nogle år siden i forbindelse med henning hartz gen-
nem en medarbejder. hartz & hartz repræsenterede firmaer med interesse for metan-
produktion. han kom i forbindelse med kjeld johansen gennem hartz & hartz. si-
                                          - 15 -
nae havde et udmærket samarbejde med disse. vidnet har også efter sin afsked fra
sinae haft forbindelse med hartz & hartz. han og andre fra dyta har samarbejdet
med hartz & hartz om vindenergi, brændeovne og biobrændstof. vidnet har i den
forbindelse været på besøg i tyskland og danmark. besøgene drejede sig ikke om
biogas-projekter. vidnet har naturligvis ikke fået fortrolige oplysninger fra henning
hartz om sinae. henning hartz ved ikke noget om sinae som vidnet ikke ved.
vidnet forlod sinae efter en strid med den administrerende direktør. han fik senere
efter en retssag erstatning for afskedigelsen.
adolfo nuñez blev ansat efter vidnets fratræden.
statsautoriseret revisor poul kjærsgaard nielsen har forklaret at han har kendskab
til kjeld johansens virksomheder siden 1975. han har udarbejdet erklæringen af 31.
maj 2001. gager er skønsmæssigt fordelt på de enkelte projekter. der er yderligere
udgifter i 2001: ca. 500.000 kr. til løn og ca. 200.000 kr. til eksterne udgifter som
rejser og tegningsarbejde. der vil formentlig komme udgifter af samme størrelsesor-
den i 2002. der er i alt fire personer der helt eller delvist er beskæftiget med projektet
som er en langsommelig sag. kjeld johansen anvender formentlig ca. 60% af sin tid
på projektet. den samlede lønudgift til kjeld johansen er 23.000 om måneden.
procedure
hartz & hartz har gjort gældende at selskabet har krav på vederlag i henhold til
kontrakten for halvdelen af det beløb som jysk biogas har erhvervet ved underskri-
velsen af kontrakten med sinae. kravet er ikke frafaldet. det er erhvervet definitivt
ved underskrivelsen af kontrakten med sinae den 29. december 1999 og kan derfor
ikke bortfalde som følge af ophævelsen af agentaftalen den 10. januar 2000, hvad
enten denne ophævelse er berettiget eller ej. bortfald af det erhvervede krav på pro-
vision kan ikke komme på tale medmindre der foreligger ganske særlige omstændig-
heder såsom svigagtigt forhold fra agentens side, og sådanne omstændigheder fore-
ligger langt fra i denne sag. forholdet er tværtimod det at jysk biogas efter et lang-
varigt samarbejde med betydelige investeringer og opofrelser fra hartz & hartz’ side
ophæver aftalen uberettiget under henvisning til helt udokumenterede omstændighe-
der, eller omstændigheder der ikke kan bebrejdes agenten. sinaes modvilje mod at
                                          - 16 -
samarbejde med hartz & hartz er ikke misligholdelse, især fordi de fire anførte
grunde ikke er blot sandsynliggjort. en sandsynliggørelse ville forudsætte at grunde-
ne blev angivet mere specifikt, men det har sinae foretrukket ikke at gøre.
jysk biogas har ikke kunnet bevise tilstedeværelsen af en ophævelsesgrund. for så
vidt angår gutierrez har hartz & hartz gennem dennes forklaring positivt tilbagevist
et anbringende om at hartz & hartz i forbindelse med gutierrez har handlet imod
jysk biogas’ interesser. aftalen i maj 1999 med ekato er ikke misligholdelse. den er
indgået inden samarbejdsaftalen fra oktober 1999 og er indholdsmæssigt ikke i strid
med denne. samarbejdsaftalen fra oktober 1999 vedrørte salg af andre produkter end
de tidligere aftaler, nemlig projekter, hvor der tidligere var tale om anlæg. derfor
kunne hartz & hartz’ repræsentation af ekato ikke være i strid med jysk biogas’
interesser. det var køberen af projekterne, in casu sinae, der bestemte hvem der skul-
le levere komponenterne, som i øvrigt var standardkomponenter. om de blev købt
hos de særligt nævnte leverandører, havde i forhold til jysk biogas alene betydning
for dennes garanti over for køberen.
det gøres gældende at kjeld johansen hæfter for jysk biogas’ forpligtelser. det
fremgår i og for sig klart af underskriften ”personally”. det fremgår også af bag-
grunden for at hartz & hartz krævede at underskriften skulle være personligt bin-
dende, nemlig jysk biogas a/s’ konkurs. kjeld johansen kan ikke gøre koncipist-
reglen gældende mod hartz & hartz. der er ingen tvivl om hvordan ”personally”
skal forstås. kjeld johansen kan heller ikke have været i tvivl, han kendte jo også
baggrunden og vidste at hartz & hartz ikke ville være en simpel kreditor, underfor-
stået i et af kjeld johansens selskaber. kjeld johansen havde god tid til at overveje
kontraktens bestemmelser inden han skrev under, og han havde mulighed for at råd-
føre sig med sin advokat; at han afstod herfra, skal ikke komme hartz & hartz til
skade. indledning til aftalen med partsangivelsen er ikke et fortolkningsdatum mod
hartz & hartz’ opfattelse. partsangivelsen skal forstås således at kjeld johansen kan
benytte ethvert selskab han vil, og modstykket hertil er den personlige hæftelse.
bruttofortjenesten på 4 mio. kr. skal deles lige uden fradrag. det står klart i bestem-
melsen om profitdeling. hver part skal afholde egne omkostninger. dokumentatio-
nen for jysk biogas’ omkostninger er i øvrigt helt utilstrækkelig, og fordelingen er
skønspræget eller vilkårlig. opgørelsen må betegnes som direkte usandsynlig. jysk
                                         - 17 -
biogas skulle levere et rådesign, og så er det ikke troligt at der skulle være så mange
medarbejdere beskæftiget i så lang tid på projektet.
jysk biogas’ krav om konventionalbod må følgelig afvises. det samme gælder de af
jysk biogas hævdede modkrav.
hartz & hartz tager princippet i pkt. 07.2 i kontrakten til indtægt for at hele provi-
sionen er forfaldet. i hvert fald må der gives dom for 1 mio. kr., fordi halvdelen af
bruttofortjenesten er indgået til jysk biogas.
jysk biogas har anført at kjeld johansen ikke hæfter, hverken som kautionist eller
andet. det må anses for frafaldet af hartz & hartz i forbindelse med brevet af 29.
november 1999. hertil kommer at en hæftelse som kautionist eller andet skal være
klar, og en sådan klarhed foreligger ikke. hartz & hartz kunne uden skade have an-
givet i partsangivelsen at kjeld johansen skulle være part eller på anden måde hæfte.
ved samme brev frafaldt hartz & hartz andre krav som måtte følge af aftalen af 25.
oktober 1999. som følge af afkaldet den 29. november får det ikke betydning at op-
hævelsen af parternes aftale først skete efter indgåelsen af aftalen mellem jysk bio-
gas og sinae.
det fastholdes at hartz & hartz har misligholdt som anført af sinae. gutierrez for-
klaring er i denne henseende ikke af betydning. om nuñes kan sagsøgte oplyse at
han er afskediget fra sinae, og det er ikke lykkedes at finde ham til brug for retssa-
gen.
det må lægges til grund at hartz & hartz vedligeholdt forbindelse med en medarbej-
der der var fyret fra sinae, og derved og på andre måder lagde gift for forholdet mel-
lem sinae og jysk biogas, således som det fremgår af sinaes brev af 10. januar 2000.
ikke blot har hartz & hartz misligholdt sine forpligtelser som det fremgår af de fire
punkter i sinaes brav, selskabet har også misligholdt dem ved skjult for jysk biogas
at indgå på og opretholde aftalen med ekato. selve hemmeligholdelsen af aftalen er
en misligholdelse.
det erkendes at aftalen mellem parterne ikke er omfattet af handelsagentloven, men
dens principper, som er udtryk for almindelige obligationsretlige regler, må finde
                                           - 18 -
anvendelse på forholdet mellem parterne. i særlig grad må peges på at hartz & hartz
ikke har udvist den åbenhed og redelighed som må forlanges i et repræsentationsfor-
hold.
indførelse af det af sagsøgeren hævdede bruttodelingsprincip var nyt i forhold til de
tidligere aftaler. heller ikke dette punkt blev forhandlet mellem parterne. hartz &
hartz’ forståelse af princippet er alt for vidtgående. bruttoavance kan lige så godt
forstås som avancen efter de direkte erhvervelsesomkostninger. når der er to lige
nærliggende forståelser, skal man lægge den for debitor snævreste forståelse til
grund. samme resultat følger af koncipistreglen.
en rimelig opgørelse efter parternes subsidiære påstande kan gå ud på at det lægges
til grund at jysk biogas har eller vil få omkostninger på samlet 2,1 mio. kr.
rejseomkostninger på ca. 500.000 kr. afholdes af jysk biogas. der er herefter en
bruttofortjeneste på ca. 2,5 mio. kr. til deling, hvoraf 50% udgør 1,25 mio. kr., men
herfra skal trækkes konventionalboden på 500.000 kr. som hartz & hartz har for-
skyldt.
rettens afgørelse
efter pkt. 04.1 i parternes seneste agentaftale, som med hensyn til profitdeling reelt
ikke var ændret i forhold til parternes aftale af 3. december 1997, skulle hver part
oppebære halvdelen af bruttoavancen, og dette må i forbindelse med bestemmelsen i
pkt. 06.1 om egne rejse- og forretningsudgifter, føre til den af hartz & hartz hæv-
dede forståelse af bestemmelsen. aftalen er indgået mellem professionelle forret-
ningsfolk, og det kan ved forståelsen af bestemmelsen om overskudsdeling ikke få
betydning at den for jysk biogas ansvarlige, kjeld johansen, muligt ikke satte sig
nærmere ind i bestemmelsen eller undlod at søge professionel bistand inden under-
skrivelsen.
vederlag i henhold til bestemmelsen må anses for optjent ved jysk biogas’ under-
skrivelse af kontrakten med sinai den 29. december 1999, og vederlaget bortfalder
ikke på grund af jysk biogas’ senere ophævelse af agentforholdet.
                                          - 19 -
det er ikke godtgjort at der foreligger misligholdelse fra hartz & hartz’ side. brevet
fra sinae er ganske utilstrækkeligt til at dokumentere misligholdelse. den med ekato
indgåede aftale repræsenterer som anført af hartz & hartz i hvert fald ikke mislig-
holdelse over for jysk biogas i forhold til parternes seneste aftale.
da vederlaget i henhold til bestemmelsen i pkt. 05.1. i parternes aftale skal betales i
takt med indbetalinger fra en kontraktpart, kan der for tiden ikke gives dom for mere
end 1 mio. kr. som sagen foreligger, har retten ikke mulighed for at fastsætte under
hvilke betingelser den resterende del af vederlaget skal anses for optjent, og dermed
give dom for den sidste del af vederlaget.
anførslen i forbindelse med kjeld johansens underskrift viser som anført af denne
ikke med den sikkerhed der må kræves for at det kan antages at der foreligger en
kontraktlig binding, at han har påtaget sig en forpligtelse til at opfylde agentaftalen.
han må derfor frifindes.
                                  thi kendes for ret:
inden 14 dage efter denne dom skal jysk biogas international aps til hartz og hartz
servicios s.l. betale kr. 1.000.000 med procesrente fra den 31. maj 2000 samt kr.
69.000 i sagsomkostninger.
direktør kjeld johansen frifindes for den af hartz og hartz servicios s.l. nedlagte
påstand.
inden 14 dage skal hartz og hartz servicios s.l. til direktør kjeld johansen betale
kr. 15.000 i sagsomkostninger.
                                      jens feilberg
   aksel gybel                                                         per scheel-larsen
                                          (sign.)
                                      ___ ___ ___
                             - 20 -
udskriftens rigtighed bekræftes. sø- & handelsrettens kontor, den
                              p.j.v.

source: retspraksis

LICENSE:
Creative Commons Legal Code

CC0 1.0 Universal

type: caselaw

jurisdiction: Denkmark


text:
 -
                                   udskrift
                                        af
                     sø- og handelsrettens dombog
                                   ──────────
den 18. september 2001 kl. 10.00 blev af retten i sagen
v-0033-99
viacom international inc. a corpo-
ration of the state of delaware
(advokat christian levin nielsen)
   mod
patentankenævnet
( kammeradvokaten)
hovedintervenient motorola inc.
(advokat michael elkiær andersen)
afsagt sålydende
                                     d o m:
sagens hovedspørgsmål er om viacoms brug af ordet "unplugged" i titlen på tv-
udsendelser, er til hinder for motorolas registrering af unplugged for radio- og tele-
kommunikationsudstyr, herunder om de tjenesteydelser tv- udsendelserne består af,
er af samme eller lignende art som motorolas kommunikationsudstyr. i det følgende
an- vendes som regel betegnelsen varelighed hvor der er spørgsmål om ligheden
                                                - 2 -
mellem viacoms tjenesteydelser og motorolas varer.
parternes påstande
sagsøgeren, viacom international inc., a corporation of the state of delaware (i det
følgende: viacom), har nedlagt påstand om at den den 14. januar 1999 trufne afgø-
relse i sagen j. nr. v 42/96 vedrørende betegnelsen unplugged omgøres, således at
dansk varemærkeregistrering vr 08.199 1994 afslås fra endelig
varemærkeregistrering.
sagsøgte, patentankenævnet, har nedlagt påstand om frifindelse.
hovedintervenienten, motorola inc. (i det følgende: motorola), har nedlagt påstand
om at sagsøgte (sagsøger i hovedsagen), viacom, tilpligtes at anerkende at patent-
ankenævnets afgørelse om registrering af varemærket vr 08.199.1994 skal stå ved
magt.
sagens omstændigheder
viacom driver tv-stationen mtv music television. på mtv udsendes en serie
programmer i hvis titel hvor ordet "unplugged" indgår. programmerne er
koncertoptagelser for et mindre publikum. musikerne anvender instrumenter der ikke
er elektrisk forstærkede ("unplugged").
motorola producerer radio- og telekommunikationsudstyr, herunder mobiltelefoner.
motorola ansøgte om varemærkeregistrering i danmark af ordmærket unplugged
den 26. august 1994. den 25. november 1994 blev unplugged registreret som
varemærke for motorola. registreringen blev offentliggjort i dansk varemærketidende
den 21. december 1994. registreringen omfatter: klasse 9: apparater til radio- og
telekommunikation, personsøgemodtagere, personsøgesendere, dataind-
gangsterminaler.
viacom gjorde indsigelse mod registreringen. den 30. maj 1996 afslog
patentdirektoratet at tage indsigelsen til følge. direktoratet fandt blandt andet at
viacoms mærke ikke kunne anses for velkendt her i landet. det var også direktoratets
                                               - 3 -
opfattelse at motorolas og viacoms mærke ikke blev brugt for produkter af samme
eller lignende art.
ved kendelse af 14. januar 1999, der kom frem til sagsøgeren den følgende dag,
stadfæstede patentankenævnet direktoratets afgørelse.
den 15. marts 1999 anlagde viacom sag mod patentankenævnet ved sø- og
handelsretten. sagsanlægget er rettidigt, jf. varemærkelovens § 46, stk. 3, 2. pkt.
den 15. maj 2000 indgav motorola hovedinterventionsstævning. sagen blev
domsforhandlet den 7. august 2001.
viacoms brug og registrering af unplugged
af mtv's pressemeddelelse fra 9. november 1989 fremgår at mtv den 26. november
1989 vil sende et nyt program "mtv unplugged" i usa:
           "mtv to premiere "mtv unplugged" on november 26,
                      mtv's first acoustic music series
"... mtv gives viewers a sneak premiere into the january 1990 programming line-up
with the premiere of "mtv unplugged", mts's first acoustic music series. the 30
minute pilot will air on mtv: music television in sunday, november 26 at 10pm...
in "mtv unplugged", artists turn off their smoke machines, unplug their amplifiers,
and get back to basics, with some pure, unadulterated rock 'n' roll. the series will
showcase the work of some of today's top artists as well as introduce some of the
stars of tomorrow."
viacom søgte den 10. november 1993 varemærkeret til unplugged i united states
patent and trademark office for klasse 9 (videooptagelser af tv-udsendelser og
musikoptagelser), klasse 25 (t-shirts) og klasse 41 (underholdning). ansøgningen blev
offentliggjort den 18. oktober 1994, det vil sige cirka 2 måneder efter at motorola
søgte varemærkeregistrering af ordet unplugged i danmark. af registreringen
fremgår bl.a. at unplugged er registreret således:
                                              - 4 -
"for: pre-recorded videos featuring entertainment and applicant's
television programs: musical sound recordings in class 9 (u.s. cl. 36)
first use 7-0-1991; in commerce 7-0-1991.
for: t-shirts, in class 25 (u.s. cl. 39).
first use 2-0-1993; in commerce 2-0-1993.
for entertainment services namely an ongoing television series
featuring acoustic performances by musicians and bands, in class 41
(u.s. cl. 107)
first use 11-28-1989, in commerce 11-25-1989"
viacom har desuden varemærkeregistreringer af unplugged i klasse 4 (lys), klasse
21 (krus) og klasse 16 (sangbøger).
af kendelse af 12. oktober 1992 fra patentankenævnet vedrørende registrering af et
figurmærke videomusic, hvori mtv networks var klager, anføres det i mtv's indlæg
at mtv i danmark pr. 31. juli 1991 havde tilsluttet 561.185 forbrugere, og at tallet pr.
1. marts 1991 var øget til 647.191. en del er tilsluttet via kabel-tv, f.eks. havde ktas
kabel tv 230.000 forbrugere. tallet skulle derfor efter mtv's opfattelse øges. desuden
skulle der efter samme opfattelse tages hensyn til at hver husstand gennemsnitligt
består af 2-3 personer, således at antallet af seere til programmet var væsentlig høje-
re.
i en pressemeddelelse fra 1. august 1991 oplyste mtv at mtv unplugged ville blive
sendt i holland indtil 30. juni 1992.
efter ansøgning af 3. januar 1994 fik viacom den 12. august 1994 registreret
figurmærket mtv music television i klasse 38 (dansk varemærkeregistrering vr
05.424 1994). med ansøgningsdato den 8. marts 1995 fik viacom den 24. maj 1996
registreret ordmærket mtv i klasse 38 og 41 (dansk varemærkeregistrering vr 03.055
1996).
det fremgår af tv-programmer fra berlingske tidende fra den 18. februar 1996 og den
4. marts 1996 samt af jyllands postens tv-program fra den 4. marts 1996 at tv-ka-
                                               - 5 -
nalen mtv de pågældende dage sendte programmer kaldet "unplugged - mariah
carey" og "lenny cravitz - unplugged".
der har under sagen været fremlagt og dokumenteret avisomtaler af programmet
"mtv unplugged". der er i artiklerne henvist til programmerne som "mtv unplugged"
og et kunstnernavn efterfulgt af "unplugged" (eller omvendt). endvidere er ordet
unplugged anvendt til beskrivelse af akustisk musikfremførelse og som titel på det
pågældende program.
avisartiklerne er fra perioden november 1989 til december 1993 og stammer fra
udenlandske aviser, hovedsagelig amerikanske, f.eks. billboard, new york times, ro-
lling stone, usa today, washington post, the times. programmerne bliver i artiklerne
omtalt særdeles positivt. meget kendte kunstnere har deltaget i programmerne fx poul
mccartney, eric clapton, mariah carey, elton john, sting, poul simon, roxette og
annie lennox. der er ifølge artiklerne udgivet cd'er og videoer med optagelser fra
programmet, hvor "unplugged" indgår som en del af titlen, f.eks. optagelser med eric
clapton, mariah carey og poul mccartney. det fremgår ligeledes at mtv modtager
royalty ved salg af cd'er og videoer fra programmerne. programmet og
musikudgivelserne er blevet nomineret til og har modtaget priser inden for tv-
verdenen og musikverdenen.
i en artikel i billboard fra den 22. august 1992 omtales at koncerter med annie
lennox, joe cocker og was (not was) blev optaget på montreux jazz festivalen til
episoder af mtv unplugged. det angives at programmet med annie lennox ville blive
sendt i usa den 26. august 1992. programmet ville senere blive sendt på mtv i
australien, brasilien, europa og asien.
det fremgår af en artikel i music & media fra den 30. januar 1993 at der på mtv
europe ville blive sendt et "mtv unplugged programme" med roxette den 22. februar.
i en artikel i music & media fra den 13. marts 1993 baseret på et interview med en
ansat hos mtv europe omtales at "unplugged"-programmerne med roxette og joe
cocker blev optaget i europa fordi kunstnerne er mere kendte her. programmet med
roxette blev lavet i samarbejde med svensk tv.
                                               - 6 -
motorolas registrering af unplugged
motorola har efter ansøgninger den 24., 25., 31. august 1994, 5. september 1994 og
22. februar 1995 opnået registrering af varemærkeret i klasse 9 til ordmærket un-
plugged i benelux-landene, schweiz, spanien, italien og frankrig.
i sverige har motorola efter ansøgning den 30. august 1993 opnået varemærkeret til
varemærket: "it's time for the true unplugged, choose your colour, get your number
free". varemærket er registreret med disclaimer for teksten bortset fra "unplugged".
motorola har endnu ikke taget varemærket unplugged i brug.
andre oplysninger
det fremgår af en søgning på databasen på "us patent & trademark office" foretaget
den 8. maj 1999 at der fand- tes 16 forekomster af unplugged i 12 varemærker.
blandt de nævnte forekomster er der både varemærker som består af unplugged
alene, og varemærker hvor unplugged er en del af mærket. varemærkerne er
registreret bl.a. i klasserne 9, 11, 15, 16 og 35. nogle af mærkerne tilhører viacom.
procedure
viacoms anbringender
ordet "unplugged" er suggestivt for fremførelse af musik med akustiske instrumenter.
det beskriver ikke tjeneste ydelsens art og beskaffenhed og er således ikke deskrip-
tivt. ordet har opnået varemærkebeskyttelse i det engelsksprogede usa og må så
meget desto mere være registrerbart i danmark.
med hensyn til titelbeskyttelse henvises til kommenteret varemærkelov (1998) ved
mogens koktvedgaard og knud wallberg, note 15.18 til § 15, stk. nr. :
"der er herved åbnet mulighed for, at også andre ibrugtagne virksomhedskendetegn
end lige netop ibrugtagne varemærker kan forhindre en registrering af et yngre
varemærke... hvornår der ved brug er stiftet en ret til et sådant kendetegn, må
                                                - 7 -
afgøres efter de materielle regler herfor, jf. navnlig markedsføringslovens § 5.
bestemmelsen giver beskyttelse for orkesternavne ..., navne på vingårde ..., navne på
fjernsynsudsendelser (most wanted, unplugged), slogan'et for en radioudsendelse
..., butiksnavne ..., samt navne på sportsarrangementer..."
ved bedømmelsen af om der foreligger varelighed (tjenesteydelseslighed) må
foretages en helhedsbedømmelse. da varemærkerne er identiske, skal bedømmelsen
af ligheden være strengere end ellers, jf. side 110 i betænkning 199/1958 vedr. en ny
dansk lov om varemærker og kommenteret varemærkelov (1998) ved mogens
koktvedgaard og knud wallberg, side 53.
da viacom udsender tv-udsendelse, og motorola producerer apparater til
telekommunikation, komplementerer parternes produkter hinanden. viacoms produkt
består i at udsende billede og lyd, mens motorolas produkter kommunikerer lyd.
endvidere kan parternes produkter være til salg i samme butik. herved kan
forbrugerne få opfattelsen af, at varer, der forhandles under mærket unplugged,
hidrører fra viacom eller forhandles med dennes samtykke. viacom har brugt
betydelige midler på at markedsføre varemærket unplugged, og det vil være
generende for afsætningen af viacoms produkter, hvis det tillades motorola at anvende
samme varemærke til kommunikationsudstyr. på denne baggrund må produkterne
anses som værende af samme eller lignende art, jf. i det hele side 106 ff. i betænkning
199/1958 vedr. en ny dansk lov om varemærker.
ifølge det engelske varemærkeregisters trade mark handbook, rel. 13 (1998), a
practitioner's guide to trade marks in the united kingdom and the european union
skal varemærkemyndigheder ved ansøgninger om registrering af varemærker i klasse
9 tillige undersøge en række andre klasser for mulige modstridende rettigheder,
herunder klasse 38: television broadcasting, communication services, telephone, telex
and telegraph services og klasse 41: audio and visual communication services, film,
radio and tv production, computer training, entertainment, management training mv.
det vil sige at det er opfatttelsen at der kan være varelighed mellem varer i klasse 9,
hvor motorola har søgt registrering af varemærket unplugged, og viacoms tv-
udsendelser i klasse 41.
som et eksempel fra dansk praksis kan anføres fra registreringspraksis (rigmor
                                              - 8 -
carlsen, s. 237) at clinilab (a 2445/74) for tjenesteydelser (laboratorievirksomhed) i
klasse 42 er fundet forveksleligt med clinilab for varer i klasse 9:
""laboratorievirksomhed" må anses for så nært beslægtet med "apparater og
instrumenter til laboratorie- og videnskabelig brug og dele deraf", at der er fare for, at
brugen af mærket clinilab for "laboratorievirksomhed" vil kunne bibringe publikum
den opfattelse, at brugeren enten har tilknytning til indsigerens virksomhed, eller at
mærket bruges med dennes samtykke".
mtv unplugged ses af 380 mill. mennesker. varemærket unplugged har været
anvendt i danmark siden begyndelsen af 1990'erne. det har været lagt til grund i
tidligere instanser. programmerne har været omtalt i udenlandske aviser som også
sælges i danmark, fx usa today, washington post og new york times. på baggrund
heraf bør det kunne lægges til grund at viacoms varemærkeret til unplugged er
velkendt og indarbejdet, jf. varemærkelovens § 4. bl.a. fremgår af det fremlagte at
roxette, som også har optrådt i danmark, optrådte på mtv i marts 1993.
på grund af kendthedsgraden af viacoms mærke var motorola i ond tro om viacoms
varemærkeret til unplugged ved indgivelsen af varemærkeansøgningen, jf.
varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3. da der er vareartslighed, fører denne
bestemmelse til at registrering skal nægtes.
da unplugged må anses for at være "vitterlig kendt", og da motorolas brug af
viacoms "unplugged" er udtryk for en utilbørlig udnyttelse af et ældre varemærkes
særpræg eller renommé, er registrering af samme ord som varemærke for motorola
også udelukket efter varemærkelovens § 15, stk. 4, jf. stk. 2.
patentankenævnets anbringender
der er ikke lighed mellem viacoms tv-show med akustisk musik og apparater til radio-
og telekommunikation som ikke er apparater til gengivelse af tv-programmer.
som hovedregel kan der ikke være lighed mellem en tjenesteydelse og en vare, jf.
kommenteret varemærkelov (1998) ved mogens koktvedgaard og knud wallberg, side
54. det bestrides ikke at der kan forekomme tilfælde hvor der er varemærkeretlig
lighed mellem varer og tjenesteydelser. clinilab er et konkret eksempel herpå. det
                                                - 9 -
vedrører en bestemt virksomhed og instrumenter bestemt herfor, og det er jo noget
andet end det foreliggende tilfælde.
ordet "unplugged" betyder noget forskelligt for de to typer af varer henholdsvis
tjenesteydelser. "unplugged" ved viacoms tv-udsendelse betyder at stikket er trukket
ud. for motorolas produkter må udtrykket vise hen til at telefonstikket er trukket ud,
eller at kommunikationsapparatet er wireless.
der er ikke risiko for forveksling imellem de to virksomheders produkter. afsætningen
af de to typer produkter er forskellig, idet viacoms afsætning sker ved, at forbrugerne
tænder for programmet, mens motorolas varer sælges fra en butik. motorolas brug af
unplugged vil ikke være generende for viacoms erhvervsudøvelse.
den engelske trade mark handbook er en vejledning med generelle retningslinier, og
den er ikke udtryk for gældende dansk ret.
bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 1 kan ikke føre til afslag på motorolas
ansøgning om registrering. der foreligger ikke varelighed som beskrevet i § 15, stk. 1
nr. 1. der er ikke risiko for forveksling, herunder antagelse af at der er en forbindelse
mellem motorolas unplugged og viacoms unplugged, jf. varemærkelovens § 15,
stk. 1, nr. 2: varerne er ikke af samme eller lignende art.
det er ikke godtgjort at mtv unplugged blev sendt i danmark før 1996, eller at viacom
iøvrigt havde taget ordet "unplugged" i brug som varemærke i danmark før 1996. op-
lysninger om hvor mange husstande som kunne modtage tv- kanalen mtv, viser ikke
at modtagerne så kanalen eller programmet "mtv unplugged", og heller ikke at
"unplugged" har været markedsført som varemærke. danske aviser fra 1991 med
fjernsynsprogrammer findes endnu og kunne have været fremlagt som dokumentation
for den hævdede brug af ordet i danmark.
sagsøgeren har heller ikke godtgjort at unplugged var velkendt i danmark på
ansøgningstidspunktet. for at et mærke kan anses for velkendt, kræves en
bekendthedskvalitet som rækker ud over det sædvanlige, jf. kommente- ret
varemærkelov (1998) ved mogens koktvedgaard og knud wallberg, side 62.
sagsøgeren kunne fx have foretaget en markedsundersøgelse til godtgørelse af sit
                                             - 10 -
anbringende om at mærket er velkendt. da unplugged således ikke kan anses for at
være et velkendt mærke i danmark på registreringstidspunktet, er registrering ikke
udelukket efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 2.
registrering af varemærkeret for motorola er ikke udelukket efter varemærkelovens §
15, stk. 4, nr. 1, da viacom ikke har en varemærkeret der er omfattet af beskrivelsen i
§ 15, stk. 2.
det er ikke sandsynliggjort at motorola på registreringstidspunktet var klar over eller
burde være klar over at viacom førte unplugged frem som varemærke i usa. hertil
kommer at der ikke er tale om varer og tjeneste ydelser af samme eller lignende art.
varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 finder derfor ikke anvendelse.
motorolas anbringender
motorola har i tilslutning til patentankenævnets argumentation anført: bestemmelsen i
varemærkelovens § 15, stk. 1 kan ikke udelukke registrering. viacom har ikke
dokumenteret at produkterne er af samme eller lignende art. motorola producerer ikke
fjernsyn og radioer, og sådanne produkter er ikke omfattet af motorolas varemær-
keansøgning. ved vurderingen må det ligeledes tages i betragtning at der er forskel på
aftagerkredsen af viacoms fjernsynsudsendelse og motorolas satellitudstyr. bortset fra
mobiltelefonerne kan udstyret ikke købes af private. på denne baggrund kan tv-
programmet og radio- og telekommunikationsudstyr ikke anses som værende af
samme eller lignende art.
betingelserne for anvendelse af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 eller 2 er ikke
opfyldte. det er ikke dokumenteret at der er varelighed, eller at unplugged er et
velkendt mærke i danmark.
varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3 kan ikke udelukke registrering. det er ikke
dokumenteret at motorola var
i ond tro om viacoms udenlandske varemærkeret. der er som nævnt ikke lighed
mellem tjensteydelserne og varer- ne.
viacom er blevet opfordret til at dokumentere at have stiftet varemærkeret til
                                               - 11 -
unplugged i danmark, men har ikke opfyldt provokationen. viacom har ingen
registre- ret varemærkeret i danmark, og derfor kan der kun væ- re tale om en
eventuel varemærkeret stiftet ved brug i danmark.
det bestrides at viacoms brug i danmark er sket forud for indgivelsen af motorolas
varemærkeansøgning. viacom har bevisbyrden for at der ved brug er opstået en vare-
mærkeret. der er alene fremlagt tv-programmer fra 1996 til dokumentation for brug i
danmark. tv-programmerne er imidlertid efter motorolas ansøgning om registrering af
varemærkeret til unplugged hvorfor de er uden betydning for sagen.
viacoms bruger ordet "unplugged" i ordets almindelige almindelige betydning. det
angiver at et elektrisk apparat er uden strømforbindelse, dvs. for musikinstrumenters
vedkommende at de anvendes akustisk. betegnelsen er beskrivende i den
sammenhæng hvori viacom benytter den. derfor kan viacom ikke have stiftet
varemærkeret ved brug.
sø- og handelsrettens afgørelse
den almindelige betydning af det engelske ord "unplugged" er at stikket er trukket ud,
eller at stikproppen er fjernet fra stikdåsen. indenfor rock- og popmusikområdet
anvendes ordet til at betegne fremførsel af musik under anvendelse af instrumenter
der ikke er tilsluttet elektrisk strøm. ordet kan ikke anses for at være deskriptivt,
hverken for musikudsendelser eller for de apparater som er omfattet af motorolas
varemærkeansøgning, men må anses for associativt og egnet til et begrænset
beskyttelsesområde.
det kan videre lægges til grund at viacom i slutningen af 1989 i usa begyndte at
sende tv-programmer i hvis titel indgik ordet "unplugged". programmet blev sendt i de
følgende år, og i 1994 indgav viacom ansøgning om varemærkeret til unplugged i
usa. ansøgningen blev offentliggjort den 18. oktober 1994.
motorola ansøgte om varemærkeret til unplugged i danmark den 26. august 1994.
det fremlagte bevismateriale der især består af udklip fra udenlandske aviser, viser
ikke hvilken brug viacom har gjort af ordet "unplugged" i danmark, eller om det var
                                               - 12 -
kendt i danmark og i så fald i hvilken grad. de fremlagte tv-programmer fra danske
aviser vedrører pe- rioden efter motorolas varemærkeansøgning, hvorfor dis- se ikke
kan tillægges betydning.
det er således ikke godtgjort at viacom ved brug havde erhvervet varemærkeret i
danmark til unplugged på det tidspunkt der er afgørende for sagen, tidspunktet for
motorolas ansøgning den 26. august 1994.
hertil kommer at det ikke kan antages at de af viacom udbudte tjenesteydelser på
tidspunktet for motorolas
varemærkeansøgning i danmark var af samme eller lignen- de art som motorolas
kommunikationsapparater. der er heller ikke grund til at antage at der var risiko for
forveksling eller en antagelse af forbindelse mellem mærkerne.
der foreligger derfor ikke registreringshindring efter varemærkelovens § 15, stk. 1.
der foreligger heller ikke registreringshindringer efter varemærkelovens § 15, stk. 3,
nr. 3. som anført kan det ikke antages at de af viacom udbudte tjenesteydelser på
tidspunktet for motorolas varemærkeansøgning i danmark var af samme eller lignende
art som motorolas kommuni- kationsapparater.
det kan på grundlag af det fremlagte materiale ikke antages at unplugged for
musikudsendelser på ansøgningstidspunktet var velkendt eller vitterlig kendt i dan-
mark. det er derfor ikke nødvendigt at tage stilling
til om motorolas benyttelse af unplugged i givet fald ville indebære en udnyttelse af
et renommé eller omdøm- me der måtte tilkomme viacoms mærke for tjenesteydelser.
da det som nævnt ikke er antageligt at viacom på tids- punktet for motorolas
ansøgning havde erhvervet ret til unplugged her i landet ved brug, foreligger der
ikke re- gistreringshindringer efter bestemmelserne i varemærke- lovens § 15, stk. 4,
nr. 1 eller nr. 2.
herefter tages patentankenævnets og motorolas påstande til følge.
         thi kendes for ret
                                             - 13 -
patentankenævnet frifindes for den af viacom international inc. nedlagte påstand.
den af patentankenævnet den 14. januar 1999 trufne afgørelse i sagen j.nr. v 42/96
vedrørende betegnelsen unplugged stadfæstes.
i sagsomkostninger betaler viacom international inc. inden 14 dage 25.000 kr. til
patentankenævnet og 20.000 kr. til motorola inc.
              jens feilberg
bjarne møgelhøj          klaus stampe tønnes pedersen
                                     (sign.)
                        udskriftens rigtighed bekræftes
                       p. j. v. sø- og handelsretten, den