facts:
Sachverhalt:
A.a Ab 1. März 2008 bezog die altersrentenberechtigte E._ Zusatzrenten der AHV zugunsten ihres Ehemannes L._ (1952). Mit Verfügung vom 5. November 2009, ersetzt durch Verfügung vom 11. November 2010, wurde diesem selber eine Rente der Invalidenversicherung mit Wirkung ebenfalls ab 1. März 2008 zugesprochen. Die IV-Stelle des Kantons Zürich kürzte gleichzeitig den Betrag der nachzuzahlenden Invalidenrenten um den Betrag der im Zeitraum vom 1. März 2008 bis und mit Oktober 2009 bezogenen Zusatzrenten der AHV, entsprechend einer Verrechnung von insgesamt Fr. 11'320.-.
A.b Die dagegen von L._ erhobene Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 16. November 2011 gut und wies die Sache an die Verwaltung zurück, damit diese prüfe, ob die angeordnete Verrechnung in das Existenzminimum eingreife, und hernach neu verfüge.
A.c Auf die dagegen vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht nicht ein (Urteil 8C_1053/2010 vom 26. Januar 2011).
A.d Am 20. Mai 2011 erliess die IV-Stelle eine neue Verfügung. In der Begründung wies sie darauf hin, dass nach der Berechnung der grossen Härte nur noch Fr. 1'341.- verrechnet würden bzw. Fr. 9'979.- an den Versicherten auszurichten seien.
B. Dagegen erhob das BSV Beschwerde, die das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 14. November 2011 abwies.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt das BSV, der vorinstanzliche Entscheid und die Verfügung vom 20. Mai 2011 seien aufzuheben, und die IV-Stelle sei anzuweisen, die vollumfängliche Verrechnung der bezogenen Zusatzrenten mit den nachzuzahlenden Invalidenrenten anzuordnen.
Die IV-Stelle schliesst in ihrer Vernehmlassung, welche sie durch die Ausgleichskasse Berner Arbeitgeber erstellen liess, auf Gutheissung der Beschwerde. L._ trägt mit Eingabe vom 20. Februar 2012 auf Abweisung der Beschwerde an.

considerations:
Erwägungen:
1. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff. BGG) kann wegen Rechtsverletzungen gemäss Art. 95 f. BGG erhoben werden. Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG).
2. Unbestritten ist, dass die vom 1. März 2008 bis 31. Oktober 2009 an die Ehefrau des Versicherten (zugunsten ihres Ehemannes) ausgerichteten Zusatzrenten zu Unrecht geleistet wurden und zurückgefordert werden müssen, nachdem der Versicherte ab 1. März 2008 einen eigenen Anspruch auf eine Invalidenrente erworben hat (Art. 22bis AHVG; Rz. 3219 der Wegleitung des BSV über die Renten [RWL] in der Eidg. Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003 (Stand 1. Januar 2008; http://www.bsv.admin.ch). Zu Recht unbestritten ist grundsätzlich auch, dass die Forderung auf Rückerstattung von Zusatzrenten gegenüber dem einen Ehegatten mit ausstehenden Betreffnissen einer dem anderen Ehegatten zugesprochenen Invalidenrente verrechnet werden kann, obwohl Schuldner und Gläubiger der beiden Forderungen nicht identisch sind (BGE 137 V 175 E. 2 S. 177; 130 V 505; Urteil 9C_682/2010 vom 29. April 2011 E. 3).
Umstritten und zu prüfen ist, ob die Verrechnung des Betrages von Fr. 11'320.- deshalb nicht zulässig ist, weil damit in das betreibungsrechtliche Existenzminimum des Versicherten eingegriffen wird.
3. 3.1 Die Vorinstanz stützte sich namentlich auf das Urteil 9C_365/2008 vom 17. Juni 2009, in welchem in E. 5.4 erwähnt wurde, es könne angenommen werden, dass das betreibungsrechtliche Existenzminimum durch die Verrechnung nicht tangiert werde. Daraus leitete das Sozialversicherungsgericht ab, die bundesgerichtliche Rechtsprechung erachte in solchen Fällen die Wahrung des Existenzminimums als wesentlich.
3.2 Das beschwerdeführende BSV beruft sich namentlich auf BGE 136 V 286 und das Urteil 9C_1015/2010 vom 12. April 2011, in: SVR 2011 IV Nr. 70 S. 210 sowie Rz. 10922 RWL. Dabei macht es geltend, dass im vorliegenden Fall eine Verrechnung der Rentennachzahlung zulässig sei, da es um eine Frage der Rentenkoordination gehe. Nur wenn die kompensatorische Verrechnung gemäss Art. 20 AHVG zugelassen werde, sei eine rechtsgleiche Handhabung gewährleistet, weil ansonsten der zeitliche Faktor (verspätete Anmeldungen, Verzögerungen bei der Rentenberechnung) zu rein zufälligen und stossenden Doppelbezügen führen würde.
4. 4.1 Aus dem Urteil 9C_365/2008 kann entgegen der Vorinstanz nicht abgeleitet werden, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in Fällen, da Rentennachzahlungen mit früheren Leistungen verrechnet werden, das Existenzminimum einzuhalten ist. Da in jenem Verfahren aufgrund der Akten keine Anhaltspunkte für eine mögliche Verletzung des Existenzminimums bestanden und die Beschwerdeführerin auch nichts dergleichen geltend gemacht hatte, musste die Frage zum Vornherein nicht geprüft werden. Im Übrigen erging das Urteil nicht als Grundsatzentscheid (Art. 20 Abs. 2 BGG).
4.2 Das ATSG (SR 830.1) enthält keine allgemeine Verrechnungsnorm (vgl. aber Art. 20 Abs. 2 ATSG). Art. 50 Abs. 2 IVG (in der seit 1. Januar 2003 in Kraft stehenden Fassung) verweist für die Verrechnung auf Art. 20 Abs. 2 AHVG, welche Bestimmung somit in der Invalidenversicherung sinngemäss Anwendung findet. Damit statuiert Art. 50 Abs. 2 IVG eine allgemeine Verrechenbarkeit von Beitragsforderungen, Leistungen und Leistungsrückforderungen der AHV und der IV (ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2. Aufl. 2010, S. 453). Die zweigintern und zweigübergreifend zulässige Verrechnung von Leistungen und Forderungen kann sich sowohl auf laufende Renten als auch auf Rentennachzahlungen beziehen (BGE 136 V 286 E. 4.1 S. 288). Sie darf indessen den nach betreibungsrechtlichen Regeln zu ermittelnden Notbedarf der versicherten Person nicht beeinträchtigen (BGE 136 V 286 E. 6.1 S. 291; 131 V 249 E. 1.2 S. 252). Dabei stellt sich nach der Rechtsprechung die Frage der Zulässigkeit der Verrechnung unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht nur bei einer laufenden, monatlich ausgerichteten Rente, sondern auch bei Rentennachzahlungen, weil auch diese zum Zweck haben, den Existenzbedarf der versicherten Person zu decken (Art. 34quater Abs. 2 Satz 3 aBV; Art. 112 Abs. 2 lit. b BV), und zwar in jener Zeitspanne, für welche sie nachbezahlt werden (BGE 136 V 286 E. 6.2 S. 291; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 305/03 vom 15. Februar 2005 E. 4; vgl. auch Urteil I 141/05 vom 20. September 2006 E. 5.3.1; kritisch dazu: FRANZ SCHLAURI, Die zweigübergreifende Verrechnung und weitere Instrumente der Vollstreckungskoordination des Sozialversicherungsrechts, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2004, S. 137 ff., 150 f.). Begründet wurde diese Praxis teilweise damit, dass es die Verwaltung sonst in der Hand hätte, durch Zuwarten mit dem Erlass der Rentenverfügung die Verrechnungsschranke zu umgehen (bereits erwähntes Urteil I 141/05 E. 5.3.1 mit Hinweis auf das Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 153/85 vom 29. April 1986).
4.3 Diese Rechtsprechung wurde mit den beiden vom beschwerdeführenden BSV zitierten Urteilen des Bundesgerichts bestätigt. Im bereits erwähnten Urteil 9C_1015/2010 E. 3.4 wurde die Verrechnung einer Rentennachzahlung verweigert für einen früheren Zeitraum, in welchem der Versicherte mangels Unterstützung durch die Sozialbehörde unter dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum gelebt hatte. Das Bundesgericht lehnte eine Änderung der Rechtsprechung ab, wonach bei Rentennachzahlungen die Zulässigkeit einer Verrechnung generell nicht mehr unter dem Gesichtspunkt der Wahrung des Existenzminimums zu prüfen gewesen wäre und verwies namentlich auf den bereits im Urteil I 141/05 hervorgehobenen Gesichtspunkt, dass es die Verwaltung sonst in der Hand hätte, durch Zuwarten mit dem Erlass der Rentenverfügung die Verrechnungsschranke zu umgehen. In BGE 136 V 286 (E. 7 f.) wurde sodann die Verrechnung von Rentennachzahlungen mit Schadenersatzforderungen nach Art. 52 Abs. 2 AHVG zugelassen, weil die Sozialbehörde für den Zeitraum, für den die Renten nachbezahlt wurden, Vorschussleistungen erbracht hatte. Könnte sich die versicherte Person in einem solchen Fall auf das Existenzminimum berufen und die Auszahlung der Rentennachzahlung an sich selbst verlangen, käme sie zweimal in den Genuss von Leistungen, was nicht angehe (E. 8.1).
Damit ergibt sich aus beiden Urteilen, dass das Verrechnungsverbot dann nicht gilt, wenn das Existenzminimum während der fraglichen Zeitspanne durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet war, und dass die Beachtung der Verrechnungsschranke bei Nachzahlungen vor allem sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den Versicherten kommt.
4.4 Die Frage der Verrechnung kann sich stellen gegenüber Beitragsforderungen, Leistungen und Leistungsrückforderungen (vgl. E. 4.1 hievor). Im Hinblick auf die Verrechnung von Nachzahlungen ist von Bedeutung, ob diese mit offenen Beitragsforderungen oder mit Leistungsrückforderungen erfolgen soll. Im ersten Fall entstand die Verrechnungsforderung, weil der Versicherte seine Verpflichtungen gegenüber dem Sozialversicherer nicht erfüllte; im zweiten Fall, weil ein Sozialversicherer Leistungen erbrachte, deren Rechtsgrund nachträglich entfiel.
Die Frage der Wahrung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums kann sich nur in ersterem Fall stellen. Entsprechend ging es auch in den Urteilen 9C_1015/2010 und I 141/05 darum, dass Rentennachzahlungen mit ausstehenden Beiträgen verrechnet werden sollten. Da im relevanten Zeitraum, für welchen die Nachzahlung erfolgen sollte, keine anderen Leistungen geflossen waren, war in diesen Fällen zu prüfen, ob das Nicht-Erreichen des Existenzminimums der Verrechnung entgegengehalten werden kann.
Die Situation ist jedoch eine andere, wenn im fraglichen Zeitraum Leistungen erbracht wurden, deren Rechtsgrund nachträglich entfällt. Hier wird nur eine Bedarfsleistung durch eine andere ersetzt. Das Bundesgericht hat in BGE 130 V 505 zum rechtlichen Verhältnis zwischen der vorerst einem Ehepartner zugesprochenen Zusatzrente und der später zugunsten des andern Ehepartners verfügten Invalidenrente festgehalten, der Anspruch des einen Ehepartners auf eine Zusatzrente für den andern sei von der Bedingung abhängig, dass jener keinen eigenen Anspruch auf eine Rente habe. Die beiden zur Diskussion stehenden Leistungen schlössen sich somit gegenseitig aus (E. 2.6). Das bedeute, dass die Verrechnung zuzulassen sei. In E. 2.9 des französischsprachigen Urteils führte das Bundesgericht aus (vgl. Übersetzung in: Pra 2005 Nr. 153 S. 1038):
Das Gegenteil zuzulassen, könnte eine wirksame Rechtsanwendung verhindern, wenn die Höhe der Leistungen an einen Ehegatten zufolge des Eintrittes eines zweiten Versicherungsfalles beim Ehepaar überprüft werden muss. Das Rückerstattungsbegehren gegenüber dem Leistungsberechtigten würde sich bei Erlass der Rückerstattung als undurchführbar erweisen. Ein solcher Erlass müsste häufig erfolgen, weil die Voraussetzung des guten Glaubens immer erfüllt und dann allein noch die Frage der grossen Härte zu prüfen wäre (Art. 25 ATSG und Art. 5 ATSV [SR 830.11]; aArt. 47 Abs. 1 AHVG). In zahlreichen Fällen wird die Bedingung der grossen Härte erfüllt sein, was schliesslich unvermeidbar zu einer ungerechtfertigten Leistungskumulation führen würde, obwohl das Gesetz korrekt angewendet wird. Diese unvermeidliche Konsequenz ergäbe sich ihrerseits daraus, dass Entscheide, die in einem gegenseitigen Bezug zueinander stehen, zwangsläufig in zeitlicher Hinsicht etwas auseinanderliegen.
Auch wenn es in diesem Urteil um die Begründung der Verrechenbarkeit von Forderungen ging, deren Schuldner und Gläubiger nicht identisch sind, und sich die obigen Ausführungen auf den Erlass bezogen, folgt daraus doch, dass entscheidender Gesichtspunkt die Verhinderung einer ungerechtfertigten Kumulation von zwei sich grundsätzlich gegenseitig ausschliessenden Leistungen als Folge des zeitlichen Auseinanderfallens der Zusprache ist, und die finanzielle Situation des Versicherten nicht dazu führen kann, diese Leistungskumulation trotzdem zuzulassen. Im gleichen Sinn hat das Bundesgericht in früheren Urteilen auch die Berufung auf den Härtefall nach aArt. 47 Abs. 1 AHVG ausgeschlossen, wenn es darum gehe, dem Versicherten bereits ausbezahlte Leistungen durch gleich hohe unter anderem Titel geschuldete zu ersetzen und die beiden Betreffnisse miteinander zu verrechnen (BGE 122 V 221 E. 5c S. 226; ZAK 1977 S. 195 f. E. 3). Was für die Härtefallprüfung im Rückforderungsrecht gilt, nämlich dass Vermögen und Einkommen keine Veränderung erfahren, ist auch hinsichtlich der Existenzminimumsschranke bei der Verrechnung zu berücksichtigen (SCHLAURI, a.a.O., S. 152).
4.5 Die Verrechnung ist hier somit zulässig, ohne dass dem die Einhaltung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums entgegengehalten werden kann. Dies entspricht auch dem oben in E. 4.2 dargelegten grundsätzlichen Ziel, dass Rechtswirkungen nicht lediglich aus der zeitlichen Verschiebung von Zahlungen resultieren sollen. Ebenso wenig wie die Beachtung der Verrechnungsschranke bei Nachzahlungen sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den Versicherten kommt, soll die zeitliche Verschiebung zu vom Gesetz grundsätzlich ausgeschlossenen Leistungskumulationen führen.
5. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen. Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 65 BGG). Dem Ausgang des Prozesses entsprechend hat der Beschwerdegegner 1 die Gerichtskosten zu tragen (Art. 65 Abs. 4 lit. a in Verbindung mit Art. 66 Abs. 1 BGG).

rulings:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 14. November 2011 und die Verfügung der IV-Stelle des Kantons Zürich vom 20. Mai 2011 werden aufgehoben und die IV-Stelle wird angewiesen, die Verrechnung im Sinne der Erwägungen vorzunehmen.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdegegner 1 auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Parteien, der IV-Stelle des Kantons Zürich, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und der Ausgleichskasse Berner Arbeitgeber schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 17. September 2012
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Ursprung
Die Gerichtsschreiberin: Hofer


facts:
Sachverhalt:
A. Am 28. März 2007 erteilte das Europäische Patentamt der Merck & Co., Inc., New Jersey, USA, (Beschwerdeführerin) das Streitpatent EP 1 175 904. Dieses betrifft die Verwendung des pharmazeutischen Wirkstoffs "Alendronsäure" zur Behandlung von Osteoporose.
Alendronsäure ist zugleich der wirksame Bestandteil des Arzneimittels Fosamax® der Beschwerdeführerin. Dieses Arzneimittel wurde schon früher zur Behandlung von Osteoporose verwendet. Die Beschwerdeführerin hatte zunächst eine Form von Fosamax® vermarktet, bei welcher der Patient täglich 10 mg Alendronsäure zu sich nehmen musste.
In der Zwischenzeit hat die Beschwerdeführerin eine neue Form von Fosamax® auf den Markt gebracht, bei welcher der Patient wöchentlich 70 mg Alendronsäure einzunehmen hat. Anspruch 1 des entsprechenden Streitpatents lautet wie folgt:
"Verwendung von Alendronat bei der Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Osteoporose bei einem Menschen, der eine solche Behandlung benötigt, wobei das Medikament an den Menschen als eine Einheitsdosis, die etwa 70 mg der Alendronatverbindung auf Gewichtsbasis an aktiver Alendronsäure enthält, gemäss einem Dauertherapieplan mit einem Dosierungsintervall von einmal pro Woche oral verabreicht wird."
B. B.a Am 29. März 2007 klagten die Mepha Pharma AG sowie die Mepha AG, beide mit Sitz in Aesch BL, (Beschwerdegegnerinnen) beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Beschwerdeführerin mit dem Rechtsbegehren, es sei der schweizerische Teil des europäischen Patents Nr. 1 175 904 für nichtig zu erklären.
Mit Urteil vom 14. April 2009 hiess das Handelsgericht die Klage gut. Es gelangte im Wesentlichen zum Schluss, die beanspruchte Dosierung sei gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG und Art. 52 Abs. 4 des EPÜ 1973 von der Patentierung ausgeschlossen.
B.b Eine von der Beschwerdeführerin gegen das handelsgerichtliche Urteil vom 14. April 2009 erhobene Nichtigkeitsbeschwerde wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Zirkulationsbeschluss vom 17. Juni 2010 ab, soweit es darauf eintreten konnte.
C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 14. April 2009 aufzuheben und die Klage vom 29. März 2007 abzuweisen. Eventualiter sei die Streitsache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerinnen beantragen die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
D. Mit Verfügung vom 9. September 2010 erteilte das Bundesgericht der Beschwerde die aufschiebende Wirkung.
Mit Verfügung vom 22. September 2010 hiess es das Sicherstellungsgesuch der Beschwerdegegnerinnen gut und forderte die Beschwerdeführerin auf, zur Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung an die Beschwerdegegnerinnen den Betrag von Fr. 17'000.-- in bar zu hinterlegen. Der Betrag ging in der Folge fristgerecht bei der Gerichtskasse ein.

considerations:
Erwägungen:
1. 1.1 Die Beschwerdeführerin hat einzig den Entscheid des Handelsgerichts angefochten, das gemäss aArt. 76 PatG (AS 1955 892) als einzige kantonale Instanz entschieden hat (vgl. Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Dies ist grundsätzlich zulässig und die innert 30 Tagen seit Eröffnung des Kassationsgerichtsbeschlusses eingereichte Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts ist damit rechtzeitig erfolgt (Art. 100 aAbs. 6 BGG [AS 2006 1234], der auf das vorliegende Beschwerdeverfahren noch anwendbar ist, zumal der angefochtene Entscheid des Handelsgerichts vor Aufhebung dieser Bestimmung eröffnet worden ist [vgl. Art. 405 Abs. 1 ZPO; SR 272]).
Mit der Beschwerde in Zivilsachen kann unter diesen Voraussetzungen das handelsgerichtliche Urteil angefochten werden, soweit im Rahmen der Beschwerde in Zivilsachen zulässige Rügen dem höchsten kantonalen Gericht nicht unterbreitet werden konnten (vgl. BGE 134 III 92 E. 1.1 S. 93). Hinsichtlich sämtlicher Rügen, für die der Weg an das Kassationsgericht offenstand, wie etwa diejenige der Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV i.V.m. § 281 der Zivilprozessordnung des Kantons Zürich vom 13. Juni 1976 [ZPO/ZH]), ist das handelsgerichtliche Urteil hingegen nicht letztinstanzlich (Art. 75 Abs. 1 BGG; BGE 134 III 524 E. 1.3 S. 527), weshalb auf entsprechende Rügen nicht einzutreten ist.
1.2 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl. BGE 134 II 235 E. 4.3.4 S. 241; 132 II 257 E. 2.5 S. 262; 130 III 136 E. 1.4 S. 140).
2. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine unzutreffende patentrechtliche Beurteilung des in einer Dosierungsanleitung bestehenden Anspruchsmerkmals vor.
2.1 Die Vorinstanz hat offen gelassen, ob das Streitpatent die Voraussetzungen einer "patentfähigen Erfindung" im Sinne von Art. 52 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (EPÜ 1973; AS 1977 1711) erfülle. Sie hat namentlich nicht beurteilt, ob die beanspruchte Dosierungsanleitung neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 52 Abs. 1 EPÜ 1973). Die Vorinstanz hat vielmehr geschlossen, der selbständige Anspruch 1 des Streitpatents sei gemäss Art. 52 Abs. 4 EPÜ 1973 überhaupt von der Patentierung ausgeschlossen. Diese Bestimmung schreibt vor:
"(4) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinne des Absatzes 1. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren".
2.1.1 In der Begründung ging die Vorinstanz davon aus, dass Anspruch 1 des Streitpatents die Verwendung einer bekannten Substanz (Alendronsäure) bei der Herstellung eines Medikaments für eine bekannte medizinische Indikation (Behandlung von Osteoporose) betrifft und sich von der bisherigen Anwendung lediglich durch das Dosierschema (Menge von 70 mg und Abgabe einmal wöchentlich) unterscheidet. Nach Ansicht der Vorinstanz ist daher zu entscheiden, ob es sich beim Streitpatent um eine erlaubte zweite medizinische Anwendung ("Swiss type claim" bzw. "schweizerische Anspruchsform") handle oder ob ein nach Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG (bei der Revision vom 22. Juni 2007 nicht verändert, SR 232.14) bzw. Art. 53 lit. c des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2) vom Patentschutz ausgenommenes Therapieverfahren vorliege. Art. 53 lit. c EPÜ 2000 entspricht inhaltlich Art. 52 Abs. 4 EPÜ 1973: Nach dem ersten Satz werden europäische Patente nicht erteilt für Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen Körper vorgenommen werden. Nach dem zweiten Satz gilt die Ausnahme von der Patentierbarkeit nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren.
2.1.2 Die Vorinstanz erwog, dass bei der Beurteilung dieser Frage die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) sowie einschlägige nationale Entscheide zu berücksichtigen seien. Sie nahm zunächst auf die drei parallelen Entscheide G 1/83, G 5/83 sowie G 6/83 der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 5. Dezember 1984 (Amtsblatt EPA 3/1985 S. 59 ff.) Bezug, die sich mit der Zulässigkeit von Patentansprüchen für die sogenannte zweite medizinische Indikation befassen. Die Vorinstanz hielt fest, dass damit einerseits die zweite medizinische Verwendung abgesegnet, andererseits aber auch die Patentierung eines Stoffes zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers verboten worden sei. Die genaue Tragweite dieser Entscheidungen sei indes unklar geblieben. Die Auseinandersetzung der Parteien mit der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts (so unter anderem mit den ins Feld geführten Entscheiden T 317/95, T 56/97, T 584/97, T 4/98, T 485/99 und T 1020/03 der Technischen Beschwerdekammer) sei insoweit überholt, als inzwischen die Grosse Beschwerdekammer mit Entscheid der Technischen Beschwerdekammer vom 22. April 2008 in der Sache T 1319/04 erneut angegangen worden sei. Der entsprechende Entscheid G 2/08 (der am 19. Februar 2010 ergangen ist, vgl. dazu unten E. 2.2.2) stehe noch aus, weshalb keine Rechtsprechung des EPA vorliege, welche die Frage der Patentierbarkeit der Verwendung eines bekannten Stoffes zur Behandlung einer bekannten Krankheit, aber nach neuem Dosierungsschema, beantworten lasse. Zu berücksichtigen seien hingegen einzelne in Grossbritannien und Deutschland ergangene Urteile zu dieser Streitfrage.
2.1.3 Die Vorinstanz führte weiter aus, die von der bisherigen Anwendung abweichenden Merkmale des strittigen Anspruchs 1 enthielten eine blosse Dosierungsempfehlung, die angebe, in welchen Mengen das Alendronat enthaltende Medikament zu welchen Zeiten verabreicht werden solle. Die Verabreichung einer für die Behandlung einer bestimmten Krankheit vorgesehenen Medizin als solche sei ein therapeutisches Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers. Die Bestimmung des geeigneten individuellen Therapieplans für einen Patienten, einschliesslich der Verschreibung und Dosierung von Medikamenten, sei prägender Teil der Tätigkeit des behandelnden Arztes und damit ein nach Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG dem Patentschutz entzogenes Verfahren. Würde hier Patentschutz gewährt, so die Vorinstanz weiter, wäre auch der Arzt, der etwa dem Patienten aus der mit dem Medikament gefüllten Flasche die richtige Menge abmesse, von der Gefahr einer Patentverletzungsklage bedroht.
Die Technische Beschwerdekammer habe in ihrem Entscheid T 1020/03 vom 29. Oktober 2004 (Amtsblatt EPA 4/2007 S. 204 ff.) zwar darauf hingewiesen, die nationalen Gesetze würden für Ärzte entsprechende Ausnahmen von der Wirkung des Patents vorsehen, womit ein Arzt, der das Medikament für die zweite medizinische Indikation verordne, auf Grundlage der nationalen Verletzungsvorschriften trotz patentgemässem Verhalten kein Patentverletzer sei. Im schweizerischen Recht gebe es - abgesehen von Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG und Art. 52 Abs. 4 EPÜ 1973 - eine solche den Arzt von Patentverletzungsklagen befreiende Vorschrift jedoch nicht. Deshalb werde der Arzt in der Schweiz bei seiner Tätigkeit nur dann vor Patentverletzungsklagen geschützt, wenn die Bestimmung des geeigneten individuellen Therapieplans für einen Patienten - einschliesslich der Verschreibung und Dosierung von Medikamenten - als dem Patentschutz entzogenes Verfahren behandelt werde. Damit erweise sich Anspruch 1 des Streitpatents als von der Patentierung ausgeschlossen, was zur Nichtigerklärung des schweizerischen Teils des europäischen Patents Nr. 1 175 904 führe, ohne dass weitere Fragen (namentlich Neuheit sowie Naheliegen) geprüft werden müssten.
Die Technische Beschwerdekammer habe in ihrem Entscheid T 1020/03 vom 29. Oktober 2004 (Amtsblatt EPA 4/2007 S. 204 ff.) zwar darauf hingewiesen, die nationalen Gesetze würden für Ärzte entsprechende Ausnahmen von der Wirkung des Patents vorsehen, womit ein Arzt, der das Medikament für die zweite medizinische Indikation verordne, auf Grundlage der nationalen Verletzungsvorschriften trotz patentgemässem Verhalten kein Patentverletzer sei. Im schweizerischen Recht gebe es - abgesehen von Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG und Art. 52 Abs. 4 EPÜ 1973 - eine solche den Arzt von Patentverletzungsklagen befreiende Vorschrift jedoch nicht. Deshalb werde der Arzt in der Schweiz bei seiner Tätigkeit nur dann vor Patentverletzungsklagen geschützt, wenn die Bestimmung des geeigneten individuellen Therapieplans für einen Patienten - einschliesslich der Verschreibung und Dosierung von Medikamenten - als dem Patentschutz entzogenes Verfahren behandelt werde. Damit erweise sich Anspruch 1 des Streitpatents als von der Patentierung ausgeschlossen, was zur Nichtigerklärung des schweizerischen Teils des europäischen Patents Nr. 1 175 904 führe, ohne dass weitere Fragen (namentlich Neuheit sowie Naheliegen) geprüft werden müssten.
2.2 2.2.1 Mit dem EPÜ 1973 sowie dessen Änderungen gemäss EPÜ 2000 wurde ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht für die Erteilung von Erfindungspatenten geschaffen (vgl. Art. 1 EPÜ 1973 / EPÜ 2000). Für die nach diesem Übereinkommen erteilten europäischen Patente gelten nach Art. 52 ff. einheitliche Regeln hinsichtlich der materiellen Voraussetzungen der Patentierbarkeit. Zwar enthält das Übereinkommen keine Bestimmung, wonach die Entscheidungen der Organe des Europäischen Patentamts für die Gerichte der Vertragsstaaten verbindlich wären. Im Hinblick auf das Vertragsziel der Rechtseinheit ist jedoch, was auch die Parteien nicht in Frage stellen, die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zu berücksichtigen (BGE 133 III 229 E. 3 S. 231 f.). Gegebenenfalls sind auch einschlägige Entscheide ausländischer Gerichte bei der Auslegung zu berücksichtigen, wobei höchstrichterliche Urteile besonderes Gewicht haben, aber auch überzeugend begründete Entscheide unterer Instanzen beachtlich sind (vgl. BGE 121 III 336 E. 5c S. 338; 117 II 480 E. 2b S. 486 f.; vgl. zur justiziellen Zusammenarbeit im Bereich des Patentrechts STEFAN LUGINBÜHL, Die neuen Wege zur einheitlichen Auslegung des Europäischen Patentrechts, GRUR 2/2010 S. 99 f.).
2.2.2 Inzwischen hat die Grosse Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die bereits von der Vorinstanz erwähnten Vorlagefragen zur Patentierbarkeit im Zusammenhang mit Dosierungsanleitungen beantwortet. Mit Entscheid G 2/08 vom 19. Februar 2010 (Amtsblatt EPA 10/2010 S. 456 ff.) entschied die Grosse Beschwerdekammer, Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000 schliesse nicht aus, dass ein für die Behandlung einer Krankheit bereits bekanntes Arzneimittel zur Verwendung bei einer anderen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert werde (Frage 1). Die Patentierbarkeit sei auch dann nicht ausgeschlossen, wenn das einzige nicht im Stand der Technik enthaltene Anspruchsmerkmal eine Dosierungsanleitung sei (Frage 2). Schliesslich hielt die Grosse Beschwerdekammer fest, dass ein Anspruch in Zukunft nicht mehr in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden dürfe, wie sie mit der Entscheidung G 1/83 geschaffen wurde, falls dem Gegenstand eines Anspruchs nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen werde (Frage 3).
Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, mit der - von der Vorinstanz nicht abgewarteten - Entscheidung G 2/08 werde auch für die vorliegende Streitsache Klarheit geschaffen, zumal kein Grund ersichtlich sei, von der bereits durch die Entscheidung T 1020/03 vom 29. Oktober 2004 (a.a.O., S. 204 ff.) für das EPÜ 1973 entwickelten Rechtsprechung abzuweichen, die nunmehr für das EPÜ 2000 bestätigt worden sei. Die Beschwerdegegnerinnen sind demgegenüber der Ansicht, die Grosse Beschwerdekammer habe ihre Entscheidung ausschliesslich auf der Grundlage des EPÜ 2000 getroffen, und habe es ausdrücklich abgelehnt, die Patentierbarkeit von "Swiss type claims" auf Dosierungsanleitungen unter dem EPÜ 1973 zu bestätigen, das für das Streitpatent nach wie vor allein massgebend sei.
2.2.3 Das EPÜ 2000 trat, worauf die Beschwerdegegnerinnen zutreffend hinweisen, erst am 13. Dezember 2007 in Kraft. Nach Art. 1 Ziff. 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats des EPA vom 28. Juni 2001 zu den Übergangsbestimmungen nach Art. 7 Abs. 1 Satz 2 der Akte zur Revision des EPÜ 1973 (AS 2007 7133) sind unter anderem die Bestimmungen von Art. 52, 53, 54 Abs. 3 und Abs. 4 EPÜ 2000 zur Frage der Patentierbarkeit auch auf die bei ihrem Inkrafttreten bereits erteilten europäischen Patente anzuwenden. Gemäss Art. 1 Ziff. 3 des genannten Beschlusses ist hingegen Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000 auf die bei seinem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen nur anzuwenden, soweit eine Entscheidung über die Erteilung des Patents noch nicht ergangen ist.
Das Streitpatent wurde am 28. März 2007 erteilt. Damit beurteilt sich die aufgeworfene Frage der Patentierbarkeit im zu beurteilenden Fall nach den revidierten Art. 53 lit. c sowie Art. 54 Abs. 4 EPÜ 2000, wohingegen Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000 nicht auf das am 13. Dezember 2007 bereits erteilte Streitpatent anwendbar ist.
Nach Art. 53 lit. c EPÜ 2000 werden europäische Patente nicht erteilt für "Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen Körper vorgenommen werden" (Satz 1). Dies gilt nach derselben Bestimmung jedoch nicht "für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren" (Satz 2).
Derselbe Vorbehalt ist unter dem Titel "Neuheit" unter anderem in Art. 54 Abs. 4 EPÜ 2000 vorgesehen zugunsten von Stoffen und Stoffgemischen, die bereits bekannt sind und damit zum Stand der Technik gehören, "sofern sie zur Anwendung in einem in Art. 53 c) genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört".
2.2.4 Die Grosse Beschwerdekammer hielt bereits zu Art. 52 Abs. 4 EPÜ 1973 fest, dass der Patentierungsausschluss der in dieser Bestimmung erwähnten Verfahren auf sozialethischen Überlegungen und auf Erwägungen im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit beruht, auch wenn damals die Rechtsfiktion der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit gewählt wurde. Ärzten sollte es nämlich freistehen, alle ihnen geeignet erscheinenden Massnahmen anzuwenden, um eine Krankheit zu verhindern oder zu heilen, ohne darin durch Patente gehindert zu werden. Der Grund für die Überführung des bisher anwendbaren Art. 52 Abs. 4 EPÜ 1973 in Art. 53 lit. c EPÜ 2000 war somit, dass es nicht mehr gerechtfertigt erschien, den Patentierungsausschluss dieser Verfahren mit der fehlenden gewerblichen Anwendbarkeit zu begründen (Entscheidung G 2/08 vom 19. Februar 2010, a.a.O., S. 474 f. Ziff. 5.3-5.5; G 1/04 vom 16. Dezember 2005, Amtsblatt EPA 5/2006 S. 347 Ziff. 3, S. 359 Ziff. 10; vgl. auch Entscheidung G 1/83 vom 5. Dezember 1984, a.a.O., S. 63 Ziff. 22). Die Neufassung von Art. 53 lit. c EPÜ 2000 ist redaktioneller Natur und bezweckt keine Änderung der bisherigen Rechtslage (vgl. die Erläuterungen zu den Übergangsbestimmungen des revidierten EPÜ 2000, Amtsblatt EPA 2001, Sonderausgabe Nr. 4, S. 135 Ziff. 6; zu den Hintergründen der Neufassung siehe Entscheidung G 2/08 vom 19. Februar 2010, a.a.O., S. 475 f. Ziff. 5.5). Auch der revidierte Art. 54 Abs. 4 EPÜ 2000 bewirkte im Vergleich zum früheren Art. 54 Abs. 5 EPÜ 1973 unstrittig keine sachliche Änderung der bisherigen Rechtslage (vgl. die Erläuterungen zu den Übergangsbestimmungen des revidierten EPÜ 2000, a.a.O., S. 135 Ziff. 6 und 8; Entscheidung G 2/08 vom 19. Februar 2010, a.a.O., S. 477 f. Ziff. 5.8).
Damit bleiben einerseits die unter dem EPÜ 1973 ergangenen Entscheide der Beschwerdekammern des EPA von Bedeutung. Andererseits trifft entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerinnen nicht zu, dass die Entscheidung G 2/08 der Grossen Beschwerdekammer für das vorliegende Verfahren keine Relevanz habe, zumal sich diese sowohl mit Art. 53 lit. c sowie Art. 54 Abs. 4 EPÜ 2000 als auch mit der Rechtsprechung zu Art. 52 Abs. 4 und Art. 54 Abs. 5 EPÜ 1973 auseinandersetzt.
2.2.5 Art. 53 lit. c EPÜ 2000 unterscheidet - wie vormals Art. 52 Abs. 4 EPÜ 1973 - zwischen nicht gewährbaren Verfahrensansprüchen, die auf eine therapeutische Behandlung gerichtet sind (Satz 1), und gewährbaren Ansprüchen, die sich auf Erzeugnisse zur Anwendung in solchen Verfahren beziehen (Satz 2). Die beiden Konzepte des Verfahrens zur therapeutischen Behandlung einerseits und der Erzeugnisse zur Anwendung in einem solchen Verfahren müssen je auf den ihnen rechtlich zugewiesenen Bereich begrenzt werden. Es wäre nicht angebracht, Art. 53 lit. c Satz 2 EPÜ 2000 als eng auszulegende lex specialis zu Satz 1 aufzufassen. Vielmehr kommt beiden Bestimmungen dasselbe Gewicht zu, weshalb auf eine therapeutische Behandlung gerichtete Verfahrensansprüche absolut ausgeschlossen sind, während Ansprüche, die auf Erzeugnisse zur Anwendung in einem solchen Verfahren gerichtet sind, gewährt werden, sofern ihr Gegenstand neu und erfinderisch ist (Entscheidung G 2/08 vom 19. Februar 2010, a.a.O., S. 477 Ziff. 5.7). Damit sind Art. 53 lit. c Satz 2 sowie Art. 54 Abs. 4 EPÜ 2000 nicht etwa eng auszulegende Ausnahmen vom absoluten Patentierungsverbot für therapeutische Verfahren (Art. 53 lit. c Satz 1 EPÜ 2000), sondern gleichrangige Vorschriften, die darauf abzielen, Patentschutz für Arzneimittel grundsätzlich zuzulassen. Entsprechend ist die Ausnahme von der Patentierbarkeit gemäss Art. 53 lit. c Satz 1 EPÜ 2000, wonach Verfahren zur therapeutischen Behandlung vom Patentschutz ausgeschlossen sind, im Zusammenhang mit den (gleichrangigen) Bestimmungen von Art. 53 lit. c Satz 2 sowie Art. 54 Abs. 4 EPÜ 2000 auszulegen, die einander nicht ausschliessen, sondern vielmehr ergänzen (Entscheidung G 2/08 vom 19. Februar 2010, a.a.O., S. 480 Ziff. 5.9.1.2 sowie S. 486 Ziff. 5.10.9).
2.2.6 Nach Art. 54 Abs. 4 EPÜ 2000 (wie schon Art. 54 Abs. 5 EPÜ 1973) werden Stoffe oder Stoffgemische von der Patentierung nicht ausgeschlossen, obwohl sie zum Stand der Technik gehören, sofern sie zur Anwendung in einem in Art. 53 lit. c EPÜ 2000 genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört. Für ein Erzeugnis zur Anwendung in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung kann demnach nicht nur dann Patentschutz gewährt werden, wenn es an sich neu ist und damit Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs sein kann. Vielmehr ist es als Stoff oder Stoffgemisch nach Art. 54 Abs. 4 EPÜ 2000 auch dann patentierbar, wenn es an sich zwar bereits bekannt ist, aber noch nicht in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung angewendet wurde. Diese erste medizinische Indikation ist in der Regel Gegenstand breiter allgemeiner Ansprüche in Form von zweckgebundenen Stoffansprüchen (Entscheidung G 2/08 vom 19. Februar 2010, a.a.O., S. 477 f. Ziff. 5.8; vgl. CHRISTOPH BERTSCHINGER, Patentfähige Erfindung, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, 2002, § 4 Rz. 71).
2.2.7 Unter der Geltung des EPÜ 1973 bestand noch keine Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000 vergleichbare Vorschrift, die ausdrücklich einen patentrechtlichen Schutz auch für Erzeugnisse (Stoffe oder Stoffgemische) vorgesehen hätte, die bereits als Arzneimittel bekannt sind. Diese Lücke war jedoch von der Grossen Beschwerdekammer mit der Entscheidung G 1/83 (Entscheidung vom 5. Dezember 1984, a.a.O., S. 60 ff.) und der darauf gestützten Rechtsprechung in richterlicher Rechtsfortbildung gefüllt worden (Entscheidung G 2/08 vom 19. Februar 2010, a.a.O., S. 478 Ziff. 5.9). Danach können Patentansprüche in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform für eine zweite oder weitere medizinische Indikation gewährt werden; sie müssen auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine "bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung" gerichtet sein (Entscheidung G 1/83 vom 5. Dezember 1984, a.a.O., S. 63 Ziff. 23 sowie Entscheidformel 2, vgl. dazu auch BERTSCHINGER, a.a.O. § 4 Rz. 72). Dies gilt selbst für den Fall, dass sich das Herstellungsverfahren als solches nicht von einem bereits bekannten Verfahren unterscheidet, bei dem der gleiche Wirkstoff verwendet wird, also wenn sich das aus der beanspruchten Verwendung hervorgehende Arzneimittel in keiner Weise von einem bekannten Arzneimittel unterscheidet (Entscheidung G 1/83 vom 5. Dezember 1984, a.a.O., S. 63 Ziff. 20, 23).
Den Beschwerdegegnerinnen kann nicht gefolgt werden, wenn sie die Zulässigkeit der sogenannten schweizerischen Anspruchsform in Frage stellen wollen, wurde diese in der Schweiz doch mit Art. 7d PatG sogar ausdrücklich gesetzlich verankert (vgl. auch PETER HEINRICH, Kommentar zu PatG/EPÜ, 2. Aufl. 2010, N. 1 zu Art. 7d PatG, wonach diese Bestimmung nicht unbedingt nötig gewesen wäre, jedoch der Klarheit diene). Zudem ist der Entscheid der Grossen Beschwerdekammer, in der "schweizerischen Anspruchsform" abgefasste Ansprüche inskünftig nicht mehr zuzulassen, in der mit Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000 neu geschaffenen Anspruchskategorie des zweckgebundenen Stoffschutzes begründet und betrifft bereits erteilte Patente nicht (Entscheidung 2/08 vom 19. Februar 2010, a.a.O., S. 491 ff. Ziff. 7).
Die im Hinblick auf die Patentierbarkeit erforderliche Neuheit und damit gegebenenfalls auch die erfinderische Tätigkeit (vgl. Art. 52 Abs. 1 EPÜ 2000) leiten sich in diesen Fällen nicht vom Stoff oder Stoffgemisch als solchem ab, sondern von seiner beabsichtigten therapeutischen Verwendung.
2.2.8 Aufgrund der mit der Entscheidung G 1/83 der Grossen Beschwerdekammer begründeten und seither weiterentwickelten Rechtsprechung zu Art. 54 Abs. 5 EPÜ 1973 (vgl. nunmehr Art. 54 Abs. 4 EPÜ 2000) kann Patentschutz in Form von "Swiss type claims" auch für eine bestimmte therapeutische Verwendung als weitere medizinische Indikation gewährt werden, sofern der Patentanspruch auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels gerichtet ist. Art. 52 Abs. 4 Satz 1 EPÜ 1973 (nunmehr Art. 53 lit. c Satz 1 EPÜ 2000) steht der Gewährung eines solchen Anspruchs nicht entgegen, vielmehr wird der Arzneimittel betreffende patentrechtliche Schutz durch Art. 52 Abs. 4 Satz 2 EPÜ 1973 (Art. 53 lit. c Satz 2 EPÜ 2000) sowie Art. 54 Abs. 5 EPÜ 1973 (Art. 54 Abs. 4 EPÜ 2000) bzw. deren analoge Anwendung gerade ermöglicht (Entscheidung G 2/08 vom 19. Februar 2010, a.a.O., S. 486 f. Ziff. 5.10.9; Entscheidung G 1/83 vom 5. Dezember 1984, a.a.O., S. 62 f. Ziff. 21 f.; vgl. auch MARIO M. PEDRAZZINI/CHRISTIAN HILTI, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3. Aufl. 2008, S. 129, wonach Art. 53 lit. c EPÜ 2000 bzw. Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG einer Patentierung nicht entgegenstehen, wenn eine Behandlungsmethode durch einen Erzeugnis- oder einen Verwendungsanspruch dargestellt ist).
Mit der Grossen Beschwerdekammer ist zudem davon auszugehen, dass die beschriebene Regelung nicht auf eine neue Indikation im Sinne einer neuen Krankheit beschränkt ist, sondern selbst dann gilt, wenn die Verwendung eines bekannten Arzneimittels auf die Behandlung einer Krankheit gerichtet ist, die mit diesem Stoffgemisch bereits behandelt wurde, sofern diese Behandlung neu und erfinderisch ist. Dies entsprach bereits unter dem EPÜ 1973 einer ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, etwa in Fällen, die eine neue Gruppe von behandelten Subjekten (T 19/86 vom 15. Oktober 1987, Amtsblatt EPA 1-2/1989 S. 28 Ziff. 8; T 893/90 vom 22. Juli 1993 Ziff. 4.1/4.2; T 233/96 vom 4. Mai 2000 Ziff. 8.7), einen neuen Verabreichungsweg bzw. eine neue Verabreichungsart (T 51/93 vom 8. Juni 1994 Ziff. 3.1.2; T 138/95 vom 12. Oktober 1999 Ziff. 4 f.; vgl. auch T 120/03 vom 29. Oktober 2004, a.a.O., Ziff. 51) oder eine andere technische Wirkung (T 290/86 vom 13. November 1990, Amtsblatt EPA 8/1992 S. 425 Ziff. 6.1; T 254/93 vom 14. Mai 1997, Amtsblatt EPA 6/1998 S. 291 Ziff. 3) betrafen (Entscheidung G 2/08 vom 19. Februar 2010, a.a.O., S. 485 f. Ziff. 5.10.5-7 mit weiteren Hinweisen; BENKARD/KLAUS-JÜRGEN MELULLIS, in: Europäisches Patentübereinkommen, 2002, N. 231 ff. zu Art. 54 EPÜ 1973; vgl. auch BERTSCHINGER, a.a.O. § 4 Rz. 87 ff.; HEINRICH, a.a.O., N. 55 zu Art. 2 PatG / Art. 53 EPÜ 2000). Von diesen Grundsätzen abzuweichen besteht für das Bundesgericht kein Anlass.
2.2.9 Es ergibt sich somit, dass Patentansprüche in entsprechender Anwendung von Art. 54 Abs. 5 EPÜ 1973 (nunmehr Art. 54 Abs. 4 EPÜ 2000) für eine zweite oder weitere medizinische Indikation zulässig sind, sofern sie sich auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung richten. Diese Anwendung muss nach der bisherigen, von der Lehre nicht kritisierten Rechtsprechung des EPA nicht eine andere Krankheit betreffen, sondern es reicht etwa aus, dass sie sich auf eine neue Gruppe von behandelten Subjekten oder eine neue Verabreichungsart bezieht (vgl. etwa BENKARD/MELULLIS, a.a.O., N. 231 ff. zu Art. 54 EPÜ 1973; HEINRICH, a.a.O., N. 55 zu Art. 2 PatG/Art. 53 EPÜ 2000, N. 7 zu Art. 7d PatG/Art. 54 EPÜ 2000; REINHARD SPANGENBERG, in: Margarete Singer/Dieter Stauder [Hrsg.], Europäisches Patentübereinkommen, 5. Aufl. 2010, N. 94 f. zu Art. 54 EPÜ 2000; RAINER MOUFANG, in: Rainer Schulte [Hrsg.], Patentgesetz mit EPÜ, 8. Aufl. 2008, N. 270 zu Art. 52 EPÜ 2000). Es ist daher kein Grund ersichtlich, weshalb ein angeblich neues Dosierungsregime bzw. eine bestimmte Dosierungsanleitung für ein bekanntes Arzneimittel anders zu behandeln wäre als diese anerkannten Merkmale. Die Patentierbarkeit ist demnach nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil das einzige nicht zum Stand der Technik gehörende Anspruchsmerkmal eine Dosierungsanleitung ist.
Im Hinblick auf die Patentierbarkeit ist allerdings erforderlich, dass dieses Dosierungsregime neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 52 Abs. 1 EPÜ 2000). Es reicht daher nicht aus, dass die Definition der Dosierungsanleitung im Anspruch bloss anders formuliert ist, sie muss vielmehr eine vom Stand der Technik abweichende technische Lehre beinhalten. Dabei ist zu betonten, dass ein Dosierungsregime in den allermeisten Fällen naheliegend sein wird, zumal es bei der Entwicklung von Arzneimitteln auf der Hand liegt, verschiedene Dosierungen zu untersuchen.
2.2.10 Zum gleichen Ergebnis hinsichtlich der patentrechtlichen Beurteilung von Dosierungsanleitungen wie das Bundesgericht ist der England and Wales Court of Appeal in einem Urteil vom 21. Mai 2008 gelangt (in der Streitsache Actavis vs. Merck ([2008] EWCA Civ 444; dazu THIERRY CALAME, Court of Appeal stellt gefestigte EPA-Praxis über eigenes Präjudiz: Patentschutz für zweite medizinische Indikation aufgrund neuen Dosierungsregimes bejaht, sic! 12/2008 S. 925 ff.). Dieser - noch vor der Entscheidung G 2/08 der Grossen Beschwerdekammer des EPA ergangene - Entscheid wurde von der Vorinstanz zwar berücksichtigt, jedoch zu Unrecht mit der Begründung als nicht einschlägig erachtet, das Merkmal des Einnahmeintervalls scheine in diesem Entscheid nicht auf, während es in der vorliegenden Streitsache von massgeblicher Bedeutung sei. Die Vorinstanz verkennt damit, dass der Court of Appeal mit dem erwähnten Entscheid - noch unter dem EPÜ 1973 - seine bisherige Rechtsprechung in Bezug auf Dosierungsregimes nach gründlicher Auseinandersetzung mit der europäischen Rechtsprechung grundlegend geändert hat und nunmehr Patentschutz für eine zweite medizinische Indikation zufolge eines neuen Dosierungsregimes bejaht. Insbesondere stiess er das Präjudiz gemäss dem Entscheid Bristol-Myers Squibb vs. Baker Norton um, an den sich sowohl der High Court als auch der Court of Appeal in den von der Vorinstanz aufgeführten Urteilen im Zusammenhang mit dem Stammpatent zum vorliegenden Streitpatent noch gebunden erachtet hatten. Die Bedeutsamkeit dieser Praxisänderung wird unterstrichen durch den Umstand, dass der Court of Appeal in diesem Urteil eine neue Ausnahme von der Bindung an eigene Entscheide begründete. Damit kommt den beiden von der Vorinstanz berücksichtigten englischen Entscheiden für das vorliegende Verfahren keine Bedeutung zu, während die neuste Rechtsprechung eindeutig derjenigen der Beschwerdekammern des EPA folgt.
Das abweichende Urteil 07/16296 des Tribunal de Grande Instance de Paris vom 28. September 2010 erwähnt demgegenüber zwar den Entscheid G 2/08 der Grossen Beschwerdekammer, setzt sich damit jedoch nicht auseinander, in der Meinung, den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA komme keine Bindungswirkung zu. Der Entscheid dieses erstinstanzlichen Gerichtes ist daher für das vorliegende Verfahren ebenso wie der von der Vorinstanz erwähnte Entscheid Carvedilol II (X ZR 236/01) des Bundesgerichtshofs vom 19. Dezember 2006, der hinsichtlich der Beurteilung von Dosierungsregimes nicht auf die europäische Rechtsprechung zur Behandlung von "Swiss type claims" eingeht, von beschränkter Aussagekraft.
2.2.11 Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerinnen ist der Umstand nicht entscheidend, dass der Grundsatzentscheid G 2/08 der Grossen Beschwerdekammer des EPA letztlich den neuen Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000 betrifft, der auf das Streitpatent noch nicht anwendbar ist. Die Grosse Beschwerdekammer hat zur Auslegung dieser Bestimmung massgeblich auf das bisherige Verständnis der Art. 52 Abs. 4 sowie Art. 54 Abs. 5 EPÜ 1973 abgestellt und mit eingehender Begründung dargelegt, dass die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Patentierbarkeit mit der Einführung von Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000 weiterhin gelten, da der Gesetzgeber in dieser Hinsicht keine Änderung bezweckte (Entscheidung 2/08 vom 19. Februar 2010, a.a.O., S. 478 ff. Ziff. 5.9 f., siehe insb. S. 480 Ziff. 5.9.12, S. 486 Ziff. 5.10.8; vgl. auch ANDRÉ ESCHER, Der Entscheid "dosage regime", sic! 7-8/2010 S. 549 f.). Sie bejahte die Möglichkeit des Patentschutzes infolge eines neuen Anspruchsmerkmals, das in einer bestimmten Dosierungsanleitung eines bekannten Arzneimittels besteht, gerade auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung zum EPÜ 1973. Indem Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000 eine "spezifische" Anwendung voraussetzt, bewirkt die Bestimmung - abgesehen vom voraussichtlich unterschiedlichen Schutzbereich - keine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage unter der Herrschaft des EPÜ 1973, wonach gemäss der Entscheidformel von G 1/83 eine "bestimmte" neue und erfinderische therapeutische Anwendung gefordert wurde (Entscheidung 2/08 vom 19. Februar 2010, a.a.O., S. 486 f. Ziff. 5.10.9; vgl. bereits die Entscheidung T 1020/03 vom 29. Oktober 2004, a.a.O., S. 246 Ziff. 51). Die neuste Rechtsprechung des EPA ist demnach auch für die Rechtslage unter dem EPÜ 1973 von Bedeutung.
2.2.12 Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sich unter dem revidierten EPÜ 2000 Unterschiede hinsichtlich des Schutzumfangs ergeben werden. Nach dem neuen Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000 können nunmehr zweckgebundene Stoffansprüche gewährt werden, die auf den Stoff selbst gerichtet sind, während unter der Herrschaft des EPÜ 1973 nur Ansprüche in der "schweizerischen Anspruchsform" zugelassen wurden, also solche, die auf die Verwendung eines Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung gerichtet waren. Es ist zu erwarten, dass sich aus der neuen Anspruchskategorie des zweckgebundenen Stoffschutzes gemäss Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000 für die Patentinhaber breitere Rechte als bisher ergeben, was nach Ansicht der Grossen Beschwerdekammer insbesondere dazu führen könnte, dass die Freiheit der Ärzte eingeschränkt wird, Generika zu verschreiben oder zu verabreichen (Entscheidung 2/08 vom 19. Februar 2010, a.a.O., S. 490 Ziff. 6.5).
Entsprechende Bedenken, die Ärzteschaft werde der Gefahr von Patentverletzungsklagen ausgesetzt, zumal eine besondere Vorschrift fehle, die den Arzt gegen Patentverletzungsklagen schützen würde, waren letztlich ausschlaggebend für den angefochtenen Entscheid der Vorinstanz, Anspruch 1 des Streitpatents von der Patentierung auszuschliessen. Dabei ist zu bedenken, dass der hier zur Diskussion stehende Anspruch in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst und damit auf die Verwendung von Alendronat zur Herstellung eines Arzneimittels gerichtet ist, womit sich die Frage einer möglichen Patentverletzung nicht in gleicher Weise stellt wie beim von der Grossen Beschwerdekammer erwarteten breiteren Schutzumfang der nach Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000 nunmehr zulässigen zweckbezogenen Stoffansprüche. Insbesondere gilt es jedoch zu beachten, dass die Unterzeichnerstaaten mit Art. 52 Abs. 4 EPÜ 1973 bzw. Art. 53 lit. c EPÜ 2000 einheitliche Regeln zur Frage der Patentierbarkeit geschaffen haben, während sich die Frage, ob eine Verletzung des europäischen Patents vorliegt, nach nationalem Patentrecht richtet (vgl. Art. 64 Abs. 3 EPÜ 1973/EPÜ 2000). Es kann daher nicht angehen, die einheitlichen Bestimmungen zur Patentierbarkeit sowie deren Ausnahmen aus dem Blickwinkel des nationalen Rechts und vor dem Hintergrund des Fehlens nationaler Bestimmungen auszulegen, die bestimmte - als besonders schützenswert zu erachtende - Handlungen von der Wirkung des Patents ausnehmen würden. Sollte in diesem Zusammenhang zum Schutz der ärztlichen Freiheit tatsächlich Handlungsbedarf bestehen, so wäre auf dem Gesetzgebungsweg eine entsprechende Ausnahme von der Wirkung des Patents (vgl. Art. 9 PatG) vorzusehen. Es erscheint daher angebracht, den schweizerischen Gesetzgeber auf die entsprechende Problematik hinzuweisen. Das Fehlen einer nationalen Sonderbestimmung, nach der die Behandlungstätigkeit des Arztes generell nicht als Patentverletzung erachtet würde, kann aber nicht als Argument für eine abweichende Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens und eine Erweiterung der Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach den vereinheitlichten Regeln des EPÜ dienen.
3. Die Vorinstanz hat ein neues Dosierungsregime zu Unrecht als generell patentierungsunfähig angesehen. Sie hat Anspruch 1 des Streitpatents zu Unrecht unter die Ausnahme von der Patentierbarkeit gemäss Art. 52 Abs. 4 EPÜ 1973 bzw. Art. 53 lit. c EPÜ 2000 subsumiert. Der angefochtene Entscheid vom 14. April 2009 ist demnach aufzuheben und die Streitsache ist zur Beurteilung der weiteren Voraussetzungen der Patentierbarkeit, insbesondere der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (vgl. Art. 52 Abs. 1 EPÜ 2000), an die Vorinstanz zurückzuweisen.
4. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend werden die Beschwerdegegnerinnen unter solidarischer Haftbarkeit kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und 5 sowie Art. 68 Abs. 2 und 4 BGG).

rulings:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 14. April 2009 wird aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 15'000.-- werden den Beschwerdegegnerinnen auferlegt (unter solidarischer Haftbarkeit und intern je zur Hälfte).
3. Die Beschwerdegegnerinnen haben die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren (unter solidarischer Haftbarkeit und intern je zur Hälfte) mit Fr. 17'000.-- zu entschädigen.
4. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. März 2011
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Klett Leemann

region: Federation

bge_label: critical


facts:
Sachverhalt:
A. Das Stadtrichteramt der Stadt Zürich verurteilte X._ am 14. Oktober 2008 wegen Überschreitens der zulässigen Parkzeit bis zu zwei Stunden (Art. 90 Ziff. 1 SVG i.V.m. Art. 27 Abs. 1 SVG sowie Art. 48 Abs. 8 SSV) und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 40.--.
Das Bezirksgericht Zürich stützte mit Urteil vom 29. April 2009 diesen Entscheid.
B. X._ erhob Berufung an das Obergericht des Kantons Zürich. Dieses bestätigte am 14. Januar 2010 Strafe und Schuldspruch ebenfalls.
C. X._ erhebt Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht. Er beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Sache sei zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter sei er von Schuld und Strafe freizusprechen. Es sei ferner festzustellen, dass die Vorinstanz Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 29 Abs. 1 BV verletzt habe. Es seien keine Kosten zu erheben, und dem Beschwerdeführer sei eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.
D. Die Vorinstanz sowie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich verzichten auf eine Vernehmlassung.

considerations:
Erwägungen:
1. Der Beschwerdeführer parkierte am 13. Juni 2008 um 14.30 Uhr bzw. 14.55 Uhr seinen Personenwagen an der Neugutstrasse in Zürich in der blauen Zone. Hierbei überschritt er die zulässige Parkzeit bis zu zwei Stunden.
2. 2.1 Der Beschwerdeführer anerkennt den Sachverhalt insoweit, als er sein Fahrzeug tatsächlich am genannten Ort abgestellt hat. Er wendet sich jedoch gegen die Auffassung der Vorinstanz, er habe die Parkzeit überschritten. Vielmehr habe er Güterumschlag getätigt, was rechtlich nicht als Parkieren zu qualifizieren sei. Das Umzugsgut habe aus zahlreichen Kisten bestanden, die aus dem Estrich der Wohnung seiner Ehefrau heruntergetragen und in sein Auto hätten verladen werden müssen. Eine Zwischenlagerung im Eingangsbereich des Hauses oder auf dem Trottoir sei aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen (Diebstahlsgefahr, Platzgründe, feuerpolizeiliche Gründe).
Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die für einen Güterumschlag benötigte Zeit nicht auch innerhalb eines Parkfelds zur Verfügung stehen sollte. Er hätte somit sein Fahrzeug zeitlich unbeschränkt ausserhalb eines Parkfeldes abstellen dürfen, nicht jedoch innerhalb, da diesfalls kein Güterumschlag vorliege. Diese Auffassung sei paradox und verletze Bundesrecht. Eine Parkzeitbeschränkung bestehe innerhalb eines Parkfeldes ebenso wenig wie ausserhalb eines solchen. Die Einholung einer Spezialbewilligung wäre zwar möglich, jedoch im konkreten Fall absolut unverhältnismässig gewesen. Einer Bewilligung bedürfe es nur, wenn keine Gemeinverträglichkeit des Güterumschlags mehr bestehe.
Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die für einen Güterumschlag benötigte Zeit nicht auch innerhalb eines Parkfelds zur Verfügung stehen sollte. Er hätte somit sein Fahrzeug zeitlich unbeschränkt ausserhalb eines Parkfeldes abstellen dürfen, nicht jedoch innerhalb, da diesfalls kein Güterumschlag vorliege. Diese Auffassung sei paradox und verletze Bundesrecht. Eine Parkzeitbeschränkung bestehe innerhalb eines Parkfeldes ebenso wenig wie ausserhalb eines solchen. Die Einholung einer Spezialbewilligung wäre zwar möglich, jedoch im konkreten Fall absolut unverhältnismässig gewesen. Einer Bewilligung bedürfe es nur, wenn keine Gemeinverträglichkeit des Güterumschlags mehr bestehe.
2.2 2.2.1 Die Vorinstanz führt aus, es könne offengelassen werden, ob der Beschwerdeführer, wie von ihm behauptet, Kisten vom Estrich in das vor dem Haus abgestellte Fahrzeug transportiert habe, da seine Vorgehensweise nicht mehr vom gesetzlichen Begriff des Güterumschlags gedeckt sei. Die Vorinstanz verweist hierzu auf die Erwägungen der ersten Instanz, die einen Güterumschlag verneint hat, weil der Transport der Kisten vom Estrich hinunter zum Fahrzeug sowie die Rückkehr in den Estrich lediglich der Vorbereitung des Ein- und Ausladens gedient habe.
2.2.2 Der Fahrzeuglenker werde im Weiteren beim Güterumschlag lediglich in Bezug auf die geltenden Halteverbote privilegiert, nicht jedoch bezüglich der zeitlichen und örtlichen Parkbeschränkungen. Diese Parkbeschränkungen seien nicht unbeachtlich, wenn der Lenker irgendwelche Gegenstände während des Parkierens irgendwo hinbringe oder abhole. Sinn und Zweck der Privilegierung des Güterumschlags bestehe darin, das Liefern und Abholen unhandlicher Güter auch dort zu ermöglichen, wo das Parkieren nicht erlaubt sei. Sei ein Parkplatz vorhanden, müssten die Bestimmungen für das entsprechende Parkfeld auch beim Ein- und Auslad eingehalten werden. Dies habe nicht nur für gebührenpflichtige Parkplätze, sondern auch für die blaue Zone zu gelten. Es sei im Übrigen nicht ersichtlich, weshalb der Beschwerdeführer die Parkzeit mit der Parkscheibe ordnungsgemäss eingestellt habe, jedoch von einer unbeschränkten Parkzeit für den Güterumschlag ausgehe. Der Beschwerdeführer hätte die Möglichkeit gehabt, eine Spezialbewilligung bei der Polizei einzuholen oder sein Fahrzeug vor Ablauf der Parkzeit wieder in den Verkehr einzufügen und einen neuen Platz in der blauen Zone zu suchen.
2.2.2 Der Fahrzeuglenker werde im Weiteren beim Güterumschlag lediglich in Bezug auf die geltenden Halteverbote privilegiert, nicht jedoch bezüglich der zeitlichen und örtlichen Parkbeschränkungen. Diese Parkbeschränkungen seien nicht unbeachtlich, wenn der Lenker irgendwelche Gegenstände während des Parkierens irgendwo hinbringe oder abhole. Sinn und Zweck der Privilegierung des Güterumschlags bestehe darin, das Liefern und Abholen unhandlicher Güter auch dort zu ermöglichen, wo das Parkieren nicht erlaubt sei. Sei ein Parkplatz vorhanden, müssten die Bestimmungen für das entsprechende Parkfeld auch beim Ein- und Auslad eingehalten werden. Dies habe nicht nur für gebührenpflichtige Parkplätze, sondern auch für die blaue Zone zu gelten. Es sei im Übrigen nicht ersichtlich, weshalb der Beschwerdeführer die Parkzeit mit der Parkscheibe ordnungsgemäss eingestellt habe, jedoch von einer unbeschränkten Parkzeit für den Güterumschlag ausgehe. Der Beschwerdeführer hätte die Möglichkeit gehabt, eine Spezialbewilligung bei der Polizei einzuholen oder sein Fahrzeug vor Ablauf der Parkzeit wieder in den Verkehr einzufügen und einen neuen Platz in der blauen Zone zu suchen.
2.3 2.3.1 Unter "Güterumschlag" im Sinne des Strassenverkehrsrechts ist das Verladen oder Ausladen von Sachen zu verstehen, die nach Grösse, Gewicht oder Menge die Beförderung durch ein Fahrzeug nötig machen (BGE 122 IV 136 E. 3b mit Hinweis auf BGE 89 IV 213). Das Bundesgericht setzte sich in einem anderen älteren Urteil im Zusammenhang mit einem zivilrechtlichen Haftpflichtfall sehr ausführlich mit der Frage auseinander, wie der Begriff des Einladens zu verstehen sei. Es kam dabei zum Schluss, dass sowohl in der schweizerischen Umgangssprache, die hierin kaum von der vorherrschenden allgemeinen deutschen Volkssprache abweiche, sehr oft von "Einladen" (oder auch "Laden", "Verladen", "Aufladen") in einem weiten Sinne gesprochen werde. Diese Ausdrücke bezeichneten bei solcher Gebrauchsweise neben dem Absetzen des Gutes auf das Transportfahrzeug auch die Vor- und Nachstadien dieser Handlung. Wegleitend sei dabei der mit dem "Einladen" verfolgte Zweck, das Gut vom bisherigen Standort zum Fahrzeug zu bringen und, wenn es einmal darauf abgestellt sei, dann auch so zu platzieren und wenn nötig zu verkeilen oder zu befestigen, dass es in gehöriger Weise transportiert werden könne (BGE 82 II 445 E. 3 mit Hinweisen).
2.3.2 Es ist nicht einsichtig, weshalb der Begriff des Verladens als Teil des Güterumschlags im strassenverkehrsrechtlichen Sinne anders als in BGE 82 II 445 verstanden werden sollte. Zum Güterumschlag gehören somit auch die Vor- und Nachstadien des Ein- und Ausladens. Wie Art. 21 Abs. 2 VRV ausdrücklich festhält, ist beim Güterumschlag, der nicht ausserhalb der Strasse bzw. abseits vom Verkehr durchgeführt werden kann, die Ladetätigkeit ohne Verzug zu beenden. Mit anderen Worten darf der Güterumschlag nur so lange dauern, als dies im konkreten Fall notwendig ist.
2.3.3 Im zu beurteilenden Fall ist ein allfälliger Transport der Zügelkisten vom Estrich in das vor dem Haus abgestellte Auto als Güterumschlag zu charakterisieren. Wie der Beschwerdeführer zu Recht geltend macht, wäre ein Zwischenlager, zumal im Hausgang bzw. auf offener Strasse, wenig praktikabel.
2.3.3 Im zu beurteilenden Fall ist ein allfälliger Transport der Zügelkisten vom Estrich in das vor dem Haus abgestellte Auto als Güterumschlag zu charakterisieren. Wie der Beschwerdeführer zu Recht geltend macht, wäre ein Zwischenlager, zumal im Hausgang bzw. auf offener Strasse, wenig praktikabel.
2.4 2.4.1 Sinn und Zweck der Privilegierung des Güterumschlags besteht darin, das Verladen oder Ausladen von Sachen zu erleichtern, die aufgrund ihrer Grösse, ihres Gewichts oder der Menge nur erschwert umgeschlagen werden können. Der Umschlag solcher Güter muss daher - ungeachtet fehlender regulärer Parkiermöglichkeiten - möglichst nahe am Umschlagpunkt durchgeführt werden. Dies findet sinngemäss allerdings dort seine Grenzen, wo der ungestörte Verkehrsfluss nicht mehr garantiert ist (HANS GIGER, SVG Kommentar, 7. Aufl. 2008, Art. 37 N. 12; vgl. auch RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. 1, 2002, N. 800, wonach der Fahrzeugführer im Rahmen des Zumutbaren Bequemlichkeitsverluste in Kauf zu nehmen hat). Sind Parkiermöglichkeiten vorhanden, wie im vorliegenden Fall in Form von Parkfeldern der blauen Zone, so sind daher vorab diese zu benützen, um eine möglichst geringe Behinderung der übrigen Strassenbenützer zu verursachen (Art. 21 Abs. 2 VRV).
2.4.2 Die von der Vorinstanz vorgenommene Beschränkung der Privilegierung des Güterumschlags gegenüber den allgemeinen Parkiervorschriften auf Situationen, in denen Parkflächen nicht vorhanden oder frei sind (so auch SCHAFFHAUSER, a.a.O., N. 800 mit Hinweis auf einen diesbezüglichen Entscheid des Zürcher Obergerichts vom 7. März 1988), ist daher zu eng.
2.4.3 Das Bundesgericht hat eine Zahlungspflicht bei Benützung eines gebührenpflichtigen Parkfeldes auch im Rahmen des Güterumschlags bejaht (BGE 114 IV 62 E. 3), was in der Literatur auf Zustimmung gestossen ist (vgl. etwa ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI, Code Suisse de la circulation routière, 3. Aufl. 1996, Art. 21 VRV N. 2; SCHAFFHAUSER, a.a.O., N. 800 und N. 812). Wie der Beschwerdeführer ausführt, war ihm diese Rechtsprechung bekannt, weshalb er in der blauen Zone die Parkzeit mit der Parkscheibe ordnungsgemäss eingestellt habe.
2.4.4 Es stellt sich die Frage, wie zu verfahren ist, wenn die ordentliche Parkzeit abgelaufen, der Güterumschlag aber - wie vorliegend - noch nicht beendet ist. Eine Verlängerung der Parkzeit durch das Neueinstellen der Parkscheibe ist gemäss Art. 48 Abs. 4 SSV, wonach die Einstellung der Parkscheibe bis zur Wegfahrt nicht verändert werden darf, verboten. Abs. 8 derselben Bestimmung weist den Automobilisten zudem an, den Motorwagen (unter Vorbehalt einer hier nicht einschlägigen Ausnahme) spätestens bei Ablauf der erlaubten Parkzeit wieder in den Verkehr einzufügen. Ein blosses Verschieben des Motorwagens auf ein anderes, in der Nähe liegendes Parkfeld ist unzulässig.
Die von der Vorinstanz angeführten Verhaltensanweisungen an den Beschwerdeführer (Einholen einer Spezialbewilligung bei der Polizei oder Wiedereingliederung in den Verkehr und anschliessendes Suchen eines neuen Parkfeldes in der blauen Zone) erweisen sich in der Situation des Beschwerdeführers als wenig hilfreich. Die polizeiliche Spezialbewilligung hätte vorgängig eingeholt werden müssen und erscheint für einen Güterumschlag im vorliegenden, eher bescheidenen Umfang auch nicht sachgerecht. Die Wiedereingliederung in den Verkehr wäre zwar - wie der Beschwerdeführer einräumt - möglich gewesen, hätte jedoch zu einer Verlängerung des Güterumschlags geführt und den Beschwerdeführer der Gefahr ausgesetzt, kein freies Parkfeld in zumutbarer Nähe mehr zu finden. Der weitere Güterumschlag hätte diesfalls ausserhalb der zulässigen Parkfläche durchgeführt werden müssen. Dies wäre zwar zulässig gewesen, hätte aber kaum der Vorschrift einer möglichst geringen Behinderung der übrigen Strassenbenützer (Art. 21 Abs. 2 VRV, vgl. oben E. 2.4.1) entsprochen.
2.4.5 Die Privilegierung des Güterumschlags gilt, wie in E. 2.4.1 erwähnt, nicht nur dort, wo das Parken überhaupt nicht erlaubt ist, sondern auch da, wo die Parkzeit - wie etwa in einer blauen Zone - zeitlich beschränkt ist. Der Fahrzeugführer hat deshalb - sofern vorhanden - freie Parkfelder zu benützen und die dort geltenden Bestimmungen einzuhalten. Dauert der Güterumschlag länger als die gestattete Parkzeit, darf der Fahrzeugführer den Güterumschlag so lange fortführen, als dieser unbedingt notwendig ist (Art. 21 Abs. 2 VRV). Die vorgängige Einholung einer polizeilichen Spezialbewilligung erweist sich lediglich als notwendig, wenn die Dauer des Güterumschlags die ordentliche Parkzeit deutlich übersteigen sollte.
2.4.6 Auf die übrigen Vorbringen des Beschwerdeführers ist bei dieser Sachlage nicht einzugehen. Die Vorinstanz hat einerseits zu prüfen, ob der Beschwerdeführer tatsächlich Umzugskisten vom Estrich in das vor dem Haus stehende Fahrzeug transportiert hat. Andererseits hat sie zu ermitteln, wie viel Zeit der Beschwerdeführer dazu unbedingt benötigte.
3. Die Beschwerde ist gutzuheissen. Das angefochtene Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 14. Januar 2010 ist aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 BGG).
Der Beschwerdeführer war nicht anwaltlich vertreten. Er macht eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- geltend, da er einen hohen Aufwand für das Abfassen der Beschwerdeschrift und das Studium der Rechtslage gehabt habe. Besondere Verhältnisse oder Auslagen weist er nicht nach und belegt seinen Aufwand auch nicht näher. Eine Entschädigung rechtfertigt sich daher nicht (Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG; BGE 113 Ib 353 E. 6b).

rulings:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Das angefochtene Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 14. Januar 2010 wird aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben und keine Entschädigungen zugesprochen.
3. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. Mai 2010
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Favre Keller


facts:
Fatti:
A. Il 19 maggio 2010 A.A._ e B.A._, cittadini svizzeri e italiani residenti a X._, hanno chiesto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino di autorizzare la loro figlia C.A._ a frequentare la la classe elementare nella sezione di lingua inglese presso la scuola D._ di Y._, in deroga a quanto stabilito dall'ordinamento scolastico ticinese. La domanda è stata respinta prima dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, poi dal Consiglio di Stato e infine, con sentenza 1° aprile 2011, dal Tribunale cantonale amministrativo.
B. A.A._ e B.A._, in rappresentanza della figlia C.A._, insorgono davanti al Tribunale federale con ricorso in materia di diritto pubblico del 27 maggio 2011. Prevalendosi della violazione della libertà di lingua (art. 18 Cost.), chiedono in via principale che la sentenza cantonale sia riformata e che la figlia C.A._ sia autorizzata a frequentare la scuola D._ in lingua inglese durante il periodo dell'obbligo scolastico; in via subordinata che la causa sia rinviata al Tribunale cantonale amministrativo affinché decida nuovamente nel senso dei considerandi.
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport propone di respingere il ricorso con risposta dell'11 luglio 2011, mentre il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale.

considerations:
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei rimedi sottopostigli (DTF 136 l 42 consid. 1 pag. 43).
1.1 Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è rivolto contro una decisione cantonale finale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e art. 90 LTF) emanata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF). Il diritto di ricorrere di C.A._, minorenne rappresentata dai due genitori, è certo (art. 89 cpv. 1 LTF).
1.2 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può essere fatta valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale, che comprende i diritti fondamentali, e dei diritti costituzionali cantonali (art. 95 lett. a e c LTF; DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF): non è vincolato né agli argomenti del ricorrente, né alle considerazioni dell'istanza inferiore; può perciò respingere il ricorso anche per motivi diversi da quelli contenuti nella decisione impugnata (DTF 133 Il 249 consid. 1.4.1 pag. 254).
Ciononostante, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale considera di regola solo gli argomenti che gli sono sottoposti (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104 seg.). Le esigenze di motivazione sono più severe quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali: in questo caso l'art. 106 cpv. 2 LTF esige una motivazione puntuale e precisa, analoga a quella che l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG prescriveva per il ricorso di diritto pubblico (DTF 134 Il 244 consid. 2.2 pag. 246).
1.3 Il Tribunale federale può verificare la costituzionalità delle norme cantonali, a titolo accessorio, anche nell'ambito di un ricorso volto contro una decisione concreta di applicazione, ma solamente nell'ottica del caso specifico, non in modo astratto, con riguardo a tutte le costellazioni possibili. Se le censure ricorsuali si rivelano fondate esso annulla soltanto la decisione, non le norme contestate (DTF 132 I 49 consid. 4 pag. 254). Il Tribunale federale esamina con cognizione libera la costituzionalità delle norme cantonali sotto il profilo dell'interesse pubblico e della proporzionalità. Quanto all'applicazione del diritto cantonale medesimo, l'esame è libero se la restrizione della libertà è particolarmente grave, limitato all'arbitrio negli altri casi (DTF 122 I 236 consid. 4a pag. 244). La gravità della restrizione è valutata secondo criteri oggettivi, non in funzione della percezione soggettiva che ne ha il ricorrente (DTF 128 Il 259 consid. 3.3 pag. 269 seg.).
2. La materia litigiosa è retta dalla legge ticinese della scuola del 1° febbraio 1990 (RL/TI 5.1.1.1) e dal relativo regolamento del Consiglio di Stato del 19 maggio 1992 (RL/TI 5.1.1.1.1).
L'art. 1 cpv. 3 della legge della scuola stabilisce che nelle scuole pubbliche l'insegnamento è impartito in lingua italiana. L'art. 80 ha il tenore seguente:
1. L'insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.
2. Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; deroghe possono essere concesse eccezionalmente dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone; la lingua italiana deve essere comunque insegnata.
In esecuzione della competenza attribuitagli dall'art. 8 della legge della scuola, il Consiglio di Stato ha adottato il citato regolamento del 19 maggio 1992. Il testo dell'art. 73 è questo:
1. La deroga prevista dall'art. 80 cpv. 2 della legge della scuola è concessa dal Dipartimento solo nel caso di famiglie che risiedono temporaneamente e per un massimo di sei anni nel Cantone.
2. Durante tale periodo agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento deve essere impartito, almeno nella misura di 1/5 dell'orario settimanale, in lingua italiana.
3. Dopo i sei anni la famiglia deve iscrivere i propri figli in età d'obbligo scolastico in una scuola pubblica o privata in cui l'insegnamento sia impartito interamente in lingua italiana.
4. Omissis.
3. In primo luogo i giudici ticinesi hanno esaminato la costituzionalità della regolamentazione ticinese sotto il profilo degli art. 18, 36 e 70 cpv. 2 Cost. Dopo un esposto approfondito sulla portata di queste norme costituzionali, hanno stabilito che gli art. 80 della legge della scuola e 73 del regolamento rispondono a un interesse pubblico indubbio, poiché favoriscono l'omogeneità linguistica, la coesione sociale e l'integrazione degli individui in un Cantone, non plurilingue, la cui lingua minoritaria è minacciata. Essi hanno inoltre osservato che la restrizione della libertà di lingua introdotta dal diritto ticinese per l'insegnamento nelle scuole private rispetta il principio di proporzionalità, poiché permette di raggiungere tali scopi; tanto più che il legislatore ha previsto espressamente la possibilità di concedere delle deroghe.
In secondo luogo l'autorità cantonale ha giudicato che anche la decisione concreta del Consiglio di Stato, fondata sugli art. 80 della legge della scuola e 73 del relativo regolamento, è "conforme al principio della libertà di lingua di cui all'art. 18 Cost., che cede, nella fattispecie, il passo al principio della territorialità sancito dall'art. 70 Cost. ed esplicitato dall'art. 80 cpv. 2 LSc".
4. I ricorrenti lamentano la violazione della libertà di lingua garantita dall'art. 18 Cost. Sostengono che le condizioni alle quali devono sottostare le restrizioni delle libertà fondamentali in forza dell'art. 36 cpv. 2 e 3 Cost. non sono adempiute, poiché gli art. 80 cpv. 2 della legge sulla scuola e 73 del regolamento, nonché la decisione impugnata, non sono sorretti da interessi pubblici e non rispettano il principio di proporzionalità.
4.1 Sotto il profilo dell'interesse pubblico essi rimproverano al Tribunale cantonale amministrativo di avere attribuito all'art. 70 cpv. 2 Cost. una portata superiore a quella concessagli da giurisprudenza e dottrina. Essi concedono che "la conoscenza della lingua del territorio può essere senz'altro uno strumento di integrazione e coesione sociale" ma negano che la norma costituzionale persegua lo "scopo di obbligare una persona a integrarsi nella comunità in cui vive". Soggiungono che, contrariamente a quanto considerato nel giudizio impugnato, la figlia è perfettamente integrata e conosce bene l'italiano. A mente loro l'autorità non può perciò interferire con la "precisa e libera scelta" di non intensificare i legami con il Cantone Ticino.
Secondo i ricorrenti la frequentazione della scuola D._ da parte di C.A._ non avrebbe d'altronde nessuna ripercussione sulla situazione della lingua italiana in Ticino, dal momento che 1/5 dell'insegnamento orario settimanale deve comunque essere impartito in italiano, lingua che la bambina conosce e parla. In Ticino l'italiano non sarebbe affatto una lingua minacciata e il pericolo, paventato dall'amministrazione cantonale, che altri gruppi etnici presenti istituiscano scuole private per i loro giovani non sarebbe reale.
I ricorrenti concludono questo capitolo osservando che l'inglese diviene sempre più importante al giorno d'oggi ed è propugnato anche dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e dal concordato HarmoS.
4.2 Passando al principio di proporzionalità, i ricorrenti fanno ampio riferimento alla DTF 122 I 236 e negano che il divieto imposto a C.A._ sia adeguato per promuovere l'omogeneità della lingua in Ticino, poiché la bambina potrebbe senz'altro seguire l'insegnamento in inglese in una scuola pubblica o privata di una altro Cantone o estera, per esempio nella vicina Italia, dove, oltretutto, contrariamente a quanto avverrebbe presso la scuola D._, l'istruzione sarebbe staccata dalla realtà scolastica e culturale ticinese. La disparità di trattamento tra scuole private in Ticino e fuori Cantone si ripercuoterebbe anche sulle famiglie e sugli allievi e violerebbe di conseguenza pure l'art. 8 Cost.
4.3 I ricorrenti concludono asserendo che, a prescindere dalla compatibilità del diritto cantonale con la libertà di lingua, l'interpretazione effettuata dalle autorità ticinesi è "in contrasto con lo spirito stesso delle norme". Spiegano che, se lo scopo della deroga prevista dagli art. 80 cpv. 2 della legge della scuola e 73 del regolamento è di permettere una scolarizzazione iniziale dei bambini nella lingua materna, o comunque in una lingua diversa dall'italiano, il periodo transitorio di sei anni, per non essere illusorio, dovrebbe cominciare a decorrere dall'inizio della scuola elementare; C.A._ dovrebbe pertanto poter frequentare la sezione inglese della scuola D._ per i primi sei anni di scolarizzazione.
5. La controversia riguarda la competenza concessa ai Cantoni d'istituire un ordinamento giuridico che assicuri l'uso della lingua ufficiale sul proprio territorio e limiti di conseguenza la libertà di lingua. La sentenza impugnata espone correttamente le basi legali.
5.1 L'art. 18 Cost. istituisce la libertà di lingua, garantendo al cittadino, tra l'altro, l'uso della lingua di sua scelta, sia essa quella materna o no (DTF 122 I 236 consid. 2b pag. 328). La libertà di lingua, come tutti i diritti fondamentali, non è assoluta; può essere limitata, prim'ancora che alle condizioni generali dell'art. 36 Cost., in forza dell'art. 70 cpv. 2 Cost., che impone ai Cantoni il rispetto della composizione linguistica tradizionale delle regioni e delle minoranze linguistiche autoctone.
Questa norma codifica in sostanza il principio della territorialità della lingua, che ha due componenti. D'un canto, il principio di territorialità vuole che ogni Cantone, Distretto o Comune abbia la sua lingua tradizionale e la possa conservare nonostante l'immigrazione di persone di lingua straniera. Esso permette perciò ai Cantoni di adottare sul proprio territorio i provvedimenti atti a preservare l'omogeneità e i limiti tradizionali delle regioni linguistiche; tali misure, che possono limitare il diritto del cittadino di usare la propria lingua materna, devono rispettare il principio di proporzionalità. D'altro canto, il principio di territorialità si propone di assicurare, in armonia con la libertà di lingua, la coesistenza pacifica delle lingue nazionali e la protezione delle lingue di minoranza (DTF 136 I 149 consid. 4.1 e 4.2 pag. 152 seg.; 122 I 236 consid. 2b-c pag. 238 seg. e riferimenti).
5.2 I Cantoni sono competenti per definire la lingua ufficiale (art. 70 cpv. 2, prima frase Cost.) e per regolarne l'uso sul proprio territorio, nel rispetto del diritto costituzionale federale. Nei rapporti con l'autorità la libertà di lingua è perciò limitata anche dal principio della lingua ufficiale (DTF 136 I 149 consid. 4.3 e 5 pag. 153 seg. e riferimenti). L'insegnamento nelle scuole pubbliche appartiene al campo di queste relazioni. La giurisprudenza riconduce tuttavia al principio della territorialità anche la facoltà dei Cantoni d'imporre l'insegnamento nella lingua ufficiale nelle scuole private. Il fondamento di tale limitazione della libertà di lingua non è da ricercare tanto nella volontà di promuovere un insegnamento attuabile e di contenerne i costi, com'è il caso per la scuola pubblica, né di tutelare le lingue minoritarie minacciate, quanto piuttosto nell'esigenza di preservare la pace e l'omogeneità linguistica e quindi di favorire la coesione sociale (DTF 122 I 236 consid. 2d-e pag. 239 segg.; 91 I 480 consid. 2 e 3b pag. 486 segg.).
6. Nel Cantone Ticino, l'art. 1 cpv. 1 Cost./TI stabilisce che la lingua ufficiale è l'italiano. La legge della scuola ne regola l'uso nel campo scolastico rendendolo obbligatorio per l'insegnamento nella scuola pubblica (art. 1 cpv. 3) e, a certe condizioni, in quelle private (art. 80 cpv. 2). Come detto, il Tribunale federale ha riconosciuto tali facoltà ai Cantoni, individuandone il fondamento nella componente del principio di territorialità, ancorato nell'art. 70 cpv. 2 Cost., che promuove l'omogeneità linguistica. La norma costituzionale - per riprendere un'espressione usata dai ricorrenti - non obbliga le persone a integrarsi nella comunità in cui vivono ma, quanto meno, a seguire l'insegnamento dell'obbligo nella lingua ufficiale di tale comunità, se il legislatore cantonale lo vuole.
La censura secondo la quale la Corte cantonale avrebbe attribuito all'art. 70 cpv. 2 Cost. una portata superiore a quanto concesso finora dalla giurisprudenza è pertanto infondata.
7. I ricorrenti obiettano che la giurisprudenza è criticata dalla dottrina e non è più attuale, essendo stata "principalmente la conseguenza della massiccia immigrazione (allora soprattutto di italiani) che il nostro Paese ha conosciuto negli anni '60, ciò che aveva posto in modo molto importante la necessità di garantire una corretta integrazione degli stranieri".
Le sentenze che hanno avuto per oggetto la libertà di lingua nell'insegnamento sono relativamente poche e riguardano più che altro i rapporti tra le lingue nazionali. Abbondano invece i pareri dottrinali, a volte effettivamente molto critici verso la giurisprudenza. Essi non sono tuttavia così unanimi come espongono i ricorrenti.
In breve, tra coloro che hanno valutato anche l'influenza delle lingue d'immigrazione, non solo i rapporti tra le lingue nazionali, v'è d'un canto chi mette in dubbio la necessità di promuovere l'assimilazione nelle relazioni tra privati, arrivando quindi a negare l'esistenza di un interesse pubblico a sostegno delle minoranze linguistiche nell'insegnamento privato (CHARLES-ALBERT MORAND, Liberté de la langue et principe de territorialité. Variations sur un thème encore méconnu, ZSR 112/1993 I, pag. 11 segg., in particolare 23-24); e chi dissente dall'applicazione rigida del principio di territorialità o s'interroga sull'opportunità di contrapporre tale principio alla libertà di lingua (JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed. 2008, pag. 292 segg., in particolare 296 segg.; MARCO BORGHI, La liberté de la langue et ses limites, in: Thürer/Aubert/Müller (ed.), Verfassungsrecht der Schweiz, 2001, pag. 607 segg., in particolare 613-615; GIORGIO MALINVERNI, in: Aubert e altri (ed.), Commentaire de la Constitution fédérale, 1995, ad art. 116 vCost. n. 23 segg.). Dall'altro v'è chi condivide invece la preoccupazione che il moltiplicarsi di scuole private di lingue straniere possa ostacolare l'assimilazione e giustificare perciò in forza del principio di territorialità misure atte a proteggere una comunità linguistica indigena dalle conseguenze negative dell'immigrazione esterna o interna (AUGUSTIN MACHERET, Le droit des langues, RFJ, numero speciale 2005, pag. 101 segg., in particolare 112 segg.).
8. La particolarità del caso in esame, per rispetto alle fattispecie considerate finora dalla giurisprudenza, sta nel fatto ch'esso non è originato da una situazione conflittuale in un territorio bilingue né dall'uso di una lingua nazionale diversa da quella ufficiale. I ricorrenti ritengono che la loro bambina debba poter seguire l'insegnamento elementare in una lingua straniera, l'inglese, in un Cantone in cui la lingua ufficiale è solo l'italiano. Dal momento che, come si dirà, essi non rivendicano l'appartenenza a una minoranza linguistica nazionale o straniera, e neppure un'identità culturale specifica, le considerazioni in parte controverse sulla necessità o l'opportunità di assimilare le minoranze straniere per il tramite della lingua e sull'efficacia dei provvedimenti che i Cantoni possono adottare in tale senso passano in secondo piano. La soluzione va invece cercata nel raffronto tra l'interesse pubblico del Cantone Ticino alla scolarizzazione in lingua italiana e quello privato dei ricorrenti.
8.1 L'italiano, in Svizzera, non è una lingua in pericolo d'estinzione. È però assai minoritaria: lo parla come lingua principale solo il 6,46 % della popolazione residente. La lingua italiana, in Ticino, è tuttavia minacciata da un forte inforestierimento: basti pensare che il 16.9 % della popolazione residente nel Cantone usa un'altra lingua principale. Circa la metà (49,33 %) dei residenti di lingua straniera è germanofona. Riferita al totale della popolazione ticinese, la percentuale dei residenti che usa il tedesco come lingua principale è dell'8,3 % (fonte dei dati: Ufficio federale di statistica, censimento della popolazione 2000).
Il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato con ragione che il legislatore federale, consapevole di questa situazione, ha predisposto degli aiuti finanziari specifici a salvaguardia e promozione della lingua e della cultura italiane, in esecuzione del mandato costituzionale conferitogli dagli art. 4, 18 e 70 Cost. (art. 22 della legge federale sulle lingue del 5 ottobre 2007 e art. 22 segg. della relativa ordinanza [RS 441.1/11]).
8.2 La necessità di proteggere la lingua italiana sul territorio svizzero dal diffondersi del tedesco è stata percepita, a livello federale, fin dalla prima metà del secolo scorso, allorquando un progetto costituzionale, poi abbandonato, prevedeva una sorta di statuto speciale per il Ticino, vietando in particolare la creazione di scuole di lingua tedesca (BARBARA WILSON, La liberté de la langue des minorités dans l'enseignement, 1999, pag. 382).
La legislazione ticinese attuale sulla scuola recepisce quelle preoccupazioni. Ha fondamento nell'art. 1 Cost./TI, che fa del Cantone Ticino una "repubblica democratica di cultura e lingua italiane" e ancora quindi alla Costituzione il principio di territorialità della lingua. Gli art. 80 della legge della scuola e 73 del regolamento perseguono perciò due obiettivi: oltre a promuovere l'integrazione delle persone di lingua materna diversa da quella ufficiale, l'imposizione dell'insegnamento in italiano nella scuola dell'obbligo è una misura di salvaguardia dell'italianità, uno strumento di difesa da contrapporre al grande numero di residenti di lingua straniera, in particolare di germanofoni (WILSON, op. cit., pag. 385-387).
8.3 Nel contesto demografico suddetto, le norme scolastiche ticinesi sono pertanto sorrette da un interesse pubblico intenso, anche se in parte diverso da quello individuato dal Tribunale cantonale amministrativo. La scuola dell'obbligo è indubbiamente un vettore importante dell'identità culturale e linguistica di un territorio (a tal riguardo, cfr. peraltro anche la già citata DTF 91 I 480 consid. 2 pag. 486 segg.).
8.4 I ricorrenti affermano di avere la nazionalità italiana e svizzera e di essere di lingua madre italiana e inglese. Precisano di conoscere perfettamente l'italiano e spiegano che C.A._ "in considerazione delle relazioni sociali proprie e della sua famiglia e delle possibilità di un trasferimento all'estero, ha la necessità di padroneggiare la lingua inglese"; lingua che è d'altronde "sempre più importante e fondamentale nel contesto internazionale globale", come attesterebbe anche il ruolo attribuitole nel concordato HarmoS.
I ricorrenti, quindi, non rivendicano un'identità culturale specifica diversa da quella italiana, né spiegano in altro modo le origini del loro bilinguismo, in particolare dell'uso dell'inglese in famiglia. Sui motivi per i quali hanno deciso che la loro bambina debba essere istruita in questa lingua le loro argomentazioni sono generiche; alludono infatti, ma senza indicazioni concrete, alle relazioni sociali della famiglia e all'ipotesi di un trasferimento all'estero, oltre che all'importanza dell'inglese nella comunicazione internazionale. I ricorrenti sembrano in definitiva prevalersi del diritto in sé di usare una lingua diversa dall'italiano; considerano infatti che la loro decisione concernente la scolarizzazione di C.A._ proceda da una "precisa e libera scelta che non può essere sindacata dal Tribunale cantonale amministrativo".
8.5 La motivazione surriferita, che sta alla base della scelta dei ricorrenti di privilegiare l'inglese nell'educazione della figlia, non attesta l'esistenza di interessi privati tali da mettere in secondo piano le misure predisposte dal legislatore ticinese nell'ambito scolastico a difesa della lingua italiana. Se ne deve concludere che, nelle circostanze del caso specifico, l'interesse pubblico teso alla difesa dell'italianità prevale su quello privato dei ricorrenti. L'italianità nel Cantone Ticino non è messa in pericolo dai residenti che parlano inglese ma, posta la necessità di contenere l'inforestierimento linguistico del quale s'è detto, la lingua ufficiale del territorio va protetta nei confronti di tutti gli idiomi stranieri. Sarebbe del resto discutibile, sotto il profilo della parità di trattamento, permettere l'insegnamento scolastico obbligatorio in talune lingue e non in altre, a seconda dell'importanza numerica dei residenti che le parlano.
9. I ricorrenti ritengono che la decisione cantonale violi anche il principio di proporzionalità. Questo aspetto è in correlazione stretta con l'esigenza dell'interesse pubblico, poiché la restrizione di una libertà costituzionale è proporzionata se è idonea e necessaria per realizzare lo scopo perseguito e comporta effetti ragionevolmente sopportabili in considerazione dell'interesse pubblico tutelato (DTF 130 Il 425 consid. 5.2 pag. 438 seg.; sentenza 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5.1).
Il rispetto di questi requisiti va esaminato soltanto nella misura in cui è messo in discussione nel ricorso (precedente consid. 1.2).
9.1 I ricorrenti criticano l'adeguatezza della misura adottata. Lo fanno in primo luogo riferendosi alla DTF 122 I 236: sostengono che l'obbligo di frequentare una scuola determinata non sia il mezzo appropriato per preservare l'omogeneità di una lingua.
È vero che il Tribunale federale si è posto interrogativi a tale proposito. Non è tuttavia necessario riprenderli, poiché la situazione esaminata era diversa: riguardava la migrazione scolastica limitata alle lingue nazionali (francese e tedesco) all'interno di un Cantone bilingue (Berna); sebbene il Tribunale federale avesse espresso anche considerazioni di carattere generale, non era in discussione la salvaguardia dell'identità linguistica di un territorio particolare come quello ticinese (precedenti consid. 8.1 e 8.2). S'è detto che la scuola dell'obbligo è uno strumento importante per la promozione della lingua del territorio. In quest'ottica il 20 % di lezioni settimanali che dovrebbe essere impartito in ogni caso anche presso la scuola D._ appare insufficiente.
9.2 A mente dei ricorrenti, l'obbligo imposto dalle autorità ticinesi sarebbe inadeguato anche perché la bambina potrebbe essere iscritta in una scuola di lingua inglese con sede in altri Cantoni oppure in Italia, a ridosso del confine.
Questo argomento è infondato. Le disposizioni contestate si prefiggono di promuovere l'italianità sul territorio ticinese. L'idoneità dell'ordinamento scolastico ticinese a conseguire tale scopo non è affatto pregiudicata dall'eventualità che alcuni genitori lo possano eludere - lecitamente - mandando i propri figli a scuola fuori Cantone. Contrariamente a quanto asseriscono i ricorrenti, non vi sarebbe disparità di trattamento tra questi scolari e quelli che frequentano le scuole ticinesi.
9.3 Non intacca l'adeguatezza della misura contestata neppure la buona padronanza dell'italiano della bambina. Vista la natura dell'interesse pubblico in gioco, tale fattore soggettivo non è di rilievo. Non è del resto ragionevole immaginare che le autorità ticinesi, di fronte a una richiesta di scolarizzazione in lingua straniera, decidano sulla base di un criterio simile, effettuando magari un'indagine sulle conoscenze della lingua italiana da parte dell'allievo.
9.4 Da ultimo i ricorrenti ritengono "contraddittorio" il dispositivo di deroga previsto dagli art. 80 cpv. 2 della legge della scuola e 73 cpv. 1 del regolamento a favore delle famiglie che risiedono temporaneamente, per un massimo di sei anni, nel Cantone. Sostengono che, se lo scopo di tale deroga fosse di permettere ai bambini di incominciare la scolarità nella propria lingua materna, il periodo transitorio dovrebbe iniziare a decorrere con la frequentazione della prima classe elementare, cioè con il compimento dei sei anni, sennò i bambini nati nel Cantone Ticino come C.A._ non ne potrebbero beneficiare.
L'argomento ha poco a che vedere con la proporzionalità, pur essendo inserito nel capitolo del ricorso così intitolato: riguarda piuttosto l'applicazione del diritto cantonale al caso concreto. Esso è infondato anche a esame libero, a prescindere quindi dalla gravità della restrizione (precedente consid. 1.3). È infatti evidente che lo scopo della deroga non è quello indicato dai ricorrenti; istituendo la possibilità di concedere deroghe il legislatore ha inteso "non aggravare inutilmente i figli di famiglie d'altra lingua residenti solo temporaneamente nel Cantone" (Messaggio del Consiglio di Stato n. 3200 del 30 giugno 1987, commento all'art. 75 del disegno di legge della scuola). In altre parole: si è voluto evitare cambiamenti ripetuti della lingua dell'insegnamento ai bambini di genitori che risiedono in Ticino per pochi anni. I ricorrenti non pretendono di trovarsi in questa situazione.
10. Per tutte queste considerazioni, e in parziale sostituzione dei motivi (precedente consid. 1.2), il ricorso è infondato. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Lo Stato, che agisce nell'ambito delle sue attribuzioni di diritto pubblico, non riceve indennità (art. 68 cpv. 3 LTF).

rulings:
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
2. Le spese di giustizia di fr. 2000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.