거절 결정(특)
[1] 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제63조 본문에 의하면,심사관은 구 특허법 제62조에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 특허출원인에게 거절이유를 통지하고기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는데,출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유 일부를 구성하는 것이므로,우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 구 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하다.그리고 거절이유 통지에 위와 같은 우선권주장 불인정에 관한 이유가 포함되어 있었는지는 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지 관점에서 판단되어야 한다.[2] 甲이 선출원발명을 기초로 한 국내 우선권주장을 하면서 명칭이 "다중 원판형 슬러지 농축장치"인 출원발명을 출원하였으나,특허청 심사관이 우선권주장에 대하여는 아무런 언급도 하지 않고 비교대상발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유만을 통지한 다음 거절결정을 한 사안에서,출원발명의 진보성이 비교대상발명 1에 의하여 부정된다는 거절이유는 출원발명에 대한 우선권주장의 불인정으로 인한 것인데,특허청 심사관의 거절이유 통지에는 우선권주장에 관하여는 아무런 언급이 없고,비교대상발명 1 등에 의해 출원발명의 진보성이 부정된다는 점을 통지한 것만으로는 우선권주장 불인정과 관련하여 甲에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 볼 수 없으므로,거절이유 통지를 통해 우선권주장에 관한 거절이유가 통지되었다고 할 수 없다는 이유로,거절결정은 구 특허법 제63조(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 본문에 위배되어 위법하다고 한 사례.
이 사건 출원신청인이 국내 우선권주장과 함께 출원발명을 출원하였음에도 심사관이 우선권주장에 관한 언급없이 '출원발명의 진보성이 비교대상발병 1등에 의하여 부정된다'는 우선권주장의 불인정에 기인한 거절이유만을 통지하여 거절결정을 한 것은 구 특허법 제63조를 위반한 것이다.