거절결정(상) 심결취소의소
[1] 상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 취지는 이미 특정인의 상표로 인식된 선사용상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 것이므로,어떤 출원상표가 위 규정의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 하기 위하여는 출원상표와 대비되는 선사용상표의 권리자는 출원인 이외의 타인이어야 한다.여기서 선사용상표의 권리자가 누구인지는 선사용상표의 선택과 사용을 둘러싼 관련 당사자 사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 살펴 판단하여야 하고,선사용상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 선사용상표 사용자의 상표사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우에는 그를 선사용상표의 권리자로 보아야 하며 선사용상표 사용자를 권리자로 볼 것은 아니다.[2] 특허청 심사관이 지정상품을 '팔목시계' 등으로 하고" "로 구성된 甲 주식회사의 상표출원에 대하여,출원상표가 지정상품 중 '시계류 및 시계부속품'에 사용되는 경우 甲 회사와 상표사용계약을 체결하고선사용상표 " "를 사용하여 온 乙 주식회사에 의하여 사용된 것으로 오인,혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 거절결정을 한 사안에서,선사용상표의 권리자는 선사용상표를 선택하고상표사용계약을 통하여 乙 회사의 상표 사용을 통제하고선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하는 권한을 가진 甲 회사라고 할 것이고선사용상표 사용자인 乙 회사를 권리자로 볼 것은 아니므로 출원상표는 선사용상표의 권리자에 의하여 출원된 것이어서상표법 제7조 제1항 제11호의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 할 수 없음에도,선사용상표의 사용자인 乙 회사를 권리자로 보아 출원상표가 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 본 원심판결에 법리를 오해한 위법이 있다고 한 사례.
선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하는 권한을 가진 갑 회사가 출원한 상표 출원에 대해 해당 선사용상표의 단순 사용자인 을을 권리자로 보아 상표법 7조 1항 11호 후단의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'로 보아 상표등록을 받을 수 없다고 본 것은 법리 오해의 위법이 있는 것이다.