거절사정(특)
[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제82조 제2항은 "심사관은 특허출원이 제1항 각 호의 1에 해당하는 거절이유가 있다고 인정하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다."고 규정하고,같은 법 제134조에 의하면거절사정에 대한 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제82조의 규정을 준용하도록 되어 있어 특허출원을 거절하려면심사관이 그 거절이유를 통지하도록 하고 있는바,위 각 규정의 취지는,특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하는 것이므로특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고,또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있다 할 것이므로,거절사정의 이유는 적어도 그 주지(主旨)에 있어서 거절이유통지서에 기재된 이유와 부합하여야 하고,항고심판에서도 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다.[2] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제4항은 "특허청구의 범위는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고간결하게 기재하여야 한다."고 규정하고 있는바,이러한 다항제를 채택한 취지는 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호할 수 있도록 하고,발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별하여 특허분쟁의 경우 특허침해 여부를 명확하고신속하게 판단할 수 있도록 하기 위한 것으로서,청구항은 독립항이든 종속항이든 상호 독립되어 있어 각 청구항마다 특허요건을 구비하여야 하고,심사도 청구항별로 행해지는 것이므로거절이유를 통지함에 있어서는 거절의 대상으로 되는 청구항을 구체적으로 특정하여야 한다.[3] 원사정에서는 특허청구범위의 청구항의 발명이 인용발명 1로부터 진보성이 없다는 것을 거절이유로 삼은 것에 비하여,항고심판에서는 같은 특허청구범위의 청구항에 대하여 판단하면서 인용발명 1 및 2를 합쳐 보면특허청구범위의 청구항의 발명이 진보성이 없다고 판단한 경우,인용발명이 다른 경우에는 달리 특별한 사정이 없는 한 거절이유도 다른 것으로 보아야 할 것이어서,비록 원사정 이유와 항고심판 심결 이유의 요지가 다 같이 발명의 진보성이 인정되지 아니한다는 것이라고 하더라도,위와 같이 인용발명이 달라진 이상 양자는 그 거절이유의 주지에 있어서 서로 부합하지 아니한다.
특허출원의 거절이유를 통지함에 있어서는 거절의 대상으로 되는 청구항을 구체적으로 특정하여야 하고, 특허청구범위의 청구항의 발명이 진보성이 없다고 판단한 경우,인용발명이 다른 경우에는 달리 특별한 사정이 없는 한 거절이유도 다른 것으로 보아야 할 것이어서, 비록 원사정 이유와 항고심판 심결 이유의 요지가 다 같이 발명의 진보성이 인정되지 아니한다는 것이라고 하더라도, 위와 같이 인용발명이 달라진 이상 양자는 그 거절이유의 주지에 있어서 서로 부합하지 아니한다.