거절사정
가. 미생물관련 발명에 대한 특허출원에 있어 구 특허법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호로 개정된 것) 제1조 제2항 본문은 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로만 한정하였는바,그 후 개정된 특허법시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호) 제2조 제1항 본문은 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기관 외에 '특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약' 제7조가 규정하는 국제기탁기관을 추가하였으나,같은법시행령 부칙 제1항 단서에 의하여 위 부다페스트조약에 관한 개정규정은 동 조약이 대한민국에 대하여 효력을 발생하는 날로부터 시행하도록 되어 있으므로(위 조약은 1990.3.부터 발효되었다),구 특허법시행령 시행 당시 특허출원함에 있어 균주들이 위 부다페스트조약 제7조 소정의 국제기탁기관에 기탁되었다고 하여도 구 특허법시행령 제1조 제2항이 규정하는 기탁요건을 갖춘 것으로 볼 수 없다.나. 미생물 관련 발명에 있어 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고,또 명세서에 이를 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면그 최종생성물이나 중간생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니다.다. 구 특허법시행령 제1조 제2항에서 미생물을 이용한 발명에 있어서 출원인에게 이용미생물을 기탁하도록 한 취지는 그 미생물 자체가 특허청구의 범위에 속한 경우에 한정되는 것이 아니고 그 미생물 자체가 특허청구의 범위에 속하는 것은 아니지만 그 명세서에 의하여 특허청구범위를 재현할 수 있기 위하여는 미생물을 반드시 이용하여야 하는 경우에도 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자의 실시가능성 및 반복가능성을 확보하기 위해서는 그 미생물은 반드시 필요하다 할 것이므로이러한 경우에도 이용미생물의 기탁요건을 충족시켜야 한다.
미생물관련 발명에 대한 특허출원에 있어 특허청장이 지정하는 기탁기관 외에 부다페스트조약이 규정하는 국제기탁기관을 추가하였는데 이는 조약이 대한민국에 대해 효력을 발생하는 날부터 시행하도록 하고 있으므로 그 전에 국제기탁기관에 기탁되었다고 하여 기탁요건을 갖추었다고 할 수 없고, 미생물 관련 발명에 있어 최종,중간생성물이 기탁되어 있지 않더라도 명세서에 제조 과정이 기재되어 있어 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 사람이 재현할 수 있는 경우 최종,중간생성물 자체의 기탁을 요구하지 않아도 되며, 미생물을 이용한 발명에 있어서도 이용미생물 자체가 특허청구의 범위는 아니지만 그 재현을 위해 필요하다고 할 것이므로 이용미생물의 기탁요건을 충족시켜야 한다.