거절사정(특)
[1] 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은,첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서,둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나,질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고,이 때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고,그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며,만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.[2] 명칭을 "신경보호성 크로만 화합물"로 하는 출원발명에 포함된 화합물 중 화학식(Ⅲ) 화합물의 광학이성질체인 화학식(Ⅳ) 화합물을 바람직한 화합물에서 제외하고 있으며,실제 약리작용의 면에서 볼 때 광학이성질체에 있어서는 어느 한 쪽 광학이성질체의 활성이 우수하다고 하여 다른 쪽 광학이성질체의 활성도 함께 우수하다고 할 수 없고,오히려 어느 한 쪽 광학이성질체의 활성이 우수한 경우에 다른 쪽 광학이성질체는 효과가 떨어지거나 부작용을 일으키기도 하는 것이어서출원발명의 화합물 중 화학식(Ⅳ)의 효과가 다른 화합물에 비하여 낮을 수 있음이 분명하므로 화학식(Ⅲ) 화합물의 효과에 관한 대비실험자료에 의하여 화학식(Ⅳ) 화합물의 효과까지도 추인하기는 곤란함에도 불구하고,출원발명의 명세서에서 효과가 뛰어나다고 기재해 놓은 화합물(Ⅲ)에 대한 대비실험자료만을 가지고 출원발명 전체의 효과를 인정한 원심판결을 파기환송한 사례.
선택발명은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 다른 효과를 갖고있는 경우 특허를 받을 수 있는데, 이때 그 효과가 의심스러운 때에는 출원인이 비교실험자료를 통해 구체적으로 주장, 입증할 수 있다.