거절사정(특)
[1] 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항은 "미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고,그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 한다."고 규정하면서,그 제3항은 "제2항의 경우 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다."고 규정하고 있는바,이는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있는 보장이 없는 한 당업자가 용이하게 실시할 수 없는 경우에 해당되어 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라고 할 수 없기 때문에 신규의 미생물은 출원 명세서의 기재를 보완하는 뜻에서 이를 출원시에 기탁하게 하고,다만 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물은 기탁할 필요가 없게 한 취지라고 할 것이고,여기서 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 미생물이라 함은 그 미생물이 공지공용되어 시판되고 있거나 신용할 수 있는 기탁기관에 보존되어 있는 한편 자유로이 분양되는 것 등을 말하는 것으로서,이와 같이 기탁이 면제되는 요건은 출원인이 이를 증명함으로써 충분하고반드시 그 출원 명세서에 입수방법과 입수장소 등을 기재하여야만 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제3항에 해당한다고 할 것은 아니며,또한 그 미생물이 현존하는 이상 반드시 국내에 현존하는 것이어야 할 필요는 없고 국외에 현존하는 것이라 하더라도 국내의 당업자가 이를 용이하게 얻을 수 있다고 인정될 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다고 보아야 하고,나아가 발명에서 이용하는 미생물이 출발미생물이 아니라 출발미생물을 이용하여 생성된 중간생성물이나 최종생성물에 해당하는 것이라 하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고,또 그 출발미생물과 공지의 균주 등을 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있다면,결국 당업자가 이를 용이하게 얻을 수 있는 것이라 볼 것이어서이러한 최종생성물이나 중간생성물도 위 시행령 제1조 제3항 규정의 미생물의 범위에 포함되는 것으로 보아 이를 기탁하지 아니할 수 있다.[2]기탁하지 아니한 미생물을 용이하게 입수할 수 있음이 증명되지 않았다는 이유로 출원발명의 명세서는 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다고 본 사례.
미생물의 발명과 관련한 특허출원 시 산업상 이용가능성을 증명하기 위해 미생물을 쉽게 입수할 수 있다고 청구범위에 기재하기 위해서는 공지, 공용의 사실이 증명되어야 하며, 만일 이것이 증명되지 않으면 출원발명의 명세서에 용이하게 실시 가능하다고 기재되어 있지 않다 보았다.