등록무효(특)
[1] 선택발명의 명세서에 '특별하고도 현저한 효과'가 명확하게 기재되었는지 여부는 통상의 기술자가 선행발명과 선택발명을 대비하는 실험을 거치지 아니하고선행발명과 선택발명의 명세서 기재만을 서로 비교하여 선택발명이 선행발명에 비하여 '특별하고도 현저한 효과'가 있음을 알 수 있을 정도로 명확한지 여부로 판단하여야 하는바,선택발명의 효과가 선행발명의 효과와는 다른 성질의 것이라면(이질적 효과) 그 효과의 내용과 유용성을 기재하는 것(정성적 기재)만으로도 명세서 기재요건을 충족한다고 볼 수 있지만,동질의 효과를 가지는 경우에는 현저한 양적 차이가 요구되므로 원칙적으로 정량적 기재가 필요하고,다만 실험대상물을 구체적으로 특정하고실험방법과 조건을 구체적으로 제시하며 정량적 기재가 없더라도 통상의 기술자가 이러한 기재를 통하여 선행발명의 효과보다 양적으로 현저하게 우수하다는 점을 예측할 수 있다면효과의 기재가 명확하다고 볼 수 있다.[2] 선택발명의 효과가 수개인 경우,선택발명의 진보성은 선행발명의 효과와 대비하여 모든 종류의 효과 면에서 현저한 차이가 있어야 하는 것이 아니라,선택발명의 효과 중 일부라도 이에 대응하는 선행발명의 효과에 비하여 현저하다고 인정되면 충분하다는 점,통상의 기술자로서는 선택발명이 목적으로 하는 수개의 효과 중 어느 하나라도 '특별하고도 현저한 효과'를 가지면선행발명 대신에 선택발명을 선택하여 실시할 것이고,또 다른 효과의 기재가 불명확하다고 하여 선택발명의 실시를 포기하지 않을 것이어서선택발명의 실시가능성을 충족하는 점,명세서 기재요건을 갖춘 어느 하나의 효과만으로도 특허를 부여할 가치가 충분하다면명세서 기재요건을 갖추지 못한 다른 효과까지 주장한다고 하여 발명의 가치가 떨어지는 것이 아니므로 특허를 부여하지 않는 것은 불합리하다는 점,일반발명에 있어서 구성의 기재가 불명확한 경우에는 발명을 파악하거나 이를 실시하기 불가능하기 때문에 명세서 기재요건의 불비로 특허를 부여하지 않아야 하나,단지 효과의 기재가 불명확하다고 하여 특허성을 부정하지는 않는 점,선택발명의 경우 '특별하고도 현저한 효과'가 일반발명에 있어서 '구성'에 해당하는 것으로서그 기재의 명확성이 요구되는 것은 발명의 실시가능성과 관련되기 때문이나,어느 하나의 효과라도 명세서 기재요건 및 효과의 현저성이 충족되는 경우 실시가능성도 충족되며,이로 인하여 발명이 불명확하게 되는 것은 아니라는 점 등의 모든 사정을 참작하여 보면,어느 하나의 효과라도 명세서 기재요건을 갖추면일단 기재불비의 문제는 해소되며,실제 '특별하고도 현저한 효과'가 인정되는지 여부는 진보성 판단의 문제로 취급함이 옳다.[3] 선택발명의 효과가 수개인 경우,그 중 어느 하나라도 선행발명의 효과에 비하여 현저하다는 점이 인정되면선택발명의 진보성을 긍정할 수 있을 것이나,선택발명을 선행발명에 비하여 '특별하고도 현저한 효과'를 가진다고 평가할 수 있기 위해서는 선택발명이 가지는 효과 전체를 종합적으로 고려하여야 하므로,현저성이 인정되는 효과 이외의 나머지 효과가 선행발명에 비하여 현저히 나쁘다면선택발명의 효과가 선행발명에 비하여 특별하고도 현저하다고 할 수 없을 것이어서,나머지 효과는 적어도 선행발명의 효과와 비슷한 정도는 되어야 한다.[4] 선행발명의 효과가 발명의 목적에 비추어 필요하고도 충분한 효과를 갖춘 경우에는 선택발명의 효과가 아무리 크다 하더라도 진보성 판단에 필요한 효과의 현저성을 인정할 수 없다.[5] 의약의 용도발명인 선행발명의 명세서에 선택발명의 약리효과에 관한 약리데이터 또는 구체적인 실험결과가 기재되어 있는 것은 아니지만 통상의 기술자가 그 용도를 충분히 예측할 수 있으므로 선택발명의 신규성이 부정된다고 한 사례.
선택발명은 선행발명과의 비교에 있어 진보성, 신규성을 갖추어야 하며 선행발명의 명세서에 이미 그 충분한 효과를 예상할 수 있는 경우 선택발명의 신규성은 인정될 수 없다.