거절결정(특)
[1] 특허청 심사관이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고,심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어서,특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어지지 아니한 새로운 이유를 추가하여 보정의 부적법을 주장할 수 있다고 보아야 한다.그리고 이러한 법리는 거절결정불복심판 단계에도 적용되어 특허심판원이 출원인인 심판청구인에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 기재되지 아니한 새로운 보정각하사유를 들어 보정각하결정이 정당한 것으로 판단하였다고 할지라도 그 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 할 수 없다.[2] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제2호의 취지는,보정의 다른 요건을 충족하여 보정된 명세서로 재심사한 결과 특허출원시 특허출원을 받을 수 없는 경우라면심사관이 다시 거절이유를 통지하지 아니하고보정각하를 한 후 최후거절이유통지시의 심사대상명세서로 거절결정을 할 수 있도록 하여 최후거절이유통지 후의 보정으로 새로이 발생되는 거절이유 등에 대하여 심사관이 다시 선행기술을 조사하거나 반복적으로 거절이유통지를 하게 되는 경우를 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하기 위한 것으로,위 규정은 보정된 청구항이 여전히 거절이유를 해소하지 못한 경우와 거절이유를 해소하였으나보정으로 인하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에만 적용되고,거절이유통지 이전에 존재하였으나통지하지 아니한 거절이유에 해당할 뿐 보정에 의하여 새로이 거절이유가 발생하는 경우가 아닌 보정에는 적용되지 않는다.왜냐하면, 이와 달리 보정에 의하여 당초의 거절이유가 해소되고 그 보정으로 인하여 새로이 거절이유가 발생하는 경우에 해당하지 아니함에도 불구하고그 보정 후의 청구범위에 대하여 최후거절이유통지 이전에 존재하였으나심사관이 통지하지 아니하였던 거절이유를 내세워 출원인에게 의견제출 및 보정의 기회를 주지 아니하고바로 보정각하를 할 수 있다고 본다면,이는 실질적으로 거절이유통지 없이 특허등록을 거절하는 셈이 되어 출원인에게 그가 예상하지 못한 불이익을 주게 되어 특허법에서 정한 거절이유통지제도의 취지에 반할 뿐만 아니라 출원인의 정당한 절차적 이익을 해치게 되기 때문이다.
거절결정불복심판 단계에서 특허심판원은 출원인인 심판청구인에게 새로운 보정각하사유로 그 결정을 부적법하다고 주장할 수 있으므로 해당 심결을 취소하여야 할 위법이 있지 않고, 보정의 다른 요건을 충족하여 보정된 명세서로 재심사한 결과 특허출원시 출원을 받을 수 없는 경우라면 심사관이 최후거절이유 통지시의 심사대상명세서로 거절결정을 할 수 있게 한 구 특허법 제47조 제4항 제2호 규정은 통지하지 않은 거절이유에 해당할 뿐 보정에 의하여 새로이 거절이유가 발생하는 경우가 아닌 보정에 적용되지 않는다.