등록무효(특)
甲 주식회사 등이 명칭을 "인자 Ⅹa 억제제로서의 락탐-함유 화합물 및 그의 유도체"로 하는 특허발명의 특허권자 乙 외국회사를 상대로 특허발명이 선택발명으로서 진보성 등이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였고 특허심판원이 이를 인용한 사안이다.특허발명의 청구범위 제1항 발명인 '화학식 1(아픽사반, apixaban)로 표시되는 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염'과 '인자 Ⅹa 억제제로서의 질소 함유 헤테로비시클릭 화합물'에 관한 발명인 선행발명은 모두 질소 함유 헤테로비시클릭 화합물에 관한 것이고,선행발명에 개시된 화합물은 제1항 발명의 아픽사반과 동일한 모핵 구조를 가지는 화합물이므로,제1항 발명은 선행발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소로 하는 것으로서선택발명에 해당하는데,선행발명에서 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있는 경우이거나,특허출원 당시의 기술수준에 비추어 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 당해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않는 경우는 통상의 기술자가 선행발명에 개시된 상위개념에 포함되는 위 특허발명이 동일한 목적을 달성하기 위한 수단으로 동등하게 적합한 것이라고 예상할 수 없고,따라서 선행발명에서 기술적 의의를 밝힌 하위개념과 공통되는 특성을 가질 것이라고 예상할 수 없는 하위개념인 위 특허발명에까지 선행발명의 내용을 확장할 수 없으므로,이러한 경우는 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 하고,즉 새로운 발명으로 취급하여 원칙으로 돌아가 일반적인 발명과 같이 진보성을 판단할 필요가 있고,효과에 대한 명세서 기재 요건이 완화될 필요가 있는바,제1항 발명과 선행발명의 구조를 비교하면,선행발명에서 제1항 발명인 아픽사반을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있다고 보기는 어렵고,선행발명 명세서에는 치환기 일부를 제외하고는 아픽사반의 모든 선택요소의 구체적인 명칭이 직접 기재되어 있을 뿐만 아니라 실시예에서 각 치환기를 포함하는 화합물을 구체적으로 도시하고치환기들이 모핵과 어떻게 연결될 수 있는지까지도 특정되어 있는 점 등에 비추어,통상의 기술자가 선행발명의 상위개념으로 일반화하여 제1항 발명의 아픽사반과 같은 하위개념으로까지 확장할 수 있다고 봄이 타당하므로,이 경우는 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화되어야 하는 경우라고 볼 수 없고,특허발명 명세서에 제1항 발명이 선행발명에 비해 약동학적 특성 및 병용투여 효과 개선이라는 이질적 효과나 인자 Ⅹa 친화력의 양적으로 현저한 효과에 관한 명확한 기재가 있다고 볼 수 없어 제1항 발명이 위와 같은 효과를 가지고 있다고 보기 어려우므로,제1항 발명은 진보성이 부정된다고 한 사례이다.
특허등록이 이루어지기 위해서는 진보성의 요건을 갖추어야 하는데, 甲 주식회사의 특허발명의 경우 진보성 완화 요건에 해당하는 것이 아니므로 원칙적으로 일반 발명과 동일하게 진보성을 판단해야 하며 이를 통해 보았을 때, 甲 회사의 발명에 이전과 다른 새로운 효과가 있다고 보기 어렵기에 진보성이 인정되지 않는다.